Le Protocole de Madrid (Octobre 1997)

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1 MARQUES Le Protocole de Madrid (Octobre 1997) Le Protocole de Madrid : une nouvelle possibilité pour les entreprises françaises de protéger leurs marques à l'étranger Le système de la marque internationale a été instauré par un Traité, l'arrangement de Madrid sur l'enregistrement International des Marques (traité initial 1891, dernière révision Stockholm 1967). Il permet aux ressortissants des Etats membres de déposer leurs marques, déjà enregistrées dans leur pays d'origine, dans les autres Etats par une formalité unique auprès de l'organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à Genève dans une seule langue, le français et pour un coût relativement modique. Certains Etats souhaitaient bénéficier du système du dépôt international mais critiquaient plusieurs dispositions de l'arrangement de Madrid ; c'est ainsi qu'a été conclu un autre Traité sur l'enregistrement international des marques, le Protocole de Madrid entré en vigueur le 1er avril Les deux traités sont distincts mais parallèles et nombre de pays liés par l'arrangement sont également aujourd'hui liés par le Protocole. Tel est le cas de la France qui a ratifié le Protocole avec effet au 7 novembre Quels sont les effets de cette ratification pour les ressortissants français dans la recherche d'une protection internationale efficace de leurs marques? Pour répondre à cette question, il convient de rappeler ce qu'est le régime de l'arrangement de Madrid (I), de mettre en évidence les différences essentielles avec l'arrangement introduites par le Protocole (II) et enfin déduire les conséquences pratiques pour les ressortissants français de la coexistence des deux systèmes (III). I LE SYSTÈME DE L'ARRANGEMENT DE MADRID Le dépôt international : n'est ouvert qu'aux ressortissants des Etats membres de l'arrangement de Madrid pour leurs marques préalablement enregistrées comme marques nationales dans leur pays d'origine. peut être demandé pour tout ou partie des Etats membres. Les pays non revendiqués

2 au moment du dépôt peuvent l'être plus tard (seule la Chine a déclaré que seuls les dépôt internationaux effectués avant son adhésion à l'arrangement pourraient être étendus à son territoire). la marque internationale est déposée à l'ompi par l'intermédiaire de l'administration nationale. Lorsque la régularité matérielle du dépôt est constatée, le Bureau International enregistre la marque et informe les administrations nationales des pays concernés. L'intérêt essentiel du dépôt international est de simplifier et de rendre moins onéreuses les formalités du dépôt. Mais la marque internationale doit être considérée, après son enregistrement, comme un faisceau de marques nationales auxquelles s'appliquent toutes les dispositions nationales concernant, en particulier, la procédure d'examen et d'opposition et l'obligation d'exploiter. Les administrations nationales doivent communiquer au déposant ou à son mandataire par l'intermédiaire de l'ompi leurs objections éventuelles dans un délai d'un an suivant l'inscription de la marque internationale au Registre International. la marque internationale est valable 10 ans à compter de son dépôt et peut être renouvelée par périodes de même durée. Les extensions territoriales postérieures au dépôt prennent effet à la date à laquelle elles sont demandées et expirent à la date d'expiration de la marque internationale. pendant les 5 ans suivant son dépôt, la marque internationale reste liée à l'enregistrement national d'origine en ce sens que pendant cette période la perte des droits sur celui ci entraîne ipso facto la perte des droits correspondants sur la marque internationale. Ainsi si une action dirigée dans cette période contre la marque nationale aboutit à sa radiation, la marque internationale correspondante est radiée. On qualifie cette action «d'attaque centrale.» Le système a très bien fonctionné jusqu'à présent, surtout, il est vrai, au bénéfice des déposants des pays développés, en particulier la France. II LES DIFFÉRENCES INTRODUITES PAR LE PROTOCOLE Nous avons indiqué que ce sont les critiques faites à l'arrangement qui ont conduit à la conclusion du Protocole. En effet, certains Etats, en particulier les Etats de l'union Européenne non membres de l'arrangement (Danemark, Grèce, Irlande et Royaume Uni) et d'autres Etats parmi lesquels les Etats Unis et le Japon exprimaient ainsi leurs réticences : soucieux des conséquences de l'attaque centrale qui peut désintégrer la marque internationale dans ses cinq premières années, ils souhaitaient une possibilité de transformation en dépôts nationaux. ayant souvent des procédures nationales d'enregistrement lourdes, donc lentes

3 (citations d'antériorités après recherches officielles, oppositions), la perspective d'avoir à examiner en plus des dépôts nationaux une quantité de dépôts internationaux, dans un délai maximum d'un an et moyennant le modique émolument international, ne leur souriait guère. cette lenteur de leur procédure d'enregistrement leur faisait également souhaiter que le dépôt international puisse être basé sur un simple dépôt national et non seulement sur un enregistrement national. l'instauration d'une marque communautaire invitait à rechercher un lien entre ce nouveau type de protection et la marque internationale. La perspective séduisante d'effectuer un dépôt de marque communautaire par la voie du dépôt international en créant un lien entre les deux systèmes supposait l'adhésion de la Communauté Européenne à l'arrangement lequel ne prévoit pas la possibilité d'adhésion d'organisations intergouvernementales enfin, l'exclusivité du français était mise en question. Ces réticences auraient pu être levées par des modifications appropriées de l'arrangement de Madrid. La voie d'un nouveau Traité, le Protocole de Madrid, a été préférée. Un tableau comparatif montre que les modifications souhaitées ont bien été prises en compte : Base du dépôt international Le pays d'origine peut être ARRANGEMENT enregistrement de marque au pays d'origine tout pays de l'arrangement où le déposant a un établissement industriel et commercial effectif et sérieux à défaut a son domicile à défaut dont il est ressortissant PROTOCOLE dépôt ou enregistrement au pays d'origine tout pays du Protocole où, au choix, le déposant a un établissement industriel et commercial effectif et sérieux son domicile dont il est ressortissant Parties au Traité Etats Etats organisations intergouvernementales Délai de notification d'objections par les Offices Nationaux. 1 an 18 mois et plus en cas d'opposition taxes émolument de base émolument de base

4 Effet de la perte du droit sur la marque nationale de base dans les 5 ans de l'enregistrement international (attaque centrale) + émolument par pays + émolument par classe au dessus de la 3ème radiation de la marque internationale + taxes étatiques beaucoup plus élevées radiation de la marque internationale mais possibilité de transformation, dans les trois mois, en demandes nationales avec conservation de la date du dépôt international. Langues français français anglais III LA COEXISTENCE DES DEUX SYSTÈMES : CONSÉQUENCES PRATIQUES Quel système va t il s'appliquer lorsque des Etats comme la France sont liés avec d'autres Etats à la fois par l'arrangement et le Protocole? La réponse est dans la «clause de sauvegarde» du Protocole (Article 9 sexies) qui dispose qu'une marque internationale dont l'office d'origine est celui d'un pays lié par les deux Traités relève, à l'égard de tout autre Etat également lié par les deux Traités, exclusivement de l'arrangement. Cette clause ne pourra pas être abrogée avant le 1er décembre Le règlement d'exécution commun à l'arrangement et au Protocole, grâce à l'habilité et même l'ingéniosité de ses rédacteurs devrait permettre un fonctionnement relativement simple du système malgré son apparente complexité. Ainsi, les ressortissants français pourront désormais étendre la protection de leurs dépôts internationaux (y compris les marques internationales existantes déposées selon l'arrangement avant l'entrée en vigueur du Protocole) non seulement à tout pays de l'arrangement mais encore à de nouveaux Etats liés par le Protocole seul et aux nombreux nouveaux Etats qui devraient le ratifier ou y adhérer dans un avenir plus ou moins proche. Le coût de ces extensions, même avec le paiement de taxes étatiques, sera moins élevé que des dépôt nationaux dans les pays considérés, où, en outre, il ne sera nécessaire de constituer mandataire que pour répondre à des objections qui seraient faites, après le dépôt par les Offices nationaux. Trois types de dépôt international sont aujourd'hui ouverts aux ressortissants français : un dépôt Arrangement : lorsque ne seront désignés que des pays liés par l'arrangement qu'ils soient ou non également parties au Protocole ; soit un dépôt régi par le Protocole : lorsque ne seront désignés que des pays liés uniquement par le Protocole ;

5 soit un dépôt mixte, qui devrait être le cas le plus fréquent, lorsque seront désignés au moins un pays de l'arrangement et un pays du Protocole seul. Dans tous les cas le ressortissant français pourra utiliser exclusivement le français pour le dépôt, l'extension postérieure au dépôt et toute correspondance avec le Bureau International. Il pourra cependant recevoir des notifications d'objections en anglais, notamment de pays avec lesquels la France n'est liée que par le Protocole. Les marques internationales et toutes les inscriptions y relatives seront publiées en français et en anglais (sauf les dépôts «Arrangement» qui, au départ, ne seront publiés qu'en français). Les inscriptions de cession de marques internationales pourront être inscrites pour tout pays du Protocole au bénéfice de ressortissants d'un Etat ou Organisation qui pourrait être le pays d'origine en vue d'un dépôt Protocole, et pour tout Etat de l'arrangement au bénéfice de ressortissants d'un Etat qui pourrait être le pays d'origine en vue d'un dépôt Arrangement. C'est dire que les ressortissants français pourront être inscrits comme cessionnaires pour tout pays susceptible d'être couvert par la marque internationale. Enfin, si les discussions et travaux actuels aboutissent à l'adhésion de la Communauté Européenne au Protocole, les ressortissants français pourront déposer une marque communautaire par la voie de l'extension d'un dépôt international. Gérard DASSAS CABINET BEAU DE LOMENIE 1997

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