DIRECTIVES RELATIVES AUX PROCEDURES DEVANT L'OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHE INTERIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODELES) PARTIE M

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1 DIRECTIVES RELATIVES AUX PROCEDURES DEVANT L'OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHE INTERIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODELES) PARTIE M MARQUES INTERNATIONALES MODIFICATIONS DE L ANCIEN CHAPITRE 13 DES DIRECTIVES D EXAMEN Version finale : novembre 2007 Directives relatives aux procédures devant l Office, Partie M Page 1

2 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 4 SECTION 1: L'OFFICE EN TANT QU'OFFICE D'ORIGINE Examen et transmission des demandes internationales Taxe pour le dépôt d une demande internationale Utilisation correcte du formulaire Les différentes versions du formulaire Indications concernant le demandeur et ses représentants Existence d'une marque de base Revendication de priorité Identité avec la marque de base Liste des produits et services Parties contractantes désignées Signature Autres formulaires Transmission de la demande internationale Désignations postérieures Notification de faits ayant une incidence sur l'enregistrement de base Transmission de modifications ayant une incidence sur l'enregistrement international Cas où les demandes de modifications doivent être transmises sans examen Cas où les demandes de modifications doivent être transmises après un examen restreint Lien avec l'arrangement de Madrid SECTION 2: L'OFFICE EN TANT QU'OFFICE DÉSIGNÉ Vue d'ensemble Enregistrement international ou désignation postérieure de la Communauté européenne Réception, première republication, recherches et formalités Réception d'enregistrements internationaux en provenance de l'ompi Première republication Langues Recherches Revendication d'ancienneté Règlement d'usage Gestion des taxes et paiements Motifs absolus de refus Classification Examen des motifs absolus Procédure en cas de refus provisoire pour motifs absolus Observations des tiers Calendrier Examen Information du titulaire et de l'auteur des observations Opposition Absence d'opposition et statut «motifs absolus: OK» (première déclaration d'octroi de protection envoyée) Absence d'opposition et refus provisoire pendant au regard des motifs absolus Une opposition est formée Calendrier Récépissé et notification au titulaire international Vérification du paiement Contrôle de la recevabilité Langue de procédure Représentation du titulaire Refus provisoire (fondé sur des oppositions recevables) Suspension de l'opposition en cas de motifs absolus de refus Examen de l'opposition en l'absence de motifs absolus de refus Confirmation ou retrait d'un refus provisoire Deuxième publication Revendications d'ancienneté devant l'office Désignations postérieures Directives relatives aux procédures devant l Office, Partie M Page 2

3 10. Transfert de la désignation de la Communauté européenne Déchéance et nullité Différences par rapport à la procédure directe SECTION 3: TRANSFORMATION (CONVERSION), TRANSFORMATION (TRANSFORMATION), REMPLACEMENT Remarques préliminaires Transformation (conversion) Transformation (transformation) Remplacement Quels étaient mes droits (marque nationale, internationale ou communautaire), quels droits vais-je acquérir (marque nationale, internationale ou communautaire) Transformation (conversion) ou transformation (transformation)? Transformation (conversion) et transformation Remplacement et transformation (transformation) Remplacement et transformation (conversion) Transformation (conversion) Principes Motifs Effets Transformation (conversion) et ancienneté Procédure Taxes Représentation professionnelle: Service de l Office responsable: Publication Transformation (transformation) Principe et effets Procédure Transformation (transformation) et ancienneté Service responsable à l'office Taxes Remplacement Principe et effets Procédure Taxes Publication Remplacement et ancienneté Directives relatives aux procédures devant l Office, Partie M Page 3

4 Cette nouvelle section des Directives de l'office concerne les marques internationales avait été adoptée précédemment en tant que partie du chapitre 13 des directives d'examen, mais il est apparu qu'il valait mieux créer une nouvelle section consacrée aux marques internationales, abordant notamment l'examen, l'opposition et certains aspects nouveaux comme le remplacement d'une marque communautaire par un enregistrement international, la transformation (transformation, selon la terminologie du protocole de Madrid) d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne en une marque communautaire et la transformation (conversion, selon la terminologie du protocole de Madrid). Les présentes directives portent sur les caractéristiques spécifiques de l'examen des marques internationales. Pour d'autres renseignements sur les aspects procéduraux traditionnels, il convient de consulter les directives appropriées (examen, opposition, annulation, etc.). INTRODUCTION 1. Les présentes directives ont pour objet d'expliquer les conséquences pratiques du lien entre le système de la marque communautaire et celui du protocole de Madrid sur les procédures et les critères d'examen et d'opposition de l'office. La section 1 traite des tâches de l'ohmi en tant qu'office d'origine, à savoir les tâches liées aux demandes internationales «sortantes». La section 2 traite des tâches de l'ohmi en tant qu'office désigné, à savoir les tâches liées aux enregistrements internationaux «entrants», et montre comment le système sera appliqué par l'office, depuis la notification d'un enregistrement international par l'ompi jusqu'à l'envoi à l'ompi de la décision finale acceptant ou refusant la désignation. La Section 3 se réfère au remplacement, à la transformation (transformation, selon la terminologie du protocole de Madrid) d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne en une marque communautaire et à la transformation (conversion, selon la terminologie du protocole de Madrid). 2. Ces directives n entendent, ni ne peuvent, élargir ou réduire la substance du nouveau Titre XIII du RMC et des règles 102 à 106 du REMC. L'Office est également lié par les dispositions du protocole de Madrid et par le règlement d'exécution commun. Les examinateurs doivent également consulter le «Guide pour l'enregistrement international des marques» publié par l'ompi, et les présentes directives s'efforcent de ne pas en répéter le contenu. En cas de conflit entre ces directives et l'un des ces documents, ce dernier prévaut. 3. Les abréviations suivantes sont utilisées dans les présentes directives: DI: Demande internationale déposée auprès de l'office en tant qu'office d'origine EI: Enregistrement international désignant la Communauté européenne SPM: Système du protocole de Madrid (partie de notre système informatique) DF: Département «Finances» Directives relatives aux procédures devant l Office, Partie M Page 4

5 REC: Règlement d'exécution commun à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement DOP: (Première ou deuxième) déclaration d'octroi de protection OMPI: Organisation mondiale de la propriété intellectuelle IB: Bureau international de l'ompi Formulaires MM: Formulaires officiels de l'ompi Formulaires EM: Formulaires officiels de l'office MA: Motifs absolus de refus MR: Motifs relatifs de refus Directives relatives aux procédures devant l Office, Partie M Page 5

6 SECTION 1: L'OFFICE EN TANT QU'OFFICE D'ORIGINE Les tâches de l'office en tant qu'office d'origine consistent essentiellement à: - examiner et transmettre les demandes internationales; - examiner et transmettre les désignations postérieures; - notifier à l'ompi certains faits relatifs à l'enregistrement de base durant la période de dépendance de cinq ans; - transmettre certaines demandes de modifications au registre international. 1. Examen et transmission des demandes internationales Les demandes internationales peuvent être déposées auprès de l'office (article 141 du RMC). Elles requièrent: - le paiement d'une taxe pour le dépôt d une demande internationale; - l'existence d'une demande ou d'un enregistrement de marque communautaire («marque de base»); - l'identité entre la demande internationale et la marque de base; - de compléter correctement le formulaire MM 2 ou EM Taxe pour le dépôt d une demande internationale Une demande internationale déposée auprès de l'office est réputée ne pas avoir été déposée tant que la taxe de 300 euros n a pas été acquittée conjointement à la demande internationale (article 142, paragraphe 5, du RMC; article 2, point 31, du RTMC). La taxe doit être payée à l'office par l'un des moyens de paiement acceptés (pour de plus amples détails, voir Partie C, Chapitre 1, II, 2). Compte courant: si la personne qui présente la demande internationale possède un compte courant auprès de l'office, celui-ci sera automatiquement débité et le paiement est alors réputé effectué dans le délai prescrit. Le fait de ne pas cocher les cases concernant le paiement de la taxe (Rubrique 0.4 du formulaire EM 2 de l'office) n'a pas d'incidence sur la validité du paiement effectué. Paiement par virement bancaire: dans la pratique, il est presque impossible que la taxe arrive le jour de la réception de la demande internationale. Cela n'a pas de conséquences négatives immédiates si le paiement est reçu par l'office dans un délai de 10 jours. Toutefois, si durant l'examen de la demande internationale, l'examinateur constate que la taxe n'a pas encore été versée, il informe le demandeur par lettre type M 104 que la demande est réputée ne pas avoir été déposée tant que la taxe n'a pas été acquittée et que la date du paiement est la date de réception que l'office communique à l'ompi conformément à la règle 104 du REMC (voir règle 103, paragraphe 1, du REMC). Si le paiement n'est pas effectué dans les délais fixés par l'office (un mois), celui-ci informe le demandeur que la demande internationale est réputée ne pas avoir été déposée et il clôt le dossier. Directives relatives aux procédures devant l Office, Partie M Page 6

7 Toutes les autres taxes doivent être directement payées à l'ompi (article 145 du RMC) et l'office ne transmettra aucune taxe à l'ompi. Au contraire, cellesci seront renvoyées à leur expéditeur. La feuille de calcul de la taxe (Annexe au formulaire MM 2 de l'ompi) est un élément indispensable de la demande internationale en ce que, si elle n'est pas remplie, l'ompi constatera une irrégularité. Le formulaire EM 2 en version anglaise, espagnole et française contient cette feuille dans la langue correspondante; pour toutes les autres versions linguistiques de l'em 2, le demandeur doit joindre la feuille dans la langue adéquate (à savoir la langue dans laquelle la demande internationale doit être transmise à l'ompi). Cependant, l'office ne vérifie pas si la feuille de calcul de la taxe est jointe et si elle est dûment remplie. L'examinateur la transmettra telle quelle à l'ompi en tant qu'annexe numérisée à la communication électronique, mais sans vérifier son contenu ou la langue de dépôt. Toutes questions concernant le mode de paiement et le montant à verser doivent être adressées à l'ompi. À défaut, il est possible d'utiliser le calculateur de taxe de l'ompi accessible sur son site web. Dès réception d'une demande internationale, même entachée d'irrégularités, l'examinateur en accusera réception (voir règle 102, paragraphe 3, du REMC) Utilisation correcte du formulaire Les différentes versions du formulaire La demande internationale doit être déposée dans l une des 20 langues officielles de la Communauté européenne (article 142, paragraphe 1, du RMC) et être transmise à l'ompi dans l une des trois langues du protocole de Madrid (français, anglais, espagnol). Le demandeur choisit librement la langue, indépendamment de sa nationalité ou des langues choisies pour la marque de base. Il est obligatoire d'utiliser le formulaire officiel (article 142, paragraphe 1, du RMC), à savoir soit le formulaire MM 2 de l'ompi (en français, anglais ou espagnol) soit l'adaptation faite par l'office du MM 2 (formulaire EM 2 de l'office), qui est disponible en français, anglais et espagnol, ainsi que dans toutes les autres langues officielles de la Communauté européenne. Le formulaire EM 2 de l'ohmi en français, anglais et espagnol a le même contenu et presque la même présentation que le formulaire MM 2 de l'ompi, à l exception de quelques modifications mineures, à savoir: - une rubrique 0 sert d'introduction et invite le demandeur à indiquer les détails du paiement à l Office (rubrique 0.4); elle permet également de mentionner le nombre de pages (rubrique 0.5); - certains choix sont limités aux dispositions applicables à l'ohmi (par exemple, l'ohmi est toujours l'office d'origine et le déposant doit être un ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne); Directives relatives aux procédures devant l Office, Partie M Page 7

8 - étant donné qu'il n'est pas possible de s'autodésigner, la Communauté européenne n'est pas reprise dans la liste des parties contractantes désignables; - la représentation de la marque ne doit pas être fournie dès lors qu'elle sera transmise par l'office au départ de sa banque de données. Toutes les autres versions linguistiques du formulaire EM 2 de l'ohmi sont des traductions de ce formulaire qui contiennent, en outre: - des cases à cocher (rubrique 0.1) pour indiquer la langue dans laquelle la demande internationale doit être transmise à l'ompi; - des cases à cocher (rubrique 0.3) permettant de préciser si la traduction de la liste de produits et services est jointe ou si l'ohmi est autorisé à faire procéder à sa traduction, cette information étant obligatoire; - des cases à cocher (rubrique 0.2) pour choisir la langue dans laquelle l'ohmi doit communiquer avec le déposant pour tout sujet concernant la demande internationale, à savoir soit la langue dans laquelle la demande internationale est déposée, soit la langue dans laquelle elle doit être transmise à l'ompi (voir l'article 142, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMC); - un point A final avec des cases à cocher pour indiquer les annexes (traductions jointes). Les cases des rubriques 0.1, 0.2 et 0.3 doivent obligatoirement être cochées. Si la case 0.2 n'est pas cochée, la deuxième langue (la langue de l'em 2) sera automatiquement utilisée. L'usage de l'un de ces formulaires est obligatoire (voir règle 83, paragraphe 2, point b), et règle 103, paragraphe 2, point a), du REMC). Les demandeurs ne peuvent en utiliser d'autres ou en modifier le contenu ou la présentation. Toutefois, le MM 2 de l'ompi et l'em 2 de l'office sont tous deux disponibles sur l'internet en format.doc, de sorte qu'il est possible d'insérer autant de texte que nécessaire dans les différentes rubriques et d'éviter l'ajout d'annexes. La numérotation des rubriques de l'em 2 de l'office correspond à celle du MM 2 de l'ompi, de sorte que la même rubrique porte le même numéro dans toutes les versions. L'omission de certains numéros ou lettres relatifs aux rubriques qui ne s'appliquent pas à une situation particulière ou à une langue particulière est délibérée et n'est pas une erreur. Le formulaire doit être rempli dans la langue du document. Il n'est pas possible de choisir une autre langue que celle du formulaire. Sauf indication contraire ci-dessous, toutes les rubriques pertinentes du formulaire doivent être remplies, à peine d'irrégularité (règle 103, paragraphe 2, point a), du REMC). Directives relatives aux procédures devant l Office, Partie M Page 8

9 Indications concernant le demandeur et ses représentants S'agissant du demandeur (rubrique 2), toutes les mentions applicables au titre de la rubrique 2.a) à d) et 2.f), doivent être complétées. En ce qui concerne la rubrique 2.e), la langue souhaitée pour la correspondance avec l'ompi peut être indiquée, ce qui n'a d'intérêt que si elle est différente de celle dans laquelle la demande internationale doit être transmise à l'ompi, et n'est pas pertinente pour l'office. (Il est à noter que, dans toutes les versions linguistiques de l'em 2, sauf dans les versions anglaise, française et espagnole, le demandeur doit ou peut indiquer: - à la rubrique 0.1: la langue (anglais, français ou espagnol) dans laquelle la demande internationale sera transmise à l'ompi; - à la rubrique 0.2: la langue qu'il souhaite pour la correspondance avec l'office; - à la rubrique 2.e), la langue qu'il souhaite pour la correspondance avec l'ompi. L'Office correspondra avec l'ompi dans la langue visée à la rubrique 0.1.) À la rubrique 3, des indications doivent être fournies concernant la qualité pour présenter la demande. La qualité pour présenter une demande auprès de l'office en tant qu'office d'origine peut être fondée sur la nationalité d'un État membre de la Communauté européenne ou sur le domicile ou l établissement commercial ou industriel effectif et sérieux dans un État membre. Le demandeur a le choix du critère ou des critères sur lesquels il fonde son droit de présenter une demande. À titre d'exemple, un ressortissant danois domicilié en Allemagne peut choisir l'office danois, l'office allemand ou l'office comme office d'origine (étant entendu qu'il doit avoir une marque de base correspondante) et, s'il opte pour l'office, il peut choisir de fonder sa qualité pour présenter une demande sur sa nationalité ou sur son domicile. S'il fonde sa qualité pour présenter une demande sur la nationalité, l'adresse mentionnée à la rubrique 2.b) ne doit pas nécessairement être située dans la Communauté et, dans ce cas, il n'est pas nécessaire de mentionner une autre adresse à la rubrique 3.b), mais un représentant devant l'office doit être désigné (article 88 du RMC). S'il la fonde sur son domicile [si la rubrique 3.b) est cochée], cette adresse ne doit être mentionnée à la rubrique 3.b) que si elle diffère de celle mentionnée à la rubrique 2.b). Il en va de même si sa qualité pour présenter une demande se fonde sur un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un État membre de la Communauté européenne. Ce terme doit être interprété de la même manière que dans d'autres cas, comme dans le contexte de la représentation professionnelle (voir Partie A, ); une boîte postale ou une adresse de correspondance, par exemple, ne suffisent pas. L'Office vérifie si les critères relatifs au droit de présenter une demande sont remplis sur la base des indications contenues dans le formulaire (règle 103, paragraphe 2, point f), du REMC). Directives relatives aux procédures devant l Office, Partie M Page 9

10 L'Office correspond avec le demandeur à l'adresse indiquée à la rubrique 2.b) ou 2.c), si aucun représentant auprès de l'office n'est désigné. Sous la rubrique 4.a), l indication relative à un représentant devant l'ompi est facultative. Ce représentant n a pas besoin d être un représentant au sens de l'article 89 du RMC (voir règle 3, paragraphe 1, du REC). L'Office ne correspond pas avec le représentant indiqué à la rubrique 4.a), mais transmet simplement cette indication à l'ompi. Si le demandeur entend que le représentant choisi pour l'ompi soit également la personne avec laquelle l'office doit correspondre pour ce qui concerne la demande d'enregistrement international, la rubrique 4.b) doit également être remplie. Sous la rubrique 4.b), un représentant devant l'office peut et, si le demandeur n'a pas de domicile ou d'établissement effectif et sérieux dans la Communauté européenne, doit être désigné. Le représentant doit remplir les conditions énoncées à l'article 89 du RMC (voir Partie A, Chapitre 6). Si la rubrique 4.b) n'est pas remplie, mais qu'un représentant est déjà désigné devant l'office pour la marque de base, l'office correspond automatiquement avec ce dernier pour ce qui concerne également la demande d'enregistrement international Existence d'une marque de base Le demandeur doit être le titulaire d'une marque de base, déposée ou enregistrée auprès de l'office d'origine (l Office) et la demande internationale doit être identique à la marque de base. Identité des personnes: il s'agit de l'identité stricto sensu. La demande internationale ne peut pas être déposée par un licencié ou une société économiquement liée au titulaire de la marque de base. La marque de base peut être (voir article 141, paragraphes 1 et 2, du RMC et rubrique 5 de l'em 2 de l'office): - une demande de marque communautaire; - une marque communautaire enregistrée; - une demande de marque communautaire sous réserve de son enregistrement; dans ce cas, la demande internationale est présentée alors que la marque communautaire n'est pas enregistrée, mais est réputée être parvenue à la date d'enregistrement de la marque communautaire et ce n'est qu'ensuite que l'office traitera et transmettra la demande internationale. La demande ou l'enregistrement de marque communautaire doit être pendant ou en vigueur; en d'autres termes, il ne doit avoir été ni refusé en dernier recours, ni déclaré nul ni retiré. Le numéro de la marque de base, ainsi que la date de dépôt ou d'enregistrement, doivent être mentionnés à la rubrique 5; dans le cas visé à l'article 141, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMC, seul le numéro de la demande de marque communautaire doit être mentionné et la date Directives relatives aux procédures devant l Office, Partie M Page 10

11 d'enregistrement sera ajoutée par l'office. Les demandeurs doivent donc attendre d avoir reçu le numéro de la marque communautaire avant de déposer la demande internationale Revendication de priorité Si une priorité est revendiquée à la rubrique 6, l'office du dépôt antérieur, le numéro de dépôt (s'il est disponible) et la date de dépôt doivent être précisés. Les documents concernant la priorité ne sont pas nécessaires et ne doivent pas être joints; ils ne seront pas transmis à l'ompi. L'Office se limite à vérifier si les indications requises sont fournies à la rubrique 6 et ne contrôle pas la validité de la revendication Identité avec la marque de base Les rubriques 7 à 9 concernent la marque pour laquelle la demande internationale est déposée et son identité avec la marque de base. Dans le formulaire EM 2 de l'office, la rubrique 7.a) est déjà cochée et l'office transmet toujours la représentation de la marque telle qu'elle figure dans sa banque de données pour la marque de base. Si le formulaire MM 2 de l'ompi est utilisé, la représentation de la marque doit être fournie et doit être identique à la marque de base. L'Office doit vérifier que c'est bien le cas (règle 103, paragraphe 2, point c), du REMC). La rubrique 7.c) ne peut être cochée que si la marque est réellement en caractères standard. Sous la rubrique 8.a), une couleur peut être revendiquée. Lorsque la marque communautaire de base est déposée en couleur, elle doit être accompagnée d'une description des couleurs. La même description doit figurer dans la demande internationale. Voir la règle 103, paragraphe 2, point e), du REMC et la règle 9, paragraphe 4, point a), sous vii), du REC). Si la marque de base est - une marque pour une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles, - une marque tridimensionnelle ou sonore, - une marque collective, la même indication doit apparaître dans la demande d'enregistrement international et la rubrique 7.d) ou 9.d) doit être cochée. Voir règle 103, paragraphe 2, point d), du REMC et règle 9, paragraphe 4, point a), sous viibis) à x), du REC. Si la marque de base contient une description, la même description doit figurer dans la demande internationale [rubrique 9.e)]. Voir règle 103, paragraphe 2, point d), du REMC; règle 9, paragraphe 4, point a), sous xi), du REC. Directives relatives aux procédures devant l Office, Partie M Page 11

12 Il est possible d inclure une déclaration de renonciation à invoquer un droit exclusif sur un élément même si cela n a pas été fait pour la marque de base [rubrique 9.g)]. Voir règle 103, paragraphe 2, point e), du REMC; règle 9, paragraphe 4, point b), sous v), du REC. À la rubrique 9.b) ou 9.c), une traduction de la marque ou l'indication que la marque n'a pas de signification et ne peut pas être traduite peut être jointe. Cette indication est considérée comme facultative par l'office (non couverte par la règle 103 du REMC) et également par l'ompi [règle 9, paragraphe 4, point b), sous iii), du REC] et l'on ignore si cette indication a une quelconque conséquence juridique devant d'autres offices désignés. La rubrique 9.f) (éléments verbaux de la marque) n'a pas d'importance. Son objet est purement administratif, comme l'explique le Guide de l'ompi, point B.II La rubrique 9.a) concerne la translittération de la marque. L'Office ne s'opposera pas à la demande d'enregistrement international si cette rubrique n'est pas cochée. Voir règle 103, paragraphe 2, où ce point n'est délibérément pas considéré comme une éventuelle irrégularité. La raison en est qu'à l'exception des caractères grecs et cyrilliques, l'office traite les marques qui ne sont pas composées de caractères latins comme des marques purement figuratives et ne vérifie pas si ces éléments constituent ou non des caractères. Cependant, l'ompi impose une translittération en caractères latins si la marque contient des caractères autres que latins [voir règle 9, paragraphe 4, point a), sous xii), du REC). L'absence de translittération constitue une irrégularité, à laquelle le demandeur doit remédier directement auprès de l'ompi (voir règle 11, paragraphe 2, du REC). Les rubriques 9.a), 9.b), 9.c) et 9.f) apparaissent toutefois dans le formulaire EM 2 de l'office, parce qu'elles peuvent se révéler intéressantes pour les demandeurs dans le cadre de procédures devant l'ompi ou des offices désignés. Même si, dans la plupart des cas, une demande internationale est basée sur une demande ou un enregistrement de marque communautaire unique, elle peut aussi être basée sur plusieurs demandes de marque communautaire ou marques communautaires identiques déposées au nom du même titulaire et qui couvrent ensemble les produits et services auxquels se rapporte la demande internationale Liste des produits et services La rubrique 10 invite le demandeur à préciser la liste des produits et services, par ordre de classe. Cette liste peut être identique ou plus restreinte que celle de la marque de base, mais pas plus étendue. À cette fin, la comparaison doit être faite avec la liste contenue dans la demande de base au moment où la demande internationale est déposée. Exemple: la demande de base a été déposée pour cinq classes. À la suite d'une opposition, la marque a été enregistrée uniquement pour la classe 10. À partir de ce moment, la demande Directives relatives aux procédures devant l Office, Partie M Page 12

13 internationale ne peut couvrir que la classe 10 ou des produits individuels de la classe 10. Sous réserve de ces limites, la liste peut être différente selon les offices désignés. La liste des produits et services doit toujours être dressée dans la langue de la demande internationale. Si cette langue n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français (c'est-à-dire la langue dans laquelle la demande internationale doit être transmise à l'ompi), le demandeur peut fournir une traduction dans cette langue (article 142, paragraphe 3, du RMC). Dans ce cas, il doit cocher la première case de la rubrique 0.3 et la case correspondante de la rubrique A (annexe). À défaut, il doit cocher la deuxième case de la rubrique 0.3 et autoriser l'office à effectuer la traduction ou à utiliser une traduction existante (règle 102, paragraphe 4, et règle 103, paragraphe 3, du REMC). Si l'autorisation fait défaut (soit parce que la case n'a pas été cochée comme il convient, soit parce que le formulaire de l'ompi a été utilisé), l'office invite le demandeur à remédier à l'irrégularité dans le délais qu'il impartit (un mois). Le demandeur a intérêt à remédier à l'irrégularité le plus vite possible pour que l'office la transmette à l'ompi dans les deux mois suivant sa réception et pour que l'enregistrement international porte la date à laquelle il a été reçu à l'office (voir l'article 3, paragraphe 4), du protocole de Madrid). La traduction, si elle existe, sera reprise de la marque de base, en particulier s il s agit d une demande de marque qui a été publiée ou une d une marque communautaire enregistrée. Si cela n'est pas possible, c'est-à-dire si la traduction de la demande de base n'est pas encore disponible ou si la liste, quoique plus restreinte, a un libellé différent de celui de la liste de la marque de base ou encore si le demandeur a fourni différentes listes à des offices désignés différents, la liste ou les listes doivent être transmises dans les plus brefs délais au Centre de traduction. Le Centre s'est engagé à fournir la traduction dans les 4 jours ouvrables. La demande de traduction inclura tous les autres éléments textuels, comme les revendications de couleurs ou les descriptions que le demandeur n'a pas traduites non plus. À cette fin, les rubriques 8 et 9 doivent être soigneusement vérifiées en tenant compte des indications mentionnées à la rubrique A et des annexes fournies par le demandeur. Ces traductions ne seront pas reprises ultérieurement dans EUROMARC pour la demande de base: on risquerait trop d occulter des différences ou des modifications ultérieures dans les deux listes. Le demandeur ne sera pas consulté au sujet des traductions effectuées par l'office. Lorsque la traduction est déjà disponible pour la marque de base, le demandeur la connaît. Dans ce cas, le fait qu'il ait fourni lui-même cette traduction ne fait aucune différence. La liste des produits et services doit être correctement classifiée et groupée. C'est le cas si la classification de la demande de base de marque Directives relatives aux procédures devant l Office, Partie M Page 13

14 communautaire a déjà été vérifiée. Sans quoi, la classification effectuée par le demandeur ou, à défaut, la liste des produits et services pour lesquels un enregistrement international est demandé doit être simplement acceptée telle quelle en vue de la transmission de la demande internationale Parties contractantes désignées Une demande internationale déposée auprès de l'office est exclusivement régie par le protocole de Madrid. Seules peuvent être désignées les parties contractantes qui sont parties au protocole, indépendamment du fait qu'elles soient également liées par l'arrangement de Madrid. Les cases de la rubrique 11 du formulaire EM 2 de l'office dressent la liste de toutes les parties contractantes actuelles du protocole de Madrid, à l'exception de la Communauté européenne, étant donné que cette dernière ne peut être désignée dans une demande d'enregistrement international déposée auprès de l'office (pas d'auto-désignation, voir article 3bis, deuxième phrase, du protocole de Madrid). Les parties contractantes qui adhèrent au protocole après la publication du formulaire peuvent être ajoutées sous le chapeau «autres». Le formulaire sera mis à jour aussi souvent que nécessaire afin d'ajouter à la liste les nouvelles parties au protocole. L'examinateur vérifiera qu'au moins une désignation a été valablement réalisée. Si des États qui ne sont pas ou pas encore parties au protocole sont mentionnés sous «autres», l'examinateur n'y fera pas objection, étant donné que cela n'a pas d'incidence sur les autres désignations, de sorte que la demande sera transmise dans les plus brefs délais. Cependant, le demandeur recevra certainement une notification d'irrégularité de l'ompi Signature La signature du demandeur (rubrique 12) est facultative. La Communauté n'a pas eu recours à la faculté conférée par la règle 9, paragraphe 2, point b), du REC, d'imposer la signature du demandeur, étant donné que ce sont les éléments contenus dans le formulaire qui seront transmis à l'ompi et non l'original ou un fac-similé de celui-ci Autres formulaires Lorsque les États-Unis d'amérique sont désignés, le demandeur doit joindre le formulaire MM 18 de l'ompi signé (voir rubrique 11, note de bas de page**). Cela doit toujours se faire en anglais, quelle que soit la langue de la demande internationale. L'examinateur ne formulera pas d'objection si le formulaire MM 18 est absent ou n'est pas correctement complété dans la mesure où cela n'a pas d'incidence sur la validité des autres désignations. Le formulaire MM 17 de l'ompi permet de revendiquer l'ancienneté d'une marque nationale dans une demande internationale désignant la Communauté européenne. Étant donné que cela est impossible dans une demande internationale pour laquelle l'office est l'office d'origine, cette Directives relatives aux procédures devant l Office, Partie M Page 14

15 ancienneté ne peut être revendiquée. Tout formulaire MM 17 joint malgré tout à une demande internationale sera ignoré par l'examinateur et ne sera pas transmis à l'ompi Transmission de la demande internationale Si des irrégularités existent et que, selon les explications qui précèdent, le demandeur doit y remédier, l'examinateur adresse à ce dernier une lettre type M 106 et lui accorde un délai d un mois pour y remédier. Si le demandeur ne réagit pas, l'examinateur refusera de transmettre la demande d'enregistrement international par lettre type M 100. Ceci n'exclut pas le dépôt d'une nouvelle demande internationale ultérieurement. Si la langue de la demande internationale n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, la correspondance adressée au demandeur sera rédigée dans la langue de la demande internationale, à moins que la première case de la rubrique 0.2 n'ait été cochée (voir article 142, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMC). Les examinateurs sont invités à s'efforcer de résoudre les problèmes, en particulier les irrégularités mineures, ou à demander des éclaircissements par téléphone afin d'accélérer la procédure. Les demandeurs et leurs représentants doivent être conscients qu'il est risqué de laisser expirer le délai d un mois et seraient bien inspirés de répondre immédiatement. Plus tôt il est remédié à l'irrégularité, plus grande sont les chances que l'examinateur puisse transmettre la demande internationale dans les deux mois afin que la date de réception reste la date de l'enregistrement international. Dès que l'examinateur estime que la demande internationale remplit les conditions, il la transmet à l'ompi (voir règle 104 du REMC). La transmission se fait par voie électronique, à l'exception des documents qui ne peuvent être réduits au format XML, comme les feuilles de calcul des taxes ou le MM 18; ces autres documents seront transmis en tant qu'annexes numérisées. La transmission électronique contient la certification de l'office d'origine visée à l'article 3, paragraphe 1, du protocole de Madrid. C'est la raison pour laquelle la rubrique 13 du formulaire MM 2 de l'ompi n'apparaît pas sur l'em 2 de l'office. L'Office peut recevoir une notification d'irrégularité de l'ompi. L'Office ou le demandeur doit remédier à cette irrégularité, selon sa nature. L'examinateur doit s'efforcer de remédier à toute irrégularité visée à la règle 11, paragraphe 4, du REC. L'OMPI peut aussi notifier des irrégularités concernant la classification des produits et services (règle 12 du REC), concernant l'indication des produits et services (règle 13 du REC) ou concernant les deux. Le demandeur est informé en même temps de l'irrégularité par le Bureau international et peut présenter ses observations à l'office, mais pas directement au Bureau international Si l'ompi notifie une irrégularité concernant la classification des produits et services (règle 12 du REC), l'examinateur n'a pas recours à la possibilité Directives relatives aux procédures devant l Office, Partie M Page 15

16 prévue dans la règle 12, paragraphe 2, du REC d'exprimer une opinion différente. L'examinateur doit accepter la proposition de l'ompi. Si le titulaire envoie une contre-proposition ou une confirmation d'acceptation, l'office l'envoie telle quelle au Bureau international. Si l'ompi notifie une irrégularité concernant l'indication des produits et services (terme trop vague par exemple, voir règle 13 du REC), l'examinateur n'a pas recours à la possibilité prévue dans la règle 13, paragraphe 2, du REC de faire une proposition pour remédier à l'irrégularité. Si le titulaire envoie une proposition, l'office la transmet telle quelle au Bureau international. 2. Désignations postérieures Contrairement aux demandes internationales, les désignations postérieures ne doivent pas nécessairement être déposées par l'intermédiaire de l'office d'origine et peuvent l'être directement auprès de l'ompi, [règle 24, paragraphe 2, point a), du REC]. Il est recommandé de présenter la désignation postérieure directement au Bureau international. Dans le cas d'un transfert de l'enregistrement international à une personne qui n'est pas habilitée à effectuer une désignation postérieure par le biais de l'office, les désignations postérieures doivent être présentées directement au Bureau international, voir article 2, paragraphe 1, sous ii), du protocole de Madrid et règle 105, paragraphe d), du REMC (exemple: le titulaire français d'un enregistrement international assigné à une société suisse qui désire effectuer une désignation postérieure; la société suisse ne peut pas déposer sa désignation postérieure devant l'office car elle n'est pas établie sur le territoire de la Communauté européenne et doit s'adresser directement à l'ompi). Des désignations postérieures ne peuvent être faites qu'après le dépôt d'une demande internationale initiale et l'octroi d'un enregistrement international. Si elles sont reçues avant l'enregistrement de la demande internationale, elles sont réputées non déposées par l Office. Les désignations postérieures ne sont pas subordonnées au paiement d'une taxe de dépôt. Les désignations postérieures doivent être faites au moyen du formulaire officiel, [règle 102, paragraphes 1 et 2, règle 103, paragraphe 1, point a), et règle 83, paragraphe 2, point b) du REMC]. Le formulaire MM 4 de l'ompi doit être utilisé pour les versions anglaise, espagnole et française. Il n'existe pas de formulaire de l'office dans ces langues, étant donné qu'aucune mention spéciale n'est réclamée par l'office. Pour les autres langues officielles de la Communauté européenne, le formulaire EM 4 de l'office doit être utilisé. La feuille de calcul de la taxe (Annexe au formulaire MM 4 de l'ompi) est un élément indispensable de la désignation postérieure en ce que, si elle n'est pas remplie, le Bureau international constatera une irrégularité. Le formulaire Directives relatives aux procédures devant l Office, Partie M Page 16

17 MM4 de l OMPI en version anglaise, espagnole et française contient cette feuille dans la langue correspondante; pour toutes les autres versions linguistiques de l'em 4, le demandeur doit joindre la feuille dans la langue adéquate (à savoir la langue dans laquelle la désignation postérieure doit être transmise à l'ompi). Cependant, l'office ne vérifie pas si la feuille de calcul de la taxe est jointe ou si elle est dûment remplie. L'examinateur la transmettra telle quelle à l'ompi en tant qu'annexe numérisée à la communication électronique, mais sans vérifier son contenu ou la langue de dépôt. Toutes questions concernant le mode de paiement et le montant à verser doivent être adressées à l'ompi. À défaut, il est possible d'utiliser le calculateur de taxe de l'ompi qui est disponible sur son site web. Dans les formulaires MM 4 et EM 4, les indications à fournir sont assez restreintes par rapport au MM 2; elles se limitent essentiellement à des informations concernant le demandeur et sa qualité pour présenter une demande, le représentant, la liste des produits et services et la désignation d'autres parties contractantes au protocole de Madrid. Ces informations doivent, pour l'essentiel, être présentées de la même manière que dans le MM 2 et l'examen de la demande sera également réalisé de la même façon. Les lettres types M 101 et M 100 doivent également être utilisées pour les désignations postérieures avec les modifications correspondantes. En ce qui concerne la qualité pour présenter une demande, la seule différence est qu'une désignation postérieure peut être déposée auprès de l'office alors qu'il n'était pas l'office d'origine si l'enregistrement international a été transféré à un ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou à une personne ayant son domicile ou son établissement dans la Communauté européenne (l'office en «tant qu'office de la partie contractante du titulaire») (voir règle 1, sous xxvibis, et règle 24, paragraphe 2, du REC). La liste des produits et services peut être identique à celle présentée dans l'enregistrement international [rubrique 5.a)] ou différente de celle-ci pour autant qu'elle soit plus restreinte que celle de l'enregistrement international [rubrique 5.b) ou 5.c)]. La liste ne peut être plus étendue que l'enregistrement international même si elle est couverte par la marque de base [voir règle 105, point c), du REMC). Il n'y a donc pas lieu de procéder à une comparaison avec la liste de la marque de base. Sous réserve de ces limites, différentes listes peuvent être présentées pour différents États désignés postérieurement. La marque doit nécessairement être la même que celle de l'enregistrement international initial. Les désignations postérieures doivent être faites dans la même langue que la demande internationale initiale (article 144 du RMC), à défaut de quoi l'office refusera de transmettre la désignation postérieure [règle 105, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 et 4]. Si cette langue n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, le demandeur doit cocher la rubrique 0.1 du formulaire EM 4 de l'office et indiquer dans Directives relatives aux procédures devant l Office, Partie M Page 17

18 quelle langue la demande internationale sera transmise à l'ompi. Cette langue peut être différente de celle de l'enregistrement international. Les rubriques 0.2 et 0.3 doivent également être remplies en ce qui concerne la traduction de la liste des produits et services et la langue de correspondance entre le demandeur et l'office. Les explications visées aux points et de la partie B.13 s'appliquent également. 3. Notification de faits ayant une incidence sur l'enregistrement de base Si, dans un délai de cinq ans à dater de l'enregistrement international, la marque de base cesse de produire ses effets en tout ou partie, l'enregistrement international est annulé dans la même mesure. C'est ce que l'on appelle couramment la «dépendance» de l'enregistrement international vis-à-vis de la marque de base ou «l'attaque centrale», bien que l'enregistrement international puisse être annulé non seulement si un tiers attaque la marque de base, mais aussi si cette dernière a cessé de produire ses effets à la suite d'une action ou d'une absence d'action de son titulaire. Dans le cas d'une marque communautaire, ceci couvre les cas où, en tout ou en partie (pour certains produits ou services seulement): - la demande de marque communautaire sur laquelle était fondé l'enregistrement international a été retirée, est réputée retirée ou a été rejetée; - la marque communautaire sur laquelle était fondé l'enregistrement international a cessé de produire ses effets car elle a fait l'objet d'une renonciation, elle n'a pas été renouvelée, le titulaire a été déchu de ses droits ou elle a été déclarée nulle par l'office ou par un tribunal des marques communautaires sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon. Lorsque cette situation résulte d'une décision (de l'office ou d'un tribunal des marques communautaires), la décision doit être définitive. Si cela survient dans le délai de cinq ans, l'examinateur doit en informer l'ompi au moyen de la lettre type W 146 [pour plus de détails, voir règle 106, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 2, du REMC). L examinateur doit vérifier que la demande internationale était enregistrée avant d envoyer une telle notification. Il y a également lieu de notifier à l'ompi les cas où une procédure a été engagée avant l'expiration du délai de cinq ans, mais n'a pas fait l'objet d'une décision définitive dans ce délai. Cette notification doit être faite immédiatement à l'expiration du délai de cinq ans. Cette notification doit avoir lieu dans les cas suivants: - le refus de la demande de base de marque communautaire pour des motifs absolus a fait l'objet d'un recours et le recours est pendant; - une opposition est pendante (y compris les éventuels recours devant les chambres de recours ou la Cour de justice); - une demande en annulation est pendante devant l'office (y compris les éventuels recours devant les chambres de recours ou la Cour de justice); Directives relatives aux procédures devant l Office, Partie M Page 18

19 - selon le registre des marques communautaires, une demande reconventionnelle en nullité a été introduite devant un tribunal des marques communautaires contre la marque communautaire. Pour de plus amples détails, voir règle 106, paragraphe 3, du REMC. Dans ces cas, une nouvelle notification doit être adressée à l'ompi dès que la décision définitive a été rendue ou que la procédure est terminée; en d'autres termes, l'ompi doit être informée du fait et de la mesure dans laquelle la marque de base a cessé de produire des effets, est pendante ou a été enregistrée (voir règle 103, paragraphe 4, du REMC). Il est à noter que cette notification n'a pas lieu d'être si, à l'expiration du délai de cinq ans, - la demande de base de marque communautaire a été refusée pour des motifs absolus, mais aucun recours n'a été formé ou le recours a été introduit après l'expiration du délai de cinq ans; - une opposition ou une demande en déchéance ou en nullité est réputée ne pas avoir été présentée parce que la taxe n'a pas été payée. Il convient également de relever que l'on ne peut pas envoyer de notification juste après la réception d'une opposition ou d'un recours. À titre d'exemple, des oppositions qui prennent fin dans le délai de cinq ans parce que l'opposition a été retirée ne doivent pas être notifiées. En revanche, si une opposition est classée au cours des cinq ans parce que le demandeur de la marque communautaire retire sa demande, cela doit être notifié en raison du fait que ce cas relève de la règle 106, paragraphe 1, point a), du REMC. Un autre cas à notifier à l'ompi est celui où la demande de base de marque communautaire ou la marque communautaire de base a été divisée durant le délai de cinq ans [règle 106, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, du REMC]. Ceci peut survenir en cas de transfert partiel ou en vertu des nouveaux articles 44bis et 48bis du RMC. Cette notification présente deux différences par rapport aux autres cas: - elle doit avoir lieu immédiatement, à savoir dès que la division de la demande ou de l'enregistrement est inscrite dans EUROMARC; - elle n'a pas d'effet sur la validité de l'enregistrement international; elle ne sert qu'à garder une trace du nombre de marques sur lesquelles l'enregistrement international se fonde. Voir règle 106, paragraphe 2, point d), du REMC, où ce cas n'est délibérément pas cité comme motif de nullité de l'enregistrement international. 4. Transmission de modifications ayant une incidence sur l'enregistrement international 1 Le registre international est tenu par l'ompi. En principe, un office d'origine n'est pas concerné par les modifications affectant l'enregistrement international et les offices désignés ne le sont que dans la mesure où ils reçoivent des notifications de l'ompi sur ces modifications afin de les insérer dans leurs propres banques de données. 1 Ce chapitre figure dans la section 1 consacrée au rôle de l Office en tant qu office d origine mais traite également en partie du rôle de l Office en tant qu office désigné Directives relatives aux procédures devant l Office, Partie M Page 19

20 Le principe est que tout changement relatif à l'enregistrement international est directement communiqué à l'ompi par le titulaire de l'enregistrement international. L'Office ne s'occupe pas des demandes de renouvellement ou du paiement des taxes de renouvellement, voir règle 107 du REMC Cas où les demandes de modifications doivent être transmises sans examen Les demandes d'inscriptions suivantes relatives à un enregistrement international peuvent également être présentées à l'office en tant qu'office de la partie contractante du titulaire (voir règles 20, 20bis et 25, paragraphe 1, du REC): - un changement du titulaire au moyen du formulaire MM 5 de l'ompi (même si cela ne concerne qu'une partie des produits et services ou certains offices désignés) (cela correspond à un transfert dans la terminologie de la marque communautaire); - une limitation de la liste des produits et services ou une renonciation au moyen du formulaire MM 6 ou MM 7 de l'ompi (cela correspond à une renonciation totale ou partielle dans la terminologie de la marque communautaire); - une radiation totale ou partielle de l'enregistrement international au moyen du formulaire MM 8 de l'ompi (ce qui est en fait une limitation ou une renonciation s'appliquant à l'ensemble des offices désignés simultanément); - une modification du nom ou de l'adresse du titulaire au moyen du formulaire MM 9 de l'ompi; - une licence au moyen du formulaire MM 13 de l'ompi; - une restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement (dans la terminologie de la marque communautaire, cela correspond à la constitution d un droit réel, à une mesure d'exécution forcée ou à une procédure d'insolvabilité) (aucun formulaire OMPI particulier). Lorsque ces demandes sont présentées à l'office par le titulaire de l'enregistrement international, elles sont simplement transmises à l'ompi sans examen. Les dispositions du RMC et du REMC relatives aux procédures correspondantes ne s'appliquent pas. En particulier, les règles linguistiques sont celles du REC et aucune taxe ne doit être versée à l'office. Ces demandes ne peuvent être présentées que par l'intermédiaire de l'office s'il est l'office de la partie contractante du titulaire, c'est-à-dire l'office d'origine, ou s'il devient compétent à la suite d'un transfert de l'enregistrement international [voir règle 1, sous xxvibis), du REC). Cependant, cette condition n'est pas vérifiée par l'office, parce que ce dernier se limite à transmettre la demande et que la demande aurait pu être directement déposée auprès de l'ompi. En résumé, lorsque ces demandes sont présentées par le titulaire de l'enregistrement international, l'office joue un simple rôle de boîte aux lettres. Directives relatives aux procédures devant l Office, Partie M Page 20