L appropriation illicite des secrets d affaires et la protection des informations commerciales confidentielles

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1 Association française en faveur de l'institution consulaire L appropriation illicite des secrets d affaires et la protection des informations commerciales confidentielles Maurice Nussenbaum Expert Judiciaire agréé par la Cour de Cassation, professeur à l Université Paris IX Dauphine, Président de Sorgem Evaluation 7 avril 2014 Sorgem Evaluation 11, rue Leroux PARIS

2 A/ Exposé introductif sur les préjudices 2

3 A Exposé introductif sur les préjudices La réparation intégrale d un préjudice prévue dans le droit français implique : une faute (a) un préjudice (b) un lien direct entre (a) et (b) une réparation limitée au préjudice subi La victime doit démontrer l existence de la faute et du préjudice qui en est résulté directement Attention : pour être indemnisable, le préjudice doit être personnel, certain, direct (et prévisible dans le cas de dommages contractuels) 3

4 A Exposé introductif sur les préjudices Un préjudice résulte de la différence, consécutive à une faute commise par l auteur du dommage, entre: la situation normale ou contrefactuelle (i.e. celle qui aurait existé en l absence des faits dommageables) et la situation réelle (i.e. celle qui s est réellement produite à cause des faits dommageables). Difficulté à définir la situation normale ou contrefactuelle: Qui la détermine? Comment la déterminer? Par rapport à quel benchmark? 4

5 A Exposé introductif sur les préjudices En pratique, l évaluation du préjudice repose sur la comparaison entre la situation normale et la situation réelle sur trois natures de flux : Le chiffre d affaires les coûts économisés du fait de l absence de ce chiffre d affaires Gain manqué Les frais supplémentaires occasionnés par le dommage Perte subie 5

6 A Exposé introductif sur les préjudices Pertes subies (Damnum emergens) Passés Coûts supplémentaires Destruction d actifs Futurs Coûts supplémentaires futurs Gains manqués ( Lucrum cessens) Perte de revenus passés Insuffisance de revenus futurs 6

7 A Exposé introductif sur les préjudices Cas particulier de la perte de chance (lorsque le lien entre la faute et le préjudice subi est incertain) : la perte de chance doit être certaine et se calcule comme l espérance du gain attendu de la chance si elle s était réalisée : probabilité x gain potentiel La perte de chance fait ressortir un double aléa: Aléa de décision (aléa actif) : dépend des choix qu aurait fait la victime et/ou des moyens qu elle aurait mis en œuvre voire même de la décision d un cocontractant. Aléa de valorisation (aléa passif) : fonction des scénarios (états de la nature) qui auraient pu se produire 7

8 B/ Le cas particulier de la contrefaçon 8

9 B Le cas particulier de la contrefaçon Principe Le principe de la contrefaçon consiste à utiliser des droits de propriété intellectuelle sans le consentement du titulaire de ces droits afin de permettre au contrefacteur : d économiser la redevance qui serait normalement facturée par le titulaire des droits de propriété intellectuelle en passant outre l interdiction par le titulaire de l utilisation de ses droits ; de bénéficier de la notoriété et de l image attachée aux droits de propriété intellectuelle pour favoriser le développement des ventes de contrefaçons. 9

10 B Le cas particulier de la contrefaçon Loi du 11 mars 2014 : renforcement de la lutte contre la contrefaçon La loi promulguée le 11/03/2014 vient renforcer la loi du 29/10/2007 de lutte contre la contrefaçon relative au respect les droits de propriété intellectuelle, introduit des nouveautés dans la réparation des préjudices de contrefaçon et aborde les différents domaines de la contrefaçon : Dessins et modèles (Chapitre 1), Brevets (Chapitre 2), Semi conducteur (Chapitre 3), Obtentions végétales (Chapitre 4), Marques (Chapitre 5), Propriété littéraire et artistique (Chapitre 6). Cette nouvelle loi vient renforcer les disposions promulguées en 2007 : Amélioration des dédommagements civils Amélioration des dispositifs de preuve de la contrefaçon Harmonisation du délai de prescription en matière de contrefaçon 10

11 B Le cas particulier de la contrefaçon Loi du 11 mars 2014 : renforcement des dédommagements Les dommages et intérêts prévus par la loi 2014 prennent en compte pour chaque domaine de la contrefaçon: Les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; Les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les économies d investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon ; et le préjudice moral causé au titulaire du fait de l atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l autorisation d utiliser le droit auquel il est porté atteinte. Apparition de la prise en compte de la «perte» subie par la victime et des «économies d investissements» réalisées par le contrefacteur. 11

12 B Le cas particulier de la contrefaçon Réparation alternative : redevance implicite On ne peut que se réjouir de voir que la réparation est consacrée par le législateur pour l ensemble des contrefaçons (et non plus limitée aux brevets comme avant). La difficulté de mise en œuvre : établir le chiffre d affaires détourné, justifier le taux de redevance : comparables, répartition de bénéfices. On arrive ainsi au niveau des principes à une meilleure prise en compte de la réalité économique que constitue la contrefaçon en reconnaissant un droit plancher à la victime : le coût d opportunité qu elle a subi 12

13 B Le cas particulier de la contrefaçon Réparation alternative : redevance implicite Comme il a été indiqué précédemment : L usage illicite d un actif patrimonial est rémunéré par le revenu que le propriétaire pouvait en attendre. Comme l usage a été illicite et n a pas été négocié, il a de ce fait perturbé la stratégie du propriétaire. Cela autorise à demander le plafond des redevances envisageables ou encore une redevance majorée (cas des brevets). (ex. Charles Laffitte / Piper Heidsieck CA Paris du 3/2/2006 ou cas Louis Vuitton et Christian Dior Couture vs ebay). De plus, la redevance s applique sur le chiffre d affaires non reporté (c està-dire celui que le titulaire des droits n aurait pas pu réaliser sinon il y a de la marge perdue par la victime). 13

14 B Le cas particulier de la contrefaçon Réparation alternative : redevance implicite Il est égal au maximum entre la redevance établie par comparaison potentielle et les profits effectivement perdus par la victime. Mais comme le droit d utiliser l actif n aurait pas été donné par la victime, ce taux doit aussi être dissuasif pour l utilisateur : en pratique la redevance indemnitaire» correspond à la redevance qui aurait été facturée x 2. Même s il y a de nombreux débats sur le sujet, on reste cependant dans le champ de la réparation intégrale car le x 2 ne sert qu à compenser l absence de demande de consentement. 14

15 B Le cas particulier de la contrefaçon Entire Market Value Rule Principe : la redevance est déterminée en prenant en compte l impact commercial non seulement du composant breveté mais aussi de l ensemble dans lequel il est inséré et qui fait l objet d une demande de la part des consommateurs. A patentee who seeks to recover lost profits or reasonable royalty damages based on the sales price of a product that contains both patented and unpatented components must meet the requirements of the EMV rule : The infringing components must be the basis for customer demand for the entire machine including the parts beyond the claimed invention; The individual infringing and non-infringing components must be sold together so that they constitute a functional unit or are parts of a complete machine or single assembly of parts; The individual infringing and non-infringing components must be analogous to a single functioning unit. Ex : cas Apple/Samsung : Apple a du justifier, à l aide d expertise marketing permettant de chiffrer la valeur subjective accordée par les consommateurs aux brevets protégés (design, écran tactile), les taux de redevance qu elle aurait pu appliquer sur l intégralité du chiffre d affaires 15

16 C/ Cas pratique : VF Diffusion C/ Chantelle 16

17 C Cas pratique : VF Diffusion C/ Chantelle Rappel des faits VF Diffusion se serait rendu coupable d un détournement fautif d un savoir faire appartenant à Chantelle: Une salarié de Chantelle est partie chez VF Diffusion en emportant les données spécifiques appartenant à la société Chantelle concernant une méthode de gradation des soutiens gorges dupliquées sur disquette par une ex employée de Chantelle embauchée au sein de VF Diffusion. Ces informations se sont ainsi retrouvées dans le système informatique de VF Diffusion. Ce savoir faire en matière de coupe et de gradation est composé de l ensemble des règles spécifiques appliquées pour faire évoluer la géométrie des gabarits (longueur, coupes, angles) de manière à obtenir dans toutes les tailles les pièces à assembler. Bien que ces informations détournées ne concernent qu une des vingt sept étapes nécessaires à la réalisation des produits, ces fichier permettent toutefois de reconstituer les quatre modèles de référence qui contribuent à la notoriété de Chantelle en matière d élément haut de gamme 17

18 C Cas pratique : VF Diffusion C/ Chantelle Chronologie de la procédure 10/04/1995 : Assignation par Chantelle devant le Tribunal de commerce de Paris 15/01/1997 : Arrêt de la Cour d Appel de Paris nommant un expert judiciaire avec mission notamment de donner son avis sur le préjudice résultant de contrefaçon et de concurrence déloyale. 11/07/1997 : Remise du rapport de l expert judiciaire sur le préjudice 25/01/2000 : Rejet du pourvoi en Cassation de VF Diffusion sur l arrêt du 15/01/ /09/2000 : Arrêt de la Cour d Appel de Paris sur le rapport d expertise 25/02/2003 : Rejet du pourvoi en Cassation de VF Diffusion sur l arrêt du 27/09/

19 C Cas pratique : VF Diffusion C/ Chantelle L expert est désigné pour donner son avis sur le préjudice qui est résulté pour la société Chantelle des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis à son préjudice par VF Diffusion. (CA 4 ème ch. A 15/01/1997) L expert observe qu il ne peut être établi que le savoir faire incriminé ait été utilisé ou divulgué par le défendeur. De ce fait, le préjudice ne peut être déterminé en terme de perte d activité. Il observe également que Chantelle n a jamais consenti de licence sur le savoir faire considéré mais n indique cependant pas que de telles licences ne peuvent plus être consenties. 19

20 C Cas pratique : VF Diffusion C/ Chantelle L ensemble des actifs incorporels de la société peut être estimé à 300 MF : 150 MF pour le savoir faire 150 MF pour la marque. L expert a exposé les positions des parties sur les 3 approches du préjudice : manque à gagner du fait de l impossibilité invoquée par Chantelle de bénéficier de revenus de licence ; perte patrimoniale du fait de la divulgation du savoir faire ; coût de reconstitution du savoir faire. 20

21 C Cas pratique : VF Diffusion C/ Chantelle Concernant l existence du préjudice, l expert note qu il s agit d une perte de chance, «terminologie d ordre juridique qui n est pas du ressort du technicien et dont l appréciation revient à la Cour». De ce fait, il n analysera pas la situation de fait et ne dira pas si : l entreprise pourrait ou non concéder des licences, et si elle a ou non subi une perte patrimoniale. 21

22 C Cas pratique : VF Diffusion C/ Chantelle Il dira simplement que 4 positions peuvent être envisagées : Il n existe pas de préjudice car Chantelle n a subi aucun dommage. Il existe un préjudice : Chantelle a perdu l opportunité de bénéficier d un revenu et le préjudice correspond à ce revenu actualisé soit 40 MF. Il existe un préjudice : Chantelle a perdu un savoir faire qui lui était propre et qui est maintenant connu des tiers. Le préjudice correspond à la perte de ce savoir faire particulier dans la valeur de ses actifs incorporels soit 75 MF car la diffusion à l extérieur d une partie du savoir faire serait de nature à donner lieu «à l émergence d activité concurrentes». Il existe un préjudice : la société a perdu un savoir faire qui lui était propre et qui est maintenant connu des tiers. Le préjudice correspond au coût des années de travail qui avaient été nécessaires à Chantelle pour constituer ce savoir faire. L expert ne chiffre pas ce coût. 22

23 C Cas pratique : VF Diffusion C/ Chantelle Mais au lieu de caractériser la situation de fait qui a résulté des faits litigieux, l expert renvoie à la Cour le choix parmi les 4 positions précitées parce qu il considère qu il s agit de choix juridiques et non de questions de fait. Dans son arrêt du 27 septembre 2000, la Cour d Appel de Paris notera en effet que la divulgation d un savoir faire à l extérieur de l entreprise «engendre nécessairement une diminution importante de la valeur patrimoniale» indépendamment de l utilisation qui peut en être faite et que de plus ce savoir faire ne peut plus présenter d intérêt pour les tiers. Elle en conclut que c est bien la valeur de cet actif qui constitue le préjudice mais pour son estimation, elle retient le chiffre de 75 MF, c est-à-dire la moitié de la valeur de l actif (soit 25% de la totalité des incorporels). 23

24 C Cas pratique : VF Diffusion C/ Chantelle La Cour indique de plus que «l augmentation du chiffre d affaires de la société Chantelle est sans effet sur la valeur patrimoniale intrinsèque de cet incorporel». Elle méconnaît de ce fait la théorie économique pour laquelle la valeur d un actif est liée aux revenus futurs qu on peut attendre. Nous pouvons faire plusieurs observations sur cette décision : L expert ne caractérise pas quelle est la situation de fait : le savoir faire est-il perdu? Ne peut-il plus être donné en licence? Quel est le risque réel d une utilisation par des tiers, sachant la menace d une action en contrefaçon? 24

25 C Cas pratique : VF Diffusion C/ Chantelle L expert renvoie à la Cour la définition de la situation de fait devant servir de référence : si le savoir faire est perdu, les dommages s élèvent à 150 MF s il n est pas perdu, sachant que l entreprise n a jamais consenti de licence ni subi de perte en terme d activité, le préjudice est nul si le savoir faire a été diffusé à l extérieur et peut donner lieu à l émergence d activité concurrentes, la perte patrimoniale subie s évalue à partir de 75 MF. 25

26 C Cas pratique : VF Diffusion C/ Chantelle Face à ce premier exemple, on ne peut que s interroger sur l insuffisante interactivité entre le Juge et l expert puisque la situation réelle factuelle n est pas analysée par l expert. la société avait-elle ou non la possibilité de céder son savoir faire ou de le donner en licence du fait des actes litigieux ; cette question précise n est pas posée ni résolue par le rapport ; en quoi le manque à gagner relatif aux revenus de licence était-il incertain? en quoi la dépréciation du patrimoine était-elle avérée? 26

27 C Cas pratique : VF Diffusion C/ Chantelle Le juge peut-il s en remettre à l expert sans contrôler : l application de la méthode d évaluation, les paramètres utilisés, la réalité de cette perte patrimoniale : Si la détention par un concurrent ôte à ce savoir faire sa valeur patrimoniale, cela veut dire que son propriétaire ne peut plus s en servir puisque la valeur patrimoniale découle notamment de l usage. Or manifestement Chantelle utilise toujours ce savoir faire et il n a pas été établi que le concurrent l avait utilisé, alors comment estimer que la perte patrimoniale peut être fixée à l estimation minimale de la valeur patrimoniale? L expert n avait pas répondu à la question de la réalité de la perte. 27

28 C Cas pratique : VF Diffusion C/ Chantelle Conclusions du juge En rejetant le pourvoi de VF Diffusion à l encontre de l arrêt du 27 septembre 2000, la Cour de Cassation indique le 25 février 2003 que : «Attendu, en premier lieu, que, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, la cour d appel, qui ne s est pas fondée sur l existence d un risque de divulgation du savoir-faire de la société Chantelle, mais a estimé souverainement que la détention de celui-ci, obtenue illicitement par VF diffusion, lui ôtait sa valeur patrimoniale en ce qu il était privé de tout intérêt pour les tiers, a statuer comme elle a fait ; Et attendu, en second lieu, que, sous couvert d un grief infondé de violation de la loi, la troisième branche du moyen ne vise qu à remettre en cause l appréciation souveraine par les juges du fond de l évaluation des dommages- intérêts». 28