Votre entreprise a des trésors? Protégez-les!

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1 Votre entreprise a des trésors? Protégez-les! Frédéric SALAGNAT, notaire Nathalie SPELTZ, avocat spécialisé PI-TIC Gérard MYON, conseil en propriété industrielle, LAVOIX

2 PLAN Pourquoi la propriété industrielle? Les mines de valeurs de l entreprise Les différents droits de propriété industrielle Les principes de dépôt L exploitation des droits de PI La défense des droits de PI La valorisation d un droit de PI (exemple d un brevet)

3 Pourquoi la propriété industrielle? Pour se développer sur son marché, il faut: Faire mieux techniquement Faire plus beau Fidéliser les clients, asseoir l image de l entreprise Mais cela coûte cher Il faut donc pouvoir se réserver les fruits de l innovation - pour pérenniser le marché - pour en retirer du bénéfice Les consommateurs doivent être protégés pour éviter qu ils ne soient trompés sur la qualité de la marchandise, voire mis en danger

4 Pourquoi la propriété industrielle? Pour se réserver le marché, il faut trouver le moyen d empêcher les concurrents de le polluer ou retarder leur arrivée. On peut utiliser: - des moyens règlementaires (homologations, normes, AMM) - des moyens commerciaux (contrat d exclusivité, offre tarifaire, délais d arrivée sur le marché) - des moyens légaux (droits de PI, droit de la concurrence, )

5 Les Mines de valeurs de l entreprise INNOVATION TECHNIQUE DIVULGATION LE SECRET LE BREVET D INVENTION TOPOGRAPHIE DES PRODUITS SEMI CONDUCTEUR CERTIFICAT D OBTENTION VARIETE VEGETALE INNOVATION ESTHETIQUE LE MODELE DEPOSE LE DROIT D AUTEUR DE FABRIQUE FIDELISATION : MARQUE DE COMMERCE DE SERVICE

6 Les branches de la propriété industrielle Le choix de la protection se fait en fonction du type de l innovation. On peut cumuler les protections. Modèle communautaire 56619

7 Les branches de la propriété industrielle: le crochet O Tom TICK TWISTER

8 Les différents droits de PI Le brevet : protège une invention technique dure 20 ans au maximum Le modèle : protège une création ornementale visible dure 25 ans au maximum Le droit d auteur : protège une création artistique originale, empreinte de la personnalité de l auteur dure 70 ans après la mort de l auteur

9 Les différents droits de PI La marque : protège un signe distinctif pour certains produits et services indéfiniment renouvelable (tous les 10 ans) Le nom de domaine : protège un signe sur internet, comme une enseigne sur le web indéfiniment renouvelable (périodicité selon les registres)

10 Les différents droits de PI Les autres signes distinctifs (pas de droit privatif) La dénomination sociale A pour fonction de désigner la personne morale Adoption dans les statuts, opposabilité aux tiers dès immatriculation au RCS Le nom commercial Dénomination sous laquelle une personne physique ou morale désigne l entreprise ou le fonds de commerce qu elle exploite pour l identifier dans ses rapports avec la clientèle Acquisition et maintien du droit: usage constant, continu et public L enseigne Distingue un établissement commercial dans sa localisation territoriale Acquisition et maintien du droit: usage constant, continu et public

11 Les principes de dépôt Le brevet : L invention de doit pas être connue du public Principe de confidentialité avant le dépôt La brevetabilité de l invention s apprécie par rapport à l état de la technique Le droit naît du dépôt Différence entre demande de brevet et brevet! Examen par l office des brevets (INPI, OEB ) pour déterminer sa portée Choix des pays de protection en fonction des marchés pertinents (lieu d origine ou d utilisation de l invention) Coût relativement élevé Système des annuités

12 Les principes de dépôt Le modèle (en Europe): La création doit être nouvelle et bénéficier d un caractère propre Principe de la confidentialité avant dépôt (délai de grâce en Europe) Pas d examen de fond Choix des pays de protection en fonction des marchés pertinents (lieu d origine ou d utilisation de l invention) Renouvellement tous les 5 ans (maximum 25 ans) Le droit d auteur : Pas besoin de dépôt, Mais, originalité, date et objet à prouver

13 Les principes de dépôt La marque: La marque doit être distinctive et disponible pour les produits et services concernés Principe de la recherche d antériorité préalable (risque de contrefaçon) Principe de la déchéance (5 ans) Renouvellement tous les 10 ans (attention à la titularité) Liste des produits et services à peaufiner Cela a l air simple, mais Le nom de domaine : Pas d examen de fond Premier arrivé, premier servi (en principe)

14 L exploitation des droits de PI Exploitation: différents moyens par lesquels le titulaire d un droit de PI peut en tirer un profit pécuniaire Exploitation directe par le titulaire des droits (pour mémoire) Le titulaire valorise directement son droit de PI par le chiffre d affaire généré (renvoi) Caractéristiques de l exploitation Le cas de la marque Le brevet Exploitation indirecte Cession des droits (transmission de propriété) Licence, exclusive ou non, des droits à un tiers

15 L exploitation des droits de PI Caractéristiques de l exploitation L exploitation de la marque Il est essentiel de faire un bon usage de sa marque, sous peine de ne pouvoir l opposer valablement à des tiers, voire de la voir annulée Pour échapper à la déchéance: Usage à titre de marque Usage régulier Usage du signe tel que déposé (ou sous une forme modifiée n en altérant pas le caractère distinctif) Attention à la dégénérescence L exploitation du brevet Droit d interdire >< Droit de fabriquer/liberté d exploitation

16 L exploitation des droits de PI Exploitation indirecte La transmission des droits de propriété droit incorporel de nature mobilière: suit le sort des biens mobiliers dans certaines circonstances affectant le patrimoine, ainsi lors des liquidations et partages successoraux ou post-communautaires Peuvent faire l objet de libéralités entre vifs ou à cause de mort Le contrat de cession (droit de propriété industrielle) Conditions de forme Exigence d un écrit ad valididatem Inscription aux registres pour rendre la cession opposable aux tiers

17 L exploitation des droits de PI Conditions de fond La cession peut porter sur la demande ou sur le brevet délivré/marque ou D&M enregistrés Les droits attachés à un brevet ou une marque sont transmissibles indépendamment de l entreprise qui les exploite/du fonds de commerce Cession à titre onéreux ou gratuit Brevet» Cession totale (sans limitation dans l'espace, le temps ou quant aux applications de l'invention couverte par le brevet) ou partielle» Possibilité de limiter la cession à une partie du territoire national Marque» Cession portant sur la totalité ou une partie des produits/services désignés» Mais elle doit impérativement viser l ensemble du territoire français (marque française) ou de l Union européenne (marque communautaire)

18 L exploitation des droits de PI Effets du contrat de cession Transfert des droits Naissance d obligations réciproques à charge des parties Application des règles relatives à la vente» Pour le cédant: obligation de délivrance et de garantie (garantie des vices cachés/garantie d éviction)» Pour le cessionnaire: paiement du prix (sauf cession à titre gratuit) et, dans certains cas, exploiter

19 L exploitation des droits de PI Le contrat de licence Conditions de forme Pas d exigence d écrit ad valididatem, sauf licence de brevet En pratique l inscription aux registres implique l existence d un écrit Un écrit apparait toujours souhaitable essentiellement au regard de la preuve Inscription nécessaire pour rendre la licence opposable aux tiers

20 L exploitation des droits de PI Conditions de fond La licence peut porter sur la demande de brevet ou d enregistrement de M/D&M ou sur le droit de PI Elle peut être simple ou exclusive» En cas de licence exclusive, le titulaire ne peut, sauf stipulation contractuelle expresse en ce sens (on parlera alors de licence unique), exploiter lui-même le brevet ou la marque sur le territoire concédé La licence peut être totale ou partielle» Totalité des produits et/ou services désignés (M)» Totalité ou partie du territoire français Elle peut être consentie à titre onéreux ou à titre gratuit

21 L exploitation des droits de PI Effets du contrat de licence Naissance d obligations réciproques à charge des parties Application des règles relatives au bail Sous-licence» Pour le concédant: obligation de délivrance et de garantie (garantie des vices cachés/garantie d éviction)» Pour le licencié: paiement des redevances (sauf licence à titre gratuit) et exploiter Fort caractère intuitu personae des contrats de licence Interdiction des sous-licences sauf disposition expresse contraire ou autorisation du concédant

22 L exploitation des droits de PI Contrats divers (pour mémoire) Apport en société Nantissement Accords de coexistence (marques)

23 La défense des droits de PI L action en contrefaçon Atteinte à un droit privatif de propriété intellectuelle Moyens de preuve La contrefaçon se prouve par tous moyens Un mode de preuve spécifique: la saisie-contrefaçon Avoir qualité pour agir en contrefaçon (renvoi) Requête au Président du TGI compétent (procédure unilatérale) Preuve de l existence du droit de PI invoqué Véritable «droit» de recourir à la saisie-contrefaçon Saisie descriptive/réelle Important formalisme à peine de nullité

24 La défense des droits de PI Qualité à agir Titulaires de droits Y compris simple demande, sursis à statuer dans l attente de la délivrance du titre Cessionnaires (cession inscrite!) Licenciés exclusifs Sauf disposition contractuelle contraire Le titulaire, après mise en demeure, s est abstenu d agir Licenciés non exclusifs Peuvent intervenir à l action en contrefaçon pour demander réparation de leur préjudice propre, même en cas de licence non inscrite (LME 4 août 2008)

25 La défense des droits de PI Juridictions compétentes Brevet: compétence exclusive du TGI Paris Autres droits de PI nationaux: compétence exclusive de dix TGI Droits de M/ D&M communautaires: compétence exclusive du TGI de Paris Mesures d interdiction provisoire Régime unifié pour tous les droits de propriété industrielle Octroi de mesures provisoires subordonné au fait que «les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu il est porté atteinte à ses droits ou qu une telle atteinte est imminente»

26 La défense des droits de PI Sanctions de la contrefaçon Sanctions civiles Interdiction Indemnisation-réparation du préjudice» Conséquences économiques négatives Manque à gagner Perte subie» Préjudice moral» Bénéfices réalisés par le contrefacteur» Alternative: réparation par forfait sur demande de la partie lésée Somme supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l autorisation d utiliser le droit auquel il a porté atteinte

27 La défense des droits de PI Mesures correctives» Mesures destinées à effacer les conséquences de la contrefaçon» Pour tous les droits de PI Rappel des marchandises contrefaisantes aux frais du contrefacteur, également des matériaux et instruments Confiscation ou destruction des marchandises Mesures de publication, y compris sur Internet Sanctions pénales Principe: 3 ans d emprisonnement/ d amende Marques: 4 ans d emprisonnement/ d amende Récidive: peines doublées En bande organisée: 5 ans d emprisonnement/ d amende Mesures correctives: peines complémentaires de rappel des marchandises, de destruction, de confiscation et de publication Sanctions douanières (pour mémoire)

28 La défense des droits de PI L action en concurrence déloyale «Atteintes» aux autres signes distinctifs Dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine Risque de confusion Sanctionne tout comportement contraire aux usages loyaux du commerce Détournement de clientèle Débauchage Dénigrement Protection du savoir-faire (si pas de contrat) Faute, préjudice, lien de causalité (article 1382 du Code civil)

29 La défense des droits de PI Articulation entre action en contrefaçon et action en concurrence déloyale Fondement juridique distinct En l absence d un droit de PI privatif Principe: si un objet/signe est dénué de toute protection par un droit privatif, il appartient au domaine public, et sa seule reproduction, qui ne lèse aucun droit, ne saurait être constitutive d une faute (au titre d une concurrence déloyale) Faute: risque de confusion, appropriation et reproduction illicite de plans, dénigrement

30 La défense des droits de PI En présence d un droit de PI privatif» Faute distincte de la contrefaçon caractérisant un acte de concurrence déloyale Ainsi reproduction d une dénomination sur un produit: atteinte à la marque (contrefaçon) + atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial (concurrence déloyale) (à noter: même fait matériel)» Copie servile, pratique de prix inférieurs: pas de faute distincte

31 La défense des droits de PI Juridiction compétente» Action en concurrence déloyale: Tribunal de commerce» «Les actions civiles et les demandes relatives aux marques [brevets, dessins et modèles], y compris lorsqu elles portent sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire» (Code de la Propriété intellectuelle)» Attention: dès lors que le litige est susceptible d affecter, même indirectement, un droit de marque, seul le TGI sera compétent

32 La valorisation d un droit de PI La valeur provient du chiffre d affaires induit ou associé Un droit non exploité ne vaut que ce qu il a coûté La valorisation tient compte de la force du titre Brevet avec nombreuses antériorités Marque dans domaine très encombré Présence de produits concurrents sur le marché? Marque notoire ou «Dissoute» La valorisation tient compte de la portée du titre Revendications du brevet de portée large ou étroite Nombre et taille des marchés couverts

33 Exemple: valorisation d un brevet Cas d un robinet mélangeur Scénarios de développement commercial (dans le pays) Scénario optimiste Scénario conservateur Scénario moyen Scénario modéré (50% du scénario moyen car aléas de distribution)

34 Exemple: valorisation d un brevet Estimation par la méthode des coûts de R&D : valeur du brevet = valeur des frais de R&D Dans notre exemple, environ 200 k Estimation par la méthode des bénéfices : Pourcentage estimé des bénéfices prévus sur la période attribué au brevet : 20% On part de la marge brute sur le produit, on déduit les frais de commercialisation et on obtient la marge nette par produit. On applique le scénario modéré pour chaque année sur 10 ans. Exemple : marge nette de 12 /produit Scénario modéré : 1,4 millions d unités vendues en 10 ans Estimation : * 12 * 0,2 =

35 Exemple: valorisation d un brevet Estimation par la méthode du coefficient technique : Part du CA applicable au brevet en %, par exemple 20% Risque juridique lié à la difficulté d obtenir le brevet, à sa remise en cause possible par un tiers, etc Coefficient k1, par exemple 0,6 Risque économique lié au marché Coefficient k2, par exemple 0,4 CA moyen sur période réduite (5 ans), par exemple , comme moyenne pour 10 ans Estimation: * 0,2 * 0,6 * 0,4 * 10 =

36 Exemple: valorisation d un brevet Estimation par la méthode des redevances: Hypothèse d une redevance payée par un licencié sur la période restante à vivre du brevet. taux de licence très variable selon le domaine, entre 1% et 12%, le plus souvent entre 3% et 8% en mécanique. Exemple avec 4%, brevet encore valable 15 ans CA moyen sur les 5 premières années : Estimation: * 0,04 * 15 = Synthèse Méthode(s) retenue(s) en fonction du domaine technique Evacuation des méthodes donnant des résultats trop éloignés (la méthode 2 dans l exemple car CA aléatoire) Exemple : moyenne méthodes =

37 En guise de conclusion De nombreuses richesses à découvrir, à protéger, à exploiter et à défendre Merci pour votre attention! Frédéric SALAGNAT, notaire Nathalie SPELTZ, avocat spécialisé PI-TIC Gérard MYON, conseil en propriété industrielle