UN NOUVEAU CONFLIT ARRET T-513/09 DU 16 DECEMBRE 2010 ENTRE UN DESSIN OU MODELE ULTERIEUR ET UNE MARQUE ANTERIEURE

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1 UN NOUVEAU CONFLIT ENTRE UN DESSIN OU MODELE ULTERIEUR ET UNE MARQUE ANTERIEURE ARRET T-513/09 DU 16 DECEMBRE 2010 Par Aymeric Vienne, Conseil Sénior Conseil en Propriété Industrielle Mandataire européen agréé près l OEB Mandataire européen agréé près l OHMI Cabinet REGIMBEAU L arrêt T-513/09 du Tribunal de l Union Européenne du 16 décembre 2010, concernant une décision attaquée R 1323/ de la troisième Chambre de Recours de l OHMI du 14 octobre 2009, se prononce, comme l arrêt T-148/08 1 du 12 mai 2010, sur un conflit entre un dessin ou modèle contesté et une marque antérieure. Il permet de mettre en évidence (I) quelques définitions désormais bien établies, mais également (II) des lacunes sur certaines questions de droit dans le domaine des dessins ou modèles. Rappel des faits et procédure José Manuel Baena Grupo, SA (ci-après la requérante) est titulaire du dessin communautaire contesté, déposé le 7 novembre 2005, enregistré le 27 décembre 2005 sous le numéro , et destiné à être appliqué aux ornementations pour tee-shirts, casquettes, autocollants, imprimés, y compris publicitaires. Il est représenté comme suit : 1 L arrêt T-148/08 du 12 mai 2010 est commenté sur notre site

2 2 MM. Herbert Neuman et Andoni Galdeano del Sel (ci-après les intervenants) ont présenté le 18 février 2008 devant l OHMI une demande en nullité du dessin contesté, au vu d une marque communautaire figurative antérieure, enregistrée le 7 novembre 2000, notamment pour des vêtements, des chaussures, et des produits de chapellerie, relevant de la classe 25 au sens de l arrangement de Nice. La marque antérieure est représentée comme suit : Les intervenants alléguaient, à l appui de leur demande en nullité, que le dessin contesté premièrement, n était pas nouveau et était dépourvu de caractère individuel au vu de la représentation de la marque antérieure, et deuxièmement, qu il était fait usage dans celui-ci de la marque antérieure. Par décision du 15 juillet 2008, la division d annulation de l OHMI a accueilli la demande en nullité, en estimant que dans le dessin contesté il est fait usage de la marque antérieure. Le 16 septembre 2008, la requérante a formé un recours auprès de l OHMI contre la décision de la division d annulation. Par décision du 14 octobre 2009 (la décision contestée), la troisième Chambre de Recours de l OHMI a considéré que la division d annulation avait commis une erreur en estimant qu il est fait usage de la marque communautaire dans le dessin ou modèle contesté. Néanmoins, la Chambre de Recours a ajouté que le dessin contesté n avait pas de caractère individuel, et a déclaré la nullité du dessin contesté pour ce motif.

3 3 La requérante a par conséquent présenté un recours auprès du Tribunal contre la décision attaquée, concernant le défaut de caractère individuel du dessin contesté. Dans son arrêt du 16 décembre 2010, le Tribunal annule la décision attaquée et décide que le dessin contesté présente un caractère individuel. (I) Cet arrêt établit quelques définitions primordiales dans le domaine des dessins ou modèles I.1. La définition de l utilisateur averti Le droit communautaire dispose qu un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l impression globale qu il produit sur l utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle antérieur 2. En l espèce, la Chambre de Recours avait défini l utilisateur averti comme une personne ayant l habitude d utiliser les produits incorporant le dessin contesté, étant plus informée que la moyenne du fait de son intérêt pour de tels produits, et ayant visité des magasins vendant ces produits et lu des publications (revues, publicités, sites internet, etc.) à propos de ces produits ( 21 de la décision attaquée). Dans la mesure où le dessin contesté est destiné à être appliqué aux ornementations pour tee-shirts, casquettes, autocollants, imprimés (y compris publicitaires), elle avait considéré que la requérante allait imprimer le dessin contesté sur chacun des produits concernés, à savoir en fait les teeshirts, les casquettes, les autocollants, et les imprimés ( 23 de la décision attaquée). La Chambre avait ainsi porté une appréciation sur l utilisateur averti en fonction des produits, celui des tee-shirts et casquettes correspondant à des jeunes achetant habituellement de tels produits, celui des autocollants à des enfants qui les collectionnent ou les utilisent pour personnaliser des objets tels que des sacs à dos ou des cahiers, et celui des imprimés pouvant correspondre à des profils variés, comme par exemple des collectionneurs de vignettes ou des lecteurs de bandes-dessinées ( 24 de la décision attaquée). 2 Article 6.1. du règlement (CE) N 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001

4 4 Le Tribunal considère quant à lui que l utilisateur averti «a correctement été défini par la chambre de recours» ( 22 de T-513/09). Dans ses arrêts précédents 3, le Tribunal avait déjà considéré que l utilisateur averti n était ni un concepteur, ni un fabricant, ni un expert technique, ni même un vendeur des produits incorporant le dessin ou modèle, mais qu il était en revanche «doté d une vigilance particulière» et «d un degré d attention relativement élevé», notamment du fait de son intérêt pour les produits et de sa familiarisation nécessaire avec l utilisation des produits concernés et de leurs différentes fonctions. Le Tribunal avait également déjà affirmé que l utilisateur averti disposait «d une certaine connaissance» du patrimoine des dessins ou modèles relatifs aux produits concernés. Il en résulte néanmoins l obligation pour le Demandeur de définir de façon très précise l utilisateur, catégorie de produits par catégorie de produits. I.2. La définition du degré de liberté La loi communautaire dispose également que pour apprécier le caractère individuel d un dessin ou modèle, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans son élaboration 4. En l espèce, la Chambre de Recours avait considéré que le créateur des silhouettes qui présentent des traits humains dispose d un degré important de liberté, comme il est possible de le constater en ouvrant n importe quelle bande dessinée. A cet égard, l utilisateur averti est habitué à voir une multitude de représentations différentes d êtres humains sur les tee-shirts, les casquettes, les autocollants, et les imprimés ( 30 de la décision attaquée). Le Tribunal apprécie donc, en accord avec la chambre de recours, «l importante liberté dont jouit le créateur de silhouettes telles que celles de l espèce» ( 25 de T-513/09). 3 Voir le point 47 de l arrêt T-153/08 précité et le point 62 de l arrêt T-9/07 du 18 mars 2010, également commenté sur notre site 4 Article 6.2. du règlement (CE) N 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001

5 5 (II) L arrêt du Tribunal comporte cependant quelques lacunes sur certaines questions de droit II.1. Une appréciation confuse de l impression globale Le Tribunal semble a priori effectuer une appréciation classique du caractère individuel du modèle contesté, puisqu il affirme tout d abord qu il «convient d opérer une comparaison entre, d une part, l impression globale produite par le dessin ou modèle contesté et, d autre part, l impression globale produite sur l utilisateur averti par la marque communautaire invoquée à l appui de la demande en nullité, laquelle constitue, ainsi que le précise la chambre de recours, un dessin ou modèle divulgué (point 20 de la décision attaquée)» ( 20 de T-513/09). A cet effet, le Tribunal détermine tout d abord les éléments principaux de l impression globale 5, cette dernière étant «déterminée dans une large mesure par l expression du visage» ( 21) des dessins en cause, ladite expression étant «importante pour les enfants utilisant des autocollants pour personnaliser des objets, [les enfants étant] plus enclins encore à prêter une attention particulière aux sentiments dégagés par chaque personnage figurant sur un autocollant» ( 24). Et le Tribunal d ajouter que cette expression, combinée avec la position du corps qui donne «l impression d une certaine irritation en s inclinant vers l avant», amènera l utilisateur averti à identifier le dessin antérieur comme un «personnage énervé». En revanche, l impression globale créée par le dessin contesté «n est pas caractérisée par la manifestation d un sentiment quelconque, que ce soit sur la base de l expression du visage ou de la position du corps, qui est caractérisée par une inclinaison vers l arrière» ( 23). Le Tribunal conclut donc que les différences entre d une part le modèle contesté et d autre part la représentation de la marque antérieure sont suffisamment importantes pour créer une impression globale différente sur l utilisateur averti, malgré l existence des similitudes concernant d autres aspects et l importante liberté dont jouit le créateur de silhouettes telles que celles de l espèce ( 25). Le dessin contesté présente ainsi un caractère individuel selon le Tribunal. 5 Comme au point 63 de l arrêt T-153/08 précité

6 6 Le Tribunal aurait pu en rester là. On ne peut dès lors que regretter que le Tribunal semble introduire un nouveau critère d appréciation de l impression globale, dans ses discussions sur le caractère individuel du dessin contesté, lorsqu il apprécie que «la différence dans l expression du visage des deux silhouettes constitue une caractéristique fondamentale qui est gardée en mémoire par l utilisateur averti» ( 22) ou encore que «cette expression ( ) amènera l utilisateur averti à identifier le dessin ou modèle antérieur invoqué à l appui de la demande en nullité comme un personnage énervé, impression qu il gardera en mémoire après avoir visualisé ledit dessin ou modèle» ( 23). En effet, ce critère d appréciation par le Tribunal ne peut que conduire à une regrettable confusion des genres, en introduisant dans le droit des dessins ou modèles une notion manifestement tirée du droit des marques. Le critère d impression globale «gardée en mémoire» par l utilisateur averti n est en effet pas sans rappeler la démarche d appréciation globale du risque de confusion dans un conflit entre deux marques, et la circonstance selon laquelle le consommateur moyen des produits concernés par les marques n a que très rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques en cause, mais doit se fier à «l image non parfaite qu il en a gardé en mémoire 6». On peut ainsi regretter que le Tribunal ait introduit un tel critère, étranger au droit des dessins ou modèles. II.2. Appréciation ou non du risque de confusion? La Chambre de Recours avait indiqué au point 14 de la décision attaquée que la formulation du droit communautaire concernant le motif de nullité du fait de l usage dans le dessin contesté d une marque antérieure est très sobre : le Règlement Communautaire énonce en effet simplement qu un dessin ou modèle ultérieur est déclaré nul «s il est fait usage d un signe distinctif dans le dessin ou modèle ultérieur» 7. 6 Voir par exemple le point 82 de l arrêt T-99/06 du 23 septembre 2009, lors de l appréciation globale du risque de confusion en matière de marques 7 Article 25(1)(e) du règlement (CE) N 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001

7 7 Selon la Chambre, cette formulation ne laisse pas de place à l appréciation d une identité ou d une similitude des signes en cause, ou d un risque de confusion. La Chambre de Recours avait noté que la division d annulation a cependant procédé, dans sa décision du 15 juillet 2008, à une comparaison détaillée du dessin contesté et de la marque antérieure, comme elle l aurait fait pour apprécier le risque de confusion en droit des marques. Selon elle, cette comparaison par la division d annulation et l analyse du risque de confusion est erronée ( 14 de la décision attaquée). Elle avait considéré au contraire qu il faut juste apprécier si la marque antérieure «apparaît» dans le modèle contesté ( 14 de la décision attaquée) 8, et en avait décidé en l espèce que la marque antérieure n apparaissait pas dans le modèle contesté. Dans l arrêt T-148/08, le Tribunal a cependant tranché le conflit entre une marque enregistrée antérieure et un modèle ultérieur en appréciant le risque de confusion entre la marque antérieure et le dessin ou modèle contesté, car, selon le Tribunal, la nullité d un dessin ou modèle ultérieur utilisant une marque antérieure ne peut être déclarée que si «le droit communautaire ou la législation de l Etat membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d interdire cette utilisation» 9. Or le Tribunal considère que le droit communautaire 10 ou la législation 11 de l Etat membre concerné «confère au titulaire de ladite marque le droit d interdire l utilisation de son signe dans le dessin ou modèle ultérieur uniquement si, en raison de la similitude dudit dessin ou modèle avec la marque en question et en raison de l identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par cette marque et par le dessin ou modèle ultérieur, il existe un risque de confusion dans l esprit du public» ( 95 de T-148/08). On constate donc une différence notable entre la pratique de la troisième Chambre de Recours de l OHMI et le Tribunal en cas de conflit entre une marque antérieure et un dessin ou modèle ultérieur, ce qui pourrait créer une insécurité juridique pour les tiers si cette différence perdurait. 8 Voir également «Il est suffisant que le signe distinctif soit incorporé en tant que tel dans le dessin ou modèle ultérieur» ( 16 de R 1352/ du 31 janvier 2008) 9 Article 25(1)(e) du règlement (CE) N 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001, in fine 10 Article 8(1) du règlement (CE) N 207/2009 du Conseil du 26 février En l espèce, l article 14(2) sous 2) de la Markengesetz

8 8 Or l arrêt ne discute pas cette pratique de la Chambre de Recours, car le Tribunal n a pas été saisi sur cette question par la requérante. *** PARIS Cabinet Regimbeau 20, rue de Chazelles PARIS CEDEX 17 Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0) Contact : paris@regimbeau.eu RENNES Cabinet Regimbeau Espace performance Bâtiment K ST GREGOIRE CEDEX Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0) Contact : rennes@regimbeau.eu LYON Cabinet Regimbeau 139, rue Vendôme Lyon Cedex 06 Tel :+33 (0) Fax : +33 (0) Contact : lyon@regimbeau.eu GRENOBLE La Petite Halle 31, avenue Gustave Eiffel Grenoble Tel : +33 (04) Fax : +33 (0) Contact : grenoble@regimbeau.eu MONTPELLIER Cabinet Regimbeau La Coupole Sud 329, rue Léon Blum MONTPELLIER Tel :+33 (0) Fax : +33 (0) Contact : montpellier@regimbeau.eu L arrêt T-513/09 du Tribunal de l Union Européenne du 16 décembre 2010 confirme que les définitions de l utilisateur averti et du degré de liberté du créateur semblent désormais bien établies. Cet arrêt montre cependant que le Tribunal semble avoir des idées un peu confuses sur l appréciation du caractère individuel d un dessin ou modèle, en y introduisant des critères tirées manifestement du droit des marques. En outre, on peut regretter que cet arrêt ne tranche pas une fois pour toutes la question de l appréciation nécessaire ou non du risque de confusion lors d un conflit entre une marque antérieure et un dessin ou modèle ultérieur, afin d homogénéiser de façon claire et définitive les pratiques des divisions d annulation et des chambres de recours de l OHMI, ce qui renforcerait certainement la sécurité juridique des tiers. Par Aymeric Vienne, Conseil Sénior Conseil en Propriété Industrielle Mandataire européen agréé près l OEB Mandataire européen agréé près l OHMI Cabinet REGIMBEAU Paris, le 6 Janvier A propos du Cabinet Regimbeau : Le Cabinet Regimbeau, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 75 ans les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la rentabilisation de leurs innovations (brevets, marques, dessins et modèles). 10 associés animent une équipe de 180 personnes, dont les compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. L expertise du Cabinet Regimbeau (présent à Paris, Rennes, Lyon, Grenoble, Montpellier et Munich) permet de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients.