L article 4 a (i) des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine.

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1 L article 4 a (i) des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine. Ulrich SPRENGER Mémoire de D.E.A. Informatique et Droit UNIVERSITE DE MONTPELLIER 1 Sous la direction de Christian Le Stanc Septembre 2001

2 Plan Général Introduction Titre 1 : L ICANN face au cybersquatting au sens strict Chapitre 1 : Les conflits entre nom de domaine et marques Section 1 : Les conflits entre une marque antérieure et un nom de domaine. Section 2 : Les conflits entre une marque postérieure et un nom de domaine. Section 3 : Les conflits entre un nom de domaine et les autres signes distinctifs Chapitre 2 : Les conflits entre nom de domaine et nom patronymique Section 1 : Le nom patronymique assimilé à une marque Section 2 : Le nom patronymique protégé par une marque Titre 2 : L ICANN face aux conflits légitimes Chapitre 1 :Les marques face aux détenteurs de droits concurrents et aux d autres intérêts légitimes. Section 1 : Les conflits relevant de droits ou d intérêts légitimes concurrents. Section 2 : Les conflits relevant de problèmes de langage représentants Chapitre 2 : Les marques face à la liberté d expression. Section 1 : La protection du consommateur. Section 2 : La liberté d expression proprement dite Conclusion 1

3 INTRODUCTION Bienvenue dans la vie point com. Si certains prédicateurs ont affirmé que le troisième millénaire serait spirituel, pour certains juristes il sera certainement point com. Les noms de domaine ont désormais envahi nos vies. Ils ne se contentent plus aujourd hui d exister tranquillement à chaque intersection de la Toile, mais s expriment librement via les supports publicitaires de ce que certains appellent la vieille économie. Personne ne peut plus les ignorer, ils sont partout. Pour passer de l ancienne à la nouvelle économie, la recette est en fait très simple. Il suffit de prendre une vieille marque un peu poussiéreuse, de lui ajouter un.com,.net ou.org amoureusement choisi chez son registrar favori, pour donner naissance à un joli nom de domaine tout neuf, qui fort d une réputation chèrement acquise dans des temps anciens, est prêt pour affronter le e-buisness. Si le nom de domaine ne se définit évidemment pas exclusivement par rapport à la marque et qu à sa naissance il n a même pas cherché à l imiter, fort est de constater qu aujourd hui que la cohabitation est difficile. Le nom de domaine peut se définir essentiellement par sa fonction. Ainsi, selon certains auteurs, il identifie un lieu sur le réseau, c est à dire, de fait, une machine à laquelle un site, une prestation peuvent être rattachés. 1. Plus techniquement il désignerait donc ( ) l adresse symbolique permettant une mémorisation et une identification plus facile du site disponible sur le réseau 2. Selon certains, il serait la portion d adresse Internet comprise entre le préfixe www du début et le suffixe de fin (.com,.org,.net.,fr etc) 3. Les noms de domaines fonctionnent dans le cadre d une table générale de concordance dénommée DNS (Domain Name System), qui permet d assurer le lien entre le nom proprement dit et l adresse informatique de chaque machine reliée au réseau, dite adresse IP 4. Le nom de domaine, défini en tant qu adresse électronique, s efforce donc d être simple et accessible pour être efficace, en se passant des suites de chiffres que constituent le protocole TCP/IP (Transfert Control Protocol/ Internet Protocol). 5 Aujourd hui, le monde des affaires se l est approprié en l utilisant comme un vulgaire support commercial destiné à attirer les cyberclients de demain. Quoi de plus naturel pour les entreprises d utiliser leurs marques, déjà connues du public, pour communiquer avec lui sur le réseau? Marques et noms de domaine forment aujourd hui le nouveau couple diabolique qui perturbe les règles juridiques établies. Les auteurs s interrogent toujours sur sa nature juridique, en ne pouvant s empêcher de le comparer à la marque 6. Est-il comme elle un signe distinctif, susceptible un jour de coexister d une manière indépendante et pacifique à côté de la marque, de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l enseigne? L avenir nous le dira. Aujourd hui, force est de constater que dans une large mesure, le nom de domaine est non seulement un véritable doublon de la marque, mais encore un moyen subtil de détourner celle-ci en la modifiant légèrement. Ainsi, nombre de marques connues voient quotidiennement leurs droits détournés par des internautes ou des sociétés concurrentes qui attirent les utilisateurs vers leurs pages en altérant quelque peu la marque originaire quand celle-ci a déjà été enregistrée auprès de la NSI, ou tout simplement en la reprenant telle quelle lorsqu elle n existe pas encore sur le Web. Le cybersquatting était né. Si marques et noms de domaines s affrontent aujourd hui devant presque tous les tribunaux de la planète, c est qu il existe une différence fondamentale entre leurs attributions respectives. 1 Lamy Droit de l informatique et des réseaux n Christiane Féral-Schul, Cyberdroit, page177 3 Lamy Droit de l informatique et des réseaux n 2331 (Ledrich E., Le statut des noms de domaine, Mémoire DEA Montpellier, 2000, p2) 4 Pour une étude complète de la question voir Internet, noms de domaine et droit des marques Mémoire de DEA de Romain Gola, Aix-Marseille, 1998, pages 24 à Les noms de domaine ont été conçus pour assurer une fonction technique d une façon conviviale pour les utilisateurs de l Internet. L objectif est de faire en sorte qu une adresse facile à mémoriser et à identifier soit attribuée aux ordinateurs, sans qu il soit nécessaire d avoir recours aux adresses IP. Rapport Final de L OMPI du 30 avril 1999( n 10) 6 Le régime juridique du nom de domaine en question, Frédéric Glaize et Alexandre Nappey, Juriscom.net 19 février

4 La marque est en effet un signe servant à distinguer les produits ou services d une personne physique ou morale qui ne s acquiert, en droit français, que par un enregistrement au près de l INPI après un examen de validité. Le nom de domaine générique de premier niveau ne s obtient qu auprès de la NSI après une simple demande et une recherche de disponibilité. Si le nom de domaine est libre, il appartiendra au premier requérant. C est la fameuse règle tant décriée du Premier arrivé, premier servi 7, mais qui trouve sa raison d être dans le fonctionnement même du réseau, à une adresse ne pouvant correspondre qu un seul nom de domaine. De ce simple constat on comprend mieux que les conflits naissent avant tout d une lacune, d une imperfection au niveau de l attribution des noms de domaines, puisqu elle n est limitée qu à une simple recherche de disponibilité. Si le cybersquatting a été, il y a quelques années encore, un véritable sport national aux Etats-Unis, les internautes enregistrant à tour de bras les marques les plus connues dans l espoir de les revendre à leurs légitimes propriétaires, la situation s est largement assainie depuis que le juge s est saisi du problème. Internet ne connaissant pas de frontières, les nombreuses jurisprudences nationales des pays industrialisés, bien qu elles soient remarquables et louables, pêchent cependant par leur isolement. Les marques de tous les pays ont été si brutalement malmenées, qu il fallait trouver une solution globale qui réponde efficacement à l ampleur du problème. Les Américains ont donc initié une réforme globale de l'attribution des adresses et des noms de domaines sur l'internet. Réforme qui a abouti fin décembre 98 à un accord entre Européens et Américains sur la création de l'icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), organisme international qui prendra le relais de l'iana (Internet Assigned Numbers Authority). 8 L ICANN 9 est une société de droit privé américain à but non lucratif dont le siège se trouve à San Diego (Californie). Elle a été créée à l initiative du gouvernement américain à la fin du contrat d exclusivité qui existait entre le DOC (Department of Commerce) et la société NSI (Network Solution Inc.), qui commercialisait à travers toute la planète les noms de domaine. Jusqu alors, le gouvernement américain, via L IANA (Internet Assigned Numbers Authority) disposait d un véritable monopole dans l administration et la gestion de l Internet. Sans perdre complètement la main mise sur le réseau, le gouvernement américain, dans une optique très libérale, a donc créé l ICANN qui a ouvert le marché de l enregistrement des noms de domaine à la concurrence. 10 L ICANN est un organisme original de part sa composition et son fonctionnement. Il est en effet un organisme international composé de membres et d organismes de tous pays dont le but commun est d assurer le bon fonctionnement de l Internet. 11 S inspirant fortement des recommandations de l OMPI 12 dans son Rapport Final du 30 avril , l ICANN a élaboré un ensemble de règles uniformes et communes à tous les utilisateurs d Internet pour la résolution des litiges relatifs aux noms de domaine. Ces Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine 14 ( Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ) ont été adoptés le 26 août 1999 et approuvés le 24 octobre suivant par l ICANN. Ils se sont vus complétés le 28 octobre 1999 par des règles d applications 15 précisant le fonctionnement de la procédure administrative. Ces principes qui allaient faire couler beaucoup d encre, critiqués avant même leurs mises en œuvres, sont entrés en vigueur le premier septembre Parmi ces règles, l article 4(a)(i) que nous nous proposons d étudier ici. Il est rédigé ainsi : 4. Procédure administrative obligatoire. Le présent paragraphe énumère les types de litiges que vous êtes tenus de soumettre à une procédure administrative obligatoire. La procédure en question sera conduite devant l un des organismes administratifs de règlement des litiges dont la liste figure à l adresse (dénommé chacun institution de règlement). 7 Le recours à la technique du premier arrivé, premier servi dans le droit des nouvelles technologies ou comment gérer la rareté des ressources naturelles informatiques, Laurence Ravillon, JCP G, n 47, 22 novembre 2000 page Myriam Berber, RFI/Autrans, 9 janvier 1999, De L IANA à L ICANN : de nombreuses questions en suspens Lamy Droit de l informatique et des réseaux n Pour une étude plus complète voir L Icann en dix leçons

5 a) Litiges concernés. Vous êtes tenu de vous soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l institution de règlement compétente que i) votre nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ; La procédure administrative obligatoire nécessite la réunion des deux autres conditions (4(a)(ii) et 4(a)(iii)). Il est important de noter dès à présent que nous nous contenterons d étudier la première des conditions. Celle-ci va cependant nous servir de prétexte à une analyse plus globale du règlement des litiges. Précisément, l article 4(a)(i) impose l identité ou la quasi-identité qui prêterait à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque invoquée. Pour obtenir un transfert du nom de domaine, le requérant va devoir s employer à établir ce caractère identique ou quasi-identique. Si cela peut paraître simple, il ne faut pas oublier que ces règles sont globales et qu elles ne font référence à aucun droit national particulier. Cependant, l article 15 (a) des règles d application dispose que : La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable. Ainsi, cette règle permet aux arbitres de se référer, chaque fois que cela leur semble nécessaire, aux droits nationaux des parties lorsque celles-ci sont de la même nationalité. Cette particularité donne à la procédure administrative toute la souplesse nécessaire à la résolution de conflits, plus problématique que le cas de cybersquatting évident. Les notions et les régimes juridiques de la marque ne sont évidemment pas communs aux différents pays de la planète. Il semblerait donc que chaque requérant resterait dans une certaine mesure lié à son droit national pour faire valoir ses droits. Cependant, si ce droit national peut servir de référence et d aide à la résolution des litiges, les principes directeurs restent les seuls critères décisifs pour la solution. La majorité des litiges concernent essentiellement des requérants de nationalités américaines soumis au droit des marques de leur pays. Celui-ci diffère assez sensiblement du droit des marques français. Une présentation sommaire de ces droits de marque nous apparaît donc nécessaire pour mieux appréhender l étude des décisions. En droit français, l article L du CPI définit la marque comme le signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou les services d une personne physique ou morale. Pour être protégeable au titre du droit des marques, le signe doit être susceptible de constituer une marque et être enregistré. Certains signes sont expressément exclus par la loi de la protection soit en raison d une interdiction générale soit spéciale. De manière générale, sont interdites les marques contraires à l ordre public ou aux bonnes mœurs, dont l utilisation est légalement interdite, ou qui sont de nature à tromper le public. 16 Pour être protégeable la marque doit tout d abord présenter un caractère distinctif. Le signe utilisé est considéré comme distinctif lorsqu il est indépendant de la désignation habituelle de l objet marqué. 17 Il ne doit donc pas consister dans la désignation de son objet, les signes génériques seront donc exclus. 18 La marque ne peut pas plus consister dans la description de l objet auquel elle s applique. Ainsi, une marque qui désignerait une des caractéristiques essentielles de son objet serait considérée comme descriptive et ne pourrait être protégée. Notons tout de suite qu à ce niveau, la marque s oppose fondamentalement au nom de domaine, qui trouve essentiellement sa raison d être dans son caractère générique ou descriptif. Cet antagonisme ne va évidemment pas placer la marque et le nom de domaine sur un pied d égalité. Ce dernier, libre de toute contrainte juridique est nettement avantagé. Cette particularité a participé de sa prolifération exponentielle. La marque pour être protégeable doit encore être disponible. Si cette exigence de disponibilité se retrouve cette fois-ci dans les règles d attribution des noms de domaine, elle n a pas pour la marque la même portée. En effet, pour celleci, cela signifie qu elle ne préjudicie pas à des droits antérieurs. Tous les autres signes sur lesquels existent des droits antérieurs empêche la protection de la marque. 16 cf. article L CPI 17 Le droit des marques, Joanna Schmidt-Szalewski, page 9 18 cf. article L CPI 4

6 Enfin, pour être effectivement protégée, la marque doit être enregistrée auprès de l INPI. L article L du CPI dispose que la propriété de la marque s acquiert par l enregistrement, qui est en principe le seul mode d acquisition du droit de marque. En effet, par exception, les marques notoires sont dispensées de cette formalité dans la mesure où elles sont protégées du seul fait de leur notoriété. 19 En droit français, cette dernière condition de forme est donc essentielle pour obtenir le titre créateur de droit. Tel n est pas le cas dans le droit américain. Cette différence est importante pour la suite de notre étude, dans la mesure où elle a permis une certaine souplesse dans le règlement des conflits, en élargissant la portée de la procédure. En effet, le Trademark Act (ou Lanham Act) de 1946 est un peu plus large et pragmatique que notre droit. Si la marque doit être, comme en droit français, distinctive, c est à dire ni générique ni descriptive, et disponible, elle ne doit pas être nécessairement enregistrée pour être protégée. Il est même possible de fonder sa demande d'enregistrement sur l'intention d'utiliser de bonne foi sa marque dans le commerce. Cependant, il sera nécessaire de rapporter ultérieurement la preuve de cette utilisation, cette possibilité offerte ne devant pas être perçue comme un moyen de réserver une marque sans réelle intention de l'utiliser. Le droit américain étant très pragmatique, il fonde la protection sur l existence, sur l utilisation de la marque. Il est en effet impossible de revendiquer des droits sur une marque qui ne serait pas utilisée, alors qu il est possible de revendiquer une protection sur une marque non enregistrée. Il est bien entendu conseillé aux entreprises américaines de déposer leurs marques si elles veulent voir leurs protections assurées. Les Etats-Unis étant un Etat fédéral, deux niveaux de protection cohabitent : un niveau de protection fédéral, et un niveau de protection dans chaque Etat fédéré. L enregistrement d une marque au près de l United States Patent & Trademark Office ("PTO"), procure certains avantages : Il donne à son titulaire la possibilité d engager des actions for trademark infringement aussi bien devant les cours fédérales que les cours des Etats fédérés ; D éventuellement tripler les dommages et intérêts dans une infrigement action réussie ; Instaure une présomption de validité de la marque ; Instaure une présomption de propriété de la marque en faveur du déposant ; Instaure une présomption d exclusivité dans l utilisation de la marque ; Instaure un présomption de non similarité qui prêterait à confusion (confusingly similar) avec d autres marques déposées ; Instaure un droit de priorité pour le dépôt de la marque à l étranger ; Enfin, il permet d empêcher l importation aux Etats-Unis de biens contrefaisants. Si l enregistrement permet à la marque d être efficace, une marque non enregistrée bénéficie d une protection selon le droit commun. Cette possibilité a permis bien des avancées dans le règlement des litiges. Les principes directeurs ont donc été édictés pour mettre fin d une manière rapide et peu coûteuse pour les entreprises, aux pratiques de cybersquatting, définies comme les cas d enregistrements abusifs. Dans la majorité des situations, l enregistrement a été effectué de mauvaise foi, c est à dire principalement dans le but d obtenir de la part du légitime propriétaire de la marque contrefaite une contrepartie financière substantielle. Le propriétaire d une marque s estimant lésé peut dorénavant recourir à un centre d arbitrage accrédité par l ICANN pour récupérer son nom de domaine. Il existe à ce jour quatre centres d arbitrage accrédités : le centre de l OMPI, eresolutions, dispute.org et la NAF (National Arbitration Forum). Nous nous contenterons d étudier les décisions rendues par le centre d arbitrage de l OMPI, dans la mesure où il a immédiatement suscité la confiance des titulaires de marques attirant donc la très grande majorité des litiges. 20 La procédure proposée s illustre par sa simplicité et le fait qu elle soit proposée en ligne. Toute personne ou entreprise, partout dans le monde, peut déposer une plainte au sujet d un nom de domaine dans les domaines.com,.net, et.org en recourant à la procédure administrative de l ICANN. Dans l hypothèse où un litige porterait sur un nom de domaine enregistré dans un domaine correspondant à un code de pays, la procédure relative aux gtlds pourrait s'appliquer dans la mesure 19 cf. article 6 bis de la Convention de Paris de % pour l OMPI ; 31% pour le NAF ; 7% pour eresolutions. Source : Syracuse Report par Dr. Milton Mueller V2.1 5

7 où le contrat d'enregistrement du nom de domaine en question inclut expressément les principes directeurs de l'icann. En vertu du paragraphe 4.k) des principes directeurs, la procédure administrative obligatoire n interdit ni au détenteur du nom de domaine (le défendeur) ni au tiers (le requérant) de porter le litige devant un tribunal compétent appelé à statuer indépendamment. Il est possible à chaque partie d engager une procédure devant un tribunal avant l ouverture d une procédure administrative. Chaque partie peut aussi engager une procédure devant un tribunal après la clôture de la procédure administrative. Les cinq principaux stades de la procédure administrative de l ICANN sont : 1) le dépôt d une plainte auprès d une institution de règlement des litiges agréée par l ICANN et choisie par le requérant, par exemple le Centre de l OMPI; 2) la présentation d une réponse par la personne physique ou morale contre laquelle la plainte a été déposée; 3) la constitution, par l institution de règlement choisie, d une commission administrative composée d un ou de trois experts, qui seront appelés à se prononcer sur le litige; 4) la formulation de la décision de la commission administrative et la notification de cette décision à toutes les parties intéressées; et 5) l exécution de la décision de la commission administrative par l unité ou les unités d enregistrement intéressées si ladite décision porte radiation ou transfert de l enregistrement du ou des noms de domaine en cause. Cette procédure administrative est donc un véritable test à l échelle mondiale pour l ICANN qui s est fixé pour but de gérer les noms de domaines et d assurer la cohabitation avec les droits des tiers. Pour notre étude nous nous contenterons d étudier les décisions concernant les gtlds, puisque leurs attributions reposent sur la règle du premier arrivé, premier servi, qui a tant ébranlé les titulaires de marques. Ces derniers, grâce à la procédure administrative, réussissent dans 80% des cas à récupérer les noms de domaine injustement déposés. Il ressort de cette statistique une adéquation certaine de la procédure avec les problèmes rencontrés par les titulaires de marques. Les situations de cybersquatting sont donc efficacement résolues. Pourtant, dans 20% des cas, une décision de rejet est rendue. Ces décisions de rejet laissent supposer que la marque ne peut pas tout face au nom de domaine, et que ce dernier a réussi à s imposer juridiquement dans des situations particulières. L étude de ces situations va donc nous aider à dégager les critères permettant aux noms de domaine de triompher face aux marques. Si la majorité des litiges traduit une situation de cybersquatting (TITRE 1), il existe bien des conflits légitimes (TITRE 2), où le nom de domaine en concurrence avec une marque réussi à s imposer. Nous étudierons donc l article 4 (a)(i) dans ces différentes situations. Cependant, il sera nécessaire d appréhender les deux autres conditions pour comprendre les décisions de rejet qui tentent de dessiner lentement un régime juridique international du nom de domaine. 6

8 Titre 1: L ICANN face au cybersquatting au sens strict Les règles édictées par l ICANN se sont fixées pour but immédiat de régler le problèmes du cybersquatting qui a très vite lassé les grandes entreprises dans leur efforts essentiellement pécuniaires de récupération de noms de domaine. A la lecture de l article 4 (a)(i )qui fait référence aux notions américaines de trade-mark et de servicemark, assimilable en droit français à la marque de commerce et à la marque de service, on aurait pu craindre une certaine rigueur quant à l interprétation du texte, mais c était oublier la souplesse de la procédure arbitrale. En effet, ces règles édictées en premier lieu pour la résolution des conflits entre noms de domaine et marques (chapitre 1), se sont adaptées aux autres signes distinctifs, pour finalement appréhender les noms patronymiques (chapitre 2). Chapitre 1 : Les conflits entre nom de domaine et marques Depuis quelques années nous assistons à une véritable explosion des noms de domaine sur Internet. Entre 1996 et 1997 ils ont crû de 244% ; aujourd hui on estime leur nombre à 120 millions. Si le nom de domaine peut être totalement fantaisiste, il faut avouer que pour les entreprises il est bien plus intéressant qu il corresponde à une marque déjà connue du public afin de diriger au mieux l internaute. Comme nous l avons vu, les règles d obtention des marques et des noms de domaine sont totalement antinomiques, si bien que ces derniers pullulent littéralement sur le réseau des réseau en portant atteinte aux titulaires légitimes des marques. Il existe à ce niveau deux grands types de conflits qui opposent les marques et les noms de domaine. Dans l hypothèse la plus courante, le nom de domaine se comportera en véritable agresseur face à la marque. En effet dans ce cas de figure, le nom de domaine ne trouve sa raison d être que dans l existence antérieure d une marque qui a acquis une certaine force économique sur le marché de la vielle économie. Ce nom de domaine peut s assimiler à un véritable parasite dans la mesure où il va profiter à moindre coût du prestige ou du moins de la renommée de la marque dans le but de s en approprier les honneurs. Les règles édictées par l ICANN visaient donc à l origine ce type de comportement frauduleux, qui préjudiciait lourdement les titulaires légitimes de marques antérieures. Ce type de litige devait donc apparaître rapidement comme des plus naturel, puisque le nom de domaine a très vite été considéré comme l outil technique dynamique pouvant remplacer la marque, outil juridique fatigué de la vieille économie. Pourtant la marque n a pas dit son dernier mot et tente de résister, voire même de contre attaquer en adoptant parfois le même rôle agresseur que le nom de domaine. La marque a comme seule, mais efficace arme, le droit privatif que lui confèrent les lois des différents pays de la planète. Ainsi armées, des marques postérieures à des noms de domaine ont eu l audace d oser les déloger, profitant du flou juridique qui règne en la matière. Ce type de conflit, tout de même assez rare, a pour mérite de posez la question de la valeur juridique accordée au nom de domaine et donc à son régime. En effet, est-il raisonnable de faire prévaloir le droit de marque sur un nom de domaine antérieur? La jurisprudence française a très tôt répondu par la négative, en imaginant des solutions originales pour protéger le nom de domaine agressé 21. Les conflits entre une marque postérieure et un nom de domaine ont été exclus par les règles de l ICANN. Pourtant certaines affaires traitées dans le cadre de la procédure correspondaient à ce schéma. Un autre cas de figure, non prévu par les principes directeurs, a émergé devant les arbitres des différents centres de règlement des conflits. Il oppose les titulaires des autres signes distinctifs, nom commercial et enseigne, aux noms de domaines. Ici, nous envisagerons donc ces trois cas de figure qui n appelleront pas aux mêmes conclusions. En effet, la résolution des conflits sera sensiblement différente selon que le nom de domaine porte atteinte à une marque antérieure (Section 1), ou qu il s oppose à une marque postérieure (Section 2), ou encore qu il imite les autres signes distinctifs (Section 3). 21 TGI Le Mans, 1è ch., 29 juin

9 Section 1 : Les conflits entre une marque antérieure et un nom de domaine. C est le cas de figure le plus classique et le seul qui a été originairement prévu par les règles édictées par l ICANN. Il occupe naturellement la grande majorité des procédures arbitrales. Il convient cependant d opérer une distinction selon que le nom de domaine reproduit à l identique la marque, c est ce que nous qualifierons de cybersquatting (A) ou qu il l imite au point de prêter à confusion, il s agira la de typosquatting (B). A. Le Cybersquatting. Les décisions étudiées ici, au simple regard de l article 4 (a)(i), ne vont pas transporter le lecteur averti dans un espace rhétorique captivant, dans la mesure où les arbitres se bornent, à ce niveau d analyse, à constater l identité de la marque et du nom de domaine. Mais le juriste, tatillon par nature, s est tout de même posé la question quasi métaphysique de savoir ce qu était l identité au regard des Principes directeurs. Selon la définition qui nous est donnée par le Larousse, est identique ce qui est parfaitement similaire, et, est similaire ce qui peut être assimilé à une autre chose. Ainsi, assimiler c est rendre semblable. En bref, l identité serait quelque chose de parfaitement assimilable à une autre. Dans leurs demandes, les requérants, forts de leurs titres chèrement acquis, n appellent les arbitres qu à constater l identité de leurs marques avec les noms de domaines. Il est tout de même intéressant de remarquer, tant au regard de la procédure que du système probatoire, que le requérant appui régulièrement sa demande sur une multitude de titres, donc de droits différents ne portant pas sur le même objet, pour, en définitive, tous les opposer à un seul nom de domaine. Selon eux, plusieurs droits distincts pourraient être identiques à un seul nom de domaine. Autrement dit, un nom de domaine pourrait être identique à plusieurs marques. Dans le cadre de la procédure, l identité ne s apprécierait donc pas véritablement d une manière stricte. Pourtant, les arbitres comparent les termes pour juger de ce caractère, sans justification particulières. Les formules employées parlent d elles même : Complainant contends that the respondent has registered as a domain name a mark which is identical to the service mark and trade mark registered and used by the complainant. (D ); The complainant is sufficient under the notice pleading principles of the united states that the respondent has registered a domain name which is identical to the mark registered and used by complainant. (D ); That the domain name in issue exactly copies that mark (D ); The domain name is identical to the trademarks of the complainant. (D ). Les défendeurs, quant à eux, ne contestent que très rarement le caractère identique, tant que celui ci est évident. En revanche, peut être débattue à ce niveau la question de la titularité des droits. En effet, l article 4 (a)(i) dispose in fine, in which the complainant has rights. Et de se poser : Which one, Lesquels, Quels droits? Bien que nous soyons ici dans le domaine de l évidence, et que la propriété du titre vient naturellement à l esprit, la question s est posée de savoir si un requérant non propriétaire, mais simple usager d une marque pouvait invoquer légitimement l article 4 (a)(i). Dans une première affaire D , le panel donne quelques explications et précisions intéressantes pour que le défendeur puisse prouver ses droits, au regard de l article 4(a)(ii) : How to Demonstrate Your Rights to and Legitimate Interests in the Domain Name in Responding to a Complaint. When you receive a complaint, you should refer to Paragraph 5 of the Rules of Procedure in determining how your response should be prepared. Any of the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be proved based on its evaluation of all evidence presented, shall demonstrate your rights or legitimate interests to the domain name for purposes of Paragraph 4(a)(ii): (i) before any notice to you of the dispute, your use of, or demonstrable preparations to use, the domain name or a name corresponding to the domain name in connection with a bona fide offering of goods or services; or (ii) you (as an individual, business, or other organization) have been commonly known by the domain name, even if you have acquired no trademark or service mark rights... Il est bien précisé ici, bien que nous nous placions du côté du défendeur, qu il n est pas nécessaire d être propriétaire d une marque pour pouvoir empêcher le transfert du nom de domaine. Ainsi, l utilisation d un nom de domaine ne suppose pas la propriété d un quelconque droit de marque sur ce 8

10 nom. Ce qui est valable pour le défendeur l est aussi pour le demandeur qui ne doit pas obligatoirement avoir acquis un droit de marque pour revendiquer le transfert d un nom de domaine. Dans une affaire D , il a été jugé, très justement, que le texte ne prévoyait pas que le requérant soit nécessairement propriétaire des titres revendiqués pour invoquer l identité. Paragraph 4 a(i) of the policy contemplates proceedings relating to trademarks in which the complainant has rights. It does not require that complainant own the mark in issue. The dipositive issue here is not who own the registrations(...).the issue is whether Athome has demonstrated sufficient rights in the mark to warrant its appearing as complainant without athome.net. Common law rights in trademarks arise primarily trough use, not mer registration. Il est intéressant de noter ici que le panel fait référence au droit commun américain des marques dans la mesure où l enregistrement n est pas une condition nécessaire pour la protection d une marque et que de ce fait, le requérant a pu bénéficier de la protection par son droit d usage de la marque. La solution aurait été certainement différente, pour une société où son droit national aurait imposé l enregistrement de la marque pour bénéficier d une protection. En effet, dans la mesure où les arbitres s inspirent des droits nationaux des parties pour régler les litiges, une entreprise située dans un pays où son droit national n autoriserait pas la protection d une marque par le simple usage de celle-ci, n aurait certainement pas pu bénéficier de l article 4 (a)(i), en l absence de droit reconnu. Dans cette décision les arbitres ont considéré qu il suffisait au requérant de détenir, au minimum, sufficient rights. La preuve de ces droits a été rendue possible dans cette affaire par la particularité du droit anglo-saxon qui n impose pas l enregistrement. Pour demander le transfert d un nom de domaine, encore faut il pouvoir prétendre à quelques droits sur une marque. Cette jurisprudence est confirmé dans une décision D : It is generally understood that an exclusive right in a trademark can be acquired with, or without, registration. This is the case when the mark has been established on the market. Quoi qu il en soit, les arbitres, dans leur décisions, procèdent naturellement à une analyse in concreto pour apprécier ce caractère identique de la marque et du nom de domaine. Les formules employées ici sont le plus souvent lapidaires : It is clear beyond cavil that the domain name <worldwrestlingfederation.com> is identical or confusingly similar to the trademark and service mark registered and used by complainant, WORLD WRESTLING FEDERATION (D ). The domain name <musicweb.com> is identical to the service mark registered and used by complainant, MUSICWEB. (D ) The domain name "alcoholicsanonymous.net" is identical to the trademark registered and used by Complainant. The first requirement of Paragraph 4(a) of the Policy is therefore satisfied. (D ). It is prima facie obvious that the Domain Name is confusingly similar to the Complainant's BRITANNICA mark. (D ). There is no question that the domain name in dispute is identical to a mark in which Complainant has rights. The domain name incorporates, in full, the NIKE mark, which has been used by Complainant since The mark also is the subject of several U.S. trademark registrations owned by Complainant. (D ). The Complainant alleges that flammarion.com is identical to the Complainant s trade-mark FLAMMARION. The Panel finds this to be true (D ). There is no doubt that the Respondent s Domain Name is identical to the Complainant s well-known and registered trademarks (D ). Ces extraits de décisions n appellent pas à de plus amples commentaires, si ce n est que l appréciation de l identité fait appel à l évidence. Pourtant, lors des premiers conflits la question s est posée de savoir si le suffixe.com,.net ou.org devait entrer en ligne de compte dans l appréciation de l identité. Ainsi, dans une affaire D , opposant le géant Microsoft et un particulier, le panel a affirmé : The domain name <microsoft.org> is nearly identical to the trademark registered and used by Complainant, MICROSOFT. The only difference between the <microsoft.org> domain name and the MICROSOFT trademark is the suffix ".ORG" an irrelevant distinction which does not change the likelihood for confusion. 9

11 Dans une autre, le panel a précisé que le nom de domaine en son entier était similaire à la marque même avec le suffixe.net : The Domain Name is guerlain.net. The Panel finds that the second level domain (i.e.: guerlain) is identical to the numerous trademark registrations of the word "Guerlain" held by Complainant. In addition, the whole of the Domain Name is confusingly similar to those trademark registrations. Les suffixes n entrent donc pas en ligne de compte dans l appréciation de l identité d une marque et d un nom de domaine. Cette solution est à approuver puisque les suffixes ont avant tout une fonction technique avant d indiquer à l internaute vers quels types de sites il se dirige. Le problème de la signification de ces extensions est important, dans le sens où, en théorie, il devrait clairement indiquer à l internaute la catégorie de site. Un.com devrait exclusivement désigner un site commercial, tandis qu un.org devrait être réservé aux organisations non gouvernementale. Malheureusement, le système de nommage ne reflète absolument pas la réalité. L idéal serait de créer de véritables extensions spécialisées. La récente réforme de l ICANN va dans ce sens. La création des sept nouvelles extensions procède de cette démarche. L extension.biz va certainement assainir la situation, dans la mesure où elle est réservée aux titulaires légitimes de droit de propriété intellectuelle. L expérience française d attribution des.fr, nous démontre tout l intérêt d un contrôle a priori, qui a permis d éviter nombres de litiges. L attribution anarchique des.com, ne pouvait qu inévitablement conduire à ces situations de cybersquatting. L identité de la marque et du nom de domaine présume, dans la majorité des cas, un véritable cas de cybersquatting, où généralement un particulier a déposé un nom de domaine reproduisant à l identique une marque célèbre dans l espoir de le revendre à son légitime propriétaire. Cette démarche frauduleuse est ensuite prouvée grâce aux deux autres conditions que sont l absence de droit ou le manque d intérêt légitime et la mauvaise foi. Au niveau de l identité, le cybersquatteur est malheureusement plus perfide dans son rôle de contrefacteur compulsif. En effet, Internet permettant à tout internaute de s exprimer via une page Web, il est tentant, pour tous ceux exprimant une certaine mégalomanie, de s attirer un maximum de visiteurs, source de satisfaction, en enregistrant son miroir virtuel sous le nom tronqué d une marque célèbre. Grossièrement ou habilement déguisé, le nom de domaine imitant une marque célèbre, dirige l internaute vers un site qui n a généralement rien à voir avec ce que l on pouvait espérer. Cette déformation typographique de la marque transformée en nom de domaine bâtard, qui assurément détourne l internaute de sa requête initiale, a été désignée par certains auteurs sous le vocable de typosquatting. Cette pratique, au regard de l article 4 (a)(i), va porter le débat vers le concept du confusaly similar ou en français du au point de prêter à confusion. B. Le Typosquatting Le typosquatting peut se définir comme la modification sensible de la typographie d une marque en un nom de domaine destinée à détourner l internaute du site vers lequel il pouvait légitimement croire se diriger. Cette pratique a principalement un but commercial, dans la mesure où la tromperie sur la marque est censée générer un trafic important, principale source de revenu via la publicité pour les sites internet. Ce problème pose de nombreuses difficultés aux titulaires des marques détournées. Celles-ci sont tout d abord contrefaites pour ensuite, éventuellement, causer un véritable détournement de clientèle. Toute la difficulté pour les arbitres va résider dans l appréciation de la confusion possible dans l esprit du public de la marque et du nom de domaine. Cette appréciation, bien qu elle s efforcera de respecter une certaine objectivité, ne sera tout de même pas vierge de toute subjectivité. L un des critères que l arbitre examine avec attention, porte sur la notoriété de la marque attaquée. Plus celle-ci est grande, plus le typosquatteur a des chances de succomber. Il faut noter que dans ce cas, le défendeur aura évidemment plus de mal à démontrer un intérêt légitime et une absence de mauvaise foi. Pour ce qui nous concerne, l arbitre devra apprécier si l ampleur de la modification est suffisante pour caractériser une confusion dans l esprit de l internaute. Jusqu à quel degré de différence, le nom de domaine ne peut prêter à confusion? Les décisions étudiées ici nous montrent de quelle manière les arbitres ont condamné ces pratiques. Une décision Yahoo! (D ) - dans laquelle pas moins de 37 noms de domaines imitant, de près ou de loin, le célèbre moteur de recherche ont été déposés - condamne implacablement les défendeurs, qui ne sont certes pas défendus, en considérant comme vraies les allégations de la compagnie américaine relatives aux fautes de frappes et de prononciations : 10

12 Twenty of the YAHOO! Formative Domain Names fully incorporate Complainant s valuable and protectable trademark YAHOO! within the second-level domain name under the top level.com. The remaining seventeen YAHOO! Formative Domain Names, comprised of typographical misspellings and phonetic misspellings of Complainant s YAHOO! mark, are confusingly similar to Complainant s YAHOO! mark. Le panel va préciser ici, en décortiquant chaque nom de domaine, les conditions pour que ceux ci soient confusaly similar. Tous les noms de domaine reproduisant exactement ou quasi-identiquement dans leurs corps la marque yahoo! prêtent à confusion : On its face, each domain name in issue incorporates the term "Yahoo", or a close variant of "Yahoo". Twenty-two of the domain names in dispute include the term "Yahoo". Identity is clear. Il en est de même pour ceux dont l imitation s éloigne plus de la marque. La décision est ici plus critiquable, mais se justifie dans la mesure où les défendeurs n ont pas répondu : Each of the remaining 15 domain names in dispute includes a variant of "Yahoo, YAHU.COM and YHU.COM exhibiting perhaps the most noticeable variation on the term "Yahoo". In lights of the facts and factors discussed below, each of the remaining 15 domain names in issue, as well as each of the 22 domain names incorporating "Yahoo", is confusingly similar to the YAHOO! mark. Pour les deux noms de domaine cités ici, une solution différente aurait certainement pu être envisagée en démontrant un intérêt légitime et une bonne foi, puisque ceux ci ne reproduisaient pas la marque et ne l imitaient que grossièrement. Dans ce type d affaire, ce sont donc essentiellement les marques les plus connues qui sont contrefaites et qui peuvent subir un véritable préjudice. Ainsi, en reprenant la solution précitée le panel, dans une affaire altavista 22, précise que, quand bien même la modification ne créait pas de mots identiques ne prêtant pas en eux même à confusion, le simple fait que le typosquatteur ait tenté de détourner à son avantage la marque célèbre, devait amener à conclure que de telles erreurs typographiques conduisaient à rendre le nom de domaine confusingly similar avec la marque : The Complainant provided evidence to the effect that it was registered owner of the trademark ALTAVISTA in a number of jurisdictions prior to the registration of the Domain Names by the Respondent. All of the Domain Names have been formed by commencing with "altavista" and modifying one of the letters in it to create a non-identical word. In this regard the Panel subscribes to the decision in Yahoo! Inc. v. Eitan Zviely, et al., WIPO Case No. D , where the panel held that such misspellings were a "close variant" of the complaint s mark and therefore confusingly similar. The Panel is also of the opinion that it is evident that the Respondent was intending to take advantage of inadvertent misspellings of web users. Therefore, notwithstanding that the misspellings may create words which in and of themselves are not confusing with the Complainant s trademark, as the intention of the user at the time of incorrectly typing was obviously, in the Panel s opinion, to type the Complainant s trademark, the only conclusion is that such misspellings of a trademark must necessarily lead to confusion on behalf of the user. Dans une affaire Louis Vuitton 23 le centre d arbitrage a jugé que l absence de la lettre o dans louis rendait le nom de domaine confusingly similar, dans la mesure où cette absence était imperceptible au niveau de la prononciation, tant en anglais qu en espagnol, et que peu d internautes se rendraient compte de cette différence : The only difference between the trademark of the Complainant "Louis Vuitton" and the domain name "luisvuitton.com" is the absence of the letter "o" in luisvuitton.com. This small difference is not perceptible in the English or the Spanish languages, for example, so that the way to pronounce both words in these languages would be identical or almost identical. As such few English or Spanish speakers would notice the difference, and most search engines would lead to luisvuitton.com as well as vuitton.com. The panel therefore finds that the domain name of the Respondent is confusingly similar to the trademark names and domain name of the Complainant. Autre exemple avec la célèbre encyclopédie britannique, dans une affaire Britannnica avec trois n (D ) où l internaute était dirigé vers site qui offrait une variété de service en ligne, tel que 22 D D

13 des informations, du sport, ou encore de la météo. Le typosquatteur, pour sa charge, avait déposé une foultitude de noms de domaine se rapprochant de près ou de loin à la célèbre encyclopédie. A titre illustratif : BRITANNICA.NET ;BRITANNICCA.COM ; KIDSBRITANNICA.COM ;EBRITANNICA.COM ;KIDSBRITANNICA.COM ;KIDSBRITANNICA.NE T ;EBRITANNICA.ORG ;ENCYCLOPEDIABRITANNICA.COM ; ENCYCLOPEDIABRITANNICA.NET Ici, le demandeur invoque la confusion en se fondant sur sa renommée mondiale, pour démontrer que le typosquatteur ne pouvait ignorer qu il portait atteinte à ses droits : Respondent's britannnica.com domain name is virtually identical and confusingly similar to Complainant's BRITANNICA and BRITANNICA.COM registrations and BRITANNICA and BRITANNICA.COM marks. As evidenced by Complainant's numerous trademark registrations for, and wide reputation in, the BRITANNICA Marks, "it is not possible to conceive of a plausible circumstance in which the Respondent could legitimately use the domain name" britannnica.com(...)the facts that (i) Complainant's BRITANNICA Marks have a strong reputation and are widely-known throughout the world; (ii) Respondent has demonstrated a history of obtaining domain names which are misspellings or variations of widely-known or famous trademarks; D autres décisions font appel à la notion de marque de renommée, telle que définie par l article 6 de la convention de Paris. Ainsi dans une affaire D , a été jugé que : DIOR and CHRISTIAN DIOR are registered trademarks of the Complainant. Several other trademarks of the Complainant consist of the core words DIOR or CHRISTIAN DIOR to which words or letters have been added (e.g. DIORLIGHT,DIORIFIC, DIORISSIMO, DIORESSENCE, DIORELLA). Complainant has for several decades successfully been using its invoked trademarks primarily in the areas of fashion and cosmetics. It can be said that these trademarks have become well-known marks in the sense of art. 6 bis of the Paris Convention. In view of the above, the Administrative Panel finds that the Domain Names are confusingly similar to the trademarks DIOR and CHRISTIAN DIOR of the Complainant. Pour préciser un peu plus en quoi le typosquatting peut être condamnable, nous pouvons faire référence à la décision eurotunnel (D ), où l ajout d un trait d union entre euro et tunnel rend inopérant la défense désireuse de prouver l absence d identité, en soulignant qu une recherche sur cette marque via un moteur, ferait apparaître le site du défendeur en bonne place et que de ce fait le nom de domaine prêtait à confusion : "In Euro-Tunnel.com the hyphen is separating two distinct words Euro and Tunnel which is not identical to the trademark word "Eurotunnel" which is a single word. Eurotunnel PLC does not have any Trade, Service nor word mark registered which includes a hyphen. By consciously avoiding Eurotunnel domains both the letter and spirit of the cited paragraph 2(b) were complied with. The Panel does not regard the use of a hyphen as constituting a material difference and finds the domain name Euro-tunnel.com in all material respects identical to Complainant s registered marks. In any event, Panel also considers the domain name confusingly similar to Complainant s registered marks. In this respect, note the Respondent s statement that".. if submitted to search engines whenever anyone requested a search for Eurotunnel, Euro-Tunnel.com would be prominent among the results.". Les exemples de ce type pourraient être multipliés tant les conflits en cette matière sont nombreux. Il faut néanmoins retenir que pour démontrer un cas de typosquatting, il est nécessaire de prouver que la transformation opérée par le nom de domaine a pour but de détourner l internaute du site vers lequel il pouvait légitimement croire se diriger, quand bien même cette transformation serait d une telle grossièreté qu elle ne rendrait pas le nom de domaine identique ou quasi-identique à la marque protégée, et ce en appréciant ce caractère au regard de la notoriété de la marque. Ces conflits opposaient une marque préexistante à un nom de domaine, ce qui facilitait la démonstration des deux autres conditions pour obtenir le transfert. Pourtant, il est des cas où, même une marque postérieure arrive à triompher d un nom de domaine, ce qui a pu laisser croire, qu en toutes circonstances, ce droit de propriété industriel était le plus à même de le détrôner. Section 2: Les conflits entre une marque postérieure et un nom de domaine. Les règles édictées par l ICANN n avaient par pour but de régler ce type de conflit dans la mesure où il est difficile de parler de cybersquatting lorsque l on se trouve en présence d un conflit opposant un nom de domaine et une marque postérieure. En effet, il n est pas concevable d affirmer que le 12

14 déposant du nom de domaine préjudiciait au droit du tiers à l époque de l enregistrement, dans la mesure où ce droit n existait pas à cette époque. Ce type de conflit est donc très rare au sein de la procédure. Sa présence s explique toutefois en raison des particularités du droit des marques anglo-saxon. En effet, en droit américain, il est possible de faire reconnaître des droits sur une marque sans que celle-ci ait été au préalable enregistrée. De ce fait toutes les demandes tendant à faire reconnaître un droit sur une marque sont examinées sans qu il soit nécessaire de produire un titre. Des marques ayant été déposées postérieurement à l enregistrement du nom de domaine ont pu ainsi servir de fondement à la restitution du nom de domaine identique. A. L affaire E-radio (D ) Cette affaire qui opposait un titulaire de marque postérieure à un nom de domaine confirme la tendance jurisprudentielle de cette procédure, qui refuse de constater la mauvaise foi dans le dépôt et l utilisation d un nom de domaine antérieur à une marque. Le complaignant, Interep National Radio Sales Inc., a fait une demande tendant à la protection de la marque E-RADIO le 5 mai 1998 qui lui a été délivrée le 2 août Le défendeur, Intercard Inc., a enregistré le nom de domaine eradio.com le 3 mai 1996 soit près de 2 ans avant la demande de marque du demandeur. Si, à la simple lueur du titre et des faits, l arbitre a pu conclure que le nom de domaine était similaire à la marque et que le défendeur n avait ni droit ni intérêt légitime, il n a pu conclure que la dernière condition était remplie. Le fait que le défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux 2 ans avant la demande de marque du demandeur ne permet pas de prouver la mauvaise foi : The fact that Respondent registered its domain name two (2) years before the intent to use application of Complainant was filed and three (3) years before Complainant started using the mark is persuasive to the Panel that none of the bad faith factors in Policy 4(b) apply Quand bien même le demandeur aurait déposé une marque qui serait identique à un nom de domaine, si le dépôt est postérieur, cela ne peut présumer un acte de cybersquatting. Ici les deux premières conditions ont été remplies par le demandeur qui a prouvé le caractère identique du nom de domaine et l absence de droit ou d intérêt légitime dans l utilisation de ce nom dans la mesure où le défendeur n a jamais utilisé l adresse internet. Cependant l arbitre a considéré que la mauvaise foi n avait pas été établie puisque la marque n existait pas au moment du dépôt du nom de domaine. L arbitre applique d une manière implacable la règle du premier arrivé, premier, servi dans la mesure où le nom de domaine a été déposé antérieurement à la marque même si aucun site n a été développé. B. L affaire Shopnet.com (D ) Dans ce litige, le demandeur, la société Highlight Communication, était titulaire de la marque shopnet obtenue le 31 janvier Le défendeur, une société américaine de pièces détachées d automobile, avait déposé le nom de domaine shopnet.com le 18 août 1996 en relation avec son activité. Cette décision est remarquable dans le sens où l arbitre se pose la question de cette postériorité de la marque invoquée. En effet, s il reconnaît volontiers que la marque est identique au nom de domaine au regard de l article 4 (a) i), il s interroge sur le fait de savoir si le demandeur devait avoir les droits de marque concernés à l époque où le défendeur avait déposé le nom de domaine litigieux : However the question arises as to whether the Complainant has to have had the rights concerned (or at least an earlier connected right, such as unregistered rights in the mark) at the time the Respondent registered the domain name in question Il constate que les règles de l ICANN ne l indique pas, mais qu il serait irrégulier d affirmer qu acquérir des droits pourrait remettre en cause un enregistrement non contestable : The Policy does not in terms say so but it would be odd (to say the least) if subsequently acquired rights could impugn an otherwise unobjectionable registration L arbitre considère donc que cette affaire doit être réglée par l article 4 (a) (iii) qui traite de la mauvaise foi : In practical terms it seems to the Panel that this issue falls to be addressed under the requirement that the registration has to have been effected in bad faith Nous ne nous attarderons pas ici sur les réflexions personnelles de l arbitre quant à l étymologie du mot shopnet ni sur les débats portant sur l existence d un site rattaché au nom de domaine. Nous constaterons que dans sa décision, l arbitre reconnaît que le demandeur avait des droits sur la marque shopnet, au moment de la plainte, mais qu il n en avait pas au moment de l enregistrement du nom de domaine par le défendeur : 13

15 So far as paragraph 4(a)(i) of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Policy") is concerned, the Panel concludes that the Complainant has shown that it has as at the date of filing the Complaint an identical registered mark "shopnet". The Complainant has not shown that it had such a mark or any other relevant rights at the time of the Respondent's registration. Insofar as this is relevant it is addressed in relation to bad faith, below. L arbitre considère ensuite que le simple fait d avoir utilisé un site en rapport avec l activité commerciale du défendeur suffisait à démontrer que celui-ci avait des droits ou un intérêt légitime. Il rejète finalement la mauvaise foi en raison du caractère postérieur de la marque. En effet, il considère que la mauvaise foi lors de l enregistrement du nom de domaine se caractérise par la connaissance de la réputation du demandeur avec l idée de lui revendre plus tard : Typically this will be the knowledge of the Complainant's goodwill or reputation and the opportunistic registration of the name concerned with the possibility of sale to the owner of the goodwill firmly in mind Compte tenu du fait que la marque n existait pas au moment de l enregistrement du nom de domaine, la mauvaise foi du défendeur lors de l enregistrement ne pouvait être établie. En conséquence, l arbitre a rejeté la demande de transfert du demandeur. Nous le voyons, les arbitres ne se sont pas tous limités à la lettre du texte pour rendre leurs décisions. Dans le rapport final de l OMPI du 30 avril 1999, les paragraphes 163 à 168 traitent de la portée de la procédure qui se veut limitative. En effet, dans son paragraphe 167, il est bien précisé que les enregistrements effectués en violation de noms commerciaux ne sauraient relever pour l instant de la procédure. 24 Pourtant, malgré cette prudence quant à la portée de la procédure, les arbitres se sont adaptés en essayant d imaginer des solutions protectrices des titulaires de ces droits. Section 3 : Les conflits entre un nom de domaine et les autres signes distinctifs La lettre de l article 4 (a)(i) fait simplement référence à la notion de marque dans laquelle le demandeur a des droits. Pourtant la communication qu une entreprise peut espérer entreprendre sur Internet ne se limite évidemment pas aux simples marques qu elle peut détenir. Il est tout aussi intéressant pour elle, d attirer l internaute sur des sites reproduisant sa dénomination sociale, son nom commercial ou bien encore ses enseignes. Ces signes distinctifs protégés, en droit français, par les articles et suivant du CPI, sont définis par le professeur Chavane comme étant des moyens phonétiques ou visuels qui permettent à la clientèle de reconnaître les produits, les services ou des établissement similaires.. Cette définition peut aisément s adapter au nom de domaine qui pourrait être assimilé à un moyen technique permettant à la clientèle de reconnaître les produits, les services ou des établissement similaires. Il va sans dire que ces signes distinctifs, au grand dam de leurs titulaires, ont été, tout comme les marques, utilisés par les cybersquatteurs aux mêmes fins frauduleuses. Cette situation ne pouvait échapper aux arbitres tout comme elle l a été par l ensemble des juges nationaux. La lecture de l article 4 (a)(i) a donc été naturellement étendue à ces droits que l on retrouve d une manière assez semblable dans les différents pays de la planète. Ici, la double dichotomie opérée pour les marques, à savoir la distinction entre marque antérieure/postérieure et cybersquatting/typosquatting, est évidemment applicable aux conflits opposant un nom de domaine et un signe distinctif. Nous nous contenterons cependant de citer quelques décisions illustrant le glissement opéré par les arbitres pour pouvoir considérer la reproduction de ces signes, à l identique ou presque, dans un nom de domaine, comme pouvant porter atteinte aux droits de leurs titulaires. Une première décision D opposant la société Franck Wagner & son et un particulier a ouvert le débat en la matière. Dans cette affaire le requérant ne possédait pas de droit de marque sur sa dénomination sociale Franck Wagner & son, mais invoquait le fait qu elle utilisait ce signe distinctif, à savoir son nom, depuis 1947 dans ses affaires, de même que FW&son comme un logo depuis Wagner across america était, quant à lui, son slogan publicitaire depuis La deuxième limitation définirait les cas d enregistrement abusif uniquement par rapport aux marques de produits et de services. Ainsi, les enregistrements effectués en violation de noms commerciaux, d indications géographiques ou de droits de la personnalité ne seraient pas considérés comme relevant de la définition de l enregistrement abusif aux fins de la procédure administrative. Ceux qui préconisent cette forme de limitation ont souligné que la violation des marques de produits (et des marques de services) constituait la forme d abus la plus répandue, et que les législations sur les noms commerciaux, les indications géographiques et les droits de la personnalité étaient moins harmonisées dans les différents pays, bien qu il existe des normes internationales exigeant que les noms commerciaux 132 et les indications géographiques 133 soient protégés. 14

16 Malheureusement, cette société n a jamais déposé ces signes comme marque, mais alléguait tout de même le fait que son nom, son logo et son slogan identifiait ses biens et ses services. Le panel a cependant décidé qu il devait rejeter la plainte et ce pour plusieurs raisons que nous allons étudier. Le panel a estimé que le requérant n avait pas prouvé qu il possédait une marque de commerce ou de fabrique similaire aux noms de domaine attaqué. En effet, le requérant n a pas rapporté la preuve qu il utilisait son nom, son logo et son slogan comme des marques désignant le nom d un service ou d un produit particulier : It has alleged a trade name, a logo and a slogan, but it has not provided any evidence that any of these phrases are being used as a trade or service mark, that is, as a name of a particular product or service. Le panel se justifie en reprenant la lettre de l article 4 (a)(i), qui ne vise qu à protéger les trademarks et les service marks, tout en se posant la question de savoir si les trade name rights avaient pu être envisagé lors de la rédaction de ce texte. Malheureusement pour le demandeur, le panel s est refusé à une telle extension : Paragraph 4(a) (i) is specific and only refers to trademarks and service marks. The Panel is not sure whether the language of this clause was deliberate or an oversight on the part of its drafters. Under U.S. law, trade name rights are not materially dissimilar from trademark rights. Nevertheless, the Panel feels constrained to follow the literal language of the Paragraph. The remedies, procedures and protections provided by the Policy are very different from that provided at law; it would not be appropriate for the Panel to expand on them. De cette décision, nous pouvons conclure que, quand bien même un requérant ne serait pas titulaire de droits de marques, sa dénomination sociale, son nom commercial, ses logos ou ses enseignes doivent être utilisées comme des marques pour pouvoir bénéficier de la protection de l article 4 (a)(i). Dans une décision D , le requérant, la société Bartercard Ltd & Bartercard International Pty Ltd réclamait la restitution du nom de domaine batercard.org. Elle alléguait, mais sans en rapporter la preuve, qu elle état titulaire de nombreuses marques incluant sa dénomination sociale batercard.comme dans la décision précédente, elle affirmait aussi qu elle était connu dans les affaires sous ce nom depuis 1991 et qu elle possédait un site batercard.com, ainsi que plusieurs autres incluant son nom. Le panel va, ici, accepter les allégations du demandeur en affirmant que le nom de domaine était similaire au point de prêter à confusion avec ses marques, dans la mesure où les différents noms de domaine utilisés par le demandeur contenait le nom de batercard. Le panel a donc pris en considération tous les éléments de fait, en attachant un peu plus d importance aux noms de domaine du demandeur, pour établir que ce dernier utilisait bien son nom dans les affaires comme une marque. Pour justifier ces décisions, les arbitres sont obligés d assimiler les signes distinctifs des requérant à des marques. En pratique, la majorité des grandes entreprises ont déposé ces signes comme des marques pour éviter toute usurpation. Il suffit que le nom de domaine reproduise, ne serait ce qu une partie d un de ces signes ou de ces marques pour que le requérant remplisse la première condition. Ainsi dans un décision D , le requérant, la société ASKONAS HOLT Ltd, voulait récupérer le nom de domaine askontasholt.com. Cette société n a pas enregistré son nom commercial comme une marque, mais affirme tout de même que le nom de domaine enregistré est similaire au nom de sa compagnie, invoquant des common trademark rights. La question était donc de savoir si un nom commercial, non enregistré, dans lequel le requérant invoque des droits de la common trademark law pouvait être protégé par les principes directeurs. Le panel note tout d abord, comme nous l avons déjà vu précédemment, que les principes directeurs n impliquaient pas nécessairement que la marque soit enregistrée. Ensuite, au regard de la common trademark law, il souligne que des droits de marque peuvent être attribués à des noms et à des signes sur la base de l utilisation de ceux-ci, même en l absence de l enregistrement d une marque : It should be noted that the Policy does not require that a trademark be registered in order to be invoked under the Policy. Common law trademark rights can indeed be vested in names and signs on the basis of the use which is made thereof, even in the absence of a trademark registration. Ainsi, les arbitres cherchent toujours à reconnaître des droits de marque au requérant afin qu il remplisse les conditions imposées par l article 4(a)(i). La solution est confirmée dans cette affaire par référence à deux autres décisions, où les noms de domaine s opposaient à des noms patronymiques. 15

17 Chapitre 2 : Les conflits entre nom de domaine et nom patronymique Les problèmes soulevés par ce type de conflits sont réservés à une petite partie de la population qui ont fait de leur personne leur fonds de commerce. En effet, les grands noms de ce monde, qu ils soient écrivains, comédiens, chanteurs ou sportifs de haut niveau, ont un véritable intérêt économique à être présent sur le Web aux fins de satisfaire les envies de leurs admirateurs, en construisant leurs sites comme des vitrines de leurs savoir-faire. Ces personnes sont connues internationalement de part leurs noms patronymiques ou leurs pseudonymes. Si l usage de son nom patronymique sur le Web ne suscite pas de commentaire particulier, celui des pseudonymes s est avéré plus problématique. 25 Le cybersquatteur, qui semble toujours avoir une longueur d avance, a très vite devancé ces stars en déposant comme nom de domaine leurs noms patronymiques et pseudonymes. Il faut avouer que ces pratiques ne sont, en règle générale, que des ruses pour attirer l internaute vers un site censé générer un maximum de trafic. Dans la majorité des cas il s agit plus de sites pornographiques ou de jeux d argent que de site construit par un fan. Afin que ces détournements ne nuisent pas aux personnes visées par les noms de domaine, il est important que ces dernières puissent récupérer ce qui d une certaine manière leur appartient. Si le droit commun de la majorité des pays de la planète permet une telle sanction, il n était pas évident, de prime abord, que les règles édictées par l ICANN puissent s appliquer automatiquement aux noms patronymiques. En effet, comme nous l avons déjà entrevu, le rapport final de l OMPI du 30 avril 1999 excluait expressément la résolution de ce type de litiges. Encore une fois les arbitres ne se sont pas directement sentis liés par ce texte et ont imaginé des solutions forgées autour de l article 4 (a)(i) pour résoudre ces situations un peu particulières. Dans la mesure où les règles édictées par l ICANN ne visent que des droits de marque, les arbitres doivent opérer une construction juridique propre à assimiler le nom patronymique à une marque (section 1), quand ce nom n a pas été préalablement protégé comme une marque en tant que telle (section 2). Section 1 : Le nom patronymique assimilé à une marque La difficulté pour les arbitres en cette matière a été plus grande que pour les autres signes distinctifs. En effet, s il peut être concevable, en droit anglo-saxon essentiellement, d assimiler un nom commercial ou une enseigne à une marque, la même solution est plus délicate à atteindre en ce qui concerne les noms patronymiques. Quels sont les critères objectifs susceptibles d attirer le nom patronymique dans la sphère du droit des marques? C est en analysant deux décisions, qui sont devenues des références en la matière, que nous pouvons répondre à cette question. Pourtant, le raisonnement qui justifie cette assimilation (Paragraphe 1), ne s est pas toujours automatiquement vérifié (Paragraphe 2). Paragraphe 1 : Le raisonnement qui justifie cette assimilation Deux décisions, que nous qualifierons de principe, ont participé à cette assimilation qui permet aux stars de la planète de récupérer aisément leurs noms de domaine frauduleusement déposés. A. L affaire Jeanette Winterson (D ) Jeanette Winterson est un écrivain connu aux Grande-Bretagne. Elle a publié, dans 21 pays et dans 18 langues, neufs livres depuis 1985, et a aussi écrit des scenarii pour la télévision. Le succès ayant ses inconvénients, elle s est aperçue que son nom patronymique avait été déposé comme nom de domaine par un particulier, chercheur aux départements d histoire et de philosophie de l université de Cambridge. Celui-ci, en mars 2000, avait enregistré un nom de domaine writrdomains.com dédiés aux écrivains les plus connus, dont Jeanette Winterson. La page d introduction justifiait ce site en affirmant que des pages seraient développées sur ces auteurs dans le but de : 25 Lionel THOUMYRE, "Pseudonymes et noms de domaine", Juriscom.net, novembre Première publication : Netsurf, n 31, octobre 1998 Gérard Haas, "Pseudonymes et noms de domaine", 12 août 1998, Juriscom.net 16

18 "... serve to inform about the writer's work, their biography, forthcoming work, interviews, book signings, and much more besides." Bien que ce déposant avait tout de même l intention de revendre quelques noms de domaine pour financer ses activités, il semblait, a priori, de bonne foi. En effet, soucieux dans sa défense de ne pas passer pour un vulgaire cybersquatteur, cette personne affirmait qu elle était respectueuse du droit en la matière, puisqu elle avait déposé ce nom en sachant qu il n était protégé par aucun droit de marque. Au regard des deux autres conditions des principes directeurs, il semble bien que ce déposant ait eu un intérêt légitime et qu il ait agi de bonne foi. Mais quid du caractère identique du nom de domaine et de la marque? L arbitre, dans cette décision, a élaboré un raisonnement qu il convient à présent d étudier. Il s est tout d abord posé la question de savoir si a trademark is required to be registered?. Pour répondre à cette question, qui comme nous l avons déjà vu s est posée en d autres matières, l arbitre se réfère aux paragraphes 149 et 150 du rapport final de l OMPI du 30 avril 1999, qui souligne le fait que les procédures actuelles ne prennent pas suffisamment en considération tous les droits et intérêts légitimes des parties (qui ne sont pas nécessairement attestés par un certificat d enregistrement de marque), ce qui peut donner des résultats inéquitables notamment pour ceux qui ne sont pas propriétaires de marques, et que de ce fait, la procédure devrait permettre de prendre en considération tous les droits et intérêts des parties en litige et garantir à celles-ci une procédure équitable.. Il constate ensuite, à la lecture de l article 4 (a)(i), que les principes n imposent pas que la marque du requérant soit enregistrée auprès d une autorité quelconque, pour qu un tel droit existe : The Rules do not require that the Complainant's trademark be registered by a government authority or agency for such a right to exist.. L arbitre continue son raisonnement en s appuyant sur le contrat passé entre le déposant et l organisme enregistreur du nom de domaine, qui précise que, à la connaissance du déposant, l enregistrement du nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits de tiers : You represent that, to the best of your knowledge and belief, neither the registration of the domain name nor the manner in which it is directly or indirectly used infringes the legal rights of a third party. L arbitre relève ici, que l expression legal rights dans une marque, ne suppose pas l enregistrement de celle-ci. En s appuyant sur le paragraphe 15(a) des règles d application des principes directeurs, qui précise que la commission statue sur la plainte aux vues des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présente règles et à tout principe ou règle de droit qu elle juge applicable, l arbitre va prendre en compte le fait que les deux parties au litige sont domiciliées au Royaume-Uni et qu il convient de se référer au droit et à la jurisprudence de ce pays pour éclairer ce débat. Nous voyons apparaître ici l intérêt d une telle procédure qui permet aux arbitres, dans des situations difficiles, de se dégager temporairement de la rigueur relative des principes directeurs en se référant aux jurisprudences nationales, pour trouver une solution respectueuse des droits du demandeur. L arbitre va construire son raisonnement avec rigueur puisqu il va opérer une analyse jurisprudentielle comparative du problème qui lui est soumis. La demanderesse a produit dans cette affaire une décision du National Arbitration Forum du 25 février 2000 (FA ), que l arbitre a pris, naturellement, en considération. Dans cette décision le NAF a considéré qu un nom de domaine, utilisé dans les affaires depuis 1996, pouvait être qualifié de trademark. Bien que la référence à cette décision n était pas la plus appropriée, l arbitre se pose la question de savoir si, au Royaume-Uni, la position des tribunaux était similaire. En se referant a une décision [A.G. Spalding & Bros..v. A.W. Gamage Ltd. (1915) 32 RPC 273 at 283]., l arbitre va faire apparaître le problème de droit de cette affaire, à savoir si, under English common law unauthorized use of a mark can be restrained other than by an action for infringement of a trade mark. Dans cette décision il avait été jugé que : ".. nobody has any right to represent his goods as the goods of somebody else. It is also sometimes stated in the proposition that nobody has the right to pass off his goods as the goods of somebody else.". En d autres termes, si la loi britannique ne permet pas à un demandeur d une marque non enregistrée d intenter une action en contrefaçon, elle ne lui interdit pas néanmoins l action de passing-off. En droit français nous aurions certainement raisonné sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l article 1382 du Code Civil. De ces constations, l arbitre s en retourne aux principes directeurs pour affirmer que l article 4 (a)(i) 17

19 is not to be construed by reference to the criteria of registrability under English law mais more broadly in terms of the distinctive features of a person's activities.. Ainsi, les différentes caractéristiques de l activité d une personne doivent être prises en compte pour la résolution des conflits opposant les droits d une personne à un nom de domaine. Dans la mesure où l arbitre considère que la demanderesse bénéficie d une voie de recours valable dans son pays pour obtenir le transfert du nom de domaine, que le déposant ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers, et que ces droits ne doivent pas être nécessairement enregistrés, il va conclure qu elle a établi des droits dans la marque Jeanette Winterson et que le nom de domaine en présence est identique à cette marque : This refers to rights not registered trademarks of a third party. The Panel is, therefore, satisfied that the Complainant has for the purposes of para. 4a(i) of the Policy established trade mark rights in the mark JEANETTE WINTERSON and that the domain names in issue are identical to that Mark. The Complainant, therefore, meets the requirements of para. 4a(i) of the Policy. A la lumière de cette solution, pour qu un demandeur puisse obtenir le transfert d un nom de domaine, il doit démontrer que l utilisation de son nom patronymique dans le nom de domaine est frauduleuse puisque qu il est interdit a toute personne de représenter comme ses biens, les biens de quelqu un d autre. Dans la mesure où le nom patronymique est assimilé ici à un bien, générateur de droits, ce nom peut être susceptible de créer des droits de marque non enregistrés, recevables au regard des principes directeurs. Ce raisonnement original a été repris dans d autres décisions qui font à présent jurisprudence. B. L affaire Julia Roberts (D ) La célèbre actrice Julia Roberts a aussi vu son nom patronymique déposé en nom de domaine par un particulier, dont le but était de le mettre aux enchères et de gagner par ce biais quelques subsides. Les éléments dans cette affaire sont exactement similaires à la précédente, Julia Roberts n ayant jamais enregistré son nom de domaine comme une marque. Cette décision a été rendue le 29 mai 2000, soit une semaine après l affaire Winterson qui a ouvert la brèche et a donc servi de référence pour la solution. La demanderesse a donc apporté tous les éléments de faits susceptibles de prouver sa renommée mondiale, en affirmant que le nom de domaine enregistré était similaire à son nom patronymique et à ses common law trademark rights qu elle revendique dans son nom. L arbitre n a pas ici, construit une décision aussi élaborée que dans l affaire Winterson puisqu il y fait référence pour se justifier. En revanche, il va confirmer son raisonnement en s appuyant sur the United States Lanham Act, Section 2(d), 15 U.S.C. Section 1052(d)., pour démontrer que l utilisation du nom de domaine Juliaroberts.com infringes upon the name and trademark of Complainant and clearly causes a likelihood of confusion. Sur cette base l arbitre admet la revendication de droits de marque sur son nom patronymique, tout en précisant que l enregistrement de ces droits n était pas nécessaire et qu une décision récente faisant référence au droit anglais avait admis l existence de common law trademark rights in an autor s name.. Il confirme finalement le raisonnement produit dans l affaire Winterson, en considérant qu il suffit pour un demandeur de justifier de rights in common law trademark or sufficient rights to ground an action for passing off. Des droits communs sur une marque ou une action en passing-off sont donc deux critères pour satisfaire aux exigences de l article 4 (a)(i). Si cette assimilation du nom patronymique à une marque fonctionne dans la majorité des cas, celle-ci n est cependant pas automatique. Paragraphe 2 : Une assimilation non automatique Le raisonnement produit dans ces deux affaires n est absolument pas automatique, et il ne suffit pas d être une star pour pouvoir affirmer que son nom patronymique est source de droits de marque. C est ce qu ont appris à leurs dépens les chanteur américain Sting (A) et Bruce Springteen (B). A. L affaire Sting (D ) 18

20 Ici, tout semblait être joué d avance. D un côté un chanteur américain de renommée mondiale, de l autre un illustre inconnu qui s est subitement mis à utiliser le nom de domaine sting.com qu il avait déposé très tôt, en juillet 1995, après avoir été contacté par des représentants de la star. Depuis les décisions Winterson et Julia Roberts, il a été acquis qu une personnalité pouvait assimiler son nom patronymique à une marque, en démontrant l existence de celle-ci. Dans ce litige, il ne s agissait pas du nom patronymique, mais du pseudonyme du chanteur. La question était donc de savoir dans quelle mesure une personne pouvait revendiquer des droits de marque sur son pseudonyme. Dans cette affaire originale, l existence de tels droits n a pas été démontrée, ce qui a naturellement conduit le panel à rejeter la demande de transfert du chanteur. Tout en rappelant les conséquences de ces décisions novatrices, la non limitation des règles aux marques non enregistrées, et la possibilité de ne détenir que des droits (in which the complainant has right), l arbitre va estimer que le nom du chanteur Sting n est ni a service mark, ni a trademark. Pour démontrer son raisonnement, l arbitre va poser la problématique suivante, à savoir si la notoriété d une personne suffit à établir des droits de marque sur son nom : The question that arises is whether being known under a particular name is the same as having rights in that name as a "trademark or service mark. Pour cet arbitre ce raccourci n est pas évident et il va le démontrer en opposant la jurisprudence des décisions précitées aux paragraphes 165 à 168 du Rapport final concernant le processus de consultations de l OMPI sur les noms de domaine de l Internet du 30 avril 1999, qui traitent de la portée de la procédure administrative. En effet, à cette époque il avait été décidé de limiter la portée de la procédure administrative aux seuls cas de cybersquatting ou plus précisément aux cas d enregistrements abusifs, effectués délibérément de mauvaise foi qui seraient définis uniquement par rapport aux marques de produits ou de services. Ainsi selon la majorité des commentateurs, les enregistrements effectués en violation de noms commerciaux, d indications géographiques ou de droits de la personnalité ne seraient pas considérés comme relevant de la définition de l enregistrement abusif aux fins de la procédure administrative. Cette prudence des commentateurs de l époque s expliquait par le fait qu il était préférable de s attaquer dans un premier temps aux cas avérés de cybersquatting qui touchent, il est vrai, dans une large proportion les détenteurs de marques de commerce et de service. Devant l engouement de cette procédure, ces limitations qui se voulaient temporaires ont très vite été repoussées et les nouveaux problèmes ont été abordés frontalement. Malgré les doutes de l arbitre quant à l applicabilité du cas aux règles de procédure édictées par l ICANN, il va tout de même décider que quand bien même le requérant serait connu mondialement sous le nom de Sting, le nom litigieux dans cette affaire, contrairement aux cas Julia Roberts et Jeannette Winterson, est aussi un nom commun dans la langue anglaise avec plusieurs significations, et que de ce fait cette affaire devait être distinguée des autres. Ainsi, parce que le nom Sting est aussi un nom commun en anglais, le chanteur n aurait pas de droit sur ce nom. Nous remarquons ici un des problèmes originel qui a créé le gouffre qui oppose aujourd hui le nom de domaine à la marque : le caractère générique du nom de domaine. L arbitre a, d une certaine manière, considéré que l antériorité linguistique du nom commun face à un pseudonyme, qui en définitive ne fait que le reproduire, suffisait à écarter toute demande de droit de marque. Puisque le nom commun de sting préexistait nécessairement au pseudonyme, il bénéficie d une certaine antériorité qui lui confère une priorité, pour ma part incertaine. En effet, l arbitre considère, à tort, que le fait que le mot sting soit un nom commun empêche l assimilation du nom Sting, pris comme un pseudonyme, à une marque. Ce raisonnement est contestable dans la mesure où ce même mot peut parfaitement être utilisé comme une marque dans tous les domaines où il n apparaîtrait pas comme générique. Est-ce à dire que dans cette affaire, l arbitre a inconsciemment considéré que le fait pour ce chanteur d avoir opté pour ce pseudonyme exprimait, en fait, un trait de sa personnalité, piquante? Le pseudonyme pourrait-il devenir générique, dans la mesure où il tente d être un bien matériel, une véritable marchandise dont le nom en désignerait l objet? Quoi qu il en soit, il n y a rien qui permettait de penser que le chanteur n aurait pas pu déposer ce nom commun comme une marque. L arbitre a un peu trop vite refusé d admettre que ce pseudonyme ne pouvait être protégeable au titre du droit des marques pour la seule raison qu il était un nom commun dans la langue anglaise. Il n y a donc pas lieu, dès qu il a été démontré que le requérant n avait aucun droit sur son nom, de s attarder sur les deux autres conditions qui n ont pas été remplies. 19