La propriété intellectuelle à Hong Kong: ce qu un canadien doit savoir!

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1 La propriété intellectuelle à Hong Kong: ce qu un canadien doit savoir! Me Nicolas Sapp Avocat et agent de marques de commerce Associé responsable du bureau de Québec ROBIC sencrl Québec, le 1 er juin 2012

2 La propriété intellectuelle à Hong Kong: un survol des principes applicables L importance d enregistrer sa PI à Hong Kong La protection offerte pour: Les marques de commerce; Les brevets; Les dessins industriels. La protection de son nom de domaine.

3 Protéger sa propriété intellectuelle à Hong Kong?

4 Protéger ma PI à Hong Kong? Être le premier à enregistrer sa PI dans un pays n empêche pas les autres d enregistrer ailleurs; Le système d enregistrement de la propriété intellectuelle à Hong Kong offre une protection territoriale; Pour accroître la protection de votre PI, il est recommandé de déposer ses droits de propriété intellectuelle à Hong Kong, une porte d entrée sur la Chine.

5 Protéger ma PI à Hong Kong? Hong Kong, pont idéal pour les négociations de PI, grâce à: Son autonomie; Son système politique et social avancé; La mixité de sa culture Est-Ouest; Sa longue expérience dans l obtention de brevets américains.

6 Protéger ma PI à Hong Kong? Le titulaire d un dessin industriel ou d un brevet enregistré a le droit d empêcher quiconque de fabriquer, importer, utiliser, vendre ou louer à Hong Kong des produits ou services qui violent l enregistrement.

7 Protection des marques de commerce

8 Pourquoi enregistrer sa marque? Les marques non enregistrées peuvent bénéficier de la protection en vertu de la common law (action en passing off); Il faut alors prouver la réputation de la marque en question et les dommages qui résultent de l utilisation de votre marque par un tiers; Une action en passing off est habituellement une action plus difficile à faire valoir que l action en contrefaçon d une marque enregistrée.

9 La protection des marques de commerce Les frais pour l enregistrement d une marque: 3000$ en honoraires et déboursés Durée de la protection: 10 ans à partir de la date de demande d enregistrement; Renouvelable.

10 Questions à se poser avant d enregistrer sa marque: Est-ce que la marque est distinctive? Est-elle descriptive des biens ou services auxquelles elle se rattache? Est-ce qu elle correspond à un terme connu dans votre champ de pratique? Est-ce que votre marque a déjà été enregistrée pour les mêmes biens ou services?

11 La protection des marques de commerce Les 4 étapes du processus d examen d une demande d enregistrement : Examen de forme Examen de la demande d enregistrement Publication pour opposition Enregistrement et délivrance du certificat d enregistrement Délai: 6 à 7 mois suivant la date de réception de votre demande d enregistrement par le Registraire.

12 Recommandations Enregistrez votre marque à Hong Kong et en Chine, où il y a un système de protection distinct: votre enregistrement en Chine ne vous donne pas automatiquement une protection à Hong Kong! Enregistrez votre marque en cantonnais et en anglais (translittération ou traduction) pour son utilisation à Hong Kong et pour lui donner une résonance et protection plus large.

13 Recommandations Enregistrez votre marque le plus rapidement possible afin de vous assurer de sa disponibilité dans votre secteur d activité et pour initier une action immédiatement contre une contrefaçon; Consultez, de temps à autre, le «Hong Kong Intellectual Property Journal» (disponible en ligne) afin de vérifier s il y a des demandes d enregistrement susceptibles de créer la confusion avec votre propre marque;

14 Recommandations Entamez une action en vertu de l Ordonnance sur les marques de commerce pour tous les cas de contrefaçon de votre marque à Hong Kong; Entamez une action en «passing off» pour les dommages subits par votre entreprise (achalandage et réputation) à Hong Kong pour vos biens et services;

15 Recommandations Dénoncez les infractions d ordre criminel ayant eu lieu à Hong Kong au Intellectual Property Investigation Bureau of the Customs and Excise Department (Bureau des enquêtes liées à la propriété intellectuelle du Département des douanes et accises).

16 Recommandations Considérez prendre des mesures administratives ou judiciaires en vertu des lois chinoises si l infraction a lieu sur le territoire chinois. * Les recommandations énumérées ci-dessous sont tirés du document «Trademark Protection in Hong Kong» 2006 et sont utilisés avec la permission du Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong.

17 Protection des brevets

18 La protection des brevets Deux types de brevet à Hong Kong: Standard (protection maximale de 20 ans); De «courte durée» (protection maximale de 8 ans).

19 Brevet standard Un brevet de type standard à Hong Kong sera délivré suite à l'enregistrement d'un brevet auprès d un des trois bureaux de brevets : Le Bureau de la propriété intellectuelle de la République populaire de Chine L Office européen des brevets, eu égard à une demande désignant le Royaume-Uni; L'Office des brevets du Royaume-Uni. Aucun examen n aura lieu à Hong Kong.

20 Protection de vos dessins industriels

21 Un dessin industriel, c est quoi? Ce sont les caractéristiques visuelles d un objet, tels que: La forme La configuration Le motif ou les éléments décoratifs

22 Durée de la protection La période de protection d un dessin enregistré est renouvelable pour une période de 5 ans, jusqu à un maximum de 25 ans.

23 Nouveauté: condition essentielle Le dessin ne doit pas avoir été: enregistré antérieurement; publié ou révélé antérieurement (à Hong Kong ou ailleurs).

24 Noms de domaine

25 Est-ce que ce courriel vous est familier? Dear CEO: We are a domain name registration and dispute organization in Hong Kong. We have something to confirm with you. We formally received an application on May 17, One company called X Company is applying for following: YOURMARKHERE.COM.hk These days, we are dealing with it, so we hope to get the affirmation from your company. Please let someone in your company who is responsible for trademark or intellectual property rights contact us. If there is any question, please contact us as soon as possible. Best regards, Check Domain Name Dept. Hong Kong NET Network Information & Technology Co., Ltd. Oversea Internet Domains Accredited Registry

26 Enregistrer son nom de domaine à Hong Kong Votre entreprise ne devrait pas répondre à ce genre de courriel. Il s agit probablement d un «spam»; Par contre, vous devriez songer à enregistrer un nom de domaine à HK (.hk);

27 Hong Kong Internet Registration Corporation Ltd (HKIRC) Organisme privé sans but lucratif qui gère la résolution des questions liées à l enregistrement du nom de domaine «.hk» à Hong Kong: Politique et mécanismes complets de résolution des différends selon les pratiques internationales Visitez le: (en anglais)

28 Enregistrer un «.hk» Avoir un site Web en cantonnais peut être profitable pour votre entreprise; Enregistrer un «.hk» peut vous protéger «défensivement»; Si vous ne faites pas encore affaires en Asie, l enregistrement que vous ferez maintenant gardera la disponibilité de votre nom de domaine pour le futur.

29 La problématique des «squatters» Les «squatteurs» vont: Identifier votre marque ou nom de domaine enregistré(e) au Canada ou ailleurs; Enregistrer la marque ou le nom de domaine à Hong Kong; Vous vendre la marque ou le nom de domaine à un prix élevé. Enregistrer votre marque et votre nom de domaine rapidement est la meilleure façon de se protéger!

30 Conclusions L enregistrement de votre PI à Hong Kong est fortement recommandé si vous avez une présence en Asie (incluant les entreprises qui y fabriquent leurs marchandises pour exportation); Même si vous n êtes pas présents en Asie, un enregistrement peut vous être utile «défensivement»; Il n est pas rare que des individus vérifient les Registres canadiens ou américains pour vérifier si un enregistrement à été fait à HK. Dans la négative, ils pourront s approprier votre PI.

31 QUESTIONS?