LES CONTRATS DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE DANS LE DOMAINE DES BIOTECHNOLOGIES

Transcription

1 LES CONTRATS DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE DANS LE DOMAINE DES BIOTECHNOLOGIES BOB H. SOTIRIADIS * AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE Lors de ma présentation PowerPoint, j'ai tenté de juxtaposer quelques principes de droit applicables aux brevets d'invention et aux secrets de commerce avec des considérations pertinentes en matière de transfert de technologie. Le but était de démontrer qu'il fallait bien saisir certains principes juridiques de base applicables au droit des brevets et aux secrets de commerce si notre but est de maîtriser un dossier de transfert de technologie, essentiellement dans le domaine de la biotechnologie. Cet article résume de façon plus formelle ma présentation. 1. UN MOT SUR LES BREVETS Il faut se rappeler que la Loi sur les brevets accorde au breveté le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d'autres pour qu'il exploite l'objet de l'invention. Il s'agit donc d'une exclusivité qui donne une valeur ajoutée à une invention et, dans bien des cas, un avantage psychologique sur les concurrents. En revanche, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un droit négatif et non le droit positif de faire quelque chose. En fait, ce n'est pas parce que l'on obtient un brevet que l'on a automatiquement le droit d exploiter l invention brevetée. Pour être brevetable, une invention doit être utile, nouvelle et inventive (nonévidente). Le critère de la nouveauté s'étend même aux actes de l'inventeur car la divulgation publique de l'invention, avant le dépôt d'une demande de brevet, rend l'invention non-brevetable dans de nombreuses juridictions qui suivent la règle dite «de la nouveauté absolue». Des juridictions comme celles du Canada et des États-Unis maintiennent des périodes de grâce pendant lesquelles la divulgation sera permise CIPS, * Avocat et associé chez un cabinet multidisciplinaire d avocats et d agents de brevets et de marques de commerce. L auteur remercie de leur collaboration à la recherche Gabrielle Moisan (étudiante) et Louis Fleurent (avocat) de son cabinet. Publié dans Stéphane Rousseau (dir.), Droit et nouvelle économie du savoir Les journés Maximilen Caron 2000 (MontraéalThémis 2000) pp Publication 261F.

2 2 sans compromettre l'obtention d'un brevet si l'invention répond par ailleurs aux critères de brevetabilité. Une fois délivrée, un brevet est présumé valide mais peut toujours être invalidé par un tribunal compétent. Tout transfert de technologie portant sur un brevet comporte donc le risque que le brevet formant l'objet de la négociation puisse être déclaré invalide et ce, même 10 ou 15 ans après sa délivrance. Autre fait à noter, non seulement le brevet d'invention ne donne-t-il pas le droit de faire quelque chose comme on l'a vu, mais exploiter une invention brevetée peut même constituer une contrefaçon d'un brevet antérieur. En d'autres termes, si l'on exploite l'invention qui consiste en l'amélioration d'une autre invention couverte par un brevet toujours en vigueur et que pour exploiter la nouvelle invention, on se trouve à reproduire les éléments essentiels du brevet antérieur, il y a contrefaçon même si on détient un brevet sur la nouvelle invention. Il s'agit encore une fois d'un élément à garder en tête lorsque l'on négocie et lorsque l'on gère des situations de transfert de technologie. Un autre aspect important à toute transaction sur des brevets est la question de la titularité des inventions brevetées. En principe, un brevet est la propriété de l'inventeur de l'invention brevetée. La Loi ne prévoit pas de dispositions sur la question de l'invention faite par employé dans le cours normal de son emploi. La jurisprudence, par contre, a déterminé que l'inventeur est propriétaire de son invention à moins qu'il ait inventé l'invention dans le cours normal de son emploi et que sa fonction, à titre de salarié, était d'inventer. Il est donc primordial de bien s'assurer de l'exactitude de la titularité et de la propriété des inventions brevetées dans le cadre des transferts de technologie. Il est utile à cet effet de bien connaître les règles concernant l'enregistrement des cessions et même des licences exclusives au Canada et dans d'autres pays. 2. UN MOT SUR LES SECRETS COMMERCIAUX ET LE SAVOIR-FAIRE Les secrets commerciaux sont définis comme étant une information comprenant, mais non-exclusivement, une formule, un dessin, une compilation, un programme, une méthode, une technique, un procédé ou toute autre information contenue dans un produit, un appareil ou un mécanisme et qui : i) est utilisée ou est susceptible de l'être dans les affaires ou le commerce; ii) n'est pas connue dans le commerce ou les affaires; iii) tire une valeur économique de son aspect secret; et iv) fait l'objet d'efforts raisonnables afin d'être maintenue aussi secrète que possible;

3 3 Contrairement aux brevets d'invention, les secrets de commerce et le savoir-faire ne doivent pas être divulgués. Et évidemment, la protection des secrets commerciaux n'est pas limitée aux matières éventuellement brevetables. 3. VÉHICULES JURIDIQUES UTILISÉS AFIN DE TRANSFÉRER DES DROITS DANS LES TECHNOLOGIES DANS LE DOMAINE DES BIOTECHNOLOGIES Nous discuterons du contenu de ces véhicules et de certaines considérations pertinentes plus loin, mais il faut être conscient qu'il existe plusieurs véhicules juridiques pour transférer des droits dans les technologies : il y a bien sûr la licence sur brevet, la licence sur invention non-brevetée (secret commercial, savoir-faire); la cession des brevets en totalité ou en partie, la création de co-entreprises formées expressément pour exploiter et développer une technologie en particulier, la création de nouvelles compagnies (des «spin-off») afin de développer, poursuivre ou compléter et commercialiser une recherche débutée dans un institut de recherches, une université, un hôpital ou au sein d une plus grande organisation; les contrats de recherche et de développement qui prévoient à l'avance un contrat de licence à intervenir ou qui fournissent des options sur le droit d'obtenir une licence ou une cession de la technologie qui fait l'objet de la recherche et le développement et qui règle à l'avance la question des améliorations; les «material transfer agreement» par lesquels la matière biologique est fournie en totalité à l'autre partie avec un contrat obligeant l'autre partie à en prendre soin, à l'utiliser selon les règles de l'art et prévoyant souvent à l'avance les questions de propriété, les cessions et licences des droits qui pourraient survenir dans les produits ou procédés développés par celui qui reçoit la matière biologique. 4. CONSIDÉRATIONS PERTINENTES EN MATIÈRE DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE Que l'on utilise l un ou l'autre des véhicules de transfert de technologie, il ne s agit pas d oublier les principes juridiques de base s'appliquant au brevet d'invention et au secret de commerce et ce, tout au long du processus du transfert de la technologie, de son stade embryonnaire jusqu'au stade de la commercialisation à grande échelle. 5. TRANSFÉRER LA BIOTECHNOLOGIE ET CE QUI S'Y RAPPORTE Comme nous le savons, la biotechnologie couvre un nombre important et diversifié de produits. Elle a été définie largement comme comprenant toute technique utilisant des organismes vivants ou des parties d'organismes dans le but de fabriquer ou de modifier des produits, d'améliorer des végétaux ou des animaux ou de développer des micro-organismes en vue d'utilisations particulières. La biotechnologie couvre donc une grande majorité du domaine des sciences de la vie.

4 4 Nous savons également que les entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie de même que les universités et les centres de recherche sont généralement impliqués dans diverses activités touchant aux sciences de la vie, depuis la recherche fondamentale initiale, en passant par les phases de développement de ces recherches, jusqu'à la création de nouveaux produits pouvant être commercialisés. Par conséquent, il est important de bien garder à l'esprit que chaque étape du processus partant de la recherche pour aboutir au produit final est susceptible d'être pris en considération lorsque le temps sera venu de discuter du transfert de technologie. 6. L'IMPORTANCE D'UNE CONFIRMATION ÉCRITE DES TRANSFERTS Selon nous, le fait d'être au courant et de comprendre l'importance de protéger les transferts de technologie par contrat et de connaître le contenu idéal de tels contrats ne garantit pas nécessairement l'usage approprié de tels contrats dans le domaine des sciences de la vie. Par conséquent, le conseil le plus important que l'on puisse donner en la matière est celui, pour toute entité, petite ou importante, détenant ou souhaitant acquérir une technologie particulière, de mettre en place un programme de licence ou de transfert de technologie soigneusement défini, compris par les personnes concernées et mis en œuvre de façon adéquate. Nous n'avons pas la prétention de fournir, pour chaque type de contrat, le contenu idéal qui doit y figurer puisque la littérature est abondante sur le sujet. En fait, des accords de transfert de technologie non appropriés ou une stratégie de protection par brevets mal définie ne constituent pas l'unique source des difficultés qui peuvent survenir dans ce domaine. Les problèmes surviennent surtout lorsque les parties à un transfert ne procèdent pas, de façon régulière et automatique, à un échange écrit décrivant les différents éléments du transfert. Une telle omission peut devenir très coûteuse, mettre en péril des années de travail intensif et même, ultimement, faire perdre à la société en général le bénéfice des applications pratiques de la technologie en question ou, pour le moins, ralentir de façon notable de telles avancées. 7. LES CONTRATS CONCLUS ENTRE DES PARTIES MULTIPLES Dans le domaine de la biotechnologie, il n'est pas surprenant qu'un transfert qui, à l'origine, a été le fait de deux parties, évolue jusqu'à en compter plusieurs autres. Cette situation peut également se présenter dans un contexte transnational. Nous savons que la biotechnologie résulte des efforts de recherche des universités, des industries du domaine des sciences de la vie (biotechnologiques,

5 5 pharmaceutiques, médicales ), des centres de recherche privés ou financés par le gouvernement et bien d'autres encore. Certaines de ces parties peuvent se trouver dans une position où elles ont besoin de concéder des licences sur certaines technologies alors que d'autres se retrouvent de l'autre côté de la table de négociation. En raison de cette interaction entre différents acteurs, à divers moments au cours de l'évolution d'un produit particulier, il est important que chacun des acteurs concernés se conforme à des règles identiques. Il est important que le propriétaire de la technologie conserve le contrôle des fruits de son travail. Vous avez certainement déjà été conseillés quant à l'importance, dans de tels contrats de transfert, des clauses prévoyant un mode alternatif de résolution des conflits, le choix d'un forum, la loi applicable pour la résolution de litiges, etc 7.1 Les investisseurs et les entités de financement Les mêmes commentaires peuvent être faits pour les entités qui sont à l'origine du financement des efforts de recherche. Souvent, l'entité qui prête de l'argent au propriétaire de la technologie se doit de jouer le même rôle que ce dernier, plus particulièrement lorsque l'entité financée n'a que peu ou pas d'autres actifs de valeur. 8. LES MOYENS DE PROTECTION DE L'OBJET DU TRANSFERT 8.1 Ne pas se focaliser uniquement sur les licences et la technologie brevetée Il existe différentes façons de transférer une technologie. Nous avons vu que la biotechnologie, de même que les inventions pharmaceutiques peuvent faire l'objet d'une protection par brevet. Mais une telle technologie peut également être protégée sans que l'on recourre nécessairement aux brevets. En fait, la pratique qui consiste à se focaliser uniquement sur les droits de brevets lors d'un transfert de technologie et à ne prendre en compte que les droits de brevets à transférer ne doit pas être suivie aveuglément. De plus, les contrats de licence ne constituent pas l'unique moyen de transférer une technologie. Les informations confidentielles en rapport avec les procédés de fabrication, le savoir-faire ainsi que les secrets de commerce font également partie du patrimoine d'une société au même titre que les inventions brevetées. 8.2 Les publications de demandes de brevets par les Offices de brevets et leurs effets sur la stratégie à adopter Il convient de se rappeler que dans la plupart des pays, les demandes de brevets sont publiées dix-huit (18) mois après qu'elles aient été déposées. Certaines

6 6 demandes américaines échappent à cette règle mais une demande de brevet américain déposée selon les règles PCT est publiée avant que le brevet en question soit délivré. Cette divulgation signifie que quiconque peut avoir accès à la demande de brevet, étudier cette demande et obtenir une description de l'invention. Par conséquent, il y a des situations dans lesquelles il n'est stratégiquement pas nécessaire ou peut-être pas opportun de déposer une demande de brevet. Par ailleurs, il arrive même que l'on divulgue publiquement une technologie afin de bloquer la possibilité pour un autre inventeur d'obtenir un brevet sur la même technologie lorsqu'il s'agit d'une technologie qui ne constitue pas une des activités principales de la compagnie. 8.3 Les alternatives aux contrats de licences Dans le domaine de la biotechnologie, les transferts sont fréquemment effectués à un moment où la protection par brevet n'est pas encore disponible ou le produit final n'est pas encore perfectionné, compte tenu du stade rudimentaire de la recherche ou de l'absence d'application pratique pour l'invention en question. En droit, une information secrète qui n'est pas tombée dans le domaine public constitue un actif intangible. Cela signifie que le transfert peut avoir lieu autrement que sous forme de licence pour les éléments non-brevetés. Ces contrats peuvent prendre la forme d'accords de confidentialité, de contrats de savoir-faire, de contrats d'association, etc La prudence commande, qu'en fonction de la technologie impliquée et de son degré de développement, il faille toujours considérer les avantages d'un transfert de technologie contractuel par rapport à la concession d'une licence. Le choix du vecteur approprié doit être effectué en fonction du degré de développement de la technologie, des buts et de la stratégie adoptée par les parties concernées. 8.4 Secrets de commerce et savoir-faire Définition Un secret de commerce peut être défini comme une information, comprenant, mais pas exclusivement, une formule, un dessin, une compilation, un programme, une méthode, une technique, un procédé ou toute autre information contenue dans un produit, un appareil ou un mécanisme et qui : - est utilisé ou est susceptible de l'être dans les affaires ou le commerce; - n'est pas connue dans le commerce ou les affaires; - tire une valeur économique de son aspect secret; et - fait l'objet d'efforts raisonnables afin d'être maintenu aussi secret que possible.

7 7 Un des principaux avantages du secret de commerce, par rapport à un brevet, découle de façon évidente de sa définition. Alors que le droit des brevets exige qu'un breveté divulgue son invention au public de sorte que celle-ci puisse être reproduite, l'essence même d'un secret de commerce réside dans le fait qu'il n'est pas divulgué. Un secret de commerce perdra toute valeur si jamais il est divulgué publiquement alors qu'un brevet ne peut pas être obtenu sans qu'une divulgation totale et adéquate soit effectuée. Les secrets de commerce pourront donc prolonger la «vie» d'une éventuelle invention brevetable Protéger le secret Différentes dispositions peuvent être prises visant à contrôler les secrets de commerce et à se prémunir contre leur divulgation au public par les membres d'une organisation donnée. Elles comprennent : - le développement d'espaces sécuritaires au sein des lieux de recherche et de fabrication; - le fait de ne confier le secret de commerce qu'à certains employés tenus au secret par des conventions appropriées; - le fait de vérifier toutes les publications des personnes initiées pour s'assurer que l'information dont la société est propriétaire n'est pas divulguée; - l'obligation d'imprimer tous les secrets de commerce; - le stockage de tous les documents relatifs aux secrets de commerce dans des lieux sûrs; - l'accompagnement de toute visite de personne étrangère à l'usine; - le fait d'exiger de tous les licenciés qu'ils maintiennent la confidentialité des secrets de commerce. La protection des secrets de commerce n'est pas limitée aux matières éventuellement brevetables. Par conséquent, les savoir-faire, les compilations d'informations et les autres informations qui ne sont pas brevetables peuvent faire l'objet d'une protection en tant que secret de commerce. Un secret de commerce n'a pas à présenter un caractère inventif, il doit être seulement suffisamment original pour se distinguer d'une connaissance générale dans le domaine concerné. En conséquence, la matière susceptible de constituer un secret de commerce est bien plus importante que celle pouvant constituer une invention brevetable. Dans le domaine de la biotechnologie, les secrets de commerce peuvent être utilisés

8 8 dans des situations dans lesquelles la protection par brevet ou par tout autre droit de propriété intellectuelle n'est pas possible. Lorsque l'on s'attend à ce que la durée de «vie» de la biotechnologie en question soit équivalente ou excède la durée de protection d'un brevet et lorsque le secret ne peut être découvert, alors la protection par secret de commerce sera une forme efficace de protection pour la biotechnologie. 9. ASPECTS PRATIQUES DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 9.1 Le choix du licencié et du concédant de la licence Il est important que les parties à un transfert de technologie choisissent leurs cocontractants avec la plus grande attention. Ceci est particulièrement vrai lorsque le détenteur dune technologie entend concéder une licence exclusive pour une durée significative. Il n'existe pas de pire situation que celle d'être lié avec une partie contractante qui, bien que capable de remplir les obligations contractuelles minimales du contrat de licence, soit incapable de faire en sorte que ce contrat soit profitable à toutes les parties. 9.2 Vérification diligente Il est important que le futur licencié effectue une vérification diligente de la technologie proposée avant de contracter. Nous employons l'expression de «vérification diligente» à dessein. Chaque aspect de la technologie qui fera l objet de la licence doit être examiné afin de vérifier que tous les éléments nécessaires à la jouissance paisible de la licence par le licencié soient réunis : tels le fait que le concédant soit bien le titulaire de la technologie en question, le fait qu il ait le droit de concéder une licence, la validité du brevet dans le cas où la licence concernerait une technologie brevetée, l étendue de la protection conférée par le brevet telle que déterminée par la description et les revendications ainsi que les chances existantes pour que le brevet soit délivré dans le cas où la licence aurait pour objet une demande de brevet. Si c est possible, il faut aussi s assurer que la mise en œuvre de la technologie qui fait l objet de la licence ne consiste pas en une contrefaçon de brevets existants. Ces recommandations s appliquent au comportement de l entité qui finance ou investit dans le concédant. Avant de financer ou d investir dans une société qui s avère avoir une technologie à licencier, il convient de réaliser une vérification diligente de la technologie concernée. L investisseur ou la partie à l origine du financement doit aussi s assurer que les conditions dans lesquelles la licence a été concédée sont optimales.

9 9 9.3 Le moment du transfert Il n existe aucune stratégie relative au moment optimal pour transférer ou obtenir une technologie. Celle-ci dépend principalement des besoins des parties au contrat à un moment donné. Cela peut aussi dépendre de leur puissance financière relative. Un concédant, par exemple, peut vouloir concéder une licence de façon anticipée s il a besoin d argent frais à court terme pour se développer et atteindre plus rapidement le marché. La valeur d une invention augmente au fur et à mesure que son développement la rapproche du produit final. Cela peut signifier, par conséquent, que le concédant obtiendra moins s il licencie sa technologie de façon précoce. Cela permettra à un licencié, qui souhaiterait ou non participer au processus de développement ultérieur, d obtenir une technologie à un prix d origine plus bas, de garder le contrôle sur son développement futur et peut-être même d envisager un programme de remboursement d une partie de l investissement additionnel. 9.4 La confidentialité et l utilisation adéquate du matériel remis Que l on procède par contrat ou par un accord de licence et que la technologie soit brevetée ou non, il est toujours vital que les parties comprennent parfaitement quelle est la technologie transférée. Le concédant devra veiller tout particulièrement au maintien de la confidentialité de l information ainsi que du matériel biologique qui sera fourni à l autre partie. Le matériel biologique transféré devra être suffisamment décrit afin de s assurer que la compréhension des parties est parfaite concernant ce matériel. Le concédant devra s assurer que l information fournie restera strictement confidentielle et que le licencié potentiel n utilisera pas les informations ainsi transmises pour son profit personnel jusqu à ce qu un accord de licence soit conclu. Ceci est particulièrement pertinent lorsque la recherche est au stade préliminaire et qu il n y a pas eu de demande de brevet ou lorsque la demande n a pas encore été divulguée par le bureau des brevets (i.e. dix-huit (18) mois). De plus, il faut garder à l esprit le souci permanent de s assurer que l utilisation du matériel biologique ne comporte aucun risque pour la santé. Il est important de s assurer que les bénéficiaires du matériel biologique acceptent de faire usage du matériel conformément aux lois et réglementation en vigueur dans leur pays. Par ailleurs, ceux-ci devront accepter de ne pas tenir le concédant pour responsable d une utilisation impropre du matériel biologique. De même, il est habituellement stipulé que le bénéficiaire utilisera le matériel conformément aux lois et réglementations locales relatives à ce genre de matériel. 10. DIVULGATION ET RÈGLE DE LA NOUVEAUTÉ RELATIVE

10 10 La règle de la nouveauté absolue qui concerne la divulgation des brevets est appliquée par plusieurs juridictions. Dans ces pays, une invention ne peut pas être divulguée de quelque façon que ce soit avant la date du dépôt de la demande de brevet. Il existe, au Canada et aux États-Unis entre autres, un délai de grâce de douze (12) mois s appliquant à une telle divulgation. La divulgation d une invention en présence d un accord de confidentialité n est pas, en principe, considérée comme une divulgation. Lorsque l on est certain que le marché potentiel pour une invention s étend au-delà du Canada et des États-Unis, il est recommandé de déposer une demande de brevet pour cette invention dès qu il existe un risque de divulgation, étant considéré que si une divulgation a lieu au Canada, elle pourra tout à fait constituer une antériorité opposable dans d autres pays et donc représenter un obstacle à l obtention d un brevet dans ces pays. Les problèmes de divulgation peuvent être évités en profitant du système des demandes de brevets dites «informelles» (ou «provisoires» aux États-Unis), ce qui permet le dépôt d une description de l invention sans trop de formalité, tel les revendications, à la condition bien sûr de «compléter» la demande dans les douze (12) mois et d effectuer les dépôts étrangers voulus. 11. QUESTIONS RELATIVES AUX LICENCES DE BIOTECHNOLOGIES 11.1 Introduction La présente section a pour objet de discuter de certains points sur lesquels les concédants et licenciés potentiels de biotechnologies doivent se pencher tels la détention du matériel biologique licencié, la définition des droits qui font l objet du contrat de licence, la portée de la licence et les restrictions territoriales, la détermination des redevances, les dispositions concernant le maintien de la confidentialité Définitions La clarté de tout accord de licence, qu il concerne ou non la biotechnologie, dépend de la clarté de la terminologie utilisée ainsi que de l attention portée à la rédaction des définitions. Il convient de définir précisément le produit qui va être transféré. Une définition précise doit indiquer quel est le produit transféré mais aussi les formes que celui-ci peut prendre. De plus, il est très important pour le titulaire des droits sur la technologie transférée de clairement indiquer quels sont les droits de l autre partie sur les produits dérivés ainsi que les éventuelles améliorations dont l invention transférée pourra faire l objet. Il est recommandé d utiliser des définitions claires et distinctes des différents aspects de la technologie, objet du contrat de licence, lorsqu il existe différentes assiettes pour le calcul des redevances en fonction de l utilisation qui est faite de l objet de la licence. Les définitions suivantes pourront

11 11 être incluses pour distinguer les différents aspects de la technologie concernée : «Matériel biologique licencié», «micro-organismes licenciés», etc Titularité et droit au transfert Un concédant doit toujours s assurer que les droits qu il détient dans une technologie ou tout autre matériel biologique concerné par le transfert sont valides et doit également s assurer que le licencié reconnaît qu il est effectivement titulaire de ces droits. Une vérification diligente de la part du licencié permettra de s assurer que le concédant est bien titulaire des droits de propriété transférés. Il arrive souvent que la technologie qui fait l objet de la licence ait été développée en tout ou en partie par une agence gouvernementale. Le transfert d une telle technologie pourra comporter des restrictions résultant d arrangements contractuels entre l agence en question et la partie proposant le transfert de la technologie. De telles limitations peuvent concerner la durée des licences octroyées de même que le droit d accorder des licences exclusives. Le licencié devrait toujours s assurer que le contrat de licence contient des garanties tenant au fait que le concédant détient bien le droit de transférer les droits sur la technologie licenciée et, idéalement, s assurer de la véracité des affirmations contenues dans ces clauses de garantie Les produits dérivés Étant donné la nature de la technologie transférée, dans le contexte biotechnologique, médical ou pharmaceutique, il est important de prévoir, dans un accord de transfert de technologie les droits que les parties détiendront dans le cas où le matériel transféré subirait des modifications ayant un effet sur les droits transférés en vertu du contrat de licence. Par conséquent, il sera important de définir ce qu il conviendra d entendre par le terme «produit dérivé» qui pourrait se définir comme suit, par exemple : fait référence à la progéniture, aux clones, sousclones ou produits du parent, une telle progéniture ou sous-clones incluant une progéniture non-identique et des sous-clones du parent, ainsi qu une progéniture qui ne peut provenir d autre chose que du parent. La définition des produits dérivés permettra au concédant de couvrir toutes les modifications apportées au matériel biologique qui fonctionnent de la même manière que le matériel transféré à l origine. Une fois que les produits dérivés seront définis, les parties devront déterminer qui détiendra les droits sur ceux-ci Les améliorations et les droits découlant des résultats En plus des modifications naturelles de la technologie qui est transférée, des modifications peuvent résulter des efforts du licencié ou même du concédant surtout

12 12 dans le cadre de contrats de recherche et développement assortis de clauses prévoyant l octroi d une ou des licences sur les inventions issues de la recherche. Un licencié pourra, par exemple, développer un nouvel usage pour une technologie, usage que le concédant n aura pas envisagé. Il peut arriver ainsi que l on découvre de nouveaux produits brevetables avec un procédé qui a fait l objet de la licence. Les concédants prétendront souvent que de telles améliorations entrent dans le cadre de l accord de licence alors que, de leurs côtés, les licenciés, qui pourront avoir investi beaucoup d argent dans la recherche qui a abouti au développement de la technologie, prétendront que les produits améliorés ou les utilisations dont ils peuvent faire l objet sortent du cadre de cet accord et, qu en conséquence, aucune redevance n est due. Il peut également survenir des différends si les améliorations sont à ce point différentes du matériel initial que l une ou l autre des parties se trouve dans la possibilité de déposer une demande de brevet. On évite une telle situation en négociant et définissant préalablement avec précision le droit aux perfectionnements et aux résultats de l utilisation de la technologie transférée L étendue de l usage et les restrictions territoriales Lorsqu il s agit de décider de l étendue de l usage d une technologie par un licencié, il faut d abord regarder si la technologie considérée constitue une technologie pionnière ou une simple amélioration. Dans le premier cas, on se trouvera en présence d un grand nombre d utilisations commerciales possibles. Un concédant qui octroiera alors des licences exclusives pour différentes utilisations commerciales pourra ainsi maximiser les redevances qu il percevra. Par exemple, un concédant pourra octroyer une licence exclusive sur un produit pour un usage thérapeutique et une autre dans le domaine du diagnostic. Dans le cas des inventions de perfectionnement, la technologie est en principe licenciée dans le seul domaine qui a fait l objet du perfectionnement utile. Des restrictions territoriales peuvent être mises en place afin de maximiser le revenu des redevances. La technologie pourra faire l objet de licences pays par pays s il est possible de distinguer des marchés déterminés dans chaque pays. On pourra également fractionner plus avant en distinguant des régions particulières au sein d un même pays. Cependant, si le licencié potentiel est en mesure d exploiter internationalement la technologie en question, le licencié pourra octroyer une licence pour le monde entier. Les considérations financières d'un contrat de transfert de technologie doivent aussi être calquées sur la nature de la technologie sous licence et les visées commerciales des parties. Les parties doivent dans un contrat de licence ou dans un contrat de recherche et de développement, prévoir le financement et le maintien en vigueur d'une demande de brevet et brevet délivré dans les territoires. Elles doivent

13 13 également stipuler les formes de rémunération les mieux adaptées à leur situation, que ce soit par l'utilisation des paiements de frais de licence de toutes sortes, les redevances basées sur les ventes, les paiements de sommes forfaitaires pour l'atteinte de certains résultats spécifiques (des «milestones»), telles des approbations réglementaires ou l'obtention de la confirmation de brevet par telle ou telle juridiction. On peut aussi éviter qu'un licencié étouffe une technologie, en prévoyant le retrait de territoires ou d'exclusivité par exemple, advenant un défaut par le licencié de rencontrer des objectifs préalablement établis dans la licence. Bref, il n'y a aucune limite à ce que l'on puisse négocier en utilisant l'un ou l'autre des véhicules juridiques suggérés dans cet article. CONCLUSION Le rôle du juriste dans la négociation et la rédaction d'un contrat de transfert de technologie dans le domaine des biotechnologies est de bien traduire les désirs commerciaux des parties impliquées dans le transfert. Une solide connaissance des principes du droit de la propriété intellectuelle ayant rapport avec les droits transférés est essentiel à l'élaboration d'une bonne stratégie qui sera pertinente pendant toutes les étapes des rapports entre les parties au contrat et aidera à éviter les pièges souvent rencontrés dans ce domaine. ROBIC, un groupe d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce voué depuis 1892 à la protection et à la valorisation de la propriété intellectuelle dans tous les domaines: brevets, dessins industriels et modèles utilitaires; marques de commerce, marques de certification et appellations d'origine; droits d'auteur, propriété littéraire et artistique, droits voisins et de l'artiste interprète; informatique, logiciels et circuits intégrés; biotechnologies, pharmaceutiques et obtentions végétales; secrets de commerce, know-howet concurrence; licences, franchises et transferts de technologies; commerce électronique, distribution et droit des affaires; marquage, publicité et étiquetage; poursuite, litige et arbitrage; vérification diligente et audit. ROBIC, a group of lawyers and of patent and trademark agents dedicated since 1892 to the protection and the valorization of all fields of intellectual property: patents, industrial designs and utility patents; trademarks, certification marks and indications of origin; copyright and entertainment law, artists and performers, neighbouring rights; computer, software and integrated circuits; biotechnologies, pharmaceuticals and plant breeders; trade secrets, know-how, competition and antitrust; licensing, franchising and technology transfers; e-commerce, distribution and business law; marketing, publicity and labelling; prosecution litigation and arbitration; due diligence. COPYRIGHTER

14 14 IDEAS LIVE HERE IL A TOUT DE MÊME FALLU L'INVENTER! LA MAÎTRISE DES INTANGIBLES LEGER ROBIC RICHARD NOS FENÊTRES GRANDES OUVERTES SUR LE MONDE DES AFFAIRES PATENTER R ROBIC ROBIC + DROIT +AFFAIRES +SCIENCES +ARTS ROBIC ++++ ROBIC +LAW +BUSINESS +SCIENCE +ART THE TRADEMARKER GROUP TRADEMARKER VOS IDÉES À LA PORTÉE DU MONDE, DES AFFAIRES À LA GRANDEUR DE LA PLANÈTE YOUR BUSINESS IS THE WORLD OF IDEAS; OUR BUSINESS BRINGS YOUR IDEAS TO THE WORLD Pour des services de conseils dans le domaine de la propriété intellectuelle et des technologies de l'information et des communications (incluant les services d agents de brevets et de marques de commerce) de même que des services juridiques. ROBIC, un groupe d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce voué depuis 1892 à la protection et à la valorisation de la propriété intellectuelle dans tous les domaines: brevets, dessins industriels et modèles utilitaires; marques de commerce, marques de certification et appellations d'origine; droits d'auteur, propriété littéraire et artistique, droits voisins et de l'artiste interprète; informatique, logiciels et circuits intégrés; biotechnologies, pharmaceutiques et obtentions végétales; secrets de commerce, know-how et concurrence; licences, franchises et transferts de technologies; commerce électronique, distribution et droit des affaires; marquage, publicité et étiquetage; poursuite, litige et arbitrage; vérification diligente et audit. ROBIC, a group of lawyers and of patent and trademark agents dedicated since 1892 to the protection and the valorization of all fields of intellectual property: patents, industrial designs and utility patents; trademarks, certification marks and indications of origin; copyright and entertainment law, artists and performers, neighbouring rights; computer, software and integrated circuits;

15 15 biotechnologies, pharmaceuticals and plant breeders; trade secrets, knowhow, competition and anti-trust; licensing, franchising and technology transfers; e-commerce, distribution and business law; marketing, publicity and labelling; prosecution litigation and arbitration; due diligence. / MD COPYRIGHTER TM/MC IDEAS LIVE HERE / MD IL A TOUT DE MÊME FALLU L'INVENTER! / MD LA MAÎTRISE DES INTANGIBLES / MD LEGER ROBIC RICHARD / MD NOS FENÊTRES GRANDES OUVERTES SUR LE MONDE DES AFFAIRES / MD PATENTER / MD ou marque stylisée «R» stylisé / MD ROBIC / MD ou marque stylisée ROBIC ++++ / MD ou marque stylisée ROBIC + DROIT +AFFAIRES +SCIENCES +ARTS / MD ou marque stylisée ROBIC +LAW +BUSINESS +SCIENCE +ART / MD THE TRADEMARKER GROUP TM/MC TRADEMARKER TM/MC VOS IDÉES À LA PORTÉE DU MONDE, DES AFFAIRES À LA GRANDEUR DE LA PLANÈTE / MD YOUR BUSINESS IS THE WORLD OF IDEAS; OUR BUSINESS BRINGS YOUR IDEAS TO THE WORLD / MD

16 16 Marques de commerce de pour ses services de conseils dans le domaine de la propriété intellectuelle et des technologies de l'information et des communications (incluant les services d agents de brevets et de marques de commerce) de même que ses services juridiques ************************************************************************************************* * For services pertaining to intellectual property, technology and communication law and related matters (including patent and trade-mark agency services) as well as legal services. ROBIC, un groupe d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce voué depuis 1892 à la protection et à la valorisation de la propriété intellectuelle dans tous les domaines: brevets, dessins industriels et modèles utilitaires; marques de commerce, marques de certification et appellations d'origine; droits d'auteur, propriété littéraire et artistique, droits voisins et de l'artiste interprète; informatique, logiciels et circuits intégrés; biotechnologies, pharmaceutiques et obtentions végétales; secrets de commerce, know-how et concurrence; licences, franchises et transferts de technologies; commerce électronique, distribution et droit des affaires; marquage, publicité et étiquetage; poursuite, litige et arbitrage; vérification diligente et audit. ROBIC, a group of lawyers and of patent and trademark agents dedicated since 1892 to the protection and the valorization of all fields of intellectual property: patents, industrial designs and utility patents; trademarks, certification marks and indications of origin; copyright and entertainment law, artists and performers, neighbouring rights; computer, software and integrated circuits; biotechnologies, pharmaceuticals and plant breeders; trade secrets, knowhow, competition and anti-trust; licensing, franchising and technology transfers; e-commerce, distribution and business law; marketing, publicity and labelling; prosecution litigation and arbitration; due diligence. / MD COPYRIGHTER TM/MC IDEAS LIVE HERE / MD IL A TOUT DE MÊME FALLU L'INVENTER! / MD LA MAÎTRISE DES INTANGIBLES / MD LEGER ROBIC RICHARD / MD NOS FENÊTRES GRANDES OUVERTES SUR LE MONDE DES AFFAIRES / MD

17 17 PATENTER / MD or stylized R / MD ROBIC / MD or stylized ROBIC ++++ / MD or stylized ROBIC + DROIT +AFFAIRES +SCIENCES +ARTS / MD or stylized ROBIC +LAW +BUSINESS +SCIENCE +ART / MD THE TRADEMARKER GROUP TM/MC TRADEMARKER TM/MC VOS IDÉES À LA PORTÉE DU MONDE, DES AFFAIRES À LA GRANDEUR DE LA PLANÈTE / MD YOUR BUSINESS IS THE WORLD OF IDEAS; OUR BUSINESS BRINGS YOUR IDEAS TO THE WORLD / MD Trade-marks of ROBIC, LLP for its services pertaining to intellectual property, technology and communication law and related matters (including patent and trade-mark agency services) as well as legal services