Protection des Marques et des Dessins et Modèles Luxembourg, 11 mars 2014

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1 Protection des Marques et des Dessins et Modèles Luxembourg, 11 mars 2014

2 INTRODUCTION L Organisation Benelux de la P.I. La Convention Benelux de la P.I. Les 4 missions de l Office - Exécution CBPI - Promotion P.I. - Tâches additionnelles - Adaptation du droit BX Web: Mail: info@boip.int Tel:

3

4 LES DROITS de P.I. Sont issus de la liberté de commerce et d industrie: régulation juridique du jeu de la concurrence Résultent dans des prérogatives au profit d un exploitant: octroi d une exclusivité, d un monopole Sont des droits incorporels, opposables à tous Sont des enjeux importants sur le plan - politique (priorités UE) - macroéconomique (étude OEB-OHMI) - microéconomique (actifs immatériels de l entreprise) - technique (ingénierie, innovation) - commercial, marketing - sociologique, psychologique, environnemental S inscrivent (donc) dans un cadre extrêmement réglementé, au niveau international, communautaire, Benelux et national

5 Droits intellectuels Propriété littéraire et artistique Propriété industrielle - Droit d auteur - Droits voisins - Droit sur les bases de données Signes distinctifs Inventions, créations techn. Concurr. déloyale, savoir-faire - Marques - Nom commercial - Dénomination sociale - Indications géographiques - Brevets d invention - Dessins et modèles - Obtentions végétales - Semi-conducteurs

6 Distinguer les principaux droits de P.I.

7 Le «mix de P.I.» ou le cumul des protections Droit d auteur venu à échéance le Plus de 20 brevets valables 01/01/2010 (70 ans après la mort Peut en outre faire l objet de modèles de l auteur), MAIS droit de Nom / logo GILLETTE protégés par marque encore valable sur le le droit des marques nom POPEYE

8 1. LES MARQUES

9 Définition «Sont considérées comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d une représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d une entreprise.» (CBPI, art. 2.1) 2 éléments: - Signe susceptible de représentation graphique - Servant à distinguer des produits ou services 3 fonctions: - Identification: garantir l identité d origine - Qualité: garantir une qualité uniforme (factuel!) - Publicité: conférer un pouvoir attractif au signe lui-même

10 LA MARQUE DANS NOTRE QUOTIDIEN

11 DES SIGNES QUI EVOLUENT DANS LE TEMPS

12 ET DES SIGNES QUI EVOLUENT DANS L ESPACE

13 Caractéristiques Un droit soumis à enregistrement: ne naît pas par lui-même, mais est accordé par une autorité habilitée, après l accomplissement de formalités Un droit «spécial»: la protection ne vaut que pour les produits / services désignés (principe de spécialité), mais exceptions Un droit «territorial»: l enregistrement est lié à / valable sur un territoire donné (principe de territorialité), mais exceptions Un droit monopolistique: droit exclusif accordé au titulaire de faire usage du signe et d en autoriser ou interdire l usage par des tiers Droit à vocation perpétuelle: enregistrement pour 10 ans, mais renouvelable indéfiniment (différence p/r aux autres droits de P.I.); il peut s éteindre, mais pas tomber dans le domaine public

14 LES MARQUES NE SONT PAS L APANAGE DES MULTINATIONALES!!! Les avantages de la marque sont à la portée de toute PME. Plus de 80% des déposants Benelux sont des entreprises de 10 personnes ou moins. Motivation essentielle des déposants Benelux : 1. Empêcher les imitations 2. Accroître les actifs incorporels 3. Indiquer l importance d une innovation 4. Améliorer la commercialisation Le lien entre dépôts de marque et innovation est particulièrement invoqué dans le secteur des services et par les petites entreprises. Il y a une corrélation entre l activité en matière de marques et la performance de l entreprise. Source: Flikkema & De Man, TIS-II, 2012

15 A SAVOIR - Il existe des marques individuelles ou collectives - Une marque peut être * en indivision * en copropriété - Une marque peut être ~ verbale Noms, prénoms, pseudonymes, titres, noms de fantaisie, noms géographiques réels ou de fantaisie, dénominations, slogans publicitaires, initiales, lettres et chiffres, sons, marques auditives ~ figurative Emblèmes, logos, vignettes, portraits, armoiries, cachets, couleurs, formes de produits, conditionnement ~ complexe / composée - Il existe des marques notoires (Convention de Paris) ou de (haute) renommée (droit communautaire)

16 LA PROTECTION DE LA MARQUE EST POSSIBLE A PLUSIEURS «NIVEAUX» 1. Enregistrement national Un dépôt dans un pays spécifique auprès des autorités compétentes. Au Benelux, uniquement les 3 pays ensemble OBPI (La Haye) 2. Enregistrement communautaire Un dépôt unique pour les 28 pays de l UE, octroi d une marque communautaire, indivisible OHMI (Alicante) 3. Enregistrement international Un dépôt unique pour un bouquet de pays (sur mesure), sur base d un enregistrement national ; extension possible sur plus de 80 pays, via le Système de Madrid OMPI (Genève) 4. Autres possibilités Des dépôts pour des groupes de pays déterminés (pex. Afrique).

17 CONDITIONS DE FORME LE DÉPÔT, premier acte de la procédure d enregistrement

18 ÉLÉMENT IMPORTANT: LES PRODUITS & SERVICES Critère : ce pour quoi on va utiliser la marque Classification selon une norme internationale, la classification de Nice (purement administrative) Se compose de 45 classes (catégories): 34 cl. de produits, 11 cl. de services Outil en ligne pour aider les utilisateurs Un dépôt = droit à 3 classes, mais ne pas les remplir absolument! Le dépôt se fait en une langue: FR, NL ou EN (1/10/13). Il n est pas traduit. Publication et enregistrement unilingues. EN PRATIQUE: Taxe de base marque individuelle jusque 3 classes 240 Taxe supplémentaire pour chaque classe > 3ème 37 Taxe supplémentaire pour enregistrement accéléré 193

19 CONDITIONS DE FOND 1. Un signe susceptible de constituer une marque MOTIFS ABSOLUS DE REFUS 2. Le caractère distinctif 3. La licéité MOTIFS RELATIFS DE REFUS 4. La disponibilité

20 A. MOTIFS ABSOLUS L Office est en principe tenu de refuser: - Les signes non susceptibles de représentation graphique - Les signes non distinctifs (!) - Les signes descriptifs - Les signes usuels - Les signes contraires aux bonnes mœurs, à l ordre public, à l article 6ter de la Convention de Paris - Les signes trompeurs - Les signes contenant une indication géographique Idée maîtresse: protection de l intérêt général Appréciation délicate: couleurs simples? marque olfactive? marque de forme?... Critère permanent: perception par le public concerné Examen: factuel, en lien avec les P&S concernés Exception: consécration par l usage En pratique: 11,5% des dépôts par les «particuliers», mais seulement 3,5% des dépôts par les professionnels

21 B. MOTIFS RELATIFS Un signe peut être refusé à l enregistrement: - S il contrevient aux droits privatifs d un tiers droit commun - S il contrevient à une antériorité légale procédure d opposition ou usage antérieur de bonne foi Préalable utile: examen d antériorités Idée maîtresse: protection de l intérêt de tiers donc uniquement sur base de leur initiative, dans les 2 mois de la publication du dépôt Bases de l opposition auprès de l OBPI: a. Marques identiques pour des P/S identiques b. Marques identiques ou ressemblantes pour des P/S identiques ou similaires + risque de confusion c. Confusion avec une marque notoirement connue Convention de Paris Aspect délicat: le risque de confusion (référence au consommateur moyen) En pratique: 5% des dépôts, 85% réglés à l amiable, +/- 55% des oppositions au moins partiellement fondées.

22 PREROGATIVES DU TITULAIRE Droit d usage exclusif Droit de transmission Droit de poursuite au civil Droit de poursuite au pénal OBLIGATIONS DU TITULAIRE Obligation d usage Forclusion par tolérance Obligation de renouvellement, de mutations

23 2. LES DESSINS & MODÈLES

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25 DEFINITION Déduite de l art. 3.1, CBPI Vise l aspect (extérieur) d un produit ou d une partie d un produit, en particulier les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture ou des matériaux du produit ou de son ornementation Doit être nouveau : aucun dessin ou modèle identique n a été dévoilé au public à cette date Doit présenter un caractère individuel : l impression globale sur l utilisateur averti (!) diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué jusque là Peut concerner les produits industriels ou artisanaux, des pièces à assembler, un emballage, un symbole, mais pas les programmes d ordinateur

26 Office Benelux de la Propriété Intellectuelle Les produits visés peuvent être : - Bidimensionnels «dessin» - Tridimensionnel «modèle» - Une combinaison des deux NB: Le dessin ou modèle porte sur l apparence: il ne peut pas protéger la fonction d un produit.

27 Caractéristiques Un droit soumis à enregistrement: ne naît pas par lui-même, mais est accordé par une autorité habilitée, après l accomplissement de formalités (exception!) Un droit monopolistique: droit exclusif accordé au titulaire de faire usage du modèle et d en autoriser ou interdire l usage par des tiers Droit temporaire : enregistrement pour 5 ans, renouvelable 4 fois pour la même période (donc 25 ans max. au total) Créations dans les liens d un emploi: présomption en faveur de l employeur, sauf stipulation contraire Benelux: cumul automatique du droit d auteur et de la protection des dessins ou modèles En Pratique Taxe de base pour un dépôt simple: 108 Possibilité d e-filing Exigences et qualités des représentations

28 LA PROTECTION D UN MODÈLE EST POSSIBLE A PLUSIEURS «NIVEAUX» 1. Enregistrement national Un dépôt dans un pays spécifique auprès des autorités compétentes. Au Benelux, uniquement les 3 pays ensemble OBPI (La Haye) 2. Enregistrement communautaire Un dépôt unique pour les 28 pays de l UE, octroi d une modèle communautaire, indivisible OHMI (Alicante) (2bis. Modèle communautaire non enregistré) 3. Enregistrement international Un dépôt unique pour un bouquet de pays (sur mesure), sans nécessité d un enregistrement national (> < marque) ; extension possible sur plus de 60 pays, via le Système de La Haye OMPI (Genève) 4. Autres possibilités Des dépôts pour des groupes de pays déterminés (pex. Afrique).

29 3. CHOISIR SA PROTECTION

30 QUELQUES QUESTIONS PREALABLES 1. Se protéger par la P.I., oui ou non? utilité du secret 2. Se protéger grâce à quel moyen de P.I.? glissement vers les marques 3. Les conditions sont-elles remplies? motifs absolus 4. Quels risques de conflits avec des tiers? recherches d antériorité 5. Suis-je à même de m en sortir seul? conseils d un professionnel 6. Dois-je conserver des preuves à des stades intermédiaires? i-depot QUESTION CENTRALE Quels sont mes besoins? Impact sur les coûts Des droits qui entraînent des obligations Eviter de porter un manteau trop grand pour soi!

31 OÙ PROTÉGER SA MARQUE? Les droits de P.I. répondent à une logique territoriale. L entreprise va devoir déterminer ses besoins de protection en fonction de l environnement commercial et juridique des pays dans lesquels elle veut déployer ses activités. Un enregistrement Benelux peut suffire au départ, mais il peut ensuite s avérer utile d enregistrer à l étranger. Droit de priorité : Possibilité d obtenir la même date pour un enregistrement a l étranger que l enregistrement «de base» au Benelux (si membre de la Convention de Paris) Délai : 6 mois

32 STRATEGIE EN PROTECTION DES MARQUES AVANTAGES & POINTS À CONSIDÉRER (1) En ce qui concerne l enregistrement national - Intéressant si on n est actif que dans un seul pays (ou le Benelux) - Coûts réduits - Protection sur mesure - Formalités à accomplir directement auprès de l office concerné, même si éloigné du siège social - Demande dans la langue du pays (ou frais de traduction) - Dans certains cas, nécessité d avoir un établissement sur place

33 STRATEGIE EN PROTECTION DES MARQUES AVANTAGES & POINTS À CONSIDÉRER (2) En ce qui concerne l enregistrement international - Examen par chaque pays séparément ; si un problème se pose dans un pays, la demande reste valable pour les autres pays - Tout est traité par le B.I. de l OMPI (y compris les mutations et renouvellements) - Extensions possibles ; processus graduel éventuellement moins coûteux - Possibilité d invoquer le droit de priorité (si Convention de Paris) - Un enregistrement international continue à dépendre de l enregistrement de base pendant 5 ans (oppositions, restrictions des produits / services, déchéance )

34 STRATEGIE EN PROTECTION DES MARQUES AVANTAGES & POINTS À CONSIDÉRER (3) En ce qui concerne l enregistrement communautaire - Une seule procédure pour 28 pays (moins d administration) - Tarif de la demande plutôt avantageux - Les enregistrements nationaux existants dans l UE peuvent être incorporés (les anciens droits restent acquis) - La procédure de demande communautaire prend du temps - Un refus vaut pour toute l UE en une fois (sous réserve de conversion en demandes nationales contre paiement) - Le risque d opposition est accru : un seul enregistrement dans un seul pays européen (pex. Malte) peut suffire à faire obstacle à l enregistrement communautaire (17% d oppositions!!!) - Le maintien de ses droits dans 28 pays peut être très coûteux et très fastidieux (risque de procédures judiciaires dans de nombreux pays et langues étrangères)

35 STRATEGIE EN PROTECTION DES MARQUES COÛTS : EXEMPLE Une marque de base Benelux (marque semi-figurative, 3 classes) Scenario #1 : extension des activités vers DE, DK, GB, FR Coût du dépôt international = CHF (± ) Comparer avec taxe CTM : 900 OHMI Scenario #2 : extension des activités vers DE, FR Coût du dépôt international = 853 CHF (± 705 ) Comparer avec Taxe CTM : 900 OMPI NB : L UE est maintenant membre du Système de Madrid!

36 STRATEGIE EN PROTECTION DES MARQUES ET UNE BOÎTE DE PANDORE La question de l usage territorial de la marque communautaire Quelle est l étendue de l obligation d «usage sérieux» de la marque lorsque le droit s étend sur 28 pays de l UE? un seul pays ou une partie de celui-ci? au moins deux pays (intra-communautaire)? un certain nombre de pays? tous les pays? Arrêt CJUE dans l affaire ONEL / OMEL a. Lien entre l étendue des droits et des obligations du titulaire b. Rejet de tout automatisme (1 pays toujours / jamais suffisant) c. Frontières nationales non pertinentes d. Raisonner en termes de marché concerné: cas par cas, en fonction des produits / services, pas de règle de minimis

37 Merci de votre attention.

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