2- Les décisions majeures a- programmes d ordinateurs / méthodes commerciales en Europe aux Etats-Unis b- domaine du vivant en Europe aux Etats-Unis

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2 1- Les dispositions légales 2- Les décisions majeures a- programmes d ordinateurs / méthodes commerciales en Europe aux Etats-Unis b- domaine du vivant en Europe aux Etats-Unis 3- Conclusion et Perspectives

3 Les dispositions légales Article 52 CBE - Inventions brevetables (1)Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. (2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment : a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ; b) les créations esthétiques ; c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur ; d) les présentations d'informations. 35 U.S.C Inventions patentable. Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. (3) Le paragraphe 2 n'exclut la brevetabilité des éléments qu'il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de ces éléments, considéré en tant que tel. Article 53 CBE - Exceptions à la brevetabilité Les brevets européens ne sont pas délivrés pour : a) les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, [ ] b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés ; c) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes. Règle 28 CBE - Exceptions à la brevetabilité Conformément à l'article 53 a), les brevets européens ne sont pas délivrés notamment pour les inventions biotechnologiques qui ont pour objet : a) des procédés de clonage des êtres humains ; b) des procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain ; c) des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ; d) des procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés. Règle 29 - Le corps humain et ses éléments (1) Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. (2) Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel. (3) L'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet.

4 Les dispositions légales : Les inventions brevetables 35 U.S.C Inventions patentable Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. Nouveauté Utilité Enumération de 4 types d inventions -Procédé -Machine -Produit manufacturé -Composition de matière Article 52 CBE - Inventions brevetables (1) Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Nouveauté Activité inventive Application industrielle Notion d invention dans tous les domaines technologiques

5 Les dispositions légales : Les «non inventions» Anything under the sun that is made by man is patentable United States Congress, 1951 Sont exclus -Les phénomènes /lois de la nature -Les processus mentaux -Les concepts abstraits -Les programmes d ordinateurs (Gottchalk v. Benson) (Diamond v. Chakrabarty) Article 52 CBE - Inventions brevetables (2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment : a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ; b) les créations esthétiques ; c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur ; d) les présentations d'informations. (3) Le paragraphe 2 n'exclut la brevetabilité des éléments qu'il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.

6 Les dispositions légales : Les exclusions Anything under the sun that is made by man is patentable United States Congress, 1951 Sont exclus -L arme nucléaire (42 USC) -Les plantes (Plant Patent) Nota : Les méthodes de traitement ne sont pas exclues de la brevetabilité, mais ne constituent pas un acte de contrefaçon lorsqu elles sont pratiquées par un médecin (35 USC 287 c) 1) Article 53 CBE - Exceptions à la brevetabilité Les brevets européens ne sont pas délivrés pour : a) les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, [ ] b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés ; c) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes.

7 Les dispositions légales : Les exclusions Anything under the sun that is made by man is patentable United States Congress, 1951 Sont exclus -L homme à ses différents stades de développement (Congrès AIA 2011) -Les microorganismes naturels (Diamond v. Chakrabarty) Règle 28 CBE - Exceptions à la brevetabilité Conformément à l'article 53 a), les brevets européens ne sont pas délivrés notamment pour les inventions biotechnologiques qui ont pour objet : a) des procédés de clonage des êtres humains ; b) des procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain ; c) des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ; d) des procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.

8 Les dispositions légales : Les exclusions Anything under the sun that is made by man is patentable United States Congress, 1951 Sont exclus -L homme à ses différents stades de développement (Congrès AIA 2011) Règle 29 - Le corps humain et ses éléments (1) Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables.

9 Les dispositions légales Europe ou Etats-Unis. Lois différentes, pour des interprétations sensiblement identiques Dans une certaine limite

10 Décisions majeures Programmes d ordinateurs méthodes d affaires Qu en est-il des méthodes, programmes, et autres inventions «abstraites» lorsqu ils sont mis en œuvre par ordinateur?

11 Décisions majeures Programmes d ordinateurs méthodes d affaires G3/08 - Programmes d ordinateurs Saisine de la Présidente de l OEB, en vertu du pouvoir conféré par l Art. 112 CBE - Divergence de la jurisprudence notamment dans les affaires T 1173/97 : IBM T 424/03: MICROSOFT T 258/03: HITACHI 102 observations de tiers SAISINE IRRECEVABLE. PAS DE REPONSE AUX QUESTIONS ENTERINE LA PRATIQUE DE L OEB

12 Décisions majeures Programmes d ordinateurs méthodes d affaires G3/08 - Programmes d ordinateurs Contexte : selon l Art 52(2) CBE, les programmes d ordinateur per se sont exclus Procédé technique mis en œuvre par ordinateur? - T 208/84 VICOM : La seule présence dans une revendication d un programme d ordinateur, mettant en œuvre un procédé technique, ne rend pas l objet de la revendication exclu au sens de l Art. 52(2) CBE. Dans l affaire, un procédé d'amélioration de la qualité d'images vidéo, incluant un programme d'ordinateur, est considéré comme technique.

13 Décisions majeures Programmes d ordinateurs méthodes d affaires G3/08 - Programmes d ordinateurs - T 110/90 IBM: La transformation de codes de commande qui constituent des caractéristiques techniques d'un système de traitement de texte en d'autres codes de commande appartenant à un autre système de traitement de texte constitue une méthode à caractère technique. - T 769/92 - Système de gestion universel : Une invention comportant des caractéristiques fonctionnelles mises en œuvre par un logiciel (programmes d'ordinateur) n'est pas exclue de la brevetabilité, si la réalisation de l'invention fait nécessairement intervenir des considérations techniques portant sur certains éléments de la solution du problème résolu par l'invention. Présence d un "caractère technique" et utilité industrielle Approche de la contribution à l'état de la technique

14 Décisions majeures Programmes d ordinateurs méthodes d affaires G3/08 - Programmes d ordinateurs - T 1173/97 IBM: Un produit "programme d'ordinateur" n'est pas exclu de la brevetabilité en application de l'article 52(2) et (3) CBE si sa mise en œuvre sur un ordinateur produit un effet technique supplémentaire, allant au-delà des interactions physiques "normales" entre programme (logiciel) et ordinateur (matériel). Abandon de l «Approche de la contribution à l'état de la technique» Nécessité d apporter un effet technique, allant au-delà de l effet «standard», indépendamment de l «état de la technique»

15 Décisions majeures Programmes d ordinateurs méthodes d affaires G3/08 - Programmes d ordinateurs Approche de la contribution à l'état de la technique Les tasses sont connues, donc l effet est limité à la caractéristique non technique => Exclu au sens de l Art 52(2) CBE Nouvelle approche Les tasses sont connues, mais les tasses sont des objets techniques => Invention au sens Art 52(2) CBE

16 Décisions majeures Programmes d ordinateurs méthodes d affaires G3/08 - Programmes d ordinateurs Divergences avec 1173/97 IBM - T 424/03 MICROSOFT: A computer-readable medium is a technical product and, thus, has technical character. - T 258/03 HITACHI: Une méthode faisant intervenir des moyens techniques constitue une invention au sens de l'article 52(1) CBE - T 0154/04 performances de ventes : Le recueil et l évaluation de données dans le cadre d une méthode de recherche commerciale ne confèrent pas de caractère technique à cette méthode, à moins que lesdites étapes contribuent à la solution technique d un problème technique. Il suffit d ajouter un objet technique (ordinateur, dispositif ) pour conférer le caractère technique

17 Décisions majeures Programmes d ordinateurs méthodes d affaires G3/08 - Programmes d ordinateurs + Un programme d ordinateur : exclu de la brevetabilité + Un programme d ordinateur, MIS EN ŒUVRE SUR UN ORDINATEUR: n est pas exclu de la brevetabilité Applicable à toutes les exclusions de la brevetabilité selon l art 52(2)c) CBE + méthode d enchère : exclu de la brevetabilité + méthode d enchère, MISE EN ŒUVRE SUR UN SERVEUR: n est pas exclu de la brevetabilité

18 Décisions majeures Programmes d ordinateurs méthodes d affaires G3/08 - Programmes d ordinateurs Mais : Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle.

19 Décisions majeures Programmes d ordinateurs méthodes d affaires G3/08 - Programmes d ordinateurs Une invention est une solution technique à un problème technique par des moyens techniques Les caractéristiques non techniques ne participent pas à la solution au problème et donc ne sont pas prises en compte pour évaluer l activité inventive!!! - T 0641/00 (Deux identités/comvik)

20 Décisions majeures Programmes d ordinateurs méthodes d affaires T 0641/00 (Deux identités/comvik) Lorsqu'une invention se compose d'un ensemble de caractéristiques techniques et non techniques et qu'elle présente globalement un caractère technique, l'exigence d'activité inventive doit être appréciée en tenant compte de toutes les caractéristiques qui contribuent audit caractère technique, les caractéristiques qui n'apportent pas une telle contribution ne pouvant étayer l'existence d'une activité inventive. Bien que la formulation du problème technique à résoudre ne doive ni comporter d'indices de solution ni anticiper partiellement la solution, une caractéristique donnée n'est pas automatiquement exclue de la formulation du problème au seul motif qu'elle figure dans la revendication. En particulier, lorsque la revendication se réfère à un but à atteindre dans un domaine non technique, ce but peut légitimement être énoncé dans la formulation du problème en tant que partie du cadre dans lequel s'inscrit le problème technique à résoudre, notamment en tant que contrainte à respecter.

21 Décisions majeures Programmes d ordinateurs méthodes d affaires 1- Procédé pour un système téléphonique mobile numérique du type GSM, dans lequel les terminaux d'abonnés (MS) sont contrôlés par un module d'identité d'abonné (SIM), caractérisé en ce qu'il est affecté au module d'identité d'abonné (SIM) au moins deux identités (IMSI 1, IMSI 2) utilisables de façon sélective, dont les données sont stockées dans une base de données nominale du système, dans lequel une seule identité (IMSI 1 ou IMSI 2) peut être activée à la fois - l'utilisateur activant de façon sélective l'identité désirée dans ladite base de données nominale à partir du terminal d'abonné lorsqu'il se sert d'un terminal d'abonné (MS) - et dans lequel l'activation sélective vise à répartir les coûts entre les appels de service et les appels personnels ou entre les différents utilisateurs" Problème technique : consiste à mettre en œuvre le système GSM de manière à permettre de distinguer plusieurs identités en fonction de ce que l'utilisateur sélectionne, entre des appels passés à des fins diverses et des appels passés par des utilisateurs différents, en prenant en considération les coûts L'homme du métier, spécialiste des systèmes GSM, sait qu'avant l'ouverture d'un droit d'accès au réseau GSM, la station mobile doit être personnalisée au moyen d'un module d'identité d'abonné, et aurait été incité a fournir deux identités L objet de la revendication est dépourvu d activité inventive

22 Décisions majeures Programmes d ordinateurs méthodes d affaires Brevetabilité Activité inventive Critère d invention moins strict (un élément technique suffit) Critère d activité inventive Prise en considération des caractéristiques non techniques dans la formulation du problème technique

23 Quelques exemples Système de transaction financière Système de transaction comprenant - une unité de commande opérant des services financiers pour l abonné - une interface de service à l abonné fournissant un menu de service sur portable et produisant un message de requête de facturation ou de commande de service - une interface de transaction reliant l unité de commande à un système bancaire, et - une base de donnée T 1051/07 La chambre n a pas remis en cause la brevetabilité, du fait de la présence d éléments techniques D2 (art antérieur le plus proche) Le problème technique objectif Fournir un système avec des moyens permettant à l utilisateur de charger de l argent de son compte sur un «ordinateur» hôte. Puisque rien dans l état de la technique ne décrit une telle activité, l activité inventive est reconnue Trivial, mais respecte l approche «problèmesolution»

24 Quelques exemples Amazone 2 Méthode mise en œuvre par ordinateur pour identifier une définition d article qui correspond à la description de l article. Procédure Demande rejetée en examen L objet de la revendication contrevient à l Art 52(2) CBE en tant que méthode purement intellectuelle. Le demandeur cite Hitachi (T 258/03) La D. Examen rejette les arguments au motifs qu elle n est liée qu à la CBE et aux directives T 313/10 La chambre rejette les arguments de la division La jurisprudence est constante depuis Hitachi et G1/08 Par contre la demande est rejetée pour défaut d activité inventive

25 Quelques exemples Système de classification de données enregistrées Méthode pour classer et stocker des données au moyen d un ordinateur, dans laquelle -Les données sont reçues, les champs de données contenant des valeurs -une valeur contenue dans au moins un champs spécifié est lue à partir d au moins un enregistrement reçu -Les enregistrements sont choisis pour classer sur la base d une structure de classification qui est caractérisée en ce que -Au moins un des champs lu est identifié -Une structure de classification ordonnée selon des champs spécifiques est identifiée -Au moins une classe correspondant à une valeur de référence est lue à partir des structures de classification sélectionnées, et -La donnée est sélectionnée dans une classe à partir de structure de classification ordonnée selon des champs spécifiques En examen : Ajout de «au moyen d un ordinateur» Rejet pour défaut d activité inventive T 1784/06 La Chambre réaffirme la position prise dans la décision COMVIK «L activité inventive tient compte des solutions techniques» «Si seules des caractéristiques non techniques subsistent, elles doivent résoudre un problème technique» Recours rejeté

26 Décisions majeures Programmes d ordinateurs méthodes d affaires Bilski v. Kappos (Supreme Court) Questions sur la brevetabilité des revendications de METHODE (process) Avant 2008 In re Alappat : Moyens pour traiter des ondulations affichées sur l écran d un oscilloscope (les moyens étant un algorithme mathématique). La Cour a défini le test «Utile, Concret et Tangible» Même si les méthodes mathématiques per se ne sont pas brevetables, leur application l est si elle est Utile, Concrète et Tangible

27 Décisions majeures Programmes d ordinateurs méthodes d affaires Bilski v. Kappos (Supreme Court) Méthode de gestion de risques dans les marchés financiers, comprenant les étapes suivantes: (a)l initiation d une série de transactions entre un vendeur et un acheteur (b)l identification d un marché pour ladite transaction ayant une contre-proposition dudit acheteur, et (c)l'intiation d une série de transaction entre le vendeur et ledit marché à un second taux de telle sorte que les transactions balancent le risque de la série de transactions. L USPTO a rejeté la demande au titre de l Art 35 USC 101 L objet de la revendication concerne une idée abstraite, non technique

28 Décisions majeures Programmes d ordinateurs méthodes d affaires Bilski v. Kappos (Supreme Court) La Cour d appel est saisie de l affaire -Elle rejette la demande: Le test «Utile, Concret et Tangible» est définitivement abandonné Un test, développé dans les années 70, est réutilisé: «Machine or transformation test»

29 Décisions majeures Programmes d ordinateurs méthodes d affaires Bilski v. Kappos (Supreme Court) «Machine or transformation test» Dans la revendications Bilski -Pas de dispositif : le test (1) n est pas valide -La transformation ne touche pas des entités physiques, il n y a pas de réelle transformation : le test (2) n est pas valide. La Cour Suprême est saisie de l affaire

30 Décisions majeures Programmes d ordinateurs méthodes d affaires Bilski v. Kappos (Supreme Court) La Cour Suprême entérine la décision de la Cour d appel, mais -Rejette le test «Machine or transformation test» comme seul test pour définir la brevetabilité des procédés «Anything under the sun made by man can be patented, except for laws of nature and abstract ideas and physical phenomenons». -Se prononce CONTRE l exclusion de la brevetabilité des méthodes d affaires

31 Décisions majeures Programmes d ordinateurs méthodes d affaires La brevetabilité des méthodes d affaires / programme d ordinateur aux Etats- Unis peut se résumer ainsi Is more than an abstract idea plus the general instruction to simply apply it? Test applicable uniquement aux procédés

32 Quelques exemples (suite) One-Clik Amazone Méthode pour commander un article, utilisant un serveur client, au moyen d un seul click, après que celui-ci se soit enregistré dans un serveur. Après réexamen Le brevet est maintenu sous forme modifiée Limité au «panier» de commande et non au «e- commerce». Mais la décision Bilki v. Kappos n avait pas encore été rendue T 1244/07 Le brevet est révoqué pour défaut d activité inventive Toutes les étapes sont connues d internet, la seule caractéristique distinctive est que l identifiant client n est pas enregistré lors de la commande, mais est retrouvée dans une table centralisant les données clients enregistrés La reformulation du problème technique objectif incluant les caractéristiques non techniques rend l objet évident. Pour la Chambre, la méthode revendiquée n'est qu'une application évidente des cookies récemment développés.

33 Décisions majeures Brevetabilité du vivant Qu en est il des méthodes de traitement, de diagnostic, de la brevetabilité des embryons et des procédés essentiellement biologiques Des approches très distinctes pour des résultats parfois similaires

34 Décisions majeures - Brevetabilité du vivant Méthodes de traitement et de diagnostic

35 Décisions majeures - Brevetabilité du vivant Méthodes de diagnostic Méthodes de diagnostic G 1/04 Les méthodes de diagnostics comprennent: i) le diagnostic à finalité curative stricto sensu, représentant la phase de décision déductive en médecine humaine ou vétérinaire, en tant qu activité purement intellectuelle, ii) les étapes précédentes qui sont constitutives de la pose de ce diagnostic, et iii) les interactions spécifiques avec le corps humain ou animal qui surviennent lorsque sont mises en œuvre celles des étapes précédentes qui sont de nature technique. Toute revendication présentant ces 3 critères est exclue de la brevetabilité. Mais toutes les méthodes de diagnostic comprennent ces étapes!

36 Décisions majeures - Brevetabilité du vivant Méthodes de diagnostic Méthodes de diagnostic G 1/04 Aussi -Les méthodes de diagnostic in vitro, -Les méthodes de diagnostic ne faisant pas intervenir d interaction avec le corps humain, -Les méthodes appliquées au corps humain ou animal «mort», -Les méthodes de diagnostic où l étape ii) est exécutée par un dispositif ne sont pas exclues de la brevetabilité

37 Décisions majeures - Brevetabilité du vivant Méthodes de traitement chirurgical Méthode de traitement G 1/07 Une clarification, mais pas de vraie définition Une méthode chirurgicale comprend ou englobe une étape invasive sous la forme d'une intervention physique substantielle sur le corps nécessitant une expertise médicale et comportant un risque substantiel pour la santé (même lorsqu'elle est mise en œuvre avec l'expertise et le soin professionnels requis) Toute revendication comprenant de telles caractéristiques est exclue de la brevetabilité.

38 Décisions majeures - Brevetabilité du vivant Méthodes de traitement chirurgical Méthode de traitement G 1/07 La Grande Chambre de Recours a rappelé: -Les méthodes de traitement ne sont pas limitées aux traitements à des fins curatives -Mais tous les actes d intervention physique substantielle ne sont pas forcément des méthodes de traitement exclues Les méthodes de traitement esthétique sont exclues, mais les méthodes de tatouage, de piercing ne le sont pas.

39 Décisions majeures - Brevetabilité du vivant Méthodes de traitement chirurgical Méthode de traitement G 1/07 La seule présence d une étape de traitement chirurgical dans une revendication suffit à la rendre exclue de la brevetabilité Différent de la brevetabilité des programmes d ordinateurs.

40 Décisions majeures - Brevetabilité du vivant Cellules souches

41 Décisions majeures - Brevetabilité du vivant Utilisation d embryons

42 Décisions majeures - Brevetabilité du vivant Utilisation d embryons Utilisation d embryons G 2/06 Procédé de culture de cellule souches embryonnaires isolées Les cellules sont issues d embryons à des stades précoces du développement Ces cellules sont elles contraires à la R. 28 c) CBE? ( ) Les brevets européens ne sont pas délivrés notamment pour les inventions biotechnologiques qui ont pour objet : c) des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ;

43 Décisions majeures - Brevetabilité du vivant Utilisation d embryons Utilisation d embryons G 2/06 La Grande Chambre a répondu : La CBE interdit de délivrer des brevets sur la base de revendications portant sur des produits qui - comme indiqué dans la demande - ne pouvaient être obtenus, à la date de dépôt, qu'à l'aide d'une méthode impliquant nécessairement la destruction des embryons humains à l'origine desdits produits, même si ladite méthode ne fait pas partie des revendications. Il est sans importance que les mêmes produits puissent être obtenus après la date de dépôt sans devoir recourir à une méthode impliquant nécessairement la destruction d'embryons humains.

44 Décisions majeures - Brevetabilité du vivant Utilisation d embryons Utilisation d embryons G 2/06 De la décision on conclut - Les cellules souches sont potentiellement brevetables, si elles ne sont pas issues de la destruction d un embryon humain, - Les cellules couches issues de méthodes de reprogrammation sont brevetables (voir brevet Yamanaka en opposition), - Les cellules souches peuvent être utilisées, dans le cadre du traitement de l embryon ou pour son traitement. Par contre, la Grande chambre n a pas défini «l embryon».

45 Décisions majeures - Brevetabilité du vivant Utilisation d embryons Utilisation d embryons C34-10 CJUE Dans une affaire similaire en Allemagne Bru stle vs. Greenpeace, (cellules pluripotentes prélevées dans un embryon humain à un stade de développement précoce) une question préjudicielle a été posée. La Cour de Justice a statué que -l embryon est formé dès la stade de la fécondation -Les ovocytes fécondés ayant reçu un transfert de noyau sont également des embryons, mais, -Les cellules totipotentes per se, n ayant pas la capacité autonome de produire des individus, ne sont pas considérées comme des embryons

46 Décisions majeures - Brevetabilité du vivant Procédés essentiellement biologiques

47 Décisions majeures - Brevetabilité du vivant Procédés essentiellement biologiques Procédés essentiellement biologiques G 2/07 G 1/08 Les deux affaires concernent des procédés de d obtention -de brocolis -de tomates présentant des caractères améliorés (teneur en eau, composé chimique particulier). Mais ces procédés sont-ils exclus de la brevetabilité?

48 Décisions majeures - Brevetabilité du vivant Procédés essentiellement biologiques Procédés essentiellement biologiques G 2/07 G 1/08 La Grande Chambre de Recours a statué -Un procédé est essentiellement biologique s il a pour but de croiser des génomes complets et de faire une sélection, -La sélection et le croisement ne sont pas que des phénomènes naturels, mais peuvent aussi être mis en œuvre par l homme, -Le simple ajout d une étape technique ne permet pas d échapper à l exclusion -Mais si une étape modifie le procédé au delà du croisement per se, le procédé est brevetable

49 Décisions majeures - Brevetabilité du vivant Procédés essentiellement biologiques Procédés essentiellement biologiques G 2/07 G 1/08 Les critères définis pour -Les programmes d ordinateurs (un seul élément technique suffit pour échapper à l exclusion), et -Les méthodes de traitement/diagnostic (la seule présence d une référence à la méthode rend l objet non brevetable) ne sont pas applicables aux procédés essentiellement biologiques

50 Décisions majeures - Brevetabilité du vivant Procédés essentiellement biologique Procédés essentiellement biologiques G 1/12 1. L'exclusion des procédés essentiellement biologiques de production de végétaux de l'art 53 b) CBE peut-elle avoir un impact négatif sur une revendication de produit portant sur des végétaux ou du matériel végétal tel qu'un fruit? 2. En particulier, une revendication portant sur des végétaux ou du matériel végétal autre qu'une variété végétale est-elle acceptable même si la seule méthode disponible à la date de dépôt pour générer l'objet revendiqué est un procédé essentiellement biologique pour la production de végétaux décrit dans la demande de brevet? 3. Est-il pertinent, dans le contexte des questions 1 et 2 que la protection conférée par les revendications de produit englobe la génération du produit revendiqué au moyen d'un procédé essentiellement biologique de production de végétaux exclu en tant que tel par l'art 53 b) CBE? II

51 Décisions majeures - Brevetabilité du vivant Méthodes de diagnostic

52 Décisions majeures - Brevetabilité du vivant Mayo v. Prometheus (Supreme Court) Prometheus est titulaire d un brevet de méthode de traitement de pathologies, notamment la maladie de Crohn Méthode pour optimiser l efficacité d un traitement d une pathologie gastro-intestinale médiée par l immunité, comprenant: a)l administration d un médicament fournissant de la 6- thioguanine au patient atteint de la pathologie, b)déterminer le niveau de 6-thioguanine chez le patient où un niveau de 6-thioguanine chez le patient inférieure à 230 pmol / érythrocytes Indique la nécessité d augmenter la quantité de médicament au patient, où un niveau de 6-thioguanine chez le patient supérieur à 400 pmol / érythrocytes Indique la nécessité de diminuer la quantité de médicament au patient.

53 Décisions majeures - Brevetabilité du vivant Mayo v. Prometheus (Supreme Court) Mayo, client de Prometheus, décide de fournir son propre test Prometheus assigne Mayo en contrefaçon Tribunal de première instance Le brevet est invalide car les revendications concernent des processus naturels (lois de la nature) Gottchalk v. Benson & Diamond v. Chakrabarty En Appel Le brevet est valide car les revendications sont jugées comme remplissant le «machine and transformation test». => l étape d administration rempli le test de «transformation» La cours suprème est saisie de l affaire

54 Décisions majeures - Brevetabilité du vivant Mayo v. Prometheus (Supreme Court) Les juges considèrent que -Le test «Machine and tranformation» bien qu utile, n est pas le seul à devoir être utilisé -Le test rappelé dans Bilski v. Kappos devrait être applicable. Anything under the sun made by man can be patented, except for laws of nature and abstract ideas and physical phenomenons Le brevet Prometheus est invalidé, ne satisfaisant pas à l art 35 USC 101

55 Conclusions et Perspectives Mayo v. Prometheus Bilski v. Kappos Deux décisions majeures remettant en cause la brevetabilité acquise des -Inventions mises en œuvre par ordinateur/méthodes économiques -La brevetabilité du vivant Approche Européenne Plusieurs décisions de la Grande Chambre de Recours, avec des approches différentes selon l objet -ordinateur/méthode économiques => Art 56 -vivant: selon le cas d espèce

56 Conclusions et Perspectives Mayo v. Prometheus & Bilski v. Kappos, Impact sur le vivant Affaire Myriad Genetics : BRCA1 et BRCA2 Cancer du sein Brevet Myriad comprend -Méthode diagnostic du cancer du sein -Séquences mutées de BRCA 1 et 2 Au vu de Mayo v. Prometheus, la Cours Suprême demande le réexamen de l affaire: -Séquences mutées de BRCA 1 et 2 sont jugées brevetables Everything and everyone comes from nature, following its laws, but the compositions here are not natural products. They are the products of man, albeit following, as all materials do, laws of nature. Quelle Suite?

57 Conclusions et Perspectives Et en Europe Affaire Myriad Genetics : BRCA1 et BRCA2 Cancer du sein Brevet maintenu sous forme modifiée en opposition, très limité Utilisation d un acide nucléique isolé qui comprend la séquence codante stipulée dans SEQ ID NO : 1 depuis la position nucléotidique 229 jusqu à la position nucléotidique et comprenant en outre la mutation associée à une prédisposition au cancer du sein, dans laquelle T occupant la position nucléotidique 6174 est supprimée, pour diagnostiquer une prédisposition au cancer du sein chez les femmes juives ashkénazes in vitro. Des demandes divisionnaires sont en examen

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