FLASH APRAM. du 20 mars 2006 (N 11) L Equipe Flash vous remet trois arrêts rendus par la Cour de cassation le 14 mars 2006.

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1 FLASH APRAM du 20 mars 2006 (N 11) Chers Amis, L Equipe Flash vous remet trois arrêts rendus par la Cour de cassation le 14 mars Elle remercie Maître Thomas-Raquin de lui en avoir transmis le texte en première lecture. La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence sur la question de l application des articles L du Code de la propriété intellectuelle et 5C2 de la Convention d Union de Paris. L usage de la marque sous une forme modifiée n en altérant pas le caractère distinctif, vaut exploitation de la marque au sens de l article L Mais il importe peu dorénavant que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée. L Equipe Flash

2 Arrêt n 369 du 14 mars 2006 Cour de cassation - Chambre commerciale Cassation Demandeur(s) à la cassation : M. Franklin X... et autre Défendeur(s) à la cassation : société Pier import Europe et autre Sur le moyen unique : Vu l article L , alinéa 1 et 2 b du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu aux termes de ce texte est assimilé à l usage d une marque, l usage de la marque sous une forme modifiée n en altérant pas le caractère distinctif ; Attendu, selon l arrêt déféré, que M. X..., titulaire de la marque figurative constituée d un signe représentant le dessin schématisé du visage d un personnage souriant, déposée le 1er octobre 1971, régulièrement renouvelée, enregistrée sous le n , pour désigner des produits et services dans différentes classes dont la classe 28, notamment les jeux, les jouets, ainsi que les articles de gymnastique et de sport, et la société the Smiley licensing corporation ltd (société Smiley) ont poursuivi judiciairement en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale la société Pier import France (société Pier), qui commercialise des balles et des ballons reproduisant cette marque, ainsi que son fournisseur, la société PMS international group (société PMS); que celles-ci ont reconventionnellement conclu à la déchéance des droits de M. X... sur cette marque à compter du 28 décembre 1996 ; que pour s opposer à cette demande, M. X... a fait valoir qu il exploitait la marque figurative n composée d un dessin quasi similaire, pour désigner en classe 28 les mêmes produits et services ; Attendu que pour prononcer la déchéance de la marque n , l arrêt retient que l exploitation d une marque voisine de la marque enregistrée litigieuse ne vaut pas exploitation de cette dernière ; Attendu qu en statuant ainsi, alors que le texte susvisé exige seulement que la marque exploitée ne diffère de la marque enregistrée et non exploitée que par des éléments n en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée, la cour d appel a violé les dispositions de ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Président : M. Tricot Rapporteur : Mme garnier, conseiller Avocat général : M. Feuillard Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Bertrand, la SCP Waquet, Farge et Hazan

3 Arrêt n 370 du 14 mars 2006 Cour de cassation - Chambre commerciale Rejet Demandeur(s) à la cassation : société Playboy enterprises international inc. Défendeur(s) à la cassation : société Etablissements Laporte Attendu, selon l arrêt déféré (Rouen, 29 novembre 2001), que la société Etablissements Laporte (société Laporte) est titulaire de cinq marques dénominatives ou figuratives comportant la dénomination Playboy, déposées entre 1970 et le 30 septembre 1991, et d une marque dénominative internationale visant la France, pour désigner notamment divers produits des classes 24 et 25 ; que la société de droit américain Playboy enterprises international (société Playboy) a déposé le 3 octobre 1996, la marque complexe boy, constituée d une tête de lapin entourée des lettres B et Y pour désigner les produits des classes 18 et 25 ; que la société Laporte, ayant formé opposition à cet enregistrement, en invoquant ses droits sur une marque antérieure, la société Playboy l a assignée en déchéance des droits sur ses marques ; que la cour d appel a prononcé la déchéance totale de trois des marques déposées par la société Laporte et la déchéance partielle des droits des trois autres ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Playboy fait grief à l arrêt d avoir refusé de prononcer la déchéance des droits de la société Laporte sur sa marque pour les produits suivants des classes 24 et 25 : serviettes, vêtements et sous-vêtements pour homme et la déchéance des droits de la même société sur les marques et R pour les mêmes produits des classes 24 et 25, alors, selon le moyen : 1 / que l exploitation d une marque enregistrée, analogue à une autre marque enregistrée, ne vaut pas exploitation de cette dernière au sens des articles L du Code de la propriété intellectuelle et 5-C-2 de la Convention d Union de Paris, lesquels ne trouvent application que si une seule marque est en cause ; qu en énonçant que ces textes faisaient référence à l emploi d une marque sous une forme modifiée sans distinguer si cette forme modifiée faisait ou non l objet d un enregistrement distinct à titre de marque pour en déduire que l exploitation de l une des marques , et R pour certains des produits visés dans ces enregistrements valait exploitation des deux autres marques, la cour d appel a violé les articles L du Code de la propriété intellectuelle et 5-C-2 de la Convention d Union de Paris ; 2 / que seule l exploitation de la marque, fût-ce sous une forme modifiée lorsque cette forme n en altère pas le caractère distinctif, peut faire échec à la déchéance des droits du propriétaire sur sa marque ; qu en considérant que le seul usage de l élément distinctif commun aux trois marques qui précèdent valait exploitation sous une forme modifiée de l ensemble des trois marques, sans procéder à aucune identification positive de la marque dont l exploitation aurait fait échec à la demande de déchéance, la cour d appel a, pour cette raison encore, violé les mêmes textes ; Mais attendu que l arrêt relève que, s agissant des marques n , , et R , la variation du graphisme, de la calligraphie et de la couleur du signe enregistré sous le n est minime et n a eu pour objet que de moderniser la marque en l adaptant au goût de la clientèle ; qu il retient que l usage de l'élément dénominatif, à l exclusion de l élément graphique utilisé pour les marques précitées, n affectant pas le caractère distinctif du signe, doit être assimilé à l usage de la marque telle qu enregistrée et fait obstacle à la demande de déchéance ; que la cour d appel, qui a identifié les marques faisant échec à la demande de déchéance, a pu, au vu de ces

4 appréciations et constatations, statuer comme elle a fait, dès lors que les textes visés au moyen exigent seulement que la marque exploitée sous une forme modifiée n altère pas le caractère distinctif de la marque première, peu important que la marque seconde ait été ou non enregistrée ; que le moyen n est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Playboy reproche encore à l arrêt d avoir décidé que la société Laporte justifiait d une exploitation de la marque pour les produits suivants des classes 24 et 25 : serviettes, vêtements et sous-vêtements pour homme et limité la déchéance des droits de cette société sur ces trois marques aux autres produits visés dans ces enregistrements, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que la cour d appel qui, pour considérer que la société Laporte avait fait usage de la dénomination Playboy pour un certain nombre de produits, s est fondée uniquement sur les factures établies par cette société ainsi que sur l attestation de son commissaire aux comptes établissant que les produits mentionnés sans référence dans ces factures correspondaient à la dénomination Playboy, a violé l article 1315, alinéa 2 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu à remettre en question l appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de preuve qui lui ont été soumis, et notamment celle de l attestation du commissaire aux compte, indépendant de la société qu il contrôle ; que le moyen n est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Playboy fait enfin grief à l arrêt d avoir jugé que la société Laporte justifiait de l exploitation française de la marque R pour les produits suivants : serviettes, vêtements et sous-vêtements pour homme, et limité la déchéance de la marque aux autres produits visés par cet enregistrement, alors, selon le moyen, que la cour d appel, qui a énoncé que, pour échapper à la déchéance, la société Laporte devait prouver l exploitation sérieuse de la marque Play boy pour les produits visés dans les enregistrements et dont les constatations font apparaître qu aucun des produits pour lesquels elle a retenu une exploitation effective du signe Play boy ne se trouvait mentionné dans l enregistrement de la partie française de la marque internationale n R , lequel ne visait que les tissus, couvertures de lit et de table, articles textiles non compris dans d autres classes, articles d habillements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles, ne pouvait décider que la partie française de cette marque internationale échappait à la déchéance pour désigner les serviettes, les cravates, les chemises, les chaussettes, les sous-vêtements pour homme, les tricots, les pantalons et les vestes pour homme, sans méconnaître la portée juridique de ses propres énonciations en violation des articles L du Code de la propriété intellectuelle et 5-C- 2 de la Convention d union de Paris ; Mais attendu, dès lors qu il résulte des énonciations de l arrêt et des productions que la marque internationale n R , visant la France, avait été déposée notamment pour désigner des articles d habillement, produits de la classe 25, c est à bon droit que la cour d appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Président : M. Tricot Rapporteur : Mme Garnier, conseiller Avocat général : M. Feuillard Avocat(s) : Me Bertrand, la SCP Thomas-Raquin et Benabent

5 Arrêt n 371 du 14 mars 2006 Cour de cassation - Chambre commerciale Cassation Demandeur(s) à la cassation : société Trader classified média, anciennement Trader com France, SA Défendeur(s) à la cassation : société Centrale directe, SARL Attendu, selon l arrêt déféré, que la société Trader com France, actuellement dénommée Trader classified média France (société Trader), qui publie un journal d annonces La Centrale des particuliers usuellement dénommée La Centrale, est titulaire de la marque La Centrale des particuliers déposée le 6 juillet 1990, régulièrement renouvelée, enregistrée sous le n , pour désigner divers produits et services en classes 6, 35, 36, 41 et 42, notamment l imprimerie, les journaux, la publicité et des services d aide aux entreprises ; qu'elle a poursuivi judiciairement en contrefaçon de marque la société Centrale directe immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 mars 1998 avec pour objet les conseils, organisation, achat et vente hors média ; que cette société a reconventionnellement sollicité le 7 mars 2001 le prononcé de la déchéance des droits de la société Trader sur cette marque pour les produits et services d aide aux entreprises ; que la société Trader a fait valoir qu elle exploitait ces produits sous les marques La Centrale déposées courant 1999 et le 23 juin 2000 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l article L , alinéa 4, du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu, qu'il résulte de ce texte, qu'une marque inexploitée depuis cinq ans ou plus ne peut être frappée de déchéance, dès lors que son titulaire a repris un usage sérieux de cette marque plus de trois mois avant la demande en déchéance ; Attendu que pour prononcer la déchéance partielle de la marque La Centrale des particuliers, l'arrêt retient que la société Trader ne rapporte pas la preuve d'avoir utilisé cette marque dans le domaine d'aide aux entreprises entre la date du dépôt et celle de la constitution de la société Centrale directe ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Trader invoquait l'usage de sa marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif au cours d'une période antérieure de plus de trois mois à la demande en déchéance, peu important la date de constitution de la société Centrale directe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l article L , alinéas 1 et 2 b, du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour prononcer la déchéance partielle de la marque La Centrale des particuliers, l arrêt retient que si la marque peut être exploitée sous une forme comportant quelque variante n altérant pas son caractère distinctif, le bénéfice de cette disposition ne peut toutefois être invoqué par le titulaire de marques voisines faisant l objet d enregistrements distincts qui ne peut ainsi prétendre échapper à la déchéance de l une en invoquant l exploitation de l autre ; Attendu qu en statuant ainsi, alors que le texte précité exige seulement que la marque exploitée diffère de la marque première et non exploitée par des éléments n en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée, la cour d appel a violé le texte susvisé ;

6 PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Président : M. Tricot Rapporteur : Mme Garnier, conseiller Avocat général : M. Feuillard Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, Me Spinosi