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1 Gestion de la propriété intellectuelle en tant qu actif d entreprise Pour la plupart des entreprises, les actifs incorporels représentent plus de 50 % de la valeur globale. Le groupe le plus important d actifs incorporels sont ceux qui sont protégés par la propriété intellectuelle, tels que les inventions, les dessins industriels et les marques. Puisqu ils constituent une part si importante de la valeur globale, leur gestion en tant qu actifs financiers est essentielle au succès de l entreprise. Les entreprises qui gèrent activement leur PI en tant qu actifs financiers affichent des performances jusqu à 30 % meilleures que leurs homologues. Elles y parviennent en maximisant l efficacité de l investissement dans l entreprise, en stimulant les performances dans les domaines les plus rentables, en gérant les risques opérationnels et en minimisant les risques fiscaux. Elles peuvent également utiliser leurs actifs de PI en tant que garantie pour obtenir différentes formes de financements. Des opportunités de bénéficier d avantages stratégiques en rapport avec la vente ou l achat d une entreprise s offrent par ailleurs à eux. Une bonne stratégie de gestion de la PI renforce la capacité de l entreprise à lever des fonds, en gérant les problèmes qui influent sur les évaluations des actifs de PI. La compréhension de la valeur financière d actifs de PI spécifiques pour l entreprise revêt une importance particulière lors de l entrée sur un nouveau marché sur le plan produit comme géographique en raison de la présence de nouveaux risques ainsi que de nouvelles opportunités. La Chine présente certains défis particuliers, et les mesures pratiques visant à protéger la valeur des actifs de PI sont souvent aussi importantes que les mesures juridiques. Ce guide a pour objectif d expliquer l importance des actifs de PI d un point de vue financier, et d évaluer comment les gérer au mieux pour l entreprise. 1. Gestion du retour sur investissement et amélioration de la performance Lorsque l entreprise possède plusieurs actifs de PI, la comparaison entre les retours sur investissement permettra de focaliser la stratégie globale de l entreprise sur ceux qui offrent les meilleurs rendements. En outre, cela permettra également d évaluer le risque pour la viabilité de l entreprise que présenterait la perte de certains actifs de PI. C est primordial lorsqu il s agit de décider de la structure de vos relations commerciales et de vos activités en Chine. A l instar des actifs corporels, l évaluation du retour sur investissement nécessite la connaissance de leur valeur monétaire et du montant de l investissement qui leur a été alloué au cours d une période donnée. L évaluation d actifs de PI spécifiques consiste à identifier la technologie et la marque de chaque produit individuel, ainsi que toute marque utilisée pour plus d un produit.

2 La Société A conçoit, fabrique et vend une gamme de radios numériques haut de gamme de pointe. Sa technologie propriétaire lui confère un avantage concurrentiel. Sa marque «maison» est réputée dans le domaine des produits innovants. Ses actifs de PI sont : la marque «maison» ; la technologie et le dessin de chaque radio dans sa gamme ainsi que son nom. 2. Une garantie pour le financement Les actifs de PI peuvent servir de garantie pour un vaste éventail de méthodes de levée de fonds. La Chine a été un pays pionnier dans l utilisation des suretés afférentes aux brevets, et un éventail de structures de levée de fonds sont disponibles auprès d institutions financières chinoises comme européennes. Les options de levée de fonds comprennent : 1) Fournir une garantie pour les emprunts bancaires existants. Il n est pas rare que la PI d une entreprise soit incluse dans la prise de sureté globale de sa banque, bien qu à une valeur insignifiante ou nulle. Une évaluation séparée de la PI accroît souvent la valeur de la garantie incluse dans cette prise de sureté. Cela peut être utilisé pour augmenter l emprunt ou diminuer l intérêt sur celui-ci. Si les actifs de PI sont destinés à une autre forme de garantie, il faudra les sortir du périmètre de sureté bancaire. Cette opération sera plus facile s ils ne sont comptabilisés que pour une valeur minimale. 2) Fournir une garantie pour une nouvelle dette. Elle peut servir à épauler un nouvel emprunt bancaire de trésorerie ou pour une dette à plus long terme en vue de financer un investissement dans de nouveaux produits ou marchés. Les prêts contre actifs de PI représentent une forme spécialisée de prêts habituellement accordés par des équipes spécialisées de grands organismes de crédit ou des maisons de crédit spécialisées plus petites. 3) Sureté afférente aux brevets (et autres PI). Une sureté afférente à un brevet est une forme de prêt contre brevets ou autres actifs de PI. La différence importante entre ce type de garantie et une garantie contre des frais est la suivante : dans le cadre d une sureté, le titre sera généralement immédiatement transféré au prêteur en cas de défaut de paiement. Cette forme de prêt est courante dans certaines banques chinoises susceptibles d être plus familières avec celles-ci que leurs homologues internationaux. 4) Création d une entité séparée pour l émission d actions. Lorsque des actifs de PI sont la propriété d une société créée dans ce but et génèrent des revenus de redevances, des actions peuvent être émises par cette société en vue d obtenir de nouveaux financements sous forme d actions. 5) Titrisation (émission d obligations). Une alternative à l émission d actions par une société qui détient des actifs de PI consiste à utiliser les actifs de la société comme garantie pour l émission d obligations sur le marché. Cette option est par nature plus intéressante pour les entreprises de taille moyenne détenant des marques ou technologies relativement connues sur leur propre marché.

3 6) Garantie au bénéfice de tiers. Une autre utilisation qui s offre à une société détenant des actifs de PI consiste à fournir une garantie au bénéfice d un tiers, tel que le fonds de pension de la société ou une nouvelle entreprise du même groupe de sociétés. Les actifs de PI sont souvent sous-évalués dans les comptes des sociétés. Néanmoins, leur identification et leur évaluation peuvent conduire à une augmentation précieuse de la part que les prêteurs leur accorderont à titre de garantie d emprunts en cours parmi les autres actifs de l entreprise. Cela peut être très utile dans un contexte de resserrement de crédit. Un portefeuille d actifs de PI (tel que l ensemble des brevets protégeant les différentes inventions en rapport avec les radios et les marques déposées protégeant les noms de marques de la Société A) est beaucoup plus précieux qu un seul actif de PI, le risque étant réparti pour tout prêteur ou investisseur. L acceptation des actifs de PI à des fins de levée de fonds dépend largement de : leur évaluation ; leur détention par une entité appropriée. Les considérations qui influent sur l évaluation comprennent notamment la question de savoir si les actifs de PI sont : clairement identifiés ; consolidés auprès d un seul propriétaire plutôt que dispersés au sein du groupe ; protégés contre les risques d insolvabilité resultant des activités opérationnelles ; protégés par des enregistrements appropriés ; soumis à un programme de mise en application structuré ; concédés en licence à des entreprises du groupe et/ou à des tiers en vue de dégager un flux de revenu ; utilisés en vue d augmenter la rentabilité de l entreprise. La Société A décide de lever de nouveaux fonds sous forme d actions. Elle crée une société (Société à Usage Unique, SAUU) qui détiendra les actifs de PI. Le SAUU accorde des licences à la société d exploitation en vue de l utilisation des actifs PI. Le SAUU détient désormais un actif précieux qui dégage un flux de revenu tout en étant protégé des risques opérationnels. Société A vend ensuite 30 % des actions dans le SUU à une société de private equity. 3. Fiscalité Les domaines principaux où les actifs de PI ont un impact particulier sur l imposition des entreprises sont les suivants : De nombreux pays ont des régimes fiscaux particuliers visant à favoriser l innovation, de façon générale ou dans des secteurs spécifiques tels que les technologies respectueuses de l environnement. La Chine encourage aussi bien ces technologies que la PI autochtone (c est-à-dire enregistrée en Chine), de sorte qu il peut s avérer fiscalement avantageux de s engager dans la recherche et le développement en Chine. Ces avantages doivent être pesés à la lumière d autres considérations fiscales, juridiques et opérationnelles ; Les droits de PI sont souvent utilisés par différentes parties d une entreprise, qu il s agisse de sociétés distinctes d un groupe ou de divisions opérant dans d autres pays.

4 Il n est pas rare que cette utilisation soit informelle plutôt que formalisée dans le cadre de licences écrites. Chaque partie de l entreprise qui utilise l actif de PI doit verser un droit de licence au prix de marché entre entités non apparentées à la partie de l entreprise qui en est le détenteur. A défaut du paiement de ce droit, les autorités fiscales pourraient ajuster l impôt dû pour l année en cours et des années précédentes. Cela s appelle le «prix de transfert», et la Chine dispose de règles semblables à celles en vigueur dans l UE ; La plupart des pays imposent une taxe sur le transfert de droits de PI. En Chine, la taxe sur les sociétés est prélevée sur les transferts au sein de la RPC, et l impôt de retenue à la source sur les transferts en dehors de la RPC. Dans les exemples ci-dessus, la Société A est la société d exploitation. Elle verse des redevances de façon indépendante au SUU pour les licences de PI. Le paiement est effectué en tant que transfert à l intérieur du groupe, de sorte qu il n y ait pas de coût net supplémentaire pour l entreprise. Cette pratique est conforme aux exigences des différents régimes de prix de transfert, et l entreprise n encourt ainsi aucune obligation fiscale supplémentaire au titre de ses transactions en cours. Remarque : La sortie d actifs de PI de la société A vers SUU peut être assujettie à l impôt, bien que soit rare à l intérieur d un groupe de sociétés lorsque la société d exploitation et le FCC sont immatriculés dans l UE. Il est plus vraisemblable qu il y ait des frais si le FCC est créé dans une juridiction fiscalement avantageuse. 4. Dispositions commerciales visant à assurer la protection des actifs de PI en Chine De nombreuses entreprises désirent conduire des activités en Chine, mais redoutent que l implantation de la production ou d autres opérations dans le pays leur fasse perdre leurs actifs de PI. Leurs préoccupations concernent essentiellement la contrefaçon de leurs dessins, inventions ou méthodes. Cela pourrait présenter un sérieux problème non seulement en Asie mais aussi sur leurs marchés domestiques si les produits contrefaisants venaient à y être exportés et vendus. Il est possible de gérer ce risque en se familiarisant avec des partenaires chinois potentiels, en faisant affaires uniquement avec ceux qui sont dignes de confiance et, également, en structurant les relations commerciales de sorte à ce qu aucune personne ou société n ait connaissance de tous les éléments essentiels en rapport avec un produit. Dans la mesure du possible, les actifs de PI qui sont au cœur du succès de l entreprise doivent être divisés en différentes activités. Chaque activité pourra alors être réalisée avec un partenaire commercial différent et des employés chinois différents, de façon à ce qu aucune personne (ou société) ne connaisse la technologie dans son intégralité. Une autre approche de la gestion de ce risque consiste à garder en Europe les activités en rapport avec les actifs de PI les plus importants, et de n utiliser en Chine que les actifs de PI moins précieux ou plus anciens. Il est de toute façon vital que la gestion des opérations en Chine soit étroitement supervisée par une personne de confiance, loyale à l entreprise principale et capable de contrôler ce qui se passe en pratique sur le terrain. De plus amples informations concernant la gestion des transferts de technologie sont disponibles dans la publication du Helpdesk IPR PME : «Transfert de technologie vers la Chine : lignes directrices à l usage des entreprises».

5 5. Formulation d une stratégie de PI Bien gérée, une stratégie en matière d actifs de PI peut faire une différence considérable au niveau de l évaluation desdits actifs d une société. L évaluateur évaluera l impact économique des actifs de PI sur les affaires de la société. Bien qu il existe plusieurs méthodologies différentes d évaluation, elles prennent toutes en compte les risques relatifs aux actifs de PI. Une stratégie de PI réaliste, documentée et démontrant un soutien efficace en faveur de la stratégie globale de l entreprise relèvera toujours l évaluation finale de la PI. La stratégie de PI renforce la stratégie globale de l entreprise et évoluera à mesure que l entreprise parcourt les différents stades de son développement. Qui plus est, elle sera différente d un marché à l autre, puisque l entreprise se situera à différents stades de son cycle de vie. La décision de savoir quels sont les droits PI les plus utiles et donc prioritaires en termes d investissement et de temps consacré à la gestion variera en conséquence. Par exemple, en créant un nouveau marché, l enregistrement de marques et brevets, de dessins industriels ou de droits d auteur en vue de protéger le produit s avérera probablement plus important qu une action à l encontre des contrefacteurs. Une fois l activité établie, la défense des droits sera verra vraisemblablement accorder la priorité. Lorsqu il s agit d agrandir la part de marché face aux concurrents, on se concentrera probablement sur le contentieux. Il est essentiel que la direction de la société prenne part à la conception de la stratégie de PI et comprenne comment celle-ci soutiendra les objectifs commerciaux. Les acteurs clés appelés à participer sont le président directeur général, le directeur financier, le conseiller fiscal, le directeur juridique, le directeur de la technologie et le directeur de l exploitation. La stratégie de PI doit être réévaluée en cas de changement de la stratégie commerciale, et au moins une fois par an. 6. Les composantes d une stratégie de PI Il est crucial de disposer de stratégies de protection et de défense des droits. Il est généralement trop coûteux de mettre en place une protection suffisante immédiatement. Il sera probablement plus faisable de construire le portefeuille de protection sur une certaine période de temps. Il devra être conçu de manière à accorder la plus haute priorité aux actifs de PI qui constituent la clé de la réalisation de la stratégie commerciale. D autres arrangements sont essentiels en vue d une protection efficace des actifs de PI et s articulent autour des relations et comportements avec les salariés, les partenaires commerciaux et les autres contacts de même nature. a. Protection La maxime «enregistrez-les ou perdez-les» est encore plus vraie pour les actifs de PI en Chine qu ailleurs. Voici des points particuliers qui revêtent de l importance en Chine et diffèrent de l Europe : Les produits doivent toujours se voir attribuer un nom chinois autrement le marché s en chargera. L enregistrement de la marque s impose pour le nom chinois, le nom européen et sa traduction en caractères chinois. Chaque nom requiert ainsi trois enregistrements de base plutôt qu un seul ;

6 La Chine pratique la règle du «premier dépôt» pour les marques. Il est ainsi vital de procéder à l enregistrement le plus tôt possible ; La RPC, Hong Kong et Macao constituent des territoires séparés en termes d enregistrement de la PI. Aussi faut-il envisager d obtenir une protection pour chacun de ces territoires ; Tout droit d auteur qui est important pour l entreprise doit être enregistré auprès de l Administration nationale des droits d auteur. Bien que facultatif, dans la pratique il est beaucoup plus difficile de faire appliquer un droit d auteur qui n a pas été enregistré ; Les logiciels développés en Chine doivent également être enregistrés avant toute application. L enregistrement est facultatif pour les logiciels étrangers, mais une fois de plus il facilite la défense des droits; Les licences de marque doivent être enregistrées auprès du Bureau des Marques de la RPC dans les trois mois de leur conclusion. La Société A n a pas de protection en Chine pour ses premiers brevets, qui resteront en vigueur pendant encore plusieurs années en Europe. L information étant déjà publiquement disponible, elle n est pas protégée en Chine. Cependant, ses développements plus récents sont protégés par des brevets, et la société paie pour les étendre à la Chine aux termes du Traité de Coopération sur les Brevets (Patent Cooperation Treaty, PCT). La société a demandé l enregistrement de sa marque en RPC, à Hong Kong et à Macao en vue de la couverture de ses produits et de leur utilisation sur Internet au titre du nom de marque principal sous ses noms européen, en caractères chinois et chinois. L année prochaine, elle prévoit d ajouter des enregistrements de marques pour les noms des postes de radio individuels ; et l année suivante, elle fera protéger également le nom de marque principal pour les matériels publicitaires et promotionnels. Elle possède des enregistrements de nom de domaine pour les trois versions du nom de la marque principale et des postes de radio individuels. Pour de plus amples détails concernant l enregistrement de brevets et de marques, consultez la publication «La protection par les brevets et par les marques en Chine» du Helpdesk IPR PME. b. Application Il existe trois voies principales de défense des droits : la voie administrative, l action civile et l action pénale. Si l efficacité des trois options s améliore rapidement, la situation demeure toutefois non harmonisée à travers la Chine. Bien que les sociétés étrangères préfèrent souvent recourir aux tribunaux civils de Pékin et Shanghai, le taux de réussite des demandeurs est plus élevé devant d autres tribunaux et les délais d attente moins longs. Les juges à Guanaco, Shenyang et Tianjin ont désormais plus d expérience en matière de PI, et le Tribunal spécial de la zone Highlands-tech de Chengdu est de plus en plus réputé. Les poursuites pénales pour contrefaçon de PI sont relativement peu nombreuses, et font généralement suite à une descente ou une saisie des douanes.

7 La voie administrative est la plus fréquemment exercée et s avère généralement efficace dans des cas évidents de contrefaçon. Certaines initiatives récentes visent l amélioration des normes de mise en œuvre des droits, y compris un accord de coopération entre les neuf provinces et régions du Delta de la Rivière des Perles. Lors des salons commerciaux, les entités administratives locales coopèrent pour offrir une precosedeure rapide de défense des droits PI sur place. Dans la pratique, l utilité de ce service risque d être limitée puisque le seul site couvert est celui du salon, et non les endroits où le produit contrefaisant est fabriqué, distribué ou vendu. Il peut s avérer plus intéressant de profiter du salon pour rassembler des preuves en vue d une utilisation ultérieure. Il existe également un système établi d enregistrement des marques et droits d auteur auprès de l Administration générale des douanes. Les douanes sont alors habilitées à retenir des marchandises contrefaisantes présumées au port. Pour plus de détails concernant les procédures particulières disponibles pour faire appliquer les brevets et marques lors de salons commerciaux et sur la manière d utiliser les procédures douanières, consultez respectivement les publications «Stratégie de PI pour les PME européennes lors de salons commerciaux en Chine» et «Guide pour vous servir des douanes pour protéger vos droits de PI en Chine» du Helpdesk IPR PME. La Société A sait que le risque principal que l implantation de la production en Chine présente est la contrefaçon et la commercialisation de ses produits dans l Union européenne. Étant donné qu elle n a pas l intention de vendre en Asie, elle focalise ses efforts d application sur les mesures douanières en Chine et dans l UE, et sur des poursuites civiles pour contrefaçon en rapport avec toutes les marchandises importées présentes dans l UE. En Chine, elle déploie également un programme peu coûteux de mises en demeure aux contrefacteurs. c. Gestion des relations et des comportements La législation chinoise reconnaît la protection de l information commerciale confidentielle. Il existe certains droits reconnus dans la dégustation et règlementation en rapport avec les salariés et partenaires commerciaux, il est déconseillé de s y remettre complètement. Tous les contrats de travail doivent comporter des clauses explicites de confidentialité et prévoir la propriété de la PI développée par le salarié. Des dispositions similaires doivent figurer dans tous les contrats conclus avec les partenaires commerciaux, y compris les fabricants et les agents, qu ils soient privés ou publics. Il est particulièrement important de s assurer que la propriété de tout outil, machine ou équipement qui contient de la PI demeure celle de l entreprise, et qu il est interdit au partenaire de les copier ou de les utiliser à des fins autres que celles autorisées par l entreprise. Avant de fournir toute information confidentielle à une tierce personne, il faut systématiquement conclure un accord de non-divulgation. La clé de la mise en œuvre effective se situe dans l identification adéquate de l information confidentielle dans le document. Les informations confidentielles doivent être traitées avec précaution et être indiquées comme «CONFI- DENTIELLES». Elles doivent être gardées en lieu sûr, là où seules les personnes qui ont besoin de les voir et qui ont signé un contrat de confidentialité approprié peuvent accéder. Les salariés et autres personnes qui y auront accès doivent être informés au départ de leur caractère confidentiel, qui le leur sera rappelé régulièrement.

8 La Société A sait que sa technologie est vulnérable puisque ses brevets antérieurs ne couvrent pas la Chine. Seuls ses postes de radio plus anciens et un composant des modèles plus récents sont protégés par ces brevets. Elle décide d accorder une licence à un partenaire chinois pour la distribution en Chine de tous ses modèles, à l exception du plus nouveau. Ensuite, elle crée une usine de fabrication conjointement avec son partenaire chinois pour les postes plus anciens et le composant individuel. Elle met en place des opérations de fabrication entièrement distinctes dans une autre province pour les postes plus récents, mais continue de fabriquer un composant clé qui ne peut faire l objet d ingénierie inverse en Europe en vue de l assemblage dans la seconde usine chinoise. 7. Liste de contrôle des étapes pratiques/considérations 1) Quelle est la stratégie globale de l entreprise? 2) Quels actifs de PI sont essentiels à l évolution de l entreprise? 3) Les actifs clé sont-ils protégés par enregistrement? 4) La fonction Recherche et développement doit-elle se trouver en Chine ou en Europe? 5) Est-il possible de structurer les opérations de fabrication/traitement de façon à ce qu aucun partenaire chinois ne puisse avoir accès à toute la PI nécessaire pour pouvoir copier votre travail? 6) Si certains actifs de PI ne peuvent être protégés en Chine, cela vaut-il la peine d obtenir un soutien pratique en vue de leur protection en accordant à une entreprise chinoise une licence d utilisation de ceux-ci? 7) Les actifs PI sont-ils la propriété de l une des sociétés du groupe et concédés en licence aux autres? 8) La structure de propriété de la PI est-elle adaptée à toute utilisation prévue au titre de garantie pour lever des financements? 9) Les risques fiscaux ont-ils été évalués et la structure optimale pour la stratégie commerciale a-t-elle été mise sur pied?