Le Droit des Marques, des Signes Distinctifs et des Noms de Domaine

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1 Le Droit des Marques, des Signes Distinctifs et des Noms de Domaine DROIT FRANCAIS, DROIT COMMUNAUTAIRE ET DROIT INTERNATIONAL Andre R. BERTRAND Docteur en droit, LL.M. Berkeley Avocat ä la Cour Charge d'enseignement ä l'universite de Paris I Expert, Centre d'arbitrage et de Mediation de l'ompi Cedat ink Edition revue et augmentee A jour au 15 Septembre 2001

2 Le Droit des Marques et des Signes Distinctifs 735 TABLE DES MATIERES 1. Origine, evolution et nature du droit des marques 1.1. Origine et historique du droit des marques l.les marques avantla Revolution Les lois du 25 Germinal an XI et du 28 juillet La loi du 23 juin Les premieres legislations etrangeres Les premieres Conventions internationales La loi francaise du 31 decembre L'essor du droit communautaire et ses incidences La loi frangaise du 4 janvier Le Code de la propriete intellektuelle Vers un droit "franco-communautaire" des marques Les marques frangaises La marque communautaire L'evolution actuelle du droit des marques L'importance economique et sociologique des marques Evolution de la notion de marque du signe (de l'embleme) vers le mythe L'augmentation quantitative des depöts L'interference du droit de la concurrence La fonction, l'objet et la nature du droit des marques La fonction et l'objet du droit des marques La nature du droit des marques Les relations du droit des marques avec les autres droits Les relations avec les autres droits privatifs Les relations avec la concurrence deloyale Bibliographie generale Les signes susceptibles de constituer une marque 2.1. Les principes generaux L'article L doit etre interprete au regard de l'article 2 de la Directive 47

3 736 Andre R. Bertrand La loi ne protege que les signes "susceptibles de representation graphique" La loi ne protege que les signes en mesure «de distinguer les produits ou Services d'une entreprise de ceux des autres entreprises» Les autres conditions Les lettres, sigles, chiffres et les denominations Les lettres et les sigles Les chiffres Les mots Les assemblages de mots Les noms patronymiques et geographiques Les noms patronymiques Les noms geographiques Les signes sonores Les signes figuratifs, les formes et les couleurs Les signes figuratifs Les formes Les dispositions, les combinaisons et les nuances de couleurs La marque valide 3.1. Le signe doit etre distinctif Le concept de "caractere distinctif Les marques nominales "fortes" et "faibles" L'appreciation du "caractere distinctif La marque comportant un element depourvu de caractere distinctif Les signes depourvus de caractere distinctif Les denominations et les signes "necessaires" Les signes et les denominations "generiques" Le signe ou la denomination "usuelle" Les signes descriptifs Les signes conferant sa valeur substantielle au produit Acquisition du caractere distinctif par l'usage Le signe doit etre licite et son usage autorise par la loi Le signe ne doit pas etre contraire ä l'ordre public et

4 Le Droit des Marques et des Signes Distinctifs 737 auxbonnes moeurs Le signe ne doitpas etre deceptif Le signe ne doit pas etre exclu par l'article 6 ter de la Convention de Paris Le signe doit etre "disponible" L'indisponibilite pour anteriorite d'une marque enregistree ou notoirement connue L'indisponibilite pour atteinte ä une denomination ou ä une raison sociale L'indisponibilite pour atteinte ä un nom commercial ou ä une enseigne L'indisponibilite pour atteinte ä une appellation d'origine ou ä une indication de provenance L'indisponibilite pour atteinte ä des droits d'auteur L'indisponibilite pour atteinte aux droits resultant d'un dessin ou d'un modele protege L'indisponibilite pour atteinte aux droits de la personnalite d'un tiers L'indisponibilite ä titre de droit anterieur du nom, de l'image ou de la renommee d'une collectivite territoriale Les marques "notoires" et les marques de "haute renommee" 4.1. Definitions et distinctions La preuve de la "notoriete" ou de la "renommee" L'approche traditionnelle L'approche retenue par la CJCE Les effets de la "notoriete" et de la "renommee" La notoriete constitue un droit anterieur La notoriete accentue le risque de confusion Une protection contre tout "usage indu" ou "de nature ä porter prejudice" Les marques collectives simples et de certification et les marques syndicales 5.1. Les marques collectives et de "certification " 187

5 738 Andre R. Bertrand La marque collective simple La marque collective "de certification" Le marquage CE et le marquage Made in France L'enregistrement de la marque 6.1. Le choix d'un signe disponible Aspects strategiques La localisation d'un signe disponible 6.2. La demande d'enregistrement Qui peut enregistrer une marque Le depöt de la demande d'enregistrement La redaction de la demande d'enregistrement L'irrecevabilite de la demande d'enregistrement Rectification et retrait du depöt Publication de la demande d'enregistrement au BOPI L'examen de la demande par l'inpi et son rejet Les observations faites par "toute personne interessee" La procedure d'opposition L'objet de la procedure d'opposition Le delai pour faire Opposition Les personnes pouvant faire Opposition La forme de l'opposition Les motifs de l'opposition Les effets relatifs de l'opposition sur une marque 213 faisant l'objet d'une demande de protection ä l'etranger L'irrecevabilite de l'opposition Le deroulement de la procedure d'opposition La clöture de la procedure d'opposition Le releve de decheance Le titre delivre par l'inpi..."..." Les droits conferes par l'enregistrement 7.1. Une protection de dix ans sur le territoire fran ais Une protection pour les produits et Services identiques ou similaires ä ceux vises dans l'enregistrement La notion traditionnelle de produits/services similaires..225

6 Le Droit des Marques et des Signes Distinctifs La similarite et la complementarite au regard de la jurisprudence traditionnelle L'approche au regard du droit communautaire Une marque deposee pour un produit peut-elle couvrir un service et vice-versa? Les actes interdits sauf autorisation du proprietaire Les actes interdits La "reproduction illicite" en matiere de marque L'usage L'apposition La suppression et la modification d'une marque La Substitution Le parasitisme d'une marque renommee Le denigrement direct ou indirect d'une marque La citation d'une marque dans un contexte generique Les divers types d'atteinte au regard des textes La contrefacon de marque stricto sensu L'imitation illicite de marque L'imitation illicite par contrefagon lato sensu L' imitation illicite ä proprement parier L'appreciation du risque de confusion Quelques cas particuliers d'imitation illicite Les exceptions ä la protection L'epuisement des droits sur la marque L'utilisation de son propre patronyme ä titre de denomination sociale, nom commercial ou d'enseigne La reference necessaire d'une marque pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service La publicite comparative La parodie Le renouvellement des droits sur la marque 8.1. Le veritable renouvellement Le veritable renouvellement ne peut porter que sur la meme marque Delais et formalites 321

7 740 Andre R. Bertrand Releve de decheance Effets du renouvellement Le renouvellement d'une marque modifiee La marque modifiee est assimilee ä un nouveau depöt Comment conserver ses droits acquis en cas de renouvellement modifie La perte du droit sur la marque 9.1.Larenonciation La forclusion par tolerance L'action en mühte Nullite du signe qui n'est pas de nature ä constituer une marque Nullite du signe pour absence de caractere distinctif Nullite du signe qui porte atteinte ä des droits anterieurs Nullite du signe qui porte atteinte ä une marque notoire Nullite du signe qui est deceptif et contraire ä l'ordre public Nullite du signe qui a fait l'objet d'un depöt frauduleux L'action en revendication La fraude aux droits d'un tiers La violation d'une Obligation legale ou conventionnelle Les actions en decheance La decheance pour defaut d'exploitation Decheance de la marque devenue usuelle par usage generalise ou par «degenerescence» Decheance d'une marque devenue trompeuse L'exploitation et la transmission des droits sur la marque L'exploitation nationale et intra-communautaire L'exploitation directe L'exploitation indirecte La transmission des droits sur la marque Lacession La mise en gage ou le nantissement 362

8 Le Droit des Marques et des Signes Distinctifs Les accords de coexistence ou de delimitation L'inscription au Registre National des Marques La defense de la marque Principes applicables ä toutes les actions Les personnes pouvant agir en justice Les conditions relatives au titre Competence rationae materiae Competence rationae loci La prescription et la tolerance Les mesures probatoires et conservatoires La saisie L'action en interdiction provisoire L'action devant le juge du fond L'action civile L'arbitrage L'action penale L'action principale, concurrente ou subsidiaire en concurrence deloyale Les arguments ä opposer en defense Les sanctions et la reparation Les personnes responsables Les sanctions civiles Les sanctions penales L'action reconventionnelle pour procedure abusive La marque communautaire L'enregistrement de la marque communautaire Les conditions de forme La procedure d'examen, recherches et traductions Les signes susceptibles de constituer une marque communautaire Tous signes susceptibles de reprdsentation Motifs absolus des refus d'enregistrement La procedure d'opposition 456

9 742 Andre R. Bertrand Les observations des tiers La competence des divisions d'opposition Les aspects proceduraux de la procedure d'opposition Appreciation de l'anteriorite La contrefagon stricto sensu (8.1 [a]) La contrefagon par imitation illicite (8.1 [b]) Appreciation du risque de confusion Marques renommees Signe anterieur utilise dans la vie des affaires Transformation de la demande communautaire en marque nationale Recours Les droits conferes par la marque communautaire La perte du droit sur la marque communautaire La renonciation La forclusion par tolerance La de'cheance La nullite de la marque communautaire Mise en ceuvre de la nullite et/ou de la decheance Effets de la decheance et de la nullite Les litiges relatifs aux marques communautaires Les tribunaux des marques communautaires La competence des tribunaux des marques communautaires et de l'ohmi Competence ratione loci Litispendance et connexite Le droit applicable Sanctions Mesures provisoires et conservatoires Appel et recours La protection internationale des marques et la marque internationale Les depöts etrangers sous la priorite de la Convention de Paris L'assimilation de l'unioniste au national Le delai de priorite 532

10 Le Droit des Marques et des Signes Distinctifs Le depöt international de l'arrangement de Madrid La "raison" ou la "denomination sociale", le "nom commercial" et "l'enseigne" Definitions et distinctions La "raison" ou la "denomination sociale" Acquisition du droit Signes pouvant constituer une denomination sociale Le droit sur la denomination sociale Le nom commercial Acquisition du droit sur le nom commercial Perte du droit sur le nom commercial Protection du nom commercial L'enseigne Acquisition du droit sur l'enseigne Perte du droit sur l'enseigne Protection de l'enseigne La denomination sociale, le nom commercial, l'enseigne et le droit des marques L'usage ä titre de denomination sociale ou d'enseigne ne constitue pas un usage ä titre de marque La denomination sociale, le nom commercial et l'enseigne en tant que droit anterieur L'utilisation d'un signe identique ä une marque ä titre de denomination sociale, nom commercial ou enseigne Aspects proceduraux Les noms de domaine Aspects techniques et administratifs Präsentation generale Attribution des noms de domaine Aspects juridiques Qualification juridique des noms de domaine Typologie des conflits lies aux noms de domaine Le droit en matiere de litiges franco-frangais 567

11 744 Andre R. Bertrand Le droit en matiere de litiges franco-etrangers La resolution des litiges par le recours au Centre d'arbitrage et de mediation de l'ompi Les noms de domaine relevant du Centre d'arbitrage La procedure Les principes appliques par les arbitres 582 Annexe n l - Exemples de contrats et de clauses 1. Cession de marque Licence de Marque 3. Accord de coexistence Clauses ä inserer dans des contrats licences 596 Annexe n 2 - Classification des produits et Services 600 Annxe n 3 - Code de la Propriete Intellectuelle Partie legislative 602 Annexe n 4 - Code de la propriete intellectuelle Partie reglementaire 617 Annexe n 5 - Premiere Directive du 21 Decembre 1988 rapprochant les legislations sur les marques 630 Annexe n 6 - Reglement du 20 Decembre 1993 sur la marque communautaire 641 Annexe n 7 - Convention d'union de Paris 700 Annexe n 8 - Exemple de decision du Centre d'arbitrage et de mediation de l'ompi en matiere de noms de domaine 711 Annexe n 9 - Exemples de decisions de l'ohmi relatives ä des marques figuratives 716 Index 723