Droit des marques. Cours Mastère Entrepreneurs ECP-ESSEC 4 décembre Jérôme TASSI

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1 Droit des marques et droit des dessins et modèles Cours Mastère Entrepreneurs ECP-ESSEC 4 décembre 2009 Jérôme TASSI

2 Les Marques les plus côtées en 2006 (en milliards de $) 1er : (66,43) 2ème : GE (general Electric) (61.88) 3ème : Microsoft (54,95) 4ème : (44,134) 6ème : Marlboro (39,166)

3 Principaux déposants EN FRANCE SOCIETES Rang 2005 Rang 2006 Nombre de dépôts nationaux SANOFI SYNTHELABO BIOFARMA COMMUNICATION ET PROGRAMME INTERNATIONAL L OREAL SFR FRANCE TELECOM ENDEMOL DEVELOPEMENT Caisse nationale des caisses d épargne et de prévoyance

4 Section 1. Droit des marques I. Généralités II. III. IV. Acquisition et maintien Transfert des droits Ati Actions contentieuses ti V. Protection à l étranger

5 I. Généralités 1) Définition iti juridique Signe susceptible de représentation graphique qui est utilisé pour distinguer les produits et services d une entreprise dans le marché. 2) Fonction marketing : - identifier l origine commerciale des produits ou des services qu elle représente - Même qualité des produits de la même marque - Objectif : acquisition du Goodwill

6 3) Différents types de marques - Marques de produits/services - Marques principales /accompagnantes - Marques individuelles/collectives/ id / de certification - Marques verbales / figuratives / complexes

7 Signes pouvant constituer une marque Peuvent notamment constituer un tel signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ; b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ; c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

8 Exemples de marques :

9 Exemples de marques :

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11 4) Conditions de validité a) Signe susceptible de représentation graphique susceptible de distinguer des produits et services. Exp: -marque sonore - marque de goût - marque tactile CJCE, Sieckman, 2002: «peut constituer une marque un signe qui n'est pas en lui-même susceptible d'être perçu visuellement, à condition qu'il puisse faire l'objet d'une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective.»

12 Exemples des marques refusées comme n étant pas des marques

13 b) caractère distinctif, condition intrinsèque Définition iti marque : signe permettant t de distinguer les produits et services d une société par rapport à ses concurrents. Marque n est pas distinctive si, par rapport aux produits et services désignés, elle est : - nécessaire (marque constituée exclusivement d une dénomination nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service dans le langage courant ou professionnel). - descriptive - elle constituée par une forme fonctionnelle Adi distinguer des marques faibles ou évocatrices ti Acquisition du caractère distinctif par l usage

14 Exemples de défaut de caractère distinctif Marques GAY et GAY INFOS MAGAZINE: le terme GAY est communément utilisé en France depuis de nombreuses années. Marque TEXTO: utilisé dans le langage courant. Ne peut être approprié Marque DERMO ESTHETIQUE pour des produits de beauté: signe composé exclusivement tde termes servant tàdé désigner la qualité essentiel des produits Marque LEADERSHIP SITUATIONNEL: désigne une théorie créée aux Etats-Unis

15 Distinctivité de la photo d un personnage historique? CA Paris, 21 novembre 2008: le, consommateur concerné percevra l enregistrement, pour des vêtements, non pas comme un signe lui désignant l origine des produits et services auxquels il s intéresse, mais comme une référence faite à des fins politiques ou artistiques à l œuvre de Korda qui magnifie Che Guevara

16 c) Disponibilité Antériorités opposables à une marque : Une marque : Vérifier que la marque n est nest pas d ores et déjà déposée ou enregistrée. Principe de spécialité R h h il i t i d f i - Rechercher s il existe un risque de confusion pour le public entre les 2 marques.

17 Recherche d un risque de confusion : La marque antérieure estelle distinctive? Est-elle connue? Comparaison des signes : Sont-elles identiques ou similaires? - Visuellement - Phonétiquement t - Intellectuellement Comparaison des produits et services des marques : Sont-ils identiques ou similaires? Critères : - Nature - Fonction - Destination - Caractère concurrent - Caractère complémentaire

18 Appréciation du risque de confusion : Marques antérieures Marques postérieures FERRERO Classes 29 et 30 CALSYN GALZIN Produits pharmaceutiques à base de calcium Produits pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Wilson

19 Appréciation du risque de confusion (produits : parfums d ambiance) TPICE 7 sept.2006 aff. T 168/04 marque antérieure Marque postérieure

20 Risque de confusion (2): marques figuratives CA Paris, 26 novembre 2008

21 Autres antériorités Autres antériorités opposables : - Dénomination sociale, nom commercial, enseigne - Appellations d origine contrôlée - Droits d auteur - Dessin ou modèle (...) - Nom de domaine Conséquence :Il est important de faire des recherches avant le dépôt!

22 Autres conditions 1 d) Non déceptive Ne doit pas induire le consommateur en erreur sur les qualités des produits et services Exemples de marques déceptives: - Marques comprenant les termes PHARMA ou Docteur sans être des médicaments - Marque CAVIAR PETROSSIAN pour des produits autres que du caviar - Marque PREMIER SUR LE MATIN pour des services de radio

23 Autres conditions 2 e)ni illicite ni immorale Appréciation large des Tribunaux (ex: Connasse attitude pp g ( acceptée en France)

24 II. Acquisition et maintien 1. le dépôt - Le principe - L exception : la marque notoire 2. la classification internationale de Nice 3. Procédure d enregistrement en France - Dépôt (taxes : 225 en 3 classes, 40 par classe sup.) - Examen - Publication et opposition 4. durée et renouvellement 5. L obligation d usage (risque de déchéance après 5 ans) 6. Risque de marque générique (ex: Pina Colada, Frigidaire)

25 III. Transfert des droits 1. Cession et licence 2. Revendication de propriété : Action quand une marque a été demandée en fraude des droits d un tiers, ou en violation d une obligation légale l ou conventionnelle.

26 IV Actions contentieuses 1. Ati Action en contrefaçon a) Actes de contrefaçon - Apposition d un signe sur des produits ou leurs conditionnements - Reproduction ou l usage d une marque ou bien la suppression d une marque régulièrement apposée - Toute offre en vente, de mise sur le marché, importation et exportation

27 Actions en contrefaçon (suite) a) Procédure : civil ou Pénal b) Sanctions: nullité, dommages et intérêts, confiscation des produits, interdiction sous astreintes (L ans de prison d amende 5 ans de prison d amende en bandes organisées a) Différents types d action (à l identique, par imitation) 2. Actions en nullité ou déchéance

28 CONTREFACON? Usage contrefaisant de la marque LOU? La société Les dessous boutiques, titulaire de la marque LOU s apprêtait à lancer une nouvelle campagne publicitaire sous l accroche publicitaire «qui est Lou?» constatant la campagne publicitaire de MORGAN avec l actrice Lou Douillon a fait procéder à une saisie contrefaçon et a assigné MORGAN devant le tribunal.

29 Usage contrefaisant de la marque LOU? Marque communautaire Usage par MORGAN LOU «combinaisons, articles de plage, slips, tous articles de lingerie i, vêtements t de sport, lingerie indémaillable, tous tricots, ceintures, corsets, gaines et porte jarretelle, vêtements et tous articles d habillement y compris les bottes, les souliers et les pantoufles»

30 Résultats :CA Paris 19 sept Pour le TGI de Paris : contrefaçon Pour la Cour d appel de Paris : absence de contrefaçon : Prise en compte de circonstances particulières : sur les 9 visuels de l actrice, trois sont pour le prêt-à- porter, 5 pour les accessoires et 1 pour la lingerie. i Pour cette publicité, slogan apposé est «MORGAN DE TOI» à côté de la mention «LOU DOUILLON ACTRICE» Les dessous Boutiques diffusion est déboutée de ses demandes et condamnée à restituer à la société MORGAN E versée en exécution du jugement.

31 Contrefaçon? Marque antérieure: Marque postérieure: CITY «vêtements, chaussures, chapellerie» (CA Paris ) Sun City «vêtements, chaussures, chapellerie»

32 CA Paris Absence de contrefaçon : «que les signes produisent une impression d ensemble différente, de sorte que le consommateur d attention moyenne ne sera pas enclin à voir dans la marque «SUN CITY» une déclinaison de la marque «CITY».

33 Contrefaçon? Marque antérieure marque postérieure Opus One «vins» Opus Wine - services de publicité,services d affaires commerciales (classe 35) Marque au nom de la société - services de voyage (classe Opus One Winery 39) - services de divertissement et d éducation (classe 41)

34 CA Paris 19 septembre 2007 absence de contrefaçon «Considérant que la similarité il ité ou la complémentarité nécessite qu'il existe entre les produits ou les services opposés un lien étroit et nécessaire tel que le public puisse leur attribuer une origine i commune Que force est de constater que, en l'espèce, le produit visé au dépôt de la marque OPUS ONE et les services contestés du signe OPUS WINE ne sont pas similaires par leurs nature, fonction, destination, clientèle ou circuits de distribution Qu'ils ne sont pas plus similaires par complémentarité ; qu'en effet si les services de publicité peuvent porter sur du vin, il n'en résulte qu'un lien occasionnel et facultatif, la requérante soulignant elle même que la publicité peut avoir trait à tout produit ou service de la classification internationale»

35 Risque de confusion reconnu TERRE ET MER c/ TERRE & NEIGE (linge de bain) ROXY c/ ROXY SURF (sacs de sport) PARADIS c/ LE PARADIS D ADAM DADAM (vins et spiritueux) FOCUS RADIO c/ FOCUS MILLENIUM

36 Risque de confusion écarté OBELIX c/ MOBILIX STORAMA c/ CASTORAMA ALCATEL c/ ALCOOTEL QUIKSILVER c/ QUICK SILVER: les produits d hygiène et de cosmétiques de distinguent des produits chimiques destinés à la fabrication des produits aphrodisiaques car ils répondent à des besoins différents, n ont pas la même nature et la même fonction

37 Détournement du droit des marques? «le droit de faire rire de l œuvre d autrui par le pastiche ou la caricature ne peut trouver application [en matière de marques] domaine strictement commercial, axé sur la recherche du profit» (TGI Paris, 17 février 1990). «ces associations agissant conformément à leur objet, dans un but d intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n avaient pas abusé de leur droit de libre expression» (Cass. Civ. 2ème, 8 avril 2008)

38 V. Protection à l étranger 1. L enregistrement international A t t l P t l d Arrangement et le Protocole de Madrid

39 Protection à l étranger (suite) 2. La marque communautaire Règlement Communautaire n 40/94 Titre unitaire sur 27 pays 3. la Convention d Union de Paris Priorité de 6 mois (plus de 170 (p Etats)

40 Marques Locales ou internationales? Peut nécessiter de s adapter à un marché ex: Cajoline en France, Huggy en Australie) Une marque peut être inesthétique ou imprononçable dans une autre langue. ALCATEL a eu des difficultés dans les pays du M-O car proche du mot pour Assassin Difficultés juridiques (ex: Japon n admet pas les noms patronymiques, Chine n admet pas les chiffres ou lettres seuls)

41 Critères d extension Question de coût Définir les opportunités de commercialisation à 10 ans (plan marketing) Protection dans les pays de commercialisation et de fabrication Pays réputés être d importants contrefacteurs (Chine, Turquie, Europe de l Est)

42 Coûts à prévoir Marque internationale: 653 CHF (435 ) de taxe de base CHF (67 ) par pays désigné (sauf cas particuliers) Marque communautaire : pour 3 classes et 27 pays! Frais de conseils : entre 500 et pour marque en 3 classes (sans recherche préalable)

43 Statistiques des Douanes communautaires

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45 Section 2. droit des dessins et modèles I. Généralités II. III. IV. Conditions de protection Propriété d un dessin et modèle Contentieux ti V. Protection à l étranger

46 Statistiques de l INPI (observatoire de la PI juin 2007) déposant Année Nombre de dépôts 2006 nationaux ERES (maillots de bain) CREATIONS NELSON (vêtements) MY DESIGN PARIS (vêtements) LCX LEBLANC CHROMEX (décorations lumineuses) DECATHLON 8 107

47 I. Généralités 1. Définitioniti apparence extérieure d un produit ou d une partie de produit - Dessin (2 dimensions) - Modèle (3 dimensions) 2. Principe de la double protection - Loi 14 juillet 1901 (DEM) - Loi du 11 mars 1957 (droit d auteurs) : article L : La loi sur le droit d auteur s applique à toute oeuvre de l esprit quelqu en soit le genre, la forme, l expression, le mérite ou la destination Consécration du principe par la Directive communautaire n 98/71 du 13 octobre 1998

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49 Protection des éléments de la WII

50 II. Conditions de protection: A. Pour les dessins et modèles déposés (DEM) 1) La nouveauté Aucune divulgation d un dun DEM identique ou quasiidentique avant son dépôt Divulgation: DEM rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout t autre moyen, à l exclusion de divulgation ne pouvant être raisonnablement connue, selon la pratique courante des affaires dans le secteur concerné, par des professionnels agissant dans la Communauté Européenne. Délai de grâce de 1 an (fraude, pour l auteur)

51 Nouveauté du modèle (1/2) Usage antérieure Modèle déposé

52 Nouveauté du modèle (2/2): application du principe de spécialité? Boules de lavage Boules de massage

53 2. Le caractère propre Définition : DEM présente un caractère propre si l impression visuelle qu il suscite pour l observateur averti, diffère de celle produite par tout DEM divulgué avant. Prise en compte du degré de liberté laissée au créateur dans la réalisation de la création

54 Appréciation d impression globale

55 OHMI, 7 juillet 2008: «Toutes ces différences (taille et poignée) n échapperont pas à l œil averti d un usager informé, d autant plus que la liberté de manœuvre des designers est assez limitée dans ce genre de produits. Les bidons d huile pour moteurs ont, pour la plupart, une forme qui rappelle celle d un dun parallélépipède, dans laquelle doit être intégrés la poignée et le goulot. La forme de parallélépipède, en effet, est celle qui assure, tant dans le remplissage du bidon que dans son remisage, le moins d espace perdu et, en conséquence, une meilleure rentabilité».

56 3. Autres conditions a) Le critère de visibilité ibilité : pas de protection ti pour les éléments cachés (exp. pièces sous le capot) b) Critère de non fonctionnalité et pièces détachées d inter-opérabilité auto (sauf LEGO) c) Conforme à l ordre public et aux bonnes mœurs (Exp. Billets de banque)

57 4. Procédure d enregistrement d un dessin / modèle Dépôt à l INPI Examen formel (conditions de forme, OP et BM) Publication (ajournement pour 3 ans possible) Durée de protection : 5 x 5 (maximum de 25 ans), demande 6 mois avant l expiration de la période concernée

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59 B. Conditions de protection par le droit d auteur a) L originalité : oeuvre porte empreinte de l auteur, appréciation par le juge. b) La non fonctionnalité c) L absence de formalités :(se: ménager des preuves de la date de création + sa qualité d auteur) Exp. Enveloppe Soleau, dépôt au CNISF d) Protection pour 70 ans à compter de la mort de son auteur

60 III. Protection d un dessin ou modèle 1) Titulaire i du droit Du droit sur le DEM déposé : - présomption de titularité pour le déposant (sauf preuve contraire) - Action en revendication pour le véritable créateur Des droits d auteur : Distinction entre l objet matériel (œuvre crée) et les droits d auteur sur cet objet

61 2) Conséquence au niveau du transfert de droits - droits d auteur pouvant être cédés : - Droits patrimoniaux et pas les droits moraux - Droits patrimoniaux : droits de reproduction et de représentation - mention de chaque droit cédé, délimitation quant à son étendue, destination, lieu, durée - Cession à inscrire au Registre (comme licence) - Contrat de travail ou de commande : pas de cession automatique des droits d auteur, prévoir clause de cession (JP restrictive)

62 IV. Contentieux A. Contrefaçon 1) d un DEM déposé - un objet contrefaisant : Tout objet ne produisant pas une impression visuelle différente - Actes de CF : art. L du CPI «sont interdits, à défaut de consentement du propriétaire d un DEM, la fabrication, l offre, la mise sur le marché, l importation, l exportation exportation, l utilisation ou la détention à ces fins, d un produit incorporant le DEM» - Exceptions : usage à titre privé, à fins expérimentales, illustrations i pour enseignement, ( )

63 2) Sur un droit d auteur Copie servile de toute t ou partie du modèle Actes de CF : reproduction, représentation ou diffusion par tous moyens de l œuvre lœuvre protégée Exceptions: - représentation privée, gratuite dans cercle de famille ; - courtes citations dans un but critique, polémique, pédagogique, d information - Copie à usage privé du copiste - Parodie, pastiche et caricatures ( )

64 B. Nullité d un DEM déposé - Absence de nouveauté, de caractère propre - Si le déposant n est pas le titulaire i légitime C. Compétence - Tib Tribunaux correctionnels ou civil il(tgi) - Prescription : 10 ans au civil, 3 ans au pénal D. Conditions de l action en contrefaçon - Engagement par le titulaire des droits ou le cessionnaire - Si fondé sur un modèle : le DEM doit être publié

65 Sanctions: Nouvelle loi des DEM du 29 octobre 2007: - 3 ans de prison, d amende - 5 ans de prison, d amende d quand actes de CF réalisé par bandes organisées ou pour des faits portant sur des marchandise dangereuses pour la santé, la sécurité de l homme ou de l animal (nouvel article L )

66 V. Protection à l étranger 1. Protection par un DEM - Dépôts nationaux ( certaine harmonie en Europe avec la Directive Communautaire du 13 octobre 1998) - Convention d Union de Paris (priorité 6 mois) - Modèle international (arrangement de La Haye) - Modèle communautaire ( règlt 12/12/2001) n 6/ Protection par le droit d auteur - Convention de Berne

67 Validité du modèle? Marque communautaire antérieure Dessin et modèle déposé

68 Validité du modèle? Modèle antérieur en ES Modèle déposé

69 OHMI, division d annulation, 27 avril 2004