COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L OAPI = = = = =

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1 COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L OAPI = = = = = SESSION DU 4 AU 8 OCTOBRE 2010 DECISION N /OAPI/CSR DU 8 OCTOBRE 2010 COMPOSITION Président : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh Membres : Madame KOUROUMA Paulette Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber Rapporteur : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh Recours en annulation de la décision n 00193/OAPI/DG/DGA/ DAJ/SAJ du 03 juillet 2009 portant rejet de la revendication de propriété de la marque «BARBIE» n LA COMMISSION Vu Vu L Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ; Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N djamena le 04 novembre 2001 ; Vu La décision n 00193/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ; Vu Les écritures et les observations orales des parties ;

2 Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que la marque «BARBIE» a été déposée le 16 mars 2006 par Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le n en classes 35, 38 et 43, puis publiée au BOPI n 5/2006 du 13 décembre 2006 ; Considérant qu une revendication de propriété du signe objet de cet enregistrement a été formulée le 5 juin 2007 par la société MATTEL INC représentée le Cabinet J. EKEME ; Considérant que par Décision n 0193/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 3 juillet 2009, le Directeur Général de l OAPI a rejeté la revendication de propriété de la marque «BARBIE» n par la société MATTEL INC ; Considérant que par requête du 12 octobre 2009, la société MATTEL INC, représentée par le Cabinet J. EKEME et Maître Pierre Robert FOJOU, Avocat à la Cour, a formé, un recours en annulation de cette décision ; Qu à l appui de ce recours la société MATELL INC invoque trois moyens dont le premier est la violation du principe «Fraus omnia corrumpit» ou la fraude corrompt tout, tandis que le second est tiré de l usage antérieur de la marque «BARBIE» par MATTEL INC, alors que le troisième moyen est constitué par l impossibilité pour l OAPI de s autosaisir pour radier un enregistrement sans une opposition introduite par un tiers ; Considérant que sur le premier moyen, il est fait grief au Directeur Général de l OAPI de n avoir pas fait une saine et bonne application du principe suivant lequel la fraude à l origine d un acte corrompt tous les actes découlant de son usage ; Qu en effet, la fraude de Monsieur Philipp GROSS est manifeste et se traduit par l usage d un moyen licite (article 5 alinéa 1) de l Accord de Bangui révisé dans le but de s approprier et usurper des marques célèbres pour des opérations spéculatives ; Que c est dans ce but que Monsieur Philipp GROSS a fait le dépôt de la marque «BARBIE» dans des classes non réservées par la société MATTEL INC ; Considérant que par le second moyen, la recourante fait valoir que Monsieur Philipp GROSS ne pouvait ignorer l antériorité de l usage de la marque «BARBIE» par la société MATTEL INC et que cet usage est devenu de notoriété pour les consommateurs du monde entier et singulièrement ceux du territoire OAPI ; 2

3 Considérant que sur le troisième moyen, la recourante estime qu en radiant la marque déposée le 17 avril 2007 dans les classes 35, 38 et 43, puis enregistrée sous le n au nom de la société MATTEL INC, le Directeur Général de l OAPI viole la jurisprudence de la Commission Supérieure de Recours, alors qu aucun texte ne l autorise à s autosaisir pour radier un enregistrement déjà publié au BOPI ; Considérant que MATTEL INC demande à la Commission Supérieure de Recours de la recevoir en son recours et dire fondée sa revendication de propriété de la marque n en amendant la décision du Directeur Général de l OAPI portant radiation d office de sa marque n ; Considérant que par mémoire en date du 7 juin 2010, Monsieur Philipp GROSS, par le biais de son représentant légal SCP GLOBAL AFRICA IP, a apporté la réplique à MATTEL INC en estimant ses arguments mal fondés ; Qu en effet, le moyen tiré de la fraude est inopérant car la fraude est définit comme étant une «falsification punie par la loi», ce qui n est pas le cas de l intimé qui n a commis de falsification que dans l esprit de MATTEL INC ; Que par ailleurs, MATTEL INC a été incapable d apporter la preuve de l antériorité de son usage de la marque «BARBIE» dans les classes 35, 38 et 43 sur le territoire OAPI comme le lui demandait le Directeur Général de l OAPI ; Que c est à bon droit que le Directeur Général de l OAPI a estimé que la radiation de la marque «BARBIE» n est la conséquence logique du rejet de la revendication de propriété par MATELL INC de la marque «BARBIE» n ; Considérant que par note en date du 6 août 2010, le Directeur Général de l OAPI fait observer que la recourante n a pas apporté la preuve de l antériorité de l usage de la marque «BARBIE» sur le territoire OAPI, ni les preuves que Monsieur Philipp GROSS connaissait un tel usage ; Que la radiation de la marque n est une conséquence logique du rejet de la revendication de propriété de la marque «BARBIE» n ; En la forme : Considérant que le recours formulé par la société MATTEL INC a été fait selon les forme et délai prescrits par la loi ; Qu en conséquence, il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond : 3

4 Considérant qu il est constant en droit que la charge de la preuve incombe à celui qui allègue un fait répréhensible ; Que la recourante n apporte aucune preuve de la fraude qu aurait commise Monsieur Philipp GROSS en déposant la marque «BARBIE» n ; Considérant que MATTEL INC n apporte à aucun moment de la procédure une quelconque preuve de l antériorité de son usage de la marque «BARBIE» dans les classes 35, 38 et 43 sur le territoire OAPI, comme elle a été incapable de prouver la connaissance préalable par l intimé de l antériorité de cet usage sur ce territoire; Considérant que l OAPI ne peut protéger que ceux qui l ont sollicité à travers le dépôt de leurs marques auprès d elle ; Qu il s agit du principe de la territorialité édicté par le droit des marques qui fait que la protection est fonction de l enregistrement du signe dans un espace donnée ; Que MATELL INC n avait pas fait de dépôt de la marque «BARBIE» dans les classes 35, 38 et 43 protégée par le dépôt de Monsieur Philippe GROSS ; Considérant que la radiation de l enregistrement de MATTEL INC est une résultante logique du rejet de sa revendication de la marque n ; Que l enregistrement par la recourante de la marque «BARBIE» n n a été fait que dans le but d entreprendre la revendication comme l exige l article 5 de l Annexe III de l Accord de Bangui ; Considérant que la jurisprudence de la Commission Supérieure de Recours ne saurait être invoquée dans la circonstance car la subsistance de deux marques dans les mêmes classes serait une source de conflit ; Qu en effet, dans le cas invoqué par le recourant, la Commission avait sanctionné la décision du Directeur Général de l OAPI qui avait radié d office une marque qui n était plus en compétition avec une autre, ce qui n est pas le cas en l espèce et que c est à bon droit que le Directeur Général de l OAPI a rendu sa décision querellée ; PAR CES MOTIFS : 4

5 La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ; En la forme : Au fond : Déclare le recours de la société MATTEL INC recevable ; L y dit mal fondée et l en déboute. Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 8 Octobre 2010 Le Président, Les Membres : CHIGHALY Ould Mohamed Madame Paulette KOUROUMA M. NTAMACK Jean Fils Kléber 5

6 COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L OAPI = = = = = Session du 4 au 8 Octobre 2010 DECISION N /OAPI/CSR DU 8 OCTOBRE 2010 COMPOSITION Président : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh Membres : Madame KOUROUMA Paulette Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber Rapporteur : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh Recours en annulation de la décision n 0311/OAPI/DG/DGA/ DAJ/SAJ portant rejet de l opposition à l enregistrement de la marque «CALINA + Vignette» n LA COMMISSION Vu Vu L Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ; Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N djamena le 04 novembre 2001 ; Vu La décision n 0311/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ; 1

7 Vu Les écritures et les observations orales des parties ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que le 29 décembre 2006, la société CHOCOSEN a déposé la marque «CALINA + vignette» enregistrée sous le n en classe 29 puis publiée au BOPI 3/2007 du 29 septembre 2007 ; Considérant que la société Campina Nederland Holding BV a fait opposition à l enregistrement de ladite marque en invoquant le risque de confusion entre celle-ci et sa marque «CAMPINA» n du 18 mars 2003, enregistrée en classes 29, 30 et 32 ; Considérant que par décision n 0311/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 16 juillet 2009 le Directeur général de l OAPI a rejeté l opposition ; Considérant que par requête du 16 octobre 2009 déchargée au Secrétariat de la Commission Supérieure de Recours sous le n 038 le 21/10/2009, le Cabinet Alphinoor & Co., demandait pour le compte de la société Campina Nederland Holding BV, l annulation de la décision du Directeur Général de l OAPI n 0311/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 16 juillet 2009 portant rejet de l opposition à l enregistrement de la marque «CALINA + Vignette» n ; Considérant que par mémoire joint à la requête, la société Campina Nederland Holding BV estime que la décision est entachée de vices justifiant son annulation et qu elle viole l article 3 alinéa b de l Annexe III de l Accord de Bangui ; Qu en effet, le Directeur Général de l OAPI a estimé «qu il n y avait pas de risque de confusion entre les marques des deux titulaires» alors que ce risque ressort nettement de la comparaison des produits et des signes des deux marques qui font apparaître une quasi identité entre les deux marques sur les plans intellectuel, visuel et phonétique ; Considérant que la société Campina Nederland Holding BV conclut en demandant à la Commission Supérieure de Recours de déclarer mal fondée la décision attaquée et de l annuler par conséquent ; Considérant que par mémoire en date du 18 juin 2010, la société CHOCOSEN, par le biais de son représentant légal, le Cabinet Bonny & 2

8 Associés, apporte la réplique à la société Campina Nederland Holding BV en estimant ses arguments mal fondés ; Qu en effet, elle relève que la forme des logos est antithétique et la résonnance phonétique différente, ce qui exclut tout risque de confusion entre les deux marques et autorise leur coexistence sans nuisance ; Considérant que par note du 6 août 2010, le Directeur Général de l OAPI fait observer que la comparaison des deux signes ne fait pas ressortir un risque de confusion entre les deux marques pour le consommateur d attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps, ni à l oreille en des temps rapprochés ; En la forme : Considérant que le recours formulé par la société Campina Nederland Holding BV a été fait selon les formes et délais prescrits par la loi ; Qu en conséquence, il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond : Considérant que le moyen relatif à la violation de l article 3 alinéa b de l Annexe III de l Accord de Bangui par le Directeur Général de l OAPI n est pas justifié, celui-ci s étant fondé sur l absence de risque de confusion entre les deux marques en conflit ; Considérant que la décision n 00311/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ s est basée sur la prépondérance des différences visuelle, phonétique et intellectuelle des marques «CALINA + Vignette» et «CAMPINA» ; Que ce sont ces différences qui doivent toujours caractériser une marque pour la rendre distinctive par rapport à une autre, de manière à éviter toute confusion ; Considérant que si la comparaison des deux signes fait apparaître l existence de similitudes telles que la lettre «C» du début et la lettre «A» de la fin ainsi que l existence des couleurs verte et jaune, ces ressemblances ne sont pas de nature à créer une confusion pour le consommateur d attention moyenne ne les ayant pas simultanément, ni à des temps rapprochés sous les yeux ; 3

9 Considérant qu à l examen, les deux marques sont suffisamment distinctes pour ne pas créer de confusion dans l esprit du consommateur d attention moyenne qui ne les a pas simultanément sous les yeux ; Qu en conséquence, la décision attaquée est justifiée ; PAR CES MOTIFS : La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ; En la forme : Au fond : Déclare la société Campina Nederland Holding BV recevable ; L y dit non fondée et l en déboute. Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 8 octobre 2010 Le Président, Les Membres : CHIGHALY Ould Mohamed Mme Paulette KOUROUMA M. NTAMACK Jean Fils Kléber 4

10 COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L OAPI = = = = = SESSION DU 4 AU 8 OCTOBRE 2010 DECISION N /OAPI/CSR DU 8 OCTOBRE 2010 COMPOSITION Président : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh Membres : Madame KOUROUMA Paulette Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber Rapporteur : Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber Recours en annulation de la décision n 00199/OAPI/DG/DGA/ DAJ/SAJ du 03 juillet 2009 portant radiation de l enregistrement de la marque «ELGYDENT» n LA COMMISSION Vu Vu L Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ; Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N djamena le 04 novembre 2001 ; Vu La décision n 00199/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ; Vu Les écritures et les observations orales des parties ;

11 Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que la marque «ELGYDENT» a été déposée le 22 mars 2007 par Madame MBANYA née KUISSIK MOTING et enregistrée sous le en classes 3, 5 et 10, puis publiée au BOPI n 3/2007 du 28 septembre 2007 ; Considérant qu une opposition à cet enregistrement a été formulée le 24 mars 2008 par la société Pierre FABRE S.A., titulaire des marques : - «ELGYDIUM» n déposée le 4 février 1972 en classes 3 et 5 ; - «ELGYDIUM» n déposée le 14 septembre 1973 en classes 10 et 21 ; Qu au soutien de son opposition, la société Pierre FABRE S.A., a fait valoir que l enregistrement de la marque «ELGYDENT» n pour les produits similaires des classes 3, 5 et 10 constitue une atteinte à ses droits antérieurs, cette marque présentant de nombreuses similitudes graphiques, visuelles et phonétiques avec ses marques «ELGYDIUM» au point de créer un risque de confusion avec elles ; Considérant que pour faire échec à cette action, Madame MBANYA née KUISSIK MOTING a soutenu qu il n y a aucun risque de confusion entre les marques en conflit pour le consommateur d attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps ni à l oreille en des temps rapprochés, «Elgydent» et «Elgydium» résonnant différemment en ce que dans «Elgydent», la syllabe «dent» donne un son fort et agressif, tandis que dans «Elgydium», la syllabe «dium» donne un son faible et doux ; Considérant que par décision n 00199/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 03 juillet 2009, le Directeur Général de l OAPI a radié l enregistrement de la marque «Elgydent» n au motif que du point de vue visuel et phonétique, il y a un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se rapportant aux produits des mêmes classes 3, 5 et 10 pour le consommateur d attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps, ni à l oreille en des temps rapprochés ; Considérant que par requête datée du 1 er octobre 2009 et reçue à l OAPI le même jour, Madame MBANYA née KUISSIK MOTING, représentée par le Cabinet Law Firm Tamo David and Associates a formé recours contre cette décision ; Qu à l appui de son recours, outre les arguments déjà évoqués lors de la procédure d opposition, elle soutient qu en se bornant à affirmer qu il y a risque de confusion entre les marques des deux titulaires, le Directeur Général de l OAPI n a pas motivé sa décision ; 2

12 Qu en outre, le droit de propriété reconnu à son adversaire sur les signes «Elgydium» ne saurait être analysé comme un droit privatif sur la syllabe «Elgy» au point d en interdire l utilisation à quiconque, les deux syllabes de chaque signe concerné constituant un tout indivisible et ne pouvant faire l objet d une quelconque séparation pour l établissement d une prétendue contrefaçon ou d un prétendu risque de confusion ; Qu enfin, une telle extension de droits octroyés à la marque est un excès qui porte atteinte de manière injustifiée à la liberté d occupation des signes présents dans le domaine public, la condition de création d un signe en vue de sa protection étant étrangère au droit des marques et le droit du titulaire ne pouvant se fonder que sur la marque telle que déposée et non sur les parties de celle-ci, nonobstant les dispositions de l article 7 alinéa 1 ; Considérant qu en réplique, dans ses écritures du 24 mai 2010, reçues à l OAPI le 31 mai 2010, la société Pierre FABRE S.A., représentée par le Cabinet Cazenave, mandataire agrée auprès de l OAPI, conclut au rejet du recours formé par Madame MBANYA née KUISSIK MOTING ; Qu elle fait valoir à cet effet d une part que, la référence faite par le recourant à un tout indivisible est approximative, le fait qu une marque soit un tout indivisible n impliquant pas nécessairement l absence de risque de confusion, et d autre part que c est plutôt le recourant qui essaie curieusement d interpréter les signes en conflit en en séparant les syllabes ; Qu elle soutient en outre qu il n y a eu aucune violation, par le Directeur Général de l OAPI, de l article 7 de l Annexe III de l Accord de Bangui, ce dernier ayant motivé à suffisance l existence du risque de confusion entre les marques en conflit ; Qu enfin selon la doctrine et la jurisprudence, la comparaison entre les marques se faisant dans leur ensemble, et le risque de confusion s appréciant au regard des ressemblances et non des différences, c est à bon droit que le Directeur Général de l OAPI a relevé des ressemblances phonétiques et graphiques entre «Elgydium» et «Elgydent», susceptibles, pour les produits des mêmes classes, de créer une confusion pour le consommateur d attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps ou à l oreille en des temps rapprochés ; Considérant que dans ses observations écrites datées du 06 août 2010, le Directeur Général de l OAPI, après comparaison des deux signes, conclut à l existence d un risque de confusion pour le consommateur d attention moyenne n ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps ni à l oreille en des temps rapprochés ; 3

13 En la forme : Considérant que le recours formé par Madame MBANYA née KUISSIK MOTING est régulier ; Qu il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond : Considérant que l article 7 de l Annexe III de l Accord de Bangui reconnaît au titulaire de la marque déposée le premier le droit non seulement d utiliser cette marque ou un signe lui ressemblant pour les services ou produits correspondants, mais également d empêcher les tiers de faire usage sans son consentement de signes identiques ou similaires au cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, ce que fait fort opportunément la société Pierre FABRE S.A. ; Considérant en effet que, titulaire des marques «ELGYDIUM» n du 04 février 1972 en classes 3 et 5 et déposée le 14 septembre 1973 en classes 10 et 21, la société Pierre FABRE S.A. s est opposée à l enregistrement de la marque «ELGYDENT» n du 22 mars 2007 en classes 3, 5 et 10 comme susceptible de créer la confusion avec les siennes ; Considérant que s il existe une légère différence du point de vue visuel et phonétique entre les marques «Elgydium» et «Elgydent» du fait des syllabes «DIUM» et DENT», elle n est notable que pour un consommateur très averti et non pour le standard admis du consommateur d attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps ni à l oreille en des temps rapprochés, tant les ressemblances sont flagrantes s agissant des produits des mêmes classes ; Considérant qu enregistrée dans les mêmes classes 3, 5 et 10 pour des produits identiques ou similaires, la marque «Elgydent» peut induire dans l esprit du consommateur d attention moyenne, une confusion laissant croire qu il s agit d une nouvelle déclinaison de la marque «Elgydium» ; Que c est à bon droit que le Directeur Général de l OAPI a radié la marque «Elgydent» n du 22 mars 2007 ; Qu il y a lieu de débouter la recourante de son action comme mal fondée ; 4

14 PAR CES MOTIFS : La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ; En la forme : Au fond : Déclare le recours de Madame MBANYA née KUISSIK MOTING recevable ; L y dit mal fondée et l en déboute. Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 8 Octobre 2010 Le Président, Les Membres : CHIGHALY Ould Mohamed Madame Paulette KOUROUMA Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber 5

15 COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L OAPI = = = = = SESSION DU 4 AU 8 OCTOBRE 2010 DECISION N /OAPI/CSR DU 8 OCTOBRE 2010 COMPOSITION Président : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh Membres : Madame KOUROUMA Paulette Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber Rapporteur : Madame KOUROUMA Paulette Recours en annulation de la décision n 00184/OAPI/DG/DGA/ DAJ/SAJ du 03 juillet 2009 portant rejet de la revendication de propriété de la marque «RED SQUARE Device» n LA COMMISSION Vu Vu L Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ; Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N djamena le 04 novembre 2001 ; Vu La décision n 00184/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ; Vu Les écritures et les observations orales des parties ;

16 Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que la société SITACI SARL a déposé le 27 octobre 2005, la marque «RED SQUARE Device» à l OAPI ; Que ladite marque a été enregistrée sous le n en classe 32 et publiée dans le BOPI n 4/2006 du 10 novembre 2006 ; Considérant qu une revendication de propriété de ce signe a été formulée par la société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED représentée par le Cabinet J. EKEME le 10 mai 2007, au motif qu elle exploite depuis toujours la marque «RED SQUARE Device» représentée par divers logos ou étiquettes dans plusieurs pays à travers le monde ; Que cette marque verbale est notoirement connue et que le déposant de la marque attaquée savait ou aurait dû avoir connaissance de son droit de propriété sur cette marque ; Considérant que la revendication de la propriété de la marque «RED SQUARE Device» n formulée par la société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED a été rejetée par la Décision n 00184/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 03 juillet 2009 du Directeur Général de l OAPI au motif que, cette société n a pas fourni, les preuves suffisantes de l usage de la marque «RED SQUARE» dans les classes 32 et 33, sur le territoire des Etats membres de l OAPI ; qu elle n a pas non plus fournit les preuves de la connaissance de cet usage antérieur par la société SITACI SARL ; Considérant que la société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED a formé un recours en annulation contre la Décision n 00184/OAPI/ DG/DGA/DAJ/SAJ du 03 juillet 2009 auprès de la Commission supérieure de Recours de l OAPI, par requête en date du 16 octobre 2009 ; Qu à l appui de son recours, la société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED fonde son action sur les dispositions de l article 5 alinéa 3 de l Annexe III de l Accord de Bangui et s appuie également sur le fait qu elle aurait fabriqué et vendu des produits revêtus de la marque «RED SQUARE» sur le territoire des Etats membres de l OAPI dont la Côte d Ivoire où la SITACI SARL a son principal établissement ; 2

17 Que cette marque est notoirement connue dans le monde et que le déposant de la marque «RED SQUARE Device» n savait ou aurait dû avoir connaissance de son droit de propriété sur cette marque ; Considérant que l OAPI oppose à cette argumentation, qu au moment de l examen de la revendication de propriété par la Direction Générale, la société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED n avait ni fourni les preuves de l usage antérieur du signe revendiqué sur le territoire OAPI, ni la connaissance de cet usage antérieur par la SITACI SARL, avant le dépôt de ladite marque à l OAPI par cette dernière ; En la forme : Considérant que le recours formé par la société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED est régulier en la forme ; Qu il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond : Considérant qu il est reproché à la Décision n 00184/OAPI/DG/DGA/ DAJ/SAJ du 03 juillet 2009 d avoir rejeté la revendication de propriété de la marque «RED SQUARE Device» n introduite par la société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED et d avoir également radié les marques déposées au nom de la société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED le 9 mai 2007 en classes 32 et 33, enregistrées sous le n et 56251, alors que les produits ou services de la marque «RED SQUARE» sont représentés par divers logos ou étiquettes commercialisés dans plusieurs pays à travers le monde sous forme de bières, eau minérale, boissons non alcoolisées, jus de fruits, sirops et autres préparations ; Considérant en effet, que l examen minutieux des pièces du dossier notamment les factures et bordereaux de livraison d importantes quantités de boissons et de matériels de promotion tels que les tee-shirt, ouvre bouteille, etc. délivrés à Abidjan courant juillet 2005, attestent à suffisance que la SITACI SARL avait connaissance de l exploitation, de la production et de la distribution à grande échelle des produits de la marque «RED SQUARE» et «RED SQUARE logo» dans plusieurs pays dont la Côte d Ivoire où la SITACI a son principal établissement ; Considérant qu il est constant que la SITACI SARL Abidjan a enregistré la marque «RED SQUARE Device» n en classe 32 à l OAPI le 3

18 27 octobre 2005, soit plusieurs mois après le lancement à Abidjan, de la campagne de promotion et de commercialisation des produits de la société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED sous la marque «RED SQUARE» ; Que la mauvaise foi de la SITACI est évidente dans la mesure où elle avait connaissance de l usage de la marque «RED SQUARE» par la société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED ; Considérant qu aux termes de l article 5 alinéa 3 de l Annexe III de l Accord de Bangui : «si une marque a été déposé par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu une autre personne avait la priorité de l usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l Organisation, la propriété de la marque pourvu qu elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l enregistrement du premier dépôt» ; la preuve de l antériorité de l usage de la société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED sur la marque «RED SQUARE» au regard de ce texte, est largement démontrée ; Qu il y a lieu d accueillir favorablement la demande de revendication de la marque «RED SQUARE Device» et d annuler la Décision n 00184/OAPI/ DG/DGA/DAJ/SAJ du 03 juillet 2009 qui a radié les marques déposées le 9 mai 2007 en classes 32 et 33 et enregistrées sous les n et au nom de la société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED ; PAR CES MOTIFS : La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ; En la forme : Reçoit la société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED en son recours ; Au fond : L y dit bien fondée ; Annule la Décision n 00184/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 03 juillet 2009 du Directeur Général de l OAPI et fait droit à sa revendication de propriété de la marque «RED SQUARE Device» n avec toutes les conséquences de droit. 4

19 Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 8 Octobre 2010 Le Président, Les Membres : CHIGHALY Ould Mohamed Madame Paulette KOUROUMA M. NTAMACK Jean Fils Kléber 5

20 COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L OAPI = = = = = SESSION DU 4 AU 8 OCTOBRE 2010 DECISION N /OAPI/CSR DU 8 OCTOBRE 2010 COMPOSITION Président : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh Membres : Madame KOUROUMA Paulette Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber Rapporteur : Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber Recours en annulation de la décision n 00208/OAPI/DG/DGA/ DAJ/SAJ du 3 juillet 2009 portant rejet de l opposition à l enregistrement de la marque «ZTE» n LA COMMISSION Vu Vu L Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ; Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N djamena le 04 novembre 2001 ; Vu La décision n 0208/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ susvisée ; Vu Les écritures et les observations orales des parties ; 1

21 Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que la marque «ZTE» a été déposée le 07 septembre 2006 par la société ZTE Corporation et enregistrée sous le n dans les classes 35, 38 et 42, puis publiée dans le BOPI n 1/2007 du 13 avril 2007 ; Considérant qu une opposition à cet enregistrement a été formulée le 05 octobre 2007 par Monsieur Deng Ming, représenté par le Cabinet Alphinoor & Co., titulaire de la marque «ZTE» n 51440, déposée le 11 mars 2005 en classes 35, 37 et 38 ; Qu au soutien de son opposition, Monsieur Deng Ming a fait valoir que l enregistrement de la marque «ZTE» n constitue une atteinte à ses droits antérieurs, en ce qu il crée un risque de confusion avec sa marque ; Considérant que pour faire échec à cette action, la société ZTE Corporation a soutenu qu elle est détentrice de la marque «ZTE» depuis l an 2000, signe qu elle utilise dans les télécommunications et domaines connexes et qu elle a formulé une demande d annulation de la marque «ZTE» n devant les tribunaux béninois, en application des articles 6 et 24 de l Annexe III de l Accord de Bangui, action ayant abouti au jugement par défaut n 030/ ème Chambre civile du 17 novembre 2008, devenu définitif ; Considérant que par décision n 00208/OAPI/DG/DGA/SAJ du 03 juillet 2009, le Directeur Général de l OAPI a rejeté l opposition de Monsieur Deng Ming au motif que son enregistrement ayant été annulé par le jugement susvisé, devenu définitif faute de recours, l intéressé ne saurait plus se prévaloir d un droit antérieur ; Considérant que par requête datée du 12 octobre 2009 et reçue à l OAPI le 16 octobre 2009, Monsieur Deng Ming, par le biais de Me Christian DJOMGA du Cabinet ISIS, mandataire agréé auprès de l OAPI, a formé recours contre cette décision : Qu à l appui de son recours, outre les arguments déjà évoqués lors de l opposition, il soutient non seulement que la procédure en annulation de sa marque «ZTE» n qui fonde la décision de l OAPI lui a été dissimulée, ce qui constitue une fraude mais aussi qu il a déjà signifié une opposition à ladite décision, ce qui remet les parties au même état 2

22 qu avant son intervention et justifie l annulation de la décision n 00208/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 03 juillet 2009 du Directeur Général de l OAPI ; Considérant que dans ses observations écrites datées du 06 août 2010, le Directeur Général de l OAPI fait valoir qu en l absence d une décision des autorités judiciaires rétractant le jugement n 030/ ème Chambre civile du 17 novembre 2008 du Tribunal de Première Instance de Première classe de Cotonou qui a annulé la marque «ZTE» n 51440, jugement définitif lorsqu il a été signifié à l OAPI, celui-ci demeure valable et justifie amplement sa décision ; En la forme : Considérant que le recours formé par Monsieur Deng Ming est régulier ; Qu il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond : Considérant que pour rejeter l opposition de Monsieur Deng Ming, le Directeur Général de l OAPI soutient dans sa décision attaquée : «que la marque ZTE n de l opposant a été annulée par décision n 030/ ème Chambre civile rendue en date du 17 novembre 2008 par le Tribunal de Première Instance de Première classe de Cotonou ; que ce jugement n a pas fait l objet de recours, et est par conséquent devenu définitif» ; Qu il en tire comme conséquence que Monsieur Deng Ming ne dispose plus de droit antérieur enregistré à l appui de son opposition ; Considérant que si au regard des dispositions de l article 18 de l Accord de Bangui, les décisions judiciaires rendues sur la validité des titres dans l un des Etats membres en application du texte des Annexes I à X font autorité dans tous les autres Etats membres, c est à la condition qu elles soient définitives, c est-à-dire insusceptibles de tout recours au regard de la législation interne de l Etat concerné ; Que par ailleurs, l article 24 alinéa 3 de l Accord de Bangui précise que la décision déclarant l enregistrement nul et non avenu est communiquée, lorsqu elle est définitive, à l Organisation qui en tire les conséquences de droit et procède à son inscription et à sa publication ; 3

23 Que de ce qui précède, il ressort que l OAPI ne peut tirer effet d une décision de justice sur la validité d un titre qu en s assurant qu elle est effectivement devenue définitive ; Considérant qu en l espèce aucune pièce n a été produite ni au dossier d opposition, ni à celui de la Commission Supérieure de Recours établissant sans équivoque que le jugement n 030/ ème Chambre civile du 17 novembre 2008 du Tribunal de Première Instance de Première classe de Cotonou ayant déclaré nul l enregistrement de la marque «ZTE» n au profit de Monsieur Deng Ming était définitif au moment de l examen de l opposition par le Directeur Général de l OAPI ; Qu il est plutôt établi que cette décision a fait l objet d une opposition dans le cadre d une procédure encore pendante à ce jour devant les juridictions béninoises ; Qu en conséquence, c est à tort et en violation des textes susvisés que le Directeur Général de l OAPI, dans la décision encourue, a donné force de chose jugée à un jugement non encore définitif ; Qu il y a lieu d infirmer sa décision n 00208/OAPI/DG/DGA/ DAJ/SAJ du 03 juillet 2009, d en tirer toutes les conséquences de droit notamment en réexaminant le bien fondé de l opposition de Monsieur Deng Ming ; Considérant qu au soutien de cette opposition, Monsieur Deng Ming a invoqué le bénéfice des dispositions de l article 7 alinéa 2 de l Annexe III de l Accord de Bangui en soutenant qu il a un droit de propriété exclusif sur le signe «ZTE» ; Considérant qu aux termes de l article 5 alinéa 1 de l Annexe III de l Accord de Bangui, «la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt» ; Qu il en est ainsi de la marque «ZTE» que Monsieur Deng Ming a été le premier à enregistrer sous le n 51440, en date du 11 mars 2005 pour les classes 35, 37 et 38 ; Que c est fort de ce droit et en application des dispositions de l article 7 du même texte qu il s est opposé à l enregistrement de la marque «ZTE» n le 07 septembre 2006 en classes 35 et 38 par la société ZTE Corporation, en invoquant le risque de confusion entre les 4

24 deux marques, pour le consommateur d attention moyenne s agissant des services des mêmes classes ; Considérant que ce risque est réel, tant les deux signes, constitués des mêmes lettres «ZTE» se confondent dans l esprit du consommateur ; Qu il y a lieu de radier partiellement en l état le second enregistrement, la marque «ZTE» n du 7 septembre 2006 de la société ZTE Corporation dans les classes 35 et 38 ; PAR CES MOTIFS : La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ; - Constate que le jugement n 0030/2008 du Tribunal de Première Instance de Première classe de Cotonou ayant annulé l enregistrement de la marque «ZTE» n du 11 mars 2005 n était pas définitif au moment du prononcé de la décision n 0208/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 3 juillet 2009 du Directeur Général de l OAPI ; - En conséquence, annule la décision attaquée ; - Dit qu en l état, l opposition de Monsieur Deng Ming est justifiée ; - Ordonne la radiation partielle de l enregistrement n du 07 septembre 2006 de la société ZTE Corporation dans les classes 35 et 38 avec toutes les conséquences de droit. 5

25 Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 12 novembre 2009 Le Président, Les Membres : CHIGHALY Ould Mohamed Mme Paulette KOUROUMA M. NTAMACK Jean Fils Kléber 6

26 COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS AUPRES DE L OAPI = = = = = Session du 4 au 8 Octobre 2010 DECISION N /OAPI/CSR DU 8 OCTOBRE 2010 COMPOSITION Président : Monsieur CHIGHALY Ould Mohamed Saleh Membres : Madame KOUROUMA Paulette Monsieur NTAMACK Jean Fils Kléber Rapporteur : Madame KOUROUMA Paulette Recours en annulation de la décision n 0065/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant radiation de la marque «FDMCO SUPER» n LA COMMISSION Vu Vu L Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 février 2002 ; Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à N djamena le 04 novembre 2001 ; Vu La décision n 0065/OAPI/DG/DGA/SCAJ susvisée ; Vu Les écritures des parties ; 1

27 Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que le 7 novembre 2005, la marque «FDMCO Super» qui a été déposée par les Etablissements DIMOP pour les produits de la classe 12 «Motocycles», et enregistrée sous le n 52571, puis publiée dans le BOPI n 3/2006 du 13 octobre 2006, a fait l objet d une opposition par la société OBC Exports et les Etablissements Diallo & Frères qui avaient auparavant enregistré la marque «FDMCO + vignette» n le 24 janvier 2005 pour les produits de la même classe 12 ; Considérant que par Décision n 065/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 juin 2008, le Directeur général a radié la marque «FDMCO SUPER» n pour les ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle qu elles présentent avec la marque «FDMCO + Vignette» et le risque de confusion qu elle entraîne pour le consommateur d attention moyenne ne les ayant pas sous les yeux en même temps, ni à l oreille à des temps rapprochés ; Considérant que l OAPI a également fondé la radiation de la marque «FDMCO SUPER» sur le fait que les décisions judiciaires produites par les parties, relatives à ce litige, ne sont pas définitives ; Considérant que cette décision a fait l objet d un recours auprès de la Commission Supérieure de Recours, le 4 juillet 2008 par le Conseil des Etablissements DIMOP, Maître Togba ZOBBELEMOU, Avocat au Barreau de Guinée ; Considérant que par protocole d accord en date du 19 juillet 2008, les parties se sont rapprochées et ont réglé le différend les opposant par voie transactionnelle ; Que les Etablissements Dansoko et Frères ont accepté la radiation de la marque «FDMCO SUPER» et se sont engagés à ne plus importer de motocyclettes ; Qu ils reconnaissent l exclusivité de la marque «FDMCO» aux Etablissements Diallo & Frères ; Que les Etablissements, Diallo et OBC quant à eux, leur ont accordé un délai de 40 jours pour vendre l ensemble du stock de motos de la marque «FDMCO Super» dont ils disposent à compter de la date de la signature du protocole ; 2

28 Qu ainsi ledit protocole d accord met fin, aux termes de son article 6, à toutes poursuites judiciaires des uns contre les autres ; Considérant que, par courriel daté du 6 octobre 2010 envoyé au Secrétariat de la Commission Supérieure de Recours auprès de l OAPI par Maître Togba Zogbelemou, Avocat à la Cour à Conakry (Guinée), enregistré à l OAPI sous le n 3425 le 7 octobre 2010, les Etablissements DIMOP désistent de leur recours et en sollicitent la radiation du rôle de la Commission Supérieure de Recours ; Considérant qu il y a lieu de leur en donner acte ; PAR CES MOTIFS : La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ; En la forme : - Constate le désistement de leur recours par les Etablissements DIMOP ; - leur en donne acte ; Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 8 Octobre 2010 Le Président, Les Membres : CHIGHALY Ould Mohamed Mme Paulette KOUROUMA M. NTAMACK Jean Fils Kléber 3