Notes relatives au formulaire de demande de transformation d un enregistrement international (EI) désignant l Union

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1 d un enregistrement international (EI) désignant l Union Remarques générales Le formulaire de demande de transformation couvre les transformations se rapportant à tous les produits et services mentionnés dans l enregistrement international désignant l Union (transformation totale) ou à une partie desdits produits et services (transformation partielle). Les formulaires peuvent être téléchargés à partir du site web de l Office ( pour impression. Les demandeurs ou leurs représentants peuvent utiliser des formulaires présentés d une façon similaire ou ayant un format analogue, tels que des formulaires créés par ordinateur sur la base des informations contenues dans le formulaire de demande de transformation. Quand des formulaires créés par ordinateur sont utilisés, il est possible d éviter d avoir à ajouter des annexes en élargissant simplement les champs prévus dans la version électronique lorsqu ils sont de dimensions insuffisantes pour contenir tout le texte. L Office fournira aux services centraux de la propriété industrielle des États membres une version imprimée des informations contenues dans sa base de données et relatives à l EI désignant l Union européenne, bien que l OMPI tienne le registre international. La ou les désignations qui résultent de la transformation seront transmises au Bureau international par voie électronique. Le formulaire de demande de transformation ne doit donc contenir que les informations fondamentales reprises ci-dessous. Pour tous les types de transformation, le formulaire dûment complété doit être envoyé directement à l Office à Alicante. Les formulaires ne peuvent être transmis par courrier électronique. Les formulaires, ainsi que toutes les autres communications relatives à la procédure, doivent être transmis à l adresse suivante : Office de l Union européenne pour la propriété intellectuelle Service d accueil Avenida de Europa, 4 E Alicante, Espagne Les communications par télécopie s effectueront au numéro de télécopie de l Office suivant : Lorsque des communications sont transmises par télécopie, il n est ni nécessaire ni même recommandé d envoyer des copies de confirmation. L Office demandera un complément d informations si la communication transmise par télécopie devait se révéler insuffisante. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler l Office au numéro de téléphone suivant : EUIPO NOTES-FR CONV.IR. - 03/2016 Avenida de Europa, 4 E Alicante, Espagne Tél. (+34)

2 Nombre de feuillets Le nombre total de feuillets transmis doit être indiqué. Numéro de référence du demandeur/représentant Le demandeur ou son représentant peut indiquer son propre numéro de référence, qui ne doit pas compter plus de vingt caractères, dans l espace prévu à cet effet dans la partie supérieure du formulaire. L Office utilisera ce numéro de référence dans toutes ses communications. Encadré 1 : Numéro d enregistrement international Le numéro de l enregistrement international doit être indiqué. Encadré 2 : Date de désignation de l UE par l EI La date de désignation de l UE par l EI doit être communiquée. Il peut s agir de la date de l EI lui-même si l UE a été désignée dans la demande internationale, soit, le cas échéant, de la date de la désignation subséquente de l Union. Encadré 3 : Partie verbale de la marque (le cas échéant) Le cas échéant, insérez l élément verbal de la marque. Si la marque n est pas verbale, l Office en fera parvenir une copie aux offices nationaux. Encadré 4 : Langue Si la demande est introduite pour un EI désignant l UE: - qui a été refusé par l Office, ou - auquel il a été renoncé ou qui a été limité avant la date ultime à laquelle une seconde déclaration d octroi de protection a été émise conformément à l article 79, du RDMUE ou avant l expiration de la période de 18 mois, selon l événement qui se produit le premier : la demande de transformation doit être déposée dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée auprès de l OMPI ou dans la deuxième langue y étant indiquée (article 146, paragraphe 6, du RMUE, et article 206, du RMUE). Dans tous les autres cas, la demande peut être déposée indifféremment dans l une des cinq langues de l Office (article 146, paragraphe 6, du RMUE, et article 206, du RMUE). 2

3 Le présent formulaire peut être utilisé dans n importe quelle langue officielle de l Union pour autant, dans la mesure où il concerne des éléments textuels, qu il soit complété dans les langues de la procédure de demande de transformation. Encadré 5 : Demandeur Le nom du demandeur doit être indiqué. Les entités juridiques, ainsi que les entités visées à l article 3, du RMUE doivent être désignées par leur dénomination officielle, accompagnée de leur forme juridique, éventuellement abrégée selon l usage. Toutes autres informations utiles, telles que le numéro de téléphone, doivent être mentionnées, à moins qu un numéro d identification n ait été antérieurement attribué au demandeur par l Office. Si aucune modification n est intervenue quant au nom et à l adresse, la seule mention du numéro d identification suffit. Encadré 6 : Représentation professionnelle La représentation par un mandataire est obligatoire pour tous les demandeurs qui n ont ni domicile ni siège d activité principal ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l Espace économique européen (EEE). Pour les autres demandeurs, la désignation d un représentant est facultative. La représentation devant l Office ne peut être assurée que par des mandataires appartenant à l une des deux catégories suivantes (article 120, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE) : tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l un des États membres et possédant son domicile professionnel dans l EEE, dans la mesure où il peut agir dans ledit État en qualité de mandataire en matière de marques ; ou les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l Office. Les demandeurs peuvent également agir par l entremise de leurs employés (article 119, paragraphe 3, du RMUE). Dans le cas où un employé est désigné par le demandeur, il convient d indiquer le nom dudit employé. Les employés d entités juridiques qui ont leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial dans l EEE peuvent représenter d autres entités juridiques pour autant qu il y ait un lien économique entre les deux entités juridiques, tel que dans le cas de cotitulaires ou d un contrôle commun. Cette disposition est également applicable si le demandeur est une entité juridique hors de l EEE. Dans ces cas, les informations concernant l entité juridique à laquelle appartient l employé qui agit pour le compte du demandeur doivent faire l objet d une pièce jointe à ce formulaire. Si un numéro d identification a été attribué par l Office au mandataire ou à l employé, il suffit de l indiquer, accompagné du nom [nom de l association, nom et prénom(s) de la personne physique]. En cas de changement d adresse, la demande d inscription du changement concernant le(s) numéro(s) d identification existant(s) doit être adressée séparément à l Office. Lorsque le mandataire nommé est un groupement de représentants, il suffit d indiquer le nom du groupement. Cette nomination n est pas considérée comme la nomination de plusieurs 3

4 représentants. Lorsqu un mandataire individuel est nommé, son nom et son (ses) prénom(s) doivent être indiqués. En cas de désignation d un représentant, il convient de cocher la case en regard du type de représentant correspondant. S il y a plus d un représentant, la case «avocat» ou «mandataire agréé» doit être cochée et les noms et numéros d identification de tous les représentants additionnels doivent être fournis en agrandissant les encadrés «Nom» et «Numéro d identification». Encadré 7 : Motif de transformation (article 139, du RMUE) Les différents motifs de demande de transformation sont répertoriés. Il convient d indiquer l un de ces motifs, en cochant la case appropriée, ainsi que la date qui s y rapporte. Une transformation est envisageable lorsque la désignation de l Union dans un EI : a été rejetée (totalement ou partiellement) par une décision définitive de l Office (article 33, paragraphe 2, points b) et c), du REMUE, et article 78, paragraphe 5, points b) et c), du RDMUE) ; ou expire (totalement ou partiellement) dans les conditions suivantes : o o o lorsque les effets ont été déclarés invalides par l Office ou par un tribunal des MUE (article 198, paragraphes 1, 2 et 3, du RMUE) ; lorsque la désignation de l UE a fait l objet d une renonciation ou lorsque l EI a fait l objet d une annulation enregistrée dans le registre international [règle 25, paragraphe 1, et règle 27, du règlement d exécution commun à l arrangement de Madrid concernant l enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement (REC)] ; lorsque l Office est informé par l OMPI que l EI n a pas été renouvelé dans la mesure où le délai de grâce du renouvellement a expiré (règle 31, paragraphe 4, points a) ou b), du REC). Dans tous ces cas, le délai de trois mois pour la demande de transformation démarre automatiquement. Le point de départ doit être calculé comme suit : lorsque l EI désignant l Union est refusé, le jour auquel la décision devient définitive 1. Le demandeur de la transformation est invité à indiquer la date de la décision et l Office calculera le délai convenant pour la transformation. lorsque l EI désignant l Union est déclaré invalide ou est réputé révoqué, le jour auquel la décision de l Office ou le jugement des tribunaux des MUE devient définitif 2. Dans le cas d une décision de l Office, la date de la décision est requise et l Office calculera les délais pour la transformation. Dans le cas d un jugement d un tribunal des marques, la date à 1 Une décision de l Office devient définitive lorsqu aucun recours n a été formé à l expiration du délai de recours de deux mois. 2 Une décision d un tribunal des MUE devient définitive : - si aucun recours n a été formé à l expiration du délai de recours prévu par le droit national ; - dans les autres cas, en même temps que la décision finale du tribunal des MUE de dernière instance. 4

5 laquelle le jugement devient définitif est plus difficile à déterminer pour l Office et, en vertu de l article 22, point f), du REMUE, il appartient au demandeur de la transformation de fournir cette information. lorsque la protection de l EI a été limitée ou lorsqu il y a été renoncé avec effet pour l Union, le jour auquel la limitation ou la renonciation a été enregistrée par l OMPI, conformément à la règle 27, paragraphe 1, du REC. Cette date est requise dans le formulaire. lorsque l EI n a pas été renouvelé avec effet pour l Union, le lendemain du dernier jour auquel le renouvellement peut toujours être effectué devant l OMPI, conformément à l article 7, paragraphe 4, du PM (après le délai de grâce de six mois). Le demandeur de la transformation est invité à indiquer la date d expiration de sa marque internationale et l Office calculera le délai pour la transformation. Encadré 8 : État(s) membre(s) de l Union en cas de transformation de l EI en demande(s) de marque nationale La demande de transformation peut être déposée pour un ou plusieurs, voire tous les États membres de l Union. L indication de l État membre se fait sans préjudice d une conclusion ultérieure au titre de l article 140, paragraphe 3, du RMUE, selon laquelle la transformation dans un État membre particulier n est pas possible. Encadré 9 : État(s) membre(s) de l Union en cas de transformation de l EI en une désignation de parties à l arrangement de Madrid ou au protocole de Madrid («opting-back») Dans le cas d une transformation de l EI en une désignation d États membres parties à l arrangement de Madrid ou au protocole de Madrid («opting-back»), la demande de transformation peut être déposée pour un ou plusieurs, voire tous les États membres de l Union qui sont également parties au protocole de Madrid ou à l arrangement de Madrid. Un État membre mentionné dans l encadré 8 ne peut être repris dans l encadré 9. Les demandes de transformation déposées auprès de l Office seront envoyées en tant que désignation subséquente des États membres concernés à l OMPI. Cette transformation de type «opting-back» est l unique type de désignation subséquente qui, au lieu d être déposée auprès de l office d origine ou de l OMPI directement, devra être déposée par l intermédiaire de l office désigné et, par conséquent, par l entremise de l Office (Voir règle 24, paragraphe 2, point a), sous ii), du REC). Encadré 10 : Priorité/ancienneté (articles 34 à 40, du RMUE) Si la priorité a été revendiquée pour la désignation de l UE par un EI faisant l objet de la demande de transformation, ou si l ancienneté a été revendiquée, il convient alors d indiquer de 5

6 telles revendications de priorité ou d ancienneté, dans la mesure où elles se rapportent à la procédure de transformation et où elles ont été acceptées par l Office. Les informations pertinentes seront extraites des bases de données de l Office. Encadré 11 : Paiement des taxes La taxe de transformation à payer à l Office s élève à 200 EUR (Annexe I, paragraphe 23, du RMUE). NB : Puisque le type de transformation «opting-back» est traité par l OMPI en tant que désignation subséquente, toutes taxes relatives à la/aux désignation(s) subséquente(s) dans ce type de transformation devront être payées directement à l OMPI. La feuille de calcul des émoluments et des taxes de l OMPI dans la langue de l EI devrait donc être jointe dans la forme exacte où elle le serait pour une demande internationale ou une désignation subséquente «ordinaire» (Voir en annexe au présent formulaire). Paiement à l Office : Le paiement de la taxe doit être effectué en euros. Le paiement peut être effectué par : débit d un compte courant ouvert auprès de l Office, en indiquant le numéro dudit compte ; le titulaire d un compte courant peut spécifier que ledit compte ne puisse pas être utilisé pour le paiement ; virement en euros sur le compte bancaire de l Office, en indiquant le nom, l adresse et le numéro de référence du demandeur ou du représentant, et la transformation à laquelle le paiement se rapporte. Les comptes courants peuvent être ouverts auprès de l Office sur demande écrite envoyée à l Office à l adresse suivante : Office de l Union européenne pour la propriété intellectuelle Département financier Avenida de Europa, Alicante, Espagne Téléphone : Télécopie : Les paiements par virement peuvent être effectués sur les comptes de l Office ouverts auprès des banques suivantes : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Compte n Code SWIFT : BBVAESMM La Caixa Compte n Code SWIFT : CAIXESBBXXX 6

7 Encadré 12 : Signature Le formulaire de demande de transformation doit être signé au bas de la page 1, avec mention du nom du signataire. Type de transformation Sauf mention contraire, l Office considèrera que toute requête en transformation partielle s applique à tous les États membres indiqués dans l encadré 8 ou 9, et ce pour tous les produits et services spécifiés en page 2. Liste des produits et services Une indication de la liste des produits et services n est pas nécessaire lorsque la transformation porte sur tous les produits et services contenus dans la désignation de l UE par un EI (transformation totale). Dans tous les autres cas, la liste des produits et services pour lesquels une transformation est demandée doit être indiquée dans la langue de la procédure de transformation. Si une transformation partielle est requise pour plus d un État membre, la liste des produits et services peut être différente pour chaque État membre, pour autant que les produits et services pour lesquels une transformation est demandée soient également contenus dans la désignation de l UE par un EI pour lequel une transformation est requise (article 22, point e), du REMUE). Des annexes doivent être jointes au formulaire de requête en conversion lorsque la liste des produits et services n est pas identique pour tous les États membres. Une indication de l État membre concerné doit être comprise. Représentation nationale/devant l OMPI (annexe) La demande de transformation peut contenir, si le demandeur le souhaite, une indication du mandataire et/ou de tout autre représentant pouvant agir devant le service central national concerné de la propriété industrielle, conformément aux règles dudit service. Une telle indication facilitera les contacts entre le service central de la propriété industrielle de l État membre et le demandeur en transformation. Si aucun représentant susvisé n est indiqué, les règles nationales respectives seront d application pour les contacts dans les cas où un représentant national ou une adresse de notification sont nécessaires. Dans le cas d une transformation de type «opting-back», l OMPI utilisera par défaut le représentant qui a été désigné devant lui pour l EI. Au cas où le représentant devant l Office doit également être nommé pour des procédures se rapportant à la désignation subséquente résultant de la transformation, ceci peut être indiqué dans le formulaire et la demande de désignation sera transmise dans la communication adressée à l OMPI. 7