DESSINS ET MODELES / MARQUES TRIDIMENSIONNELLES : ENNEMIS OU COMPLICES?

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1 DESSINS ET MODELES / MARQUES TRIDIMENSIONNELLES : ENNEMIS OU COMPLICES? Par Malaurie Pantalacci Conseil en Prorpriété Industrielle Le CPI définit la marque tridimensionnelle comme «un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe : [ ] les formes notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ;». Le dessin et modèle est défini comme «l apparence d un produit ou d une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation». Il semble donc que le dessin et modèle et la marque tridimensionnelle soient tous deux adéquats pour protéger la forme d un produit. Est-ce à dire qu ils sont concurrents, qu il faut choisir entre l un ou l autre ou au contraire qu ils peuvent se compléter voire même s entraider pour offrir aux sociétés une meilleure protection pour certains de leurs produits et packagings. I/ Jouer le dessin et modèle contre la marque tridimensionnelle et vice-versa : Nous allons évoquer ici les différentes raisons qui pourraient inciter les sociétés à choisir plutôt l un ou l autre de ces droits de propriété industrielle sans les cumuler. A/ Préférer la marque tridimensionnelle pour sa validité sans limite et autres avantages : Le grand avantage de la marque, et donc de la marque tridimensionnelle, est sa durée de validité infinie, si son titulaire la renouvelle dans le délai imparti. A côté, les 25 ans de validité du dessin et modèle français ou communautaires font pâle figure.

2 2 Mais d autres avantages liés au régime de la marque peuvent justifier la préférence de cette dernière pour la protection des formes des produits. La procédure d enregistrement de la marque permet aux déposants d éprouver la force de leurs marques bien avant toute action contentieuse. La présomption de validité attachée à la marque tridimensionnelle peut alors sembler plus importante que celle des dessins et modèles, et ce d autant plus pour les marques communautaires. Tant l examen des conditions de fond plus rigoureux de l OHMI, que la période d opposition pendant laquelle les titulaires de marques de 27 pays ont la possibilité de faire opposition, donnent à la marque communautaire une valeur plus rassurante sur la validité attachée à cette dernière. En matière de dessins et modèles tant français que communautaire, les contestations ne peuvent naître qu une fois l enregistrement devenu définitif. En cas d action en contrefaçon, il est impossible de faire annuler la marque première, fondement de l action, en invoquant une marque ou un autre droit antérieur appartenant à un titulaire autre que celui accusé de contrefaçon. De même, il est impossible que l utilisation sans dépôt d une forme pendant plus d un an par une société, puisse invalider la marque tridimensionnelle reprenant cette forme, la notion d autodivulgation n existant pas en matière de marque. B/ Préférer le dessin et modèle pour sa procédure d enregistrement très rapide et autres avantages : Malgré ce qui précède, le dessin et modèle peut présenter des avantages non négligeables qui peuvent amener les titulaires à préférer ce droit de propriété industrielle. A la sûreté découlant de la procédure d enregistrement de la marque, on peut y opposer la rapidité de celle du dessin et modèle tant communautaire que français, qui permet en un peu plus d un mois d être titulaire d un titre de propriété industrielle définitivement enregistré, dont la validité ne pourra être contestée que devant les tribunaux judiciaires, ou également pour le modèle communautaire enregistré, devant l OHMI, par le biais d une action en nullité. Cette procédure beaucoup plus lourde que l opposition peut avoir un aspect dissuasif. La protection d une forme par le biais d un dessin et modèle s avère plus complète, car il est possible de déposer plusieurs vues par modèle. Or pour obtenir une portée de protection identique par le biais d une marque, il faudra déposer autant de marques que de vues du modèle. Ainsi, par le biais de la marque, les coûts de dépôt risquent de s avérer exorbitants, même avec la disparition des taxes d enregistrement pour la marque communautaire.

3 3 Le dessin et modèle peut également permettre de conserver au secret un nouveau projet tout en bénéficiant d une date certaine pour le début de la protection par un droit de propriété industrielle. Avec l ajournement de publication, la nouvelle forme d un produit dès qu elle est finalisée par le service marketing, peut être déposée à titre de dessin et modèle pour prendre date et être conservée au secret jusqu au jour du lancement, où la publication du modèle sera alors demandée pour que ce droit soit opposable aux tiers. Cela est impossible avec la marque tridimensionnelle qui sera accessible sur les bases de données officielles ou privées dans les quelques jours qui suivront le dépôt. Pour finir sur les avantages du dessin et modèle, la question du principe de spécialité ou de déchéance en raison d un non usage total ou partiel du modèle n existe pas. De même, les tiers ne peuvent pas opposer aux titulaires de dessins et modèles, la forclusion par tolérance ou la dégénérescence du modèle. Ainsi, les avantages du dessin et modèle sont non négligeables, d autant que la durée de validité d un droit ne fait pas tout, surtout aujourd hui où il est assez rare qu un logo ou qu une forme de packaging dure plus de 25 ans. Ainsi, à ce stade de notre réflexion, on peut se demander s il est opportun de faire un choix entre les dessins et modèles et les marques tridimensionnelle, dans la mesure où l enjeu qui se dessine aujourd hui pour les sociétés est de déterminer les moyens de protection les plus efficaces pour leurs créations et innovations, afin de tenir le plus possible à distance leurs concurrents. II/ Jeu collectif du dessin et modèle et de la marque tridimensionnelle : Nous allons proposer une autre voie où le choix ne se résumerait plus à opter entre l un ou l autre droit, mais à savoir comment combiner un modèle ou une marque tridimensionnelle sur une même forme. A/ Déposer un modèle et une marque tridimensionnelle en même temps : combiner les avantages en minimisant les inconvénients : Il est possible de déposer, pour une même forme, un dessin et modèle et une marque tridimensionnelle quasiment dans le même temps, afin de bénéficier d une double protection et de pouvoir se servir de l une ou de l autre de ces droits ou des deux en fonction des besoins. Bien évidemment, nous conseillons de déposer toujours le dessin et modèle avant la marque, afin de ne prendre aucun risque au regard de l auto-divulgation destructrice de nouveauté et de caractère propre

4 4 pour les dessins et modèles français et communautaire et invalidant certains modèles à l étranger qui exigent la nouveauté absolue. Déposer un dessin et modèle avec sept vues et une marque tridimensionnelle reprenant la vue en perspective du dessin et modèle permet d allier les avantages de chacun de ces droits de propriété industrielle évoqués tout en minimisant leurs inconvénients suivant les situations. Par exemple, un tiers attaqué en contrefaçon sur la base d un modèle et d une marque tridimensionnelle protégeant une même forme, pourrait arriver à faire annuler le modèle en invoquant des antériorités de toutes pièces destructrices de nouveauté ou de caractère propre, mais ne pourra pas faire annuler la marque tridimensionnelle, si aucune de ces antériorités ne lui appartient. De même, au bout de cinq ans à compter de l enregistrement de la marque, si cette dernière n est pas utilisée pour tous les produits et services désignés ou si son titulaire a tardé à engager une action en contrefaçon depuis qu il a eu connaissance de la marque seconde contrefaisante, le tiers ne pourra pas opposer un défaut d usage ou une forclusion par tolérance à l encontre du modèle correspondant à la marque tridimensionnelle, si l action en contrefaçon est fondée également ou exclusivement sur le modèle. B/ Déposer un modèle puis la marque tridimensionnelle : contourner le refus des marques tridimensionnelles par l OHMI et garder le secret : Il est également possible de déposer en premier le dessin et modèle puis la marque tridimensionnelle, et ce même avec un écart de plusieurs années, le dessin et modèle jouant dans ce cas-là un rôle de «Super Droit de Priorité». La marque tridimensionnelle a toujours un attrait important pour les entreprises. Mais l OHMI est souvent réticent à accepter ces marques qui, selon lui, ne possèdent pas de caractère distinctif. Toutefois, attendre de déposer une marque tridimensionnelle jusqu'à ce qu il soit possible de prouver un caractère distinctif acquis par l usage, peut laisser la voie libre aux concurrents pour développer des formes de produits proches de celle que l on cherche à protéger par le biais de la marque tridimensionnelle. Or, le dépôt d un dessin et modèle permet de prendre date pour le début d une protection, d éviter un refus de l OHMI sur le défaut de caractère distinctif, et d utiliser cette forme dans le commerce, tout en ayant la possibilité de la défendre en opposant aux tiers un droit de propriété industrielle. Dans un second temps, il sera nécessaire que cette forme protégée par le modèle soit utilisée de manière intensive à titre de marque. Une fois que le titulaire sera en mesure de prouver l acquisition du caractère distinctif de la forme à titre de marque, il sera alors

5 5 possible de déposer cette forme à titre de marque tridimensionnelle. Cette dernière ne pourra pas être antériorisée par le droit d un tiers, entre le dépôt du modèle et le dépôt de la marque tridimensionnelle. Une fois la marque tridimensionnelle acceptée par l office, la société dispose de deux droits de propriété industrielle qu elle peut faire jouer à sa guise en fonction des avantages et des inconvénients attachés à chaque droit. *** Le CPI donne la possibilité aux acteurs économiques de protéger les formes par deux droits de propriété industrielle différents qui s avèrent être complémentaires et qui bien utilisés, déposés au bon moment et opposés à bon escient permettent aux sociétés de contrer leurs concurrents et de se défendre plus efficacement. PARIS 20, rue de Chazelles PARIS CEDEX 17 Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0) Contact : RENNES Espace performance Bâtiment K ST GREGOIRE CEDEX Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0) Contact : LYON 139, rue Vendôme Lyon Cedex 06 Tel :+33 (0) Fax : +33 (0) Contact : GRENOBLE World Trade Center 5 place RobertSchuman BP Grenoble Cedex 1 Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0) Contact : Dans certains cas, le dessin et modèle et la marque tridimensionnelle sont les deux faces d une même pièce. Ainsi, au lieu de les opposer, il est préférable de les combiner pour renforcer la protection de vos créations. Par Malaurie PANTALACCI ) Conseil en Propriété Industrielle Paris, le 17 Novembre 2009 A propos du : Le, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 75 ans les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la rentabilisation de leurs innovations (brevets, marques, dessins et modèles). 10 associés animent une équipe de 180 personnes, dont les compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. La force de frappe homogène du et de ses agences régionales permet de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients.

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