Une marque est, selon l article L Marques de fabrique, de commerce ou de services : comment les protéger? Focus

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1 Marques de fabrique, de commerce ou de services : comment les protéger? 123RF Focus Une marque est, selon l article L du Code de propriété industrielle «un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d une personne physique ou morale». C est donc avant tout un élément qui permet à l entreprise de se distinguer par rapport aux autres, au même titre que sa dénomination sociale (identité légale figurant au Registre national du commerce et des sociétés), son nom commercial (sous lequel elle se fait connaître de sa clientèle), son enseigne (signe permettant sa localisation géographique) et son nom de domaine (adresse internet permettant d accéder à son site directement ou par l intermédiaire d un moteur de recherche). C est surtout un titre de propriété obtenu par l intermédiaire d une demande déposée auprès de l Institut national de propriété industrielle, qui accorde à son titulaire un véritable monopole sur le terme choisi. Quels sont les intérêts du dépôt de la marque? Ils sont nombreux et indiscutables. On l a déjà précisé, l intérêt essentiel d une marque est de conférer à son titulaire un monopole sur le terme déposé : la Loi accorde un arsenal judiciaire au titulaire lui permettant de s opposer au concurrent qui tenterait d utiliser le signe sans autorisation, et de le sanctionner. Il s agit donc d une arme défensive et offensive dans la politique de protection du signe. Il est important de comprendre que la marque est devenue un véritable capital, une valeur incorporée à l actif de l entreprise et du fonds de commerce. À ce titre, il est évident que son existence, sa valorisation et sa protection 23

2 123RF permettent de convaincre ou de rassurer les éventuels investisseurs et autres partenaires de l entreprise. Enfin, un autre avantage du dépôt de la marque réside dans le fait que l entreprise va par ricochet protéger le nom de domaine qu elle aura choisi d adopter pour son site internet : à défaut, ce dernier reste fragilisé par la règle «premier arrivé, seul servi» existant en la matière. Déposer sa marque, c est en quelque sorte se donner les moyens de pouvoir réclamer le transfert de nom de domaine qui aurait été réservé par un tiers de mauvaise foi Déposée, la marque devient donc non seulement une protection contre la concurrence, mais également une valeur susceptible de faire l objet de transactions. Quels sont les différents types de marque? La seule condition de forme est la nécessité de représenter graphiquement la marque. Cela ouvre donc le champ à une très grande diversité de formes : nom patronymique, nom géographique (autre qu indication de provenance ou appellation d origine), terme fantaisiste, mot détourné, slogan, chiffres, lettres, dessin mais aussi nuances ou combinaison de couleurs, voire des musiques peuvent être déposés en tant que marque. Comment choisir une marque? Les formes acceptées sont nombreuses, certes, mais la Loi impose un certain nombre de conditions pour qu un signe puisse être considéré comme une marque valable. La marque choisie doit être arbitraire, non descriptive Concrètement, il n est pas possible de déposer un terme ou une expression qui se borne à désigner dans le langage courant ou professionnel soit le bien ou le service désigné, soit une de ses caractéristiques essentielles (exemple : «garage» pour un concessionnaire automobile, «financier» pour une banque ). On comprend aisément qu un terme générique ne puisse être protégé par une marque : cela reviendrait à accorder à son titulaire un monopole excessif, interdisant à ses concurrents la simple désignation du bien ou de l activité. La marque ne doit pas être trompeuse, déceptive Le terme choisi ne doit pas faire croire au consommateur que le produit ou service répond à une caractéristique qui est en fait absente (exemple : le suffixe bio lorsque les produits ne répondent pas aux critères relatifs à l agriculture biologique). De la même manière, le signe choisi ne peut être contraire aux bonnes mœurs ou interdit par la Loi. La marque doit être disponible Cela revient à dire que le terme choisi ne doit pas avoir déjà été utilisé en tant que marque, dénomination sociale, nom commercial ( ) dans le même domaine d activité. À l inverse, rien n empêche une coexistence de termes identiques utilisés en tant que marques dans des domaines différents (on conseillera en ce cas de prévenir tout litige en faisant régulariser un accord de coexistence de marques). Attention toutefois : lorsque la marque est 24

3 notoirement connue, le terme qui la constitue ne pourra plus être employé par un tiers, et ce même si les biens ou services sont particulièrement différents. De manière générale, il sera donc fortement conseillé d entamer des recherches d antériorités relatives au signe à déposer, auprès de l INPI, d un conseil en propriété Industrielle ou d un avocat. Comment protéger sa marque? Par le dépôt puis l enregistrement d une demande de marque. Qui doit déposer la demande? Toute personne physique ou morale peut déposer une demande, ou la faire déposer par un mandataire. La marque peut par ailleurs être acquise en copropriété. Dans le cas où la marque doit être utilisée par une personne morale (société ou association) la question de savoir qui sera le titulaire de la marque est tout à fait pertinente. On peut déposer la demande au nom de ladite personne morale : la marque viendra alors rejoindre les autres actifs immatériels dans son bilan. On peut préférer que la marque soit déposée par le chef d entreprise en son nom personnel : il faudra alors organiser une licence permettant à la société, l association d utiliser la marque moyennant une contrepartie financière. Cette question devra être traitée avec le comptable et l avocat de la structure en fonction des situations respectives de l entreprise et du dirigeant, eu égard à des problématiques d ordre fiscales, patrimoniales Où dépose-t-on la demande? Auprès de l Institut national de propriété industrielle. Les dépôts peuvent se faire par courrier ou physiquement auprès de la délégation régionale (WTC Europole, 5, place Robert-Schuman BP1515, Grenoble Cedex 01). Il est également possible d effectuer cette formalité en ligne sur le site Internet de l INPI ( Comment dépose-t-on la demande? Un formulaire à récupérer auprès de l INPI (disponible dans les délégations ou sur le site Internet) doit être rempli en cinq exemplaires. Il s agit de renseigner l identité du demandeur et du mandataire éventuel, de représenter le terme pour lequel on demande l obtention d une marque et de préciser les biens ou services ciblés, ainsi que les classes dont ils relèvent. Une redevance devra être réglée (225 euros pour 3 classes, 40 euros par classe complémentaire) au moment du dépôt de la demande. Et après? Le dossier ainsi remis à l INPI reçoit une date de dépôt, qui sera le point de départ de la protection accordée. Il sera donc possible d envisager une exploitation effective de la marque dès son dépôt (attention toutefois, car en cas de refus ultérieur d enregistrement de la marque, les actes passés sur la base du dépôt engagent gravement la responsabilité contractuelle du déposant qui pourrait se voir condamné à verser d importants dommagesintérêts au cocontractant). Le dépôt est ensuite publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) édité par Fotolia 25

4 l INPI, dans un délai de six semaines. L INPI va alors examiner la demande, éventuellement émettre des objections ou transmettre des observations/oppositions formulées dans les deux mois par des tiers avertis par le biais de la publication au BOPI. Si tel est le cas, il sera nécessaire de défendre sa position auprès de l INPI, qui pourra prendre une décision de rejet total ou partiel, ou au contraire de validation de la demande. En ce cas, et à défaut de toute opposition, dans un délai minimal de cinq mois, l INPI publie l enregistrement de la marque au BOPI et adresse au demandeur un certificat d enregistrement, lequel constituera le véritable titre de propriété relatif à la marque demandée. Les démarches ultérieures à ne surtout pas omettre Afin de préparer au mieux les événements ci-dessous mentionnés, il sera toujours conseillé d avoir recours aux services de l INPI, d un conseil en propriété industrielle ou d un avocat. - La protection de la marque à l étranger. Le titre obtenu de l INPI n accorde au titulaire qu un monopole dont les limites sont celles du territoire national. Il est donc impératif, lorsque l on escompte exporter son activité, d envisager étendre la protection de la marque à l étranger. Plusieurs mécanismes ont été créés pour faciliter de telles démarches. En premier lieu, le dépôt à l INPI accorde à son auteur un droit de priorité, lui permettant de procéder à un dépôt dans un pays membre de l Union de Paris ou de l OMC qui se verra attribuer la date du dépôt à l INPI s il est effectué dans les six mois. Les dépôts réalisés par d autres personnes dans l intervalle ne seront dès lors pas opposables. Par ailleurs, une marque communautaire obtenue auprès de l Office de l harmonisation dans le marché intérieur, une marque internationale obtenue auprès de l Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ou une marque «africaine» obtenue auprès de l Organisation africaine de la propriété intellectuelle pourront être sollicitées par l intermédiaire de l INPI. - Le renouvellement de la marque. La marque doit être renouvelée tous les dix ans, dans les six mois précédents le dernier jour du mois anniversaire du dépôt. Toutefois, le renouvellement est encore possible dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain de la date d échéance moyennant le règlement d une pénalité de retard. Ce renouvellement se fait par le biais du dépôt d un formulaire auprès des services de l INPI, en contrepartie du règlement d une redevance (225 euros pour 3 classes, 40 euros par classe complémentaire). - L évolution de la marque. L ajout de nouveaux produits ou services, ou la modification du modèle de la marque nécessitent un nouveau dépôt. En revanche, il est possible d associer ce nouveau dépôt au renouvellement anticipé d une première marque : on bénéficiera ainsi d une même date de renouvellement pour les deux marques qui seront associées. Tout acte qui modifie ou transmet les droits relatifs à une marque (cession, licence) devra être publié au Registre National des Marques tenu par l INPI pour être opposable aux tiers. Comment exploiter sa marque? Les différentes formes d exploitation possibles L attribution d une marque accorde donc un monopole à son titulaire. Celui-ci peut l exploiter personnellement, ou envisager le transfert de la propriété ou d un droit d usage sur ladite marque. Il est ainsi possible de la céder, de l apporter en société, de la donner en gage ou le plus souvent de concéder une licence (exclusive ou non). À noter que les droits attachés à une marque sont transmissibles indépendamment de l entreprise qui les exploite ou les fait exploiter. Comme il a déjà été indiqué, ces conventions devront être publiées pour avoir des effets à l égard des tiers. Leur rédaction se doit d être extrêmement détaillée (droits concédés? durée? exclusivité? garanties?..) et il sera là encore particulièrement conseillé de passer par l intermédiaire d un avocat pour éviter tout oubli ou toute erreur. Les pièges à éviter La marque obtenue peut être annulée par une juridiction lorsque le signe qu elle protège ne présente pas de caractère distinctif, est illicite ou ne peut valablement constituer une marque. Il en est de même lorsque l adversaire démontre que la marque est «antériorisée» par des 26

5 témoignage Jean-Michel Bruguière, directeur du centre universitaire d enseignement et de recherches en propriété intellectuelle Le campus universitaire grenoblois possède (au sein de l université Pierre Mendès- France) un des premiers centres de recherche français consacré à la propriété intellectuelle. Un outil universitaire qui se veut en lien avec le monde économique, comme l explique le directeur, Jean-Michel Bruguière : «Le CUERPI est un centre de recherche né il y a quarante ans grâce à Marie-Angèle Perot-Morel. C est le premier centre consacré à la propriété intellectuelle créé en France. Le CUERPI a l appui de l Institut national de la propriété industrielle et travaille en lien avec le Master 2 Propriété intellectuelle de l université Pierre Mendès-France, qui est une filière réputée pour les débouchés qu elle offre aux étudiants. Il leur ouvre en effet de nombreuses opportunités dans le domaine de la propriété industrielle, que ce soit pour devenir avocat, juriste d entreprise, conseil, etc. Le CUERPI organise également chaque année un colloque qui se déroule à la Maison de l avocat. Il donne lieu à la publication d un ouvrage et rassemble une centaine de personnes, aussi bien des professionnels du Droit que des étudiants. C est un rendez-vous droits antécédents. Dans ce dernier cas, la demande d annulation doit être soulevée dans les cinq ans du dépôt de la marque postérieure. Autre risque : le propriétaire d une marque qui n en fait pas un usage sérieux (c est-à-dire par des actes concrets) pendant une période ininterrompue de cinq ans peut encourir la déchéance de ses droits, sauf s il peut se prévaloir de justes motifs. La déchéance est enfin également encourue si la marque est devenue soit la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service, soit trompeuse, c est-à-dire propre à induire le public en erreur sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du qui se veut ouvert sur le monde professionnel. L édition 2012 se tiendra le 7 décembre prochain et aura pour thème «Les contrats de la propriété intellectuelle». Au-delà de cette rencontre annuelle, des thèses sont soutenues chaque année au sein du CUERPI. Deux thèses seront prochainement soutenues : la première est consacrée aux modes alternatifs de règlements des litiges de propriété intellectuelle et la seconde au biopiratage. Les travaux présentés sont souvent de qualité, avec des auteurs qualifiés au conseil national universitaire. Avec ces thèses et ces colloques, le CUERPI mène donc une activité de recherche, mais à chaque fois dans un esprit de connexion avec le monde professionnel. Cela a toujours été la tradition de ce centre, d autant que nous avons la chance d avoir dans notre région de nombreuses entreprises intéressées par ces questions de propriété intellectuelle. Que ce soit en informatique, en biotechnologie ou dans d autres domaines, la demande est forte de la part du monde économique. Cela contribue au succès du centre de recherche comme du Master 2. produit ou du service. Cette déchéance ne peut être prononcée que dans la seule mesure où le caractère trompeur ou dégénérant de la marque est le fait de son propriétaire. Dans les faits, la demande d annulation ou de déchéance de la marque est souvent sollicitée par celui qui est attaqué en contrefaçon, dans le but de se défendre Comment défendre sa marque? «Un monopole accordé au titulaire, quelques limites organisées par la Loi La marque confère à son titulaire un monopole temporaire d exploitation pour les produits et Focus 27

6 123RF services liés à cette marque. Concrètement, le propriétaire de la marque dispose d un droit d interdire aux tiers, sauf autorisation accordée préalablement, tout usage de la marque. Il peut ainsi interdire : la reproduction, l usage, l apposition, la modification, la suppression, l imitation de sa marque voire l utilisation d une marque imitée. Le titulaire de la marque ne pourra toutefois pas s opposer à la commercialisation de ses produits ou services sur le territoire français si ceux-ci ont été mis dans le commerce dans l espace européen par le titulaire ou avec son consentement. Il ne pourra pas non plus s opposer à l utilisation du même signe en tant que dénomination sociale, nom commercial, enseigne quand celle-ci est antérieure à son dépôt ou lorsque le tiers de bonne foi utilise en fait son nom patronymique. Ensuite, l évocation d une marque sans l accord de son titulaire peut être autorisée lorsqu elle est justifiée par la liberté d expression de l individu (exemple : critique de ladite marque), s il n y a aucun risque de confusion ni aucun dénigrement déloyal. Enfin et surtout, le titulaire de la marque ne peut s opposer à l apposition de celle-ci sur un produit par un tiers si la référence à la marque est nécessaire pour indiquer la destination dudit produit (exemple : pièces détachées, accessoires) et que la référence à la marque n entraîne aucune confusion sur l origine du produit. L action en contrefaçon Lorsqu un tiers fait un usage de la marque non autorisé par son titulaire, il commet alors une contrefaçon ouvrant à ce dernier la possibilité de saisir la justice dans les trois ans de l infraction. Le tribunal ainsi saisi devra alors répondre à la question de savoir si l utilisation de la marque est de nature à créer un risque de confusion dans l esprit du consommateur d attention moyenne, qui n a pas en même temps les deux marques sous les yeux. Il statuera alors en tenant compte plus des ressemblances générales que des différences de détail. Il est important d indiquer que dans le cadre de poursuites civiles, la bonne foi du contrefacteur est tout bonnement inopérante Elle sera par ailleurs souvent rapidement écartée au pénal au vu des circonstances (modicité de la valeur de la marchandise achetée permettant à l acquéreur de se douter qu il est en face de produits contrefaits ). Hormis les moyens de preuve classiques (attestations, courriers, expertise ), le titulaire d une marque se voit accorder par la Loi une arme spécifique et redoutable lui permettant d établir à la fois la contrefaçon et le dommage causé : la saisie-contrefaçon. Le titulaire devra saisir le président du tribunal de grande instance territorialement compétent pour lui demander l autorisation d imposer à l adversaire la présence d un huissier de justice ayant pour mission soit de saisir des échantillons de produits contrefaits, le stock dans sa totalité (très rare) voire des éléments de comptabilité appartenant au présumé contrefacteur, soit de décrire les objets découverts lors de sa venue. Ces éléments devront être utilisés dans le cadre du procès qui sera intenté dans les quinze jours de la saisie à l encontre de l adversaire. Dans les cas d urgence, le titulaire de la marque pourra également saisir les tribunaux d une action en référé, lorsqu il serait dangereux de laisser perdurer plus longtemps les agissements du contrefacteur. Une décision sera alors prise dans des délais plus brefs qu une action classique, sauf si l adversaire démontre qu il n y a pas urgence, ou oppose une contestation sérieuse au demandeur. Le propriétaire d une marque peut également solliciter par écrit de l administration des douanes la rétention des marchandises présumées contrefaisantes ; cette dernière vérifiera 28

7 témoignage INPI : donner des outils aux entreprises Lutter contre la contrefaçon en matière de brevets, de marques ou de modèles voilà la vocation de l Institut national de la propriété industrielle, un organisme créé en 1951 pour prendre la succession de l office national des brevets et qui remplit aujourd hui plusieurs grandes missions. L INPI a ainsi la charge d accueillir et d accompagner les déposants. Il informe également ces derniers et tous les porteurs d innovation en s appuyant sur une documentation technique et juridique et des bases de données pouvant être consultées par le public. De quoi prendre connaissance des dernières dispositions législatives ou réglementaires, ou de s assurer de l antériorité d un brevet ou d une marque avant le dépôt. L INPI mène également une mission de formation et pilote des actions qui visent le grand public afin de le sensibiliser aux problèmes de propriété industrielle ou de contrefaçon. La lutte contre la contrefaçon est d ailleurs un des chevaux de bataille de l institut qui met en exergue les menaces que cette activité fait peser sur la santé et la sécurité des consommateurs, mais aussi sur le monde économique qui est de plus en plus exposé à ces pratiques. «Nous mettons aussi beaucoup l accent sur l accompagnement des entreprises et sur les services pour ces dernières plutôt que sur les procédures, explique Corinne COURTECUISSE, déléguée régionale Rhône- Alpes Grenoble de l INPI. Cela commence avec des rendez-vous personnalisés. Il y a la possibilité de rencontrer un expert dans les le bien-fondé des prétentions du premier et l informera de sa décision. Le titulaire de la marque devra alors prouver dans les dix jours qu il a engagé une procédure judiciaire, à défaut l administration des douanes procéderait à une main levée de la retenue. Le contrefacteur s expose, en cas de condamnation à des sanctions sévères. Sur le plan pénal, les peines encourues vont de trois à cinq ans d emprisonnement et de à euros d amende (doublées en cas de récidive). La responsabilité pénale des délégations, comme ici à Grenoble, pour tout porteur de projet et créateur. L INPI peut aussi aider les entreprises à bien comprendre les enjeux de la propriété industrielle. Cela peut prendre la forme de mini-audits entièrement pris en charge par l INPI, avec le déplacement d un expert au sein des entreprises novice en matière de propriété industrielle. Cet expert va ensuite faire le point avec le chef d entreprise». Institut national de la propriété industrielle, 5, place Robert-Schuman à Grenoble. Tél. : personnes morales est par ailleurs prévue par les textes. La fermeture totale ou partielle de l établissement peut être prononcée. Sur le plan civil, le contrefacteur peut se voir interdire l usage de la marque contrefaite, éventuellement sous astreinte. Il sera souvent condamné à payer des dommages-intérêts au titulaire de la marque, qui pourra par ailleurs obtenir la publication du jugement dans la presse, et la confiscation du stock contrefait voire des moyens de production utilisés par le contrefacteur. n INPI Focus 29