LA DEMANDE DE BREVET INTERNATIONALE (PCT): UNE STRATÉGIE DE CHOIX POUR UNE PROTECTION MAXIMALE À L'ÉTRANGER

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1 LA DEMANDE DE BREVET INTERNATIONALE (PCT): UNE STRATÉGIE DE CHOIX POUR UNE PROTECTION MAXIMALE À L'ÉTRANGER DAMIEN CALVET ET LAURENCE BOURGET-MERLE * ROBIC, S.E.N.C.R.L. AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES Tel que nous l avons vu dans nos précédents articles 1, un brevet est la preuve des droits que l on a sur une invention dans un pays. A ce jour, il n existe pas de brevet international qui permette d obtenir des droits dans tous les pays à la fois, sur la base d un seul document. Toutefois, il est possible de déposer une demande internationale, appelée demande PCT. L objet de cet article est d exposer les grandes lignes de la procédure PCT et ses avantages. Un peu d histoire Avant 1978, le système classique des brevets obligeait à un demandeur de déposer une demande de brevet distincte dans chaque pays où il souhaitait protéger son invention. Cela impliquait, pour chaque pays, d utiliser les services d un agent de brevet de ce pays qui rédigeait ou traduisait la demande dans la langue officielle du pays en suivant les lois et les règles nationales inhérentes à ce pays. Se rendant compte de la lourdeur de ce système, les Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle - BIRPI (prédécesseurs de l Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle - OMPI) ont été invités en septembre 1966 à étudier d urgence des solutions. En 1967, les BIRPI ont rédigé un projet de traité international qu ils ont présenté à un comité d experts. À l occasion de plusieurs réunions tenues au cours des années suivantes, divers projets ont été CIPS, * De ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié à (Printemps 2007), 22:1 Chimiste. Publication Articles déjà parus dans Le Chimiste : «Propriété intellectuelle et brevet d'invention, c'est aussi une affaire de chimiste!», Eté 2005, (20), No. 2; «Ce que tout chimiste averti devrait savoir sur les brevets- Mini guide du déposant - Partie I», Hiver 2006, (20), No. 4;«Ce que tout chimiste averti devrait savoir sur les brevets- Mini guide du déposant - Partie II», Printemps 2006, (21), No. 1; «L'importance d'enregistrer des licences sur des brevets au bureau des brevets», Eté 2006, (21), No. 2; «Portrait législatif de l'exception de recherche en matière de brevets au Canada, aux Etats-Unis et en Europe», Automne 2006, (21), No. 3; «Article scientifique: un excellent outil pour la rédaction d'une demande de brevet», Hiver 2007, (21), No. 4

2 2 élaborés. Finalement, un Traité de coopération en matière de brevets a été adopté lors d une Conférence diplomatique tenue à Washington en juin Le Traité de coopération en matière de brevets, plus connu sous son acronyme anglais PCT (Patent Cooperation Treaty), est entré en vigueur le 24 janvier Le dépôt de demandes internationales en vertu du PCT a commencé le 1 er juin suivant. Le Traité a commencé à fonctionner avec un premier groupe de 18 États contractants. Très vite d autres états ont ratifié le Traité. En 1990, le PCT comptait 45 états membres, 108 en 2000 et 137 au 1 er mars 2007, incluant les états les plus industrialisés au monde. Quelques statistiques relatives à l année 2006 Comme pour les années précédentes, les Etats-Unis étaient encore en 2006 en tête des déposants avec 34% des dépôts de demandes PCT. Le Canada n'était toutefois pas en reste et occupait le 12 ème rang des déposants avec quelques 2530 demandes (1,7%). 2 Sur le plan thématique, les cinq premières places des entreprises déposantes revenaient à des sociétés oeuvrant dans le domaine de l'électronique/électricité. Toutefois, la 6 ème et la 7 ème place revenaient à 3M et BASF. En terme de demandes PCT publiées, le domaine des produits pharmaceutiques se situait à la 2 ème position avec 10,4% en 2006, ceci représentant une croissance de 21% par rapport à Nombre de demandes PCT en chimie/biotechnologie publiées en 2006 par secteur 2 Pharmaceutique, cosmétique Biotechnologie Chimie organique fine Chimie macromoléculaire, polymères Génie chimique Technique de surface, revêtement Matériaux, métallurgie Agro-alimentaire La procédure PCT De manière générale, une demande PCT suit les mêmes règles rédactionnelles qu une demande régulière (voir nos articles 1 à 3 et 6) 1. Lorsqu au moins un des inventeurs est résident canadien ou que le demandeur est un résident canadien ou 2 Données recueillies dans le Communiqué de presse PR/476/2007 paru sur le site Internet de l'ompi le 7 février 2007

3 3 une société canadienne, une demande PCT doit être déposée directement à l'office de la Propriété Intellectuelle du Canada (OPIC) qui agit comme office récepteur pour l'ompi. La demande PCT peut être une première demande déposée pour une invention, ou elle peut être basée sur une demande antérieure. Selon les dispositions de la Convention de Paris, la demande PCT doit être déposée dans les 12 mois suivant la date de dépôt de cette demande antérieure pour en revendiquer la priorité. Ce dépôt unique permet automatiquement au demandeur de se réserver le droit d'obtenir un brevet dans tous les pays membres du PCT, aussi longtemps que la demande demeure en instance. Phase internationale Phase nationale Mois Recherche internationale Opinion écrite Examen préliminaire International * A Dépôt demande prioritaire Dépôt demande PCT avec priorité Publication internationale Entrée en phase nationale B Dépôt demande PCT sans priorité Publication internationale Entrée en phase nationale (* optionnel) La procédure PCT comprend deux grandes phases successives dites phase internationale et phase nationale. Chaque phase comprend elle-même un certain nombre d étapes qui sont résumées ci-dessous. Lors de la phase internationale, une recherche internationale est effectuée par l'opic après le dépôt de la demande, afin de localiser les documents d art antérieur les plus pertinents relatifs à l'invention (voir nos articles 1,2 1 ). Le résultat de la recherche est transmis au demandeur sous forme d un Rapport de recherche international (RRI) listant les documents localisés. Cette transmission est accompagnée d une première Opinion écrite évaluant de façon préliminaire la brevetabilité de l invention (nouveauté, inventivité, utilité). La demande PCT et le Rapport de recherche sont publiés 18 mois après la date de priorité ou de dépôt s'il n'y a pas de priorité. Si l invention apparaît brevetable à ce stade et que le demandeur désire continuer, il peut passer immédiatement à la phase nationale dans un délai limite expirant pour la plupart des pays le 30 e mois suivant la date de priorité ou de dépôt s'il n'y a pas de priorité (pour certains pays, ce délai est de 31 mois). Dans le cas où le Rapport de recherche est négatif, le demandeur peut demander un Examen préliminaire international. Cet Examen, également réalisé par un examinateur de l'opic, permet d évaluer la brevetabilité de l'invention de façon plus approfondie en tenant compte des documents localisés lors de la recherche. Le demandeur a alors l occasion de dialoguer avec l examinateur pour

4 4 présenter ses arguments défendant la brevetabilité de son invention et peut éventuellement effectuer des modifications à sa demande avant l établissement du rapport d examen préliminaire international. La phase nationale (ou régionale tel qu en Europe) débute généralement un peu avant le 30 e mois. Le demandeur doit alors transformer sa demande internationale PCT en demande nationale régulière dans chacun des pays (ou groupes de pays) où il souhaite obtenir un brevet. Le demandeur doit alors se conformer aux exigences particulières de chacun des pays, notamment en ce qui concerne la langue de dépôt (des traductions peuvent être nécessaires), les formulaires à signer, les frais de dépôt, etc. Pour se faire, l agent de brevet du demandeur canadien doit faire appel à un agent de brevets du pays. La demande suit alors le cours normal d une demande nationale, si ce n est que sa date de dépôt est la date de dépôt de la demande internationale, et non la date d entrée en phase nationale. De façon générale, l'obtention d'un brevet dans chaque pays implique un examen de fond, bien que celui-ci soit habituellement basé sur les conclusions énoncées dans le Rapport d'examen préliminaire international (le cas échéant), et l'accomplissement des procédures de délivrance. Les avantages d une demande internationale En général, le dépôt d une demande internationale est intéressant dès qu un demandeur souhaite faire protéger son invention dans au moins 4 pays distincts. Grâce à ce dépôt unique, il peut aussi réserver ses droits sur son invention dans autant que 137 pays. Au Canada, la demande PCT peut être rédigée et déposée aussi bien en anglais qu en français, quelle que soit la langue des pays où une protection est visée. Les traductions et toutes les autres formalités propres à chacun des pays sont alors ajournées jusqu à l entrée en phase nationale, soit 30 mois après la date de priorité. Le dépôt d'une demande PCT permet donc de simplifier les procédures de dépôt à court terme et de gagner du temps en différant la date limite pour le choix final des pays dans lesquels un brevet est souhaité. Durant cette période, le demandeur peut déjà commercialiser l invention, chercher des fournisseurs à l'étranger ou du financement pour la mise en marché du produit concerné tout en se gardant la possibilité d'obtenir des brevets dans un grand nombre de pays. Un autre avantage important découle de la recherche internationale effectuée lors de la phase internationale, qui permet au demandeur de déterminer rapidement si son invention est brevetable. Si tel n est pas le cas, il peut alors retirer sa demande internationale ou la laisser devenir abandonnée et ainsi éviter des frais importants qu auraient pu engendrer des dépôts nationaux directs dans plusieurs pays.

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6 ROBIC, un groupe d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce voué depuis 1892 à la protection et à la valorisation de la propriété intellectuelle dans tous les domaines: brevets, dessins industriels et modèles utilitaires; marques de commerce, marques de certification et appellations d'origine; droits d'auteur, propriété littéraire et artistique, droits voisins et de l'artiste interprète; informatique, logiciels et circuits intégrés; biotechnologies, pharmaceutiques et obtentions végétales; secrets de commerce, know-howet concurrence; licences, franchises et transferts de technologies; commerce électronique, distribution et droit des affaires; marquage, publicité et étiquetage; poursuite, litige et arbitrage; vérification diligente et audit. ROBIC, a group of lawyers and of patent and trademark agents dedicated since 1892 to the protection and the valorization of all fields of intellectual property: patents, industrial designs and utility patents; trademarks, certification marks and indications of origin; copyright and entertainment law, artists and performers, neighbouring rights; computer, software and integrated circuits; biotechnologies, pharmaceuticals and plant breeders; trade secrets, know-how, competition and antitrust; licensing, franchising and technology transfers; e-commerce, distribution and business law; marketing, publicity and labelling; prosecution litigation and arbitration; due diligence. COPYRIGHTER IDEAS LIVE HERE IL A TOUT DE MÊME FALLU L'INVENTER! LA MAÎTRISE DES INTANGIBLES LEGER ROBIC RICHARD NOS FENÊTRES GRANDES OUVERTES SUR LE MONDE DES AFFAIRES PATENTER R ROBIC ROBIC + DROIT +AFFAIRES +SCIENCES +ARTS ROBIC ++++ ROBIC +LAW +BUSINESS +SCIENCE +ART THE TRADEMARKER GROUP TRADEMARKER VOS IDÉES À LA PORTÉE DU MONDE, DES AFFAIRES À LA GRANDEUR DE LA PLANÈTE YOUR BUSINESS IS THE WORLD OF IDEAS; OUR BUSINESS BRINGS YOUR IDEAS TO THE WORLD 6