COMMENT DETERMINER LE VERITABLE

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1 COMMENT DETERMINER LE VERITABLE INVENTEUR? Par Isabelle MENDELSOHN, Conseil en PI, Cabinet REGIMBEAU Et Franck, Associé, Cabinet REGIMBEAU Quel employeur, service de valorisation, responsable R&D ou autre responsable de la propriété industrielle d une entreprise n a pas été confronté à la difficile tache de désigner les inventeurs pour le dépôt d une demande de brevet? L invention qui sera valorisée est généralement le fruit d une chaîne de collaboration où chaque acteur apporte sa pierre à l édifice final. Distinguer les uns des autres revient à isoler les différents acteurs de cette chaîne de valeur et touche directement à la gestion des ressources humaines dans l entreprise. Or, selon l article L611-6 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), «le droit au titre de propriété industrielle appartient à l inventeur ou à son ayant cause». Déterminer le(s) véritable(s) inventeur(s) est donc un acte essentiel pour s assurer de la propriété de l invention. Cette démarche est essentielle pour s assurer que l inventeur ou son éventuel ayant-cause sera bien identifié comme tel dans la demande de brevet, et le cas échéant faire valoir ses droits au titre dans le cadre d un contrat de collaboration. Dans le cas contraire, l article L CPI permet au véritable inventeur ou à son ayant cause de revendiquer la propriété du brevet. La désignation de l inventeur est d ailleurs obligatoire, l article L611-9 CPI disposant en ce sens que, «l inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le brevet». Une telle désignation, dans le cas des inventeurs salariés, déclenche l obligation de versement d une rémunération supplémentaire ou

2 2 d un juste prix (article L611-7 CPI), source potentielle de litige entre employeur et employé. L invention est d abord une conception intellectuelle qui est le fruit de la réflexion d un ou de plusieurs individus. Il s agit donc d une question de faits par rapport au rôle de chaque individu dans la conception de l invention et de sa contribution intellectuelle et technique. Cette question de faits ne peut être définie au préalable par la loi ou par un contrat. Ainsi, en France, il n existe pas de définition légale de «l inventeur». Toutefois, un inventeur désigné comme tel dans une demande de brevet est légalement présumé être le véritable inventeur. La charge de la preuve pour renverser une telle présomption est particulièrement lourde, et sera d autant plus délicate que l inventeur présumé aura également été désigné comme tel dans d autres demandes de brevet, par exemple aux Etats-Unis. Il est donc essentiel de pouvoir dès l origine disposer d une «grille de lecture» qui permette aux décideurs de distinguer les inventeurs des autres acteurs impliqués dans le développement et la valorisation d une invention, et le cas échéant de trancher. La plupart des conventions collectives comportant des dispositions sur les droits des inventeurs restent muette sur la définition exacte de la paternité de l invention. Certaines d entre elles, dont la Convention collective des Industries Chimiques, proposent quatre indices permettant d évaluer le droit à rétribution de l inventeur salarié : -Le cadre général de l invention ; -Les difficultés de mise au point pratiques ; -La contribution personnelle et originale du salarié ; -L intérêt commercial de l invention. Mais la notion de contribution personnelle est vague. Elle implique d analyser le cadre de la recherche pour saisir le rôle personnel du salarié dans la découverte de l invention. Seule la jurisprudence fournit des indices plus précis sur la notion d inventeur.

3 3 Tout d abord, l inventeur est une personne physique et non une personne morale, l invention étant le fruit d une activité intellectuelle. Il a ainsi été confirmé par la Cour de Paris le 18 juin 2004 que l inventeur ne peut être qu une personne qui a concrètement participé à l élaboration de l invention. (GRAIRE c/ POL SCARPE SPORTIVE, Par ailleurs, la présence d une activité inventive est nécessaire à la qualification d inventeur et celui qui se revendique en tant que tel doit apporter lui-même la preuve de son activité inventive. Attention toutefois à ne pas confondre cette notion d activité inventive avec le critère de brevetabilité de l article L CPI. Toute personne peut apporter cette preuve et sa position hiérarchique dans l entreprise ne présume pas de sa qualité d inventeur. Les tribunaux analysent en effet leur contribution personnelle à la conception et le cas échéant à la réalisation de l invention et regardent si cette contribution dépasse le cadre d une fonction de simple exécutant. Un des moyens de preuves le plus favorablement reçu par les tribunaux est la participation du prétendu inventeur à la rédaction de la demande de brevet avec l aide du conseil en propriété industrielle. Les autres moyens de preuves utilisables sont des moyens usuels tels que les comptes-rendus de réunion indiquant les participants et leur fonction, les publications scientifiques, les notes de synthèse ou autre notes internes concernant l invention, la direction ou le suivi d essais industriels, les témoignages et bien entendu les cahiers de laboratoire. Les allégations d activité inventive peuvent toutefois être remises en cause et les tribunaux amenés à vérifier la compétence technique ou professionnelle des prétendus inventeurs pour concevoir l invention ainsi que leur fonction au sein de l entreprise.

4 4 Certaines catégories de salariés seront alors habituellement considérées comme de simples exécutants non inventeurs. C est le cas en général des technicien, agent de maîtrise, ingénieur d entretien, préparateur de travaux, gérant, mandataire social, secrétaire, président du directoire, administrateur, président du conseil d administration, etc. D autres seront plus aisément admis comme inventeurs. Il s agit le plus souvent de chercheurs qui ont une mission inventive. En général, sera considérée comme inventeur toute personne ayant participé à la réalisation d une invention en analysant le problème à résoudre et la solution technique à y apporter. La jurisprudence a ainsi relevé les indices prouvant ou non la contribution du prétendu inventeur. Une invention est bien souvent le fait d une équipe et non d un seul individu. Dans ce cas, seront généralement considérés comme inventeurs la personne à l origine de l invention et de l idée inventive d une part, et les personnes qui ont contribué à sa mise au point technique et industrielle d autre part. Le Tribunal de Paris a ainsi décidé que pouvait être désigné comme co-inventeur, le salarié étant à l'origine de l'idée technique et de l'idée marketing de l'invention et non de sa faisabilité technique et que la paternité de l invention serait alors partagée entre celui-ci et le service d étude et de développement à qui a été confié la faisabilité et la réalisation du projet.( THIBIERGE c/ Sté ARJO WIGGINS, TGI Paris, 16 octobre 2001) D ailleurs, l absence de description précise de la contribution de chaque membre d une équipe peut favoriser l inventeur présumé. Ainsi le Tribunal de Paris aura également reconnu la qualité d inventeur à une personne en tenant compte de ce que la mise au point du produit a été réalisée par une équipe à laquelle il appartenait, sans qu il puisse être affirmé qu il ait eu un rôle déterminant en son sein. (BRINON c/ VYGON ; TGI Paris, 14 septembre 2005)

5 5 Des personnes qui sont intervenues dans la mise au point technique et/ou la mise en œuvre industrielle ne sont pas automatiquement considérées comme co-inventeurs et les Tribunaux doivent regarder également la nature de la contribution de chacun pour distinguer les inventeurs des autres : La simple fourniture de moyens ou de conseils au sein d une équipe est insuffisante pour conférer la qualité de coinventeur. Le seul prêt de matériel est insuffisant pour qualifier quelqu un de co-inventeur. Le financement à lui seul des études ayant conduit à une invention ne donne aucune qualité d inventeur à celui qui a assumé ce coût. La simple formulation d un problème à résoudre ou l élaboration d un cahier des charges ne peut en général pas suffire à conférer la qualité d inventeur ou de co-inventeur. Le seul échange d'idées sur l'intérêt de l'invention est insuffisant pour attribuer une quelconque propriété sur le brevet. La participation à l invention qui relève du seul domaine des idées abstraites ne peut conférer à elle seule la qualité de co-inventeur. C est donc sur cette base que les organismes publics et les entreprises devraient édicter des directives internes claires pour la désignation des inventeurs. Ceci permettrait sans doute d éviter la majorité des litiges dans ce domaine. Pour plus d informations : Isabelle MENDELSOHN, , paris@regimbeau.fr Franck, , Lyon@regimbeau.fr Avec la participation de Virginie PROUTEAU Paris, février 2008.

6 6 A propos du Cabinet Regimbeau : Le Cabinet Regimbeau, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 75 ans les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la rentabilisation de leurs innovations (brevets, marques, dessins et modèles). 9 associés animent une équipe de 180 personnes, dont les compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. La force de frappe homogène du Cabinet Regimbeau et de ses agences régionales permet de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients. PARIS Cabinet Regimbeau 20, rue de Chazelles PARIS CEDEX 17 Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0) Contact : paris@regimbeau.fr RENNES Cabinet Regimbeau Espace performance Bâtiment K ST GREGOIRE CEDEX Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0) Contact : rennes@regimbeau.fr LYON Cabinet Regimbeau 139, rue Vendôme Lyon Cedex 06 Tel : Fax : lyon@regimbeau.fr GRENOBLE World Trade Center 5 place RobertSchuman BP Grenoble Cedex 1 Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0) Contact : grenoble@regimbeau.fr