La contrefaçon par équivalence en France

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1 BREVETS La contrefaçon par équivalence en France I. Introduction Si l'on considère une revendication de brevet qui remplit les conditions de validité au regard de l'art antérieur, le cas de contrefaçon le plus simple est celui dans lequel l'objet contrefaisant reproduit littéralement l'invention telle que définie dans la revendication. Toutefois, le fait de ne reconnaître la contrefaçon que dans cette seule situation pénaliserait le breveté, dans la mesure où il est extrêmement délicat de rédiger, à la date de dépôt d'une demande de brevet, des revendications qui prennent en compte toutes les contrefaçons à venir. Un système de brevet s'avère efficace s'il évite qu il ne soit possible d échapper à un brevet en s écartant légèrement de l'invention, sans s'éloigner de son esprit. Ce constat a conduit les tribunaux de brevet dans le monde entier à considérer que la portée des revendications ne devait pas être limitée à la définition littérale qu'elles donnent, mais qu elle devait être plus large. La doctrine des équivalents a été développée sur la base de cette considération et a été construite dans le but d'éviter à la fois une limitation excessive de la portée d'un brevet, en vue de préserver les droits du breveté, et une extension indue de cette portée, de manière à préserver un niveau raisonnable de sécurité juridique pour les tiers. La doctrine des équivalents est reconnue dans de nombreux pays, mais son application diffère d'un pays à l'autre. La présente étude a pour but d'expliquer ce qu est la contrefaçon par équivalence et de donner quelques indications sur l'application de cette doctrine en France. Des particularités de l'approche française de cette doctrine seront présentées et la question de sa reconnaissance par la Convention sur le Brevet Européen sera abordée. II. Définition de la contrefaçon par équivalence 1. Moyen techniquement équivalent Deux moyens sont dits techniquement équivalents s'ils remplissent la même fonction en vue d un même résultat ou d'un résultat de même nature, tout en ayant des formes ou des structures différentes. Pour être reconnu en tant que tel, un équivalent technique doit avant tout, dans le

2 contexte de la revendication, réaliser la même fonction que l'élément de cette revendication auquel il est substitué. 2. Contrefaçon par équivalence Un moyen techniquement équivalent tel que défini ci- dessus peut être constitutif d une contrefaçon par équivalence pour autant que la revendication n ait pas été limitée à la définition particulière qu elle donne du moyen remplacé par l équivalent pour assurer sa validité. Plus précisément, un produit ou une méthode comprenant un moyen techniquement équivalent contrefait un brevet si ce dernier protège la fonction qui est remplie à la fois par le moyen techniquement équivalent et par l'élément correspondant de la revendication. L'élément revendiqué, qui est remplacé par un équivalent technique, est défini dans la revendication par sa structure. Sa fonction est protégée si une revendication le définissant par sa fonction (moyens pour réaliser la fonction) aurait été brevetable à la date de dépôt du brevet. III. Application de la doctrine des équivalents Considérant une revendication de brevet comprenant les caractéristiques A, B, C et D, et un produit ou une méthode présumé(e) contrefaisant(e) comprenant les caractéristiques A, B, C et D', la caractéristique D' ayant une forme ou une structure qui est différente de celle de la caractéristique D, l'analyse d'une éventuelle contrefaçon par équivalence consiste à établir si la caractéristique D' est un équivalent technique tel que défini ci- dessus et si le brevet couvre la caractéristique D, non pas seulement dans sa forme, mais également dans sa fonction. 1. La caractéristique D' est- telle un équivalent technique? A cet égard, il est essentiel de vérifier que la caractéristique D' a la même fonction que la caractéristique D qu'elle remplace dans le produit ou la méthode argué(e) de contrefaçon. La fonction d'un élément est son effet technique direct ; la fonction n'est pas le résultat global donné par l'invention. En effet, alors qu'un résultat ne peut pas être breveté, les moyens techniques permettant d'obtenir un résultat peuvent l'être. Les moyens techniques peuvent toutefois être définis dans la revendication par une formulation du type "moyens pour réaliser une fonction donnée" (rédaction fonctionnelle des revendications). Dans une affaire où elle était saisie d'un cas de contrefaçon par équivalence alléguée, la Cour d'appel de Paris a relevé que "l'effet technique direct et le résultat sont différents" (Transagra contre Aérograin ; 8 février 1994).

3 Dans un autre cas, la même Cour d'appel a indiqué que "le résultat technique ne doit pas être pris en considération" pour étudier la contrefaçon par équivalence (Bennes Saphem contre Guima et Paris Sud Hydraulique ; 1 er décembre 1998). La détermination de la fonction d'un moyen donné est davantage une question pratique qu'une question théorique. Dans la plupart des cas dans lesquels une contrefaçon par équivalence est alléguée, les débats se concentrent sur cette question. Dans l'affaire Moulinex contre Seb (Cour d'appel de Paris ; 1 er décembre 1992), la Cour a décidé qu'il n'y avait pas contrefaçon par équivalence car la fonction prévue dans le brevet n'était pas réalisée par l'objet argué de contrefaçon. Dans ce cas, le brevet concernait une friteuse électrique comprenant une cuve en métal entourée par une jupe en plastique disposée de telle sorte qu un espace soit ménagé entre la cuve et la jupe afin que cette dernière n atteigne pas des températures trop élevées. Selon l'invention, la jupe et la cuve étaient reliées par une bague qui fermait l'espace ménagé entre elles de manière étanche à l air. La friteuse arguée de contrefaçon avait une jupe qui était raccordée à la cuve au moyen d'une série de fixations ne formant pas une bague continue. La Cour a statué comme suit : "Considérant que deux moyens sont considérés comme équivalents lorsque, bien qu'étant de forme différente, ils exercent la même fonction en vue d'un résultat de même nature. Considérant qu'en l'espèce, les moyens sont différents et n'exercent pas la même fonction. Que, dans le brevet, l'anneau en matière thermique isolante entoure l'espace d'air compris entre la cuve et la jupe et empêche toute circulation d'air. Considérant que, dans la friteuse arguée de contrefaçon, là où il n'y a pas de joint en polyester subsiste une circulation d'air. [...] Que, dans ces conditions, la revendication 1 du brevet n'est pas contrefaite." 2. Le brevet protège- t- il la fonction de la caractéristique D? Le brevet revendique un produit ou une méthode comprenant les caractéristiques A, B, C et D. On peut considérer qu il protège la fonction de la caractéristique D si un produit ou une méthode comprenant les caractéristiques A, B, C et "des moyens pour réaliser la fonction de la caractéristique D" sans définir la caractéristique D en elle- même auraient été brevetables à la date de dépôt du brevet. Si l'art antérieur montre qu'il était déjà connu, en association avec les caractéristiques A, B et C, d'utiliser des moyens ayant la même fonction que la caractéristique D en vue d'obtenir un résultat similaire, alors il ne peut pas y avoir de contrefaçon par

4 équivalence. En effet, dans ce cas, le brevet peut seulement protéger le produit ou la méthode incorporant la caractéristique D dans sa forme particulière (c'est- à- dire dans la définition littérale qui en est donnée par la revendication) et la portée de la revendication ne peut pas être étendue de manière à protéger un produit ou une méthode comprenant, à la place de la caractéristique D, tout élément ayant la même fonction. Dans l'affaire Bennes Saphem contre Guima et Paris Sud Hydraulique (mentionnée ci- dessus), la Cour a statué comme suit : "Considérant [...] qu'une invention se caractérisant par sa forme, par l'application qui en est faite et par sa fonction, si la fonction du moyen n'est pas nouvelle et si, par conséquent, le brevet ne la protège pas, un moyen de forme d'exécution différente exerçant la même fonction que le moyen breveté ne peut constituer une contrefaçon par équivalence, le résultat n'étant pas à prendre en considération". La Cour de Cassation statuant sur cet arrêt (4 décembre 1990) a déclaré : "C'est à bon droit qu'un arrêt a refusé de retenir une contrefaçon par équivalence, dès lors qu'il retient que la combinaison de moyens mis en oeuvre par l'invention exerçait une fonction connue et que le brevet protégeait seulement cette combinaison dans sa forme, et qu'il constate que le dispositif argué de contrefaçon, tout en ayant la même fonction, avait une structure différente de celle qui était revendiquée par le brevet". Dans une autre affaire, la Cour de Cassation a confirmé cette approche, en rappelant que la contrefaçon par équivalence ne peut être établie que si la fonction de l équivalent technique était nouvelle et inventive à la date de dépôt du brevet (Cour de Cassation, Ch. Comm., 31 mars 2004).Selon la doctrine des équivalents, un moyen équivalent est techniquement équivalent à un élément constitutif essentiel de l invention. Il n'est pas une modification mineure et n'est pas lié à une caractéristique mineure. IV. Quelques particularités de l'approche française 1. Perfectionnements Selon les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, un produit ou une méthode peut être la contrefaçon d'un brevet, indépendamment du fait qu'il constitue un perfectionnement à l'invention brevetée. Conformément aux dispositions de l'article L du Code de la Propriété Intellectuelle, le propriétaire d'un brevet concernant un perfectionnement d'une invention déjà brevetée pour le compte d'une autre personne peut, dans certaines conditions, obtenir une licence dans la mesure nécessaire à l'exploitation de son invention, et pour autant que l'invention, objet du brevet de perfectionnement, présente à l'égard du brevet antérieur un progrès technique et un intérêt économique importants. Lorsqu'une contrefaçon par équivalence est alléguée, il peut arriver que la

5 caractéristique D' qui remplace la caractéristique D représente un perfectionnement technique par rapport à l'invention revendiquée. L'existence d'un tel perfectionnement n'empêche pas le Tribunal de statuer en faveur de la contrefaçon et il n'est pas nécessaire, pour que la contrefaçon par équivalence soit reconnue en France, que les moyens techniquement équivalents utilisés dans le produit ou dans la méthode argué(e) de contrefaçon soient évidents ou se trouvent à la disposition de l'homme du métier. Dans l'affaire Shellag Estates contre Laloyeau et Transport Système France (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3 e Chambre, 21 septembre 1984), le Tribunal a statué comme suit : "Il est sans intérêt que le système de coulissement [dans le disposition argué de contrefaçon] soit plus complexe [que le dispositif du brevet] et que le système de tension des sangles verticales soit simultané [ce qui n'était pas le cas avec l'invention, selon laquelle le coulissement et la tension était opérés séparément] ; qu'il s'agit là d un perfectionnement dans la dépendance de l'invention.» Cette considération a conduit le Tribunal à estimer que le brevet était contrefait. 2. Eléments constitutifs essentiels Un brevet français est contrefait si les éléments constitutifs essentiels de l'invention sont reproduits. Les éléments constitutifs essentiels de l'invention sont les éléments revendiqués qui, lorsqu'ils sont considérés ensembles, sont nouveaux et inventifs au regard de l'art antérieur et qui sont nécessaires pour permettre à l'invention de résoudre le problème technique. Ces éléments sont considérés comme étant essentiels d'un point de vue technique et fonctionnel. La Cour de Cassation a estimé que l'arrêt d une Cour d'appel s'était conformé au Code de la Propriété Intellectuelle lorsqu il avait dégagé souverainement les éléments constitutifs essentiels de l'invention définie par les revendications, et leur avait donné leur pleine signification (Cour de Cassation ; 3 janvier 1985). Il en résulte que des caractéristiques mineures qui ne procurent pas d'effet technique particulier peuvent ne pas être prises en compte par un Tribunal statuant sur une contrefaçon alléguée, ce qui signifie qu'un brevet peut être contrefait par un produit ou une méthode ne présentant pas une caractéristique mineure ou comprenant une modification mineure par rapport au brevet ou à la méthode brevetée. Selon la doctrine des équivalents, un moyen équivalent est techniquement équivalent à un élément constitutif essentiel de l invention. Il n'est pas une modification mineure et n'est pas lié à une caractéristique mineure.

6 V. Contrefaçon par équivalence et Convention sur le Brevet Européen L'article L du Code de la Propriété Intellectuelle et l'article 69 de la Convention sur le Brevet Européen stipulent tous deux : "L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications." La Convention sur le Brevet Européen contient un Protocole Interprétatif de l'article 69 qui vise à fournir des indications sur l'application de cet article et sur sa transposition dans les lois nationales des Etats contractants de cette Convention. Pour le moment, le protocole comprend un Article unique qui stipule que l'interprétation des revendications doit être menée sur la base d'un compromis raisonnable entre une première position extrême qui consisterait à considérer que la description et les dessins doivent être utilisés seulement dans le but de dissiper des éventuelles ambiguïtés des revendications et une deuxième position extrême qui consisterait à considérer que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection peut également s'étendre à ce que le breveté a entendu protéger, sur la base des indications données dans la description et les dessins. Il est clair que la doctrine de la contrefaçon par équivalence a recours à une interprétation des revendications qui applique un tel compromis, dans la mesure où la description et les dessins servent à définir la fonction des moyens revendiqués par le breveté. Durant la Conférence Diplomatique en vue de la Révision de la Convention sur le Brevet Européen qui s'est tenue à Munich du 20 au 29 novembre 2000, un protocole interprétatif de l'article 69 modifié a été adopté. Le protocole modifié comprend un Article 2 qui concerne les équivalents. Son texte est le suivant : "Pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications." Ce texte est le résultat d'un compromis dans la mesure où les participants à la Conférence Diplomatique n'ont pas pu tomber d'accord sur une définition commune d'un équivalent technique. Une proposition indiquant qu "un moyen doit être considéré comme un équivalent si il est évident pour l'homme du métier que le fait d'utiliser un tel moyen remplit sensiblement le même résultat que celui qui est obtenu à l'aide du moyen spécifié dans la revendication" n'a pas été adoptée. L'application française de la doctrine des équivalents ne se réfère pas à l'homme du métier, ce qui signifie que l'adoption d'une telle proposition aurait conduit les Juges

7 français à modifier leur pratique et, notamment, à se poser la question de l'évaluation des connaissances de l'homme du métier et celle du moment de leur appréciation. Peu de temps avant la tenue de cette Conférence Diplomatique, la Cour d'appel de Paris, considérant que cette proposition devait être discutée pendant la conférence et serait peut- être adoptée, a statué comme suit : "Considérant que ce projet de disposition interprétative conduit à s'interroger sur les critères d'équivalence traditionnellement retenus dans la pratique française, et sur la question étroitement connexe de la protection du moyen général ; que la Cour estime approprié d'ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à lui faire part de leurs observations sur l'application éventuelle aux faits de l'espèce des critères d'appréciation de l'équivalence ci-dessus mentionnés." (Affaire Baby Relax contre Ampafrance France ; 29 septembre 2000). Dans la mesure où, sur la question de la contrefaçon par équivalence, la Conférence Diplomatique a eu pour seul résultat d'obtenir que la Convention sur le Brevet Européen (après la ratification du document de Révision) se réfère expressément à l'existence des équivalents, mais sans en donner aucune définition, il est fort probable que les Tribunaux français continueront à appliquer les critères de l'équivalence traditionnellement reconnus par une pratique établie de longue date Didier INTES Cabinet Beau de Loménie/ mars 2005.