QUESTION 143 Noms de domaine Internet, marques et noms commerciaux Annuaire 1998/VIII, pages 427-433 37 e Congrès de Rio de Janeiro, 24-29 mai 1998 Q143 QUESTION Q143 Noms de domaine Internet, marques et noms commerciaux Résolution L'AIPPI Observant qu'un nom de domaine constitue un moyen pour identifier et permettre l'accès aux ressources disponibles sur Internet. Ces ressources incluent entre autres les sites web à partir desquels un commerce peut être effectué. Lorsqu'un nom de domaine inclut des éléments qui pourraient être perçus par le public comme indiquant la provenance de biens ou services ou d'un commerce particulier, ce nom de domaine peut aussi exercer la fonction d'une marque ou d'un nom de commerce; Observant qu'en raison de la nature internationale d'internet, le nom de domaine lorsqu'il exerce la fonction de marque ou de nom de commerce apparaît comme faisant fi du principe de territorialité des marques et noms commerciaux en raison de son usage potentiel pour servir de lien au site web offrant les biens et services dans tous les pays, peut faire fi du principe de spécialité des marques, car il ne peut être limité à aucun bien ou service spécifique et peut faire fi du principe de la prévention du risque de confusion à partir du moment où il remplit sa fonction d'adresse tout en coexistant avec des noms de domaine presque identiques; Reconnaissant que l'autorité allouant les noms de domaine n'est fondée sur aucune loi ou traité mais est plutôt une autorité de facto, exercée par des institutions privées, semiprivées ou publiques, tels que gouvernements, organismes d'enseignement, entreprises privées et particuliers: les noms de domaine de premier niveau, actuellement.com,.edu,.net,.int,.gov,.mil et.org sont couramment attribués par Network Solutions, Inc. et les noms de domaine nationaux de premier niveau sont attribués par des institutions nationales, des sociétés ou des particuliers désignés; Reconnaissant que, sauf quelques exceptions quand les mécanismes de résolution des conflits ont été établis par les organismes d'attribution des noms de domaine, ces organismes d'attribution des noms de domaine ont adopté une attitude passive dans la 1
résolution des litiges entre les titulaires des noms de domaine et les titulaires des marques en se fondant sur les décisions des tribunaux arbitraux ou judiciaires pour résoudre de tels litiges; Considérant que la mise en oeuvre de l'accord (Mémorandum of Understanding - MOU) de Noms de Domaine Génériques de Premier Niveau établissant sept nouveaux noms de domaine de premier niveau a été reportée en raison de certaines opinions divergentes exprimées par le gouvernement des Etats Unis; Considérant que le MOU des Noms de Domaines Génériques de Premier Niveau a prévu des Commissions des Contestations Administratives (ACP) administrées par l'ompi qui a organisé des réunions d'experts pour établir des directives sur la solution des litiges; L'AIPPI adopte la résolution suivante: A) Introduction Reconnaissant que certains organismes d'attribution des noms de domaine ont adopté dans le but d'éviter les problèmes légaux des noms de domaine des conditions plus strictes d'attribution, telles que: 1) exiger du demandeur à l'attribution du nom de domaine de justifier de son identité d'une manière suffisante pour la délivrance des actes juridiques; 2) exiger du demandeur à l'attribution du nom de domaine d'attester qu'à sa connaissance le nom de domaine n'entre pas en conflit avec les droits de propriété intellectuelle d'un tiers; 3) exiger du demandeur à l'attribution du nom de domaine de soumettre les litiges relatifs au nom de domaine à un tribunal arbitral ou judiciaire particulier; 4) exiger que le demandeur à l'attribution du nom de domaine établisse dans un délai déterminé un site web actif ou ayant un lien approprié avec ce nom de domaine; 5) exiger que l'enregistrement du nom de domaine soit seulement valable pour une période déterminée (un à deux ans) et doive être renouvelé après paiement d'une taxe; 6) exiger que le demandeur à l'attribution du nom de domaine s'engage à résoudre les litiges relatifs au nom de domaine en conformité avec la loi d'un pays particulier; 7) exiger qu'un nom de domaine corresponde à une marque, un nom commercial ou un nom patronymique existant; 8) restreindre les catégories de personnes qui peuvent enregistrer les noms de domaine dans certains sous-domaines; 2
9) restreindre le nombre de noms de domaine qui peuvent être enregistrés par une seule personne; 10) prévoir une procédure d'opposition pendant laquelle l'enregistrement du nom de domaine est "suspendu" à la demande d'un tiers pendant l'examen du bien fondé de la demande formé devant un tribunal arbitral ou judiciaire; 11) prévoir une procédure d'opposition dans laquelle l'organisme d'attribution du nom de domaine ou son représentant, après l'examen du bien fondé de l'opposition, peut supprimer un nom de domaine ou le transférer à la partie qui bénéficie d'une primauté du droit; 12) prévoir une période d'attente pour l'enregistrement provisoire du nom de domaine et offrant aux tiers une possibilité de s'opposer à l'enregistrement de ce nom de domaine durant cette période transitoire. L'AIPPI estime que tous les organismes d'attribution des noms de domaine doivent être encouragés à adopter au minimum les conditions 1 à 5, ainsi que de fournir l'information requise dans le paragraphe 1 sous forme d'une base de données facilement accessible au public. L'AIPPI reconnaît aussi le désir de certains d'introduire les nombreux autres noms de domaine génériques de premier niveau, ainsi que des noms de sous domaines supplémentaires dans le cadre des noms de domaine nationaux existants, mais l'aippi ne croit pas que l'introduction et l'usage de tels noms de domaine seront nécessairement suffisants pour réduire les conflits avec les marques et les noms commerciaux. Au contraire, en l'absence de contrôle strict des noms de domaine par les organismes d'attribution qui ont généralement adopté une attitude passive plutôt qu'active, un tel système peut plutôt avoir pour effet d'augmenter le risque et l'incidence de "captation de noms de domaine". Toutefois, l'aippi reconnaissant les différences des points de vue prend en considération les propositions suggérant de catégoriser différents produits et services accessibles sur Internet conformément au principe de la spécialité et recommande une étude ultérieure de ces propositions pour déterminer leur faisabilité pratique. Au vu de la date incertaine de la mise en oeuvre du Mémorandum sur les Noms de Domaine Génériques de Premier Niveau instaurant les Commissions (ACP) administrées par l'ompi, et dans la perspective de l'élaboration des règles ACP, l'aippi se réserve le droit de continuer l'étude de ces questions et leur commentaire futur. Toutefois, actuellement, l'aippi approuve les travaux menés par l'ompi en ce qui concerne ce but et soutient la création des Commissions ACP à condition que la loi appliquée par de tels Commissions soit en conformité avec le ou les droits internationaux privés lorsqu'un litige survient et que les droits des parties devant de telles Commissions soient équilibrés. L'AIPPI approuve également les organismes d'attribution qui proposent des procédures administratives d'opposition et de nullité et encourage tous les organismes d'attribution de noms de domaine à adopter des procédures similaires 3
dans le but d'alléger la charge des tribunaux dans la solution de telles procédures et la charge qui en résulte en termes de temps et coûts pour les parties. L'AIPPI croit qu'une étude ultérieure des efforts de l'ompi dans l'établissement et le maintien des règles ACP est recommandée dès que les informations supplémentaires seront disponibles. B) Droit des marques Le nom de domaine peut-il constituer une marque? L'AIPPI estime que l'établissement d'un site web accessible par le Localisateur Uniforme des Ressources (URL) et contenant un nom de domaine doit pouvoir être considéré comme constituant une marque nationale incluse dans ce nom de domaine, à condition que les biens ou services offerts par le site web établissent un lien avec le marché national. Le critère du lien requis avec le marché national constitue une question relevant du droit national. L'utilisation antérieure d'un nom de domaine qui inclut une marque peut-elle constituer un usage suffisant pour amener à qualifier de dépôt de mauvaise foi le dépôt ultérieur de cette marque par un tiers? L'AIPPI estime que dans les pays qui prévoient une procédure d'opposition ou de nullité de marque sur le fondement de grief de la marque déposée ou obtenue de mauvaise foi, un simple usage d'un nom de domaine incluant une marque ne doit pas être suffisant pour qualifier le dépôt postérieur de ladite marque par un tiers comme effectué de mauvaise foi, sauf si l'usage du nom de domaine constitue un usage de marque comme exposé ci-dessus, et si, dans les pays qui ne reconnaissent pas les droits de marque basés seulement sur l'usage, le demandeur à l'enregistrement avait été averti ou aurait dû être averti (p.exple. en cas de la marque de haute renommée) de l'usage antérieur de ce nom de domaine. Est-ce que les règles de la nullité absolue des marques s'appliquent également aux noms de domaine? L'AIPPI croit que si les noms de domaine génériques de premier niveau (par example.com.net) et les noms des domaines nationaux de premier niveau (par example.uk) et des sous-domaines (par example.plc.uk) sont génériques et non protégeables, les règles de nullité absolue applicables (p.exple sur les bases de caractère descriptif, générique, de déceptivité et d'absence de caractère distinctif) doivent s'appliquer lorsque la protection des droits de marque est recherchée pour le nom de domaine de second niveau. Est-ce qu'un nom de domaine peut contrefaire les droits d'un tiers sur une marque? L'AIPPI estime qu'un usage de nom de domaine sur Internet pour offrir des biens ou/et services peut être suffisant pour constituer une contrefaçon, un acte de concurrence déloyale ou la dilution des droits de marque antérieure d'un tiers en conformité avec les lois du pays dans lequel un tel usage est effectué. L'AIPPI reconnaît aussi que le degré d'usage de nom de domaine ( p.exple simple 4
accessibilité au site web, accessibilité au site web dirigé vers un marché particulier, etc.) qui peut être exigé pour exercer une action peut différer selon les lois nationales. Toutefois, l'aippi estime que lorsque l'usage d'un nom de domaine entre en conflit avec une marque notoire ou de haute renommée, tout usage peut être considéré a priori comme suffisant pour engager une procédure. Quelles mesures peuvent être prises par le titulaire d'un nom de domaine pour éviter que son usage constitue une contrefaçon de marque? L'AIPPI estime qu'il peut exister des mesures pratiques applicables par le titulaire de nom de domaine ayant un intérêt légitime pour ce nom de domaine, dans le but d'éviter que son nom de domaine entre en conflit avec une marque. Si une mise en garde complète quant à l'accessibilité ou la disponibilités des biens ou services offerts par l'intermédiaire de site web dans un pays, ou une mise en garde complète désavouant toute relation avec la marque ou le nom commercial peut être suffisante pour diminuer le risque de contrefaçon ou de concurrence déloyale, de telles mises en garde peuvent ne pas suffire pour éviter un tel risque. D'autres mesures plus efficaces peuvent également exister, telles que: l'établissement d'un écran web intermédiaire qui informe que l'utilisateur a l'accès au site web d'une entreprise particulière qui exerce une activité dans un domaine déterminé et qui exige de l'utilisateur d'accéder à un écran supplémentaire pour découvrir le véritable écran du titulaire du nom de domaine; l'établissement d'un écran intermédiaire web qui exige que l'utilisateur indique son pays d'origine avant d'avoir l'accès a l'information disponible sur le site et prohibe l'accès aux utilisateurs des pays où le nom de domaine entre en conflit avec un droit antérieur; ou encore d'autres mesures qui peuvent devenir disponibles au fur et à mesure du progrès technique. L'AIPPI reconnaît toutefois que si différents moyens pratiques peuvent être pris pour résoudre différentes situations de conflits, et qu'aucune mesure ne peut satisfaire toutes les situations, l'aippi estime que plus le conflit est sérieux, notamment en cas du plus grand risque de confusion ou d'association, particulièrement en cas des marques notoires ou de haute renommée, plus exacte et complète doit être la mesure pratique exigée. En conséquence l'aippi recommande que cette question fasse l'objet d'une étude complémentaire. Est-ce que l'usage, autre qu'en relation avec les services de communication, d'un nom de domaine qui est identique au similaire à une marque de service enregistrée pour les moyens de communication constitue la contrefaçon de cette marque? En ce qui concerne les services de communication, l'usage d'un nom de domaine ne constitue pas en soi-même la contrefaçon d'une marque enregistrée pour les services de communication sauf si étant notoire ou de haute renommée l'étendue de sa protection s'élargit aux produits ou services qui ne sont ni similaires ni identiques; ou si l'usage fait réellement du nom de domaine doit être considéré comme effectué dans le cadre de services de communication. 5
C) Droit des noms commerciaux Est-ce que l'enregistrement et l'usage d'un nom de domaine Internet peuvent être suffisants pour créer et maintenir un droit de nom commercial inclus dans le nom de domaine de second niveau? L'AIPPI reconnaît que la protection des noms commerciaux diffère d'un pays à l'autre. Toutefois, l'aippi estime que si l'enregistrement d'un nom de domaine n'est pas suffisant pour créer ou maintenir les droits de nom commercial, l'usage du nom de domaine contenant un nom de domaine peut constituer un usage du nom commercial seulement si les critères des droits au nom commercial existent en conformité avec la loi locale. Dans quelle mesure les règles sur la nullité absolue des noms commerciaux s'appliquent-elles aussi aux nom de domaine? L'AIPPI reconnaît que les conditions de la nullité absolue des noms commerciaux varient d'un pays à l'autre. Toutefois l'aippi estime que le nom de domaine de second niveau peut constituer un nom commercial valable à condition qu'il remplit les conditions applicables aux noms commerciaux conformément avec la loi locale. Est-ce que le caractère mondial d'internet implique que les critères normaux de l'atteinte à un nom commercial s'appliquent à toute utilisation d'un nom de domaine identique ou similaire? L'AIPPI estime qu'un usage de nom de domaine sur Internet pour offrir des biens ou/et services peut être suffisant pour constituer un acte de concurrence déloyale, une dilution ou une atteinte aux droits de nom commercial antérieur d'un tiers en conformité avec les lois du pays dans lequel un tel usage est effectué. L'AIPPI reconnaît aussi que le degré d'usage de nom de domaine (p.exple simple capacité pour avoir accès au site web, capacité pour accéder au site web dirigé vers un marché particulier, etc.) qui peut être exigé pour exercer une action peut différer selon les lois nationales. Toutefois l'aippi estime que lorsque l'usage d'un nom de domaine entre en conflit avec les noms commerciaux notoires ou de haute renommée, tout usage peut être considéré comme suffisant pour engager une procédure. Quelles mesures peuvent être prises par le titulaire d'un nom de domaine pour éviter que son usage constitue une atteinte au nom commercial? L'AIPPI exprime sa position sur cette question conformément aux indications fournies au sujet de la contrefaçon de marques. D) Concurrence déloyale L'AIPPI reconnaît que les lois relatives à la concurrence déloyale ou à la responsabilité civile délictuelle varient d'un pays à l'autre, mais estime que l'enregistrement d'un nom de domaine contenant une marque ou un nom commercial appartenant à un tiers de mauvaise foi soit dans le seul but de vendre le nom de domaine au titulaire du droit avec un bénéfice soit avec l'intention de 6
s'immiscer dans les activités d'un tiers, doit être considérée comme suffisant pour engager une procédure. E) Sanctions L'AIPPI estime que la question des sanctions applicables contre les noms de domaine dont l'usage ou l'enregistrement constitue une contrefaçon ou une atteinte à la marque, nom commercial ou un acte de concurrence déloyale ou une faute, doit relever de la loi locale. En outre, l'aippi estime que les sanctions de suppression ou de transfert du nom de domaine du titulaire de l'enregistrement à la partie qui avec succès a fait valoir ses droits contre le nom de domaine, doivent pouvoir être prononcées dans le cas, des marques notoires ou de haute renommée, mais doivent être appliquées avec prudence dans les autres cas en raison des droits de titulaire du nom de domaine en dehors du pays de la juridiction. L'AIPPI recommande que la question de sanctions fasse l'objet d'une étude complémentaire. F) Droit International Privé L'AIPPI reconnaît que les critères de détermination des lois applicables et les règles de conflit des juridictions dans les litiges concernant les noms de domaine varient d'une manière importante selon les pays. Le seul fait de l'accessibilité d'un site web sans aucune relation avec un pays n'est pas suffisant pour donner la compétence territoriale aux tribunaux de ce pays. L'AIPPI encourage et approuve les efforts de différentes organisations en vue de développer les procédures de résolution des litiges incluant les dispositions relatives au conflit des lois applicables pour les conflits des noms de domaine Internet et encourage en outre tous ceux qui réalisent des efforts pour aboutir à une politique universelle concernant ces questions. ************* 7