Brevets 1. Des vibrations dans les séquences d DN...P. 3 à 4 Marques, Dessins et Modèles 1. Révision de la loi sur la protection des dessins et modèles en Chine : Une instigation à l accès à la protection...p. 5 à 6 2. Du bon usage du dépôt de marque...p. 7 à 8 3. Du danger des dépôts de marques évolutifs...p. 9 à 10 4. Google et la contrefacon : la saga continue...p. 11 5. Italie : enfin une procédure d opposition...p. 12 6. Des noms de domaines oui mais CTIFS...P. 13 N o v a g r a a f F r a n c e - N o v a g r a a f T e c h n o l o g i e s...... 1
Chères Lectrices, Chers Lecteurs, Cette newsletter nous donne l occasion de vous inviter à visiter notre site novagraaf.fr, légèrement «relooké», avec notamment des photos plus récentes et plus modernes de vos interlocuteurs, ainsi qu une rubrique «news» mettant à votre disposition les toutes dernières informations en propriété industrielle. propos de sites internet, nous aborderons la question de vos noms de domaine qui doivent correspondre à des sites actifs, et de vos marques qui peuvent faire l objet de réservation par vos concurrents via le système dwords de Google. Internet, toujours, qui facilite certes les dépôts «home made», lesquels, comme vous le constaterez à la lecture de l article «du bon usage du dépôt de marque», ne sont pas forcement les plus appropriés. Enfin, nous remercions tous ceux qui sont venus nous rendre visite sur le stand «Novagraaf» du Convention Center de l Inta, à Boston, où ce fut un plaisir de vous accueillir aussi nombreux. Bonne lecture. Bérengère EGSSE Conseil en Propriété Industrielle Marques, Dessins & Modèles N o v a g r a a f F r a n c e - N o v a g r a a f T e c h n o l o g i e s..... 2
Brevets Des vibrations dans les séquences d DN Simultanément en Europe et aux Etats-Unis, des Cours ont été sollicitées sur les revendications couvrant des séquences d DN. En Europe, la Cour de Justice de l Union Européenne (CJUE) a en effet publié le 19 mars 20l0 les conclusions de l vocat Général M. Paolo Mengozzi sur la portée des brevets couvrant des séquences d DN. Il s agit de la toute première opinion émise au niveau de l Union Européenne (UE) sur la protection qu il convient de conférer aux brevets délivrés au sein de l UE dans le domaine des biotechnologies. À la base de ces conclusions, le litige opposant la société Monsanto Technology LLC et, notamment, Cefetra BV [1]. Pour mémoire, la société Monsanto est titulaire d un brevet européen [2] couvrant une séquence génétique qui, introduite dans l DN d une plante de soja, la rend résistante au gliphosate, un herbicide produit et commercialisé par Monsanto sous la marque de commerce «Roundup». Monsanto a assigné des sociétés importatrices de soja transgénique en Europe devant la juridiction néerlandaise, en faisant valoir qu elles étaient responsables d une violation de son brevet. Cette juridiction, estimant nécessaire l interprétation de la Directive 98/44/CE [3] pour pouvoir trancher le litige, a sursis à statuer et a saisi la CJUE de questions préjudicielles. Il s agit d interpréter les dispositions de la Directive selon lesquelles la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction [4,5]. En l espèce, il s agit notamment de déterminer si la protection conférée par le brevet européen de Monsanto peut également être invoquée alors que la séquence d DN couverte par ce brevet fait partie de la farine de soja importée dans l UE, mais n exerce pas sa fonction dans le produit importé, même si elle a exercé celleci antérieurement dans la plante de soja ou pourrait éventuellement l exercer à [1] Monsanto Technology LLC v. Cefetra B.V., ffaire C-428/08 [2] EP0546090 [3] Dir. 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (JO L 213, p. 13) [4] rt.9 de la Dir. 98/44/CE [5] Sous réserve de l rt.5(1) de la Dir. 98/44/CE précisant que le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. [6] United States District Court for the Southern District of New York nouveau, après avoir été isolée du produit en question et introduite dans une cellule d un organisme. Il s agit également de déterminer si la Directive 98/44/CE fait obstacle à ce qu'une législation nationale en matière de brevets octroie (en plus) une protection absolue à l DN en tant que tel, c est-à-dire en tant qu entité chimique, y compris sous forme de résidu dans un produit (ici la farine de soja importée), que cet DN exerce ou non la fonction qui est la sienne. Dans ses conclusions, l vocat Général propose à la Cour de dire pour droit que la protection conférée par un brevet relatif à une séquence génétique se limite aux situations dans lesquelles l information génétique exerce les fonctions décrites dans le brevet : la protection des séquences génétiques doit être limitée à la finalité pour laquelle elles ont été brevetées. insi, l DN breveté ne serait protégé en tant que substance chimique que s il exerce la fonction pour laquelle il a été breveté. Cela vaut aussi bien pour la protection de la séquence d DN en tant que telle que pour la protection des matières dans lesquelles elle est contenue. Si cet avis était confirmé par la Cour, la spécificité de l interprétation de la portée d un brevet relatif à des séquences d DN serait affirmée et, dans l affaire concernée, l importation de la farine comprenant des séquences d DN couvertes par le brevet européen ne serait pas considérée comme un acte de contrefaçon. L vocat Général ajoute que la Directive constitue une réglementation exhaustive de la protection conférée dans l UE et n admet pas qu une législation nationale lui confère une protection plus étendue. Par ailleurs, il indique que la date de délivrance du brevet, qu elle soit antérieure ou postérieure à l entrée en vigueur de la Directive, c est-à-dire au 30 juillet 1998, n est pas pertinente. Les conclusions de l vocat général ne lient pas la Cour de Justice, même si elles sont souvent confirmées. L arrêt sera rendu à une date ultérieure, non précisée actuellement. Il participera certainement à l harmonisation de l application de la Directive 98/44/CE dans l Union Européenne. ux Etats-Unis, le 29 mars dernier, le Tribunal Fédéral de première instance des Etats-Unis pour le district Sud de New- York [6] s est prononcé sur la brevetabilité des séquences d DN dans l affaire ssociation for Molecular Pathology v. USPTO disputant la validité des brevets «Myriad» relatifs aux gènes humains N o v a g r a a f F r a n c e - N o v a g r a a f T e c h n o l o g i e s. 3
Brevets BRC1 et BRC2 [7,8]. Il s agit de gènes de prédisposition au cancer du sein. Dans cette décision, il a été considéré qu un gène isolé n est rien d autre qu un produit de la nature («product of nature») non brevetable d après le droit américain sur les brevets et la décision de la Cour Suprême des Etats-Unis dans l arrêt Chakrabarty [9] (1980). Le juge a en particulier considéré que l information génétique portée par un gène isolé est identique à celle du gène dans son milieu naturel, et, bien qu il y ait des différences chimiques entre le gène isolé et le gène dans son environnement génomique naturel, la caractéristique du gène, à savoir l information génétique qu il contient est la même : la présence ou l absence d introns rendant guère le gène isolé singulièrement différent («markedly different») du gène d où il provient [10]. Le juge a également considéré que l extraction du gène isolé est comparable à une purification d un produit présent dans la nature. Dans la même décision, il a déclaré que des méthodes d «analyse» et de «comparaison» de séquences d DN, ou de croissances cellulaires dans une méthode de criblage, qui ne comprennent pas d étape de transformation [11] ne sont pas brevetables car elles couvrent une activité intellectuelle. Cette décision, si elle est confirmée en appel, pourrait rendre encore plus difficile aux Etats-Unis l obtention, ou le maintien en vigueur en cas de litige, de brevets couvrant des séquences d DN et leurs utilisations dans des méthodes de diagnostic et de criblage. Devant cette incertitude, il est recommandé de préciser, lors de la préparation des demandes de brevet, les différences de la séquence isolée par rapport à la séquence naturelle et de prévoir différentes combinaisons impliquant les séquences d DN isolées lors de leurs utilisations et, dans les procédés de diagnostic et criblage, des étapes de transformation des séquences ou produits utilisés ou obtenus. Eric Enderlin Partner Conseil en Propriété Industrielle Brevets [7] US Patent Nos. 5,747,282; 5,837,492; 5,693,473; 5,709,999; 5,710,001; 5,753,441; and 6,033,857 [8] Brevets appartenant en pleine ou copropriété à The University of Utah Research Foundation [9] Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980) [10] «Patent eligible product» : merican Fruit Growers, Inc. v. Brogdex Co., 283 U.S. 1 (1931) [11] «Machine-or-transformation test» : In re Bilski, 545 F.3d 943, 88 U.S.P.Q.2d 1385 (Fed. N o v a g r a a f F r a n c e - N o v a g r a a f T e c h n o l o g i e s. 4
Révision de la loi sur la protection des dessins et modèles en Chine : Une instigation à l accès à la protection. Ces dernières années, le gouvernement Chinois s est efforcé de convaincre les entreprises étrangères de la réelle amélioration de la protection des droits de la propriété industrielle en République Populaire de Chine. Cette volonté affichée l a conduit à se doter d un arsenal législatif approprié, qui vient encore tout récemment de s affermir eu égard à la protection des dessins et modèles industriels. Pour rappel, la Chine a accédé à la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle. insi, dans les six mois suivant le dépôt d une demande de dessin et modèle dans un pays membre de l Union, le demandeur jouit d une priorité pour son enregistrement en Chine lui permettant de bénéficier de la date du premier dépôt revendiqué. La Chine a également adhéré à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. En intégrant l OMC en 2001, la Chine a par ailleurs souscrit à l ccord relatif aux droits de propriété intellectuelle qui l encourage à une mise en conformité de ses lois avec les standards internationaux. Les révisions successives de la Loi sur la protection des dessins et modèles, dont la 3ème a été adoptée le 27 décembre 2008, témoignent de la persévérance de la Chine en ce sens. Entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2009, les dispositions de la nouvelle loi ont été précisées par voie réglementaire applicable depuis le 1er Février 2010. Retour sur quelques unes des principales dispositions de la nouvelle Loi et ses conséquences pratiques sur l accès à la protection: 1. L introduction d une procédure de dépôts multiples Les nouveaux déposants sont enfin autorisés à procéder au dépôt multiple de plusieurs dessins et modèles. Un même demandeur peut donc dorénavant solliciter l enregistrement de plusieurs dessins et modèles dans le cadre d un dépôt commun. Cette possibilité doit toutefois s inscrire dans les conditions suivantes : - lorsque les dessins et modèles destinés à être incorporés dans un même produit, sont similaires. - Ce même dépôt peut donc inclure des dessins et modèles déclinés dans des couleurs différentes : Ou Cette similarité s apprécie eu égard à la description succincte du dessin et modèle, désormais imposée lors du dépôt. Jusqu alors, l enregistrement d un modèle en Chine encourait le risque d être invalidé du fait de l existence d un modèle similaire précédemment déposé par une même entreprise. L introduction du système de dépôt multiple constitue un palliatif à ce risque, sous réserve d être bien utilisé. - le regroupement de dessins et modèles dans une demande commune est également envisageable lorsqu ils appartiennent à la même «famille d objet». Il s agit de dessins et modèles d articles vendus ou utilisables simultanément, comme par exemple un couteau, une fourchette et une cuillère pouvant dès aujourd hui être enregistrés dans un seul dépôt de dessin ou modèle pour une série d'objets. Pour exemple : Ou Il est à noter que le nombre de dessins et modèles pouvant être regroupés dans un dépôt multiple en Chine est limité à 10 vues. Le principal avantage est la réduction des coûts de protection de vos dessins et modèles en Chine. On peut toutefois regretter que cette nouvelle loi ne soit pas allée plus loin en prévoyant une protection des dessins et modèles partiels. N o v a g r a a f F r a n c e - N o v a g r a a f T e c h n o l o g i e s...... 5
Exclusions de la protection à titre de dessin et modèle En effet, la nouvelle Loi exclut formellement la protection des dessins et modèles suivants : - dessins et modèles bidimensionnels : le dessin basé sur le motif, la couleur ou leur combinaison qui sert principalement de logo n est pas protégeable. Non protégeable Dorénavant, la protection à titre de dessin et modèle devrait principalement être accordée aux objets en trois dimensions. Cette disposition traduit une volonté de dresser une frontière bien distincte entre les protections accordées à titre de dessin et modèle et celles octroyées à titre de marque. En tout état de cause, elle aura pour effet de dissuader le dépôt de dessins et modèles déjà enregistrés à titre de marque par des tiers profitant de l absence d examen substantiel des demandes de protection. - Les dessins et modèles partiels, c'est-àdire inséparables ou inutilisables indépendamment du produit auquel ils sont intégrés. Protégeable Non-protégeable 2. Modification des conditions de délivrance des dessins et modèles seulement, pouvait invalider l enregistrement d un dessin et modèle identique ou similaire en Chine. insi, l utilisation d un dessin et modèle non publié hors de Chine ou sa divulgation orale faite en dehors de la Chine ne constituaient pas un obstacle à la protection. Or, dorénavant, tout dessin ou modèle «existant», c'est-à-dire connu ou utilisé par le public non seulement chinois mais désormais également étranger avant la date de dépôt de la demande d enregistrement empêchera l octroi d un enregistrement en Chine. Le passage d un critère de nouveauté relative à l exigence de nouveauté absolue devrait ainsi renforcer le refus de délivrance de titre de propriété en Chine, basé sur des droits déjà existants à l étranger. Dans les faits, cette nouvelle exigence est associée à la création d une base de données de formes tridimensionnelles dans laquelle l Office pourra puiser pour soulever de façon plus efficace l indisponibilité du dessin et modèle déposé. Il est donc à craindre que le nombre de refus de délivrance augmente. Il convient dès lors de prendre en compte la nouveauté absolue comme l élément majeur d obtention de la protection. Le pendant de ce durcissement en matière d accès à la protection demeure toutefois favorable aux créateurs étrangers dans la mesure où toute divulgation de leur produit hors de Chine pourra être opposée à la validité d un dessin et modèle identique ou similaire sur ce territoire. En tout état de cause, les efforts fournis par la Chine en vue de créer un environnement toujours plus favorable à la protection de la propriété intellectuelle ne peuvent qu être appréciés, même s il reste encore à faire. Sous l ancienne Loi, seul un dessin et modèle ayant fait l objet d une publication en Chine ou à l étranger ou ayant fait l objet d une divulgation sur le territoire chinois Elodie DELLVOLT Juriste Marques, Dessins & Modèles N o v a g r a a f F r a n c e - N o v a g r a a f T e c h n o l o g i e s. 6
Du bon usage du dépôt de marque La critique récurrente qu entend un conseil en propriété industrielle est : «Pourquoi devrais-je payer vos services quand je peux faire mes dépôts moi-même?». Voici la réponse illustrée : Les signes fourre-tout : - Mozaïc Café, Thé, Machines et ccessoires - Mozaïc Promobiopharmatech - Mozaïc Cult-rts www.auto-buzz.com; www.autobuzz.fr ; www.autobuzz.com; www.autobuzz.fr ;www.uto-buzz.com volumium (slogan : «et votre marque prend du volume sur le web ) Où il faut un peu d imagination : Un mour de Poupée Description de la marque : «Un mour de Poupée» est écrit en blanc sur un fond rouge à pois blancs, accompagné de quatre dessins (souris, papillons, haut de poupée, lapin) sur fond blanc. Quelles chances d être enregistrées? ROTI DE SUMON FRCI Classe n 29 : Viande, poisson, volaille et gibier BOOK YOUR EVENT Classe N 39 : Réservation pour les voyages ; Classe N 41 : Réservation de places de spectacles ; Halte aux descriptions! WHT N DVENTURE Description de la marque : Le sigle de la marque est W Description de la marque : Le nom de la marque est le mot : simplynux. Le logo est composé de la première partie de la marque «simply» en caractères minuscules noirs apposés perpendiculairement à la deuxième partie «NUX» en caractères majuscules blancs (et contours noirs) positionnés normalement à l horizontale. moduléo Description de la marque : moduléos, moduleo, moduleos GENCE FUVE Description de la marque : (TELIER FUVE) Description de la marque : Le montage, la production de projets culturels, conseils et prestations à toutes structures ou à toute personne physique autour d un projet culturel défini, administration générale, communication et relations presse, montage de productions, tournées, aide à la professionnalisation. Classe N 35 : administration commerciale, Conseils en organisation et direction des affaires. Camping Dog Classe N 43 : Pensions pour animaux Promenades Photographiques Description de la marque : nom promenades et photographiques TXI SHOP Classe N 39 : Services de taxis. We assure wealth globally Classe N 36 : ssurances. ffaires financières. Pour une (tentative de) protection infinie : flyingtoysworld Description de la marque : noms de domaines FLYINGTOYS- WORLD et dérivés comme xtwin, minihelico, mini-helicoptere, flyingtoys dans toutes les langues polices de caractères et matrices N o v a g r a a f F r a n c e - N o v a g r a a f T e c h n o l o g i e s...... 7
Les libellés nébuleux : Classe N 7 : nalyses vibratoires. Classe N 6 : piscine écologique Et enfin, les marques qui se remarquent : La marque du futur : Livre olfactif Classe N 16: Produits de l imprimerie ; articles de papeterie ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; dessins. La pratique : Laissez-nous fer Classe N 37: Repassage du linge La glamour : Stimulateur métabolique digestif SM2D Classe N 5 : Substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés. Et la délicieuse : Classe N 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. rmelle Bié Conseil en Propriété Industrielle Marques, Dessins & Modèles N o v a g r a a f F r a n c e - N o v a g r a a f T e c h n o l o g i e s...... 8
Du danger des dépôts de marques évolutifs : le revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation arrêt du 16 février 2010 L un des principes fondamentaux du droit des marques est qu une marque doit identifier l origine d un produit ou d un service et non constituer une marque de barrage. De ce principe découle notamment l obligation d un usage sérieux de la marque telle que déposée, énoncée à l article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) : «Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans.» utrement dit, lorsqu une marque est déposée, elle doit être utilisée (dans les 5 ans qui suivent son enregistrement). défaut, le propriétaire encourt la déchéance de ses droits. Or, au cours de la vie d une marque, celle-ci est amenée à évoluer, ainsi l on peut citer à titre d exemple l évolution du logo de l Ecureuil de la Caisse d Epargne : Deux questions se posent dès lors : lorsque le propriétaire a déposé une marque et en utilise une autre assez proche, cet usage peut-il valoir usage de la marque déposée? et, lorsque le propriétaire a déposé deux marques assez proches mais une seulement est exploitée, la preuve de l usage de l une vaudrait-elle preuve de l usage de l autre? L article L.714-5 du CPI poursuit comme suit : «Est assimilé à un tel usage (à un usage sérieux)( ) b) l usage de la marque sous une forme modifiée n en altérant pas le caractère distinctif». Cette notion d «usage sous une forme modifiée» a fait l objet de diverses interprétations jurisprudentielles. Concernant la première question, il est établi que l usage d une marque proche peut valoir usage de la marque telle que déposée pour autant que le caractère distinctif de la marque première n en soit pas altéré (autrement dit qu elle n en diffère que légèrement). Concernant la seconde question, la première marque est déposée et toujours exploitée, aucune difficulté ne se pose donc concernant la preuve de son usage. Maintenant, une seconde marque est déposée, elle est proche de la première qui n est plus utilisée telle quelle. Ne pourrait-on pas considérer que les preuves d usage de la seconde vaudraient usage de la première sur le fondement d un usage sous une forme modifiée? Sur ce point, la jurisprudence a connu une longue évolution pour se fixer finalement suite à un arrêt de la Cour de Cassation du 16 février 2010 et se mettre ainsi en conformité avec la jurisprudence communautaire : vant 2006, en application d une décision de la Cour de Cassation de 1992, (ss.pl. 16 juillet 1992 Pourvoi n 89-16589 - Lotus/u Lotus) il était considéré que le propriétaire qui avait déposé plusieurs marques, avait ainsi montré sa volonté d obtenir des enregistrements distincts, de sorte que «l exploitation d une marque enregistrée, analogue à N o v a g r a a f F r a n c e - N o v a g r a a f T e c h n o l o g i e s... 9
une autre marque enregistrée, ne vaut pas exploitation de cette dernière ( ). Par trois arrêts rendus par la Cour de cassation le 14 mars 2006 (Cass. Com. pourvoi n 03-20198 ; Cass. Com. pourvoi n 04-10971 ; Cass. Com. pourvoi n 03-18732), un revirement de jurisprudence a été opéré : la Cour a estimé que l article L.714-5 (b) du CPI «exige seulement que la marque exploitée diffère de la marque première et non exploitée par des éléments n en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée».la seule exigence était donc d apprécier si les modifications apportées à la marque enregistrée n altéraient pas son caractère distinctif, autrement dit étaient mineures, sans avoir à considérer si les modifications avaient été enregistrées à titre de marque. Toutefois cette position plus souple des juridictions françaises n étaient pas conforme à la jurisprudence communautaire dégagée notamment par l arrêt «BINBRIDGE» de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE -13 septembre 2007 - Il Ponte Finanziaria Sp /OHMI Marine Enterprise Projects - T 194/03 23 février 2006), aux termes duquel il a été décidé que si les dispositions du Règlement sur la Marque Communautaire «permettent de considérer une marque enregistrée comme utilisée, dès lors qu est rapportée la preuve de l usage de cette marque sous une forme légèrement différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée, elles ne permettent pas d étendre, par la preuve de son usage, la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, dont l usage n a pas été démontré, au motif que cette dernière ne serait qu une légère variante de la première». Concrètement, il ressort de cette jurisprudence qu'une société qui dépose plusieurs marques portant sur des signes voisins, a entendu les distinguer, de sorte que l'exploitation de l'une ne saurait constituer la preuve de l'exploitation des autres et ne permettrait donc d'échapper à la déchéance. Compte tenu de cette jurisprudence actuelle, sévère à l égard des titulaires de marques, il convient de ne pas multiplier les dépôts de façon irréfléchie mais de procéder à des dépôts opportuns sous peine d être détenteur d une marque fragile, voire inutile, car vulnérable à une action en déchéance pour défaut d exploitation. Il convient donc d étudier l opportunité de chaque dépôt au cas par cas. Nous sommes à votre disposition pour vous assister dans la mise en place d une telle stratégie de dépôt. Delphine KUFMNN Conseil en Propriété Industrielle Marques, Dessins & Modèles Par son arrêt du 16 février 2010 (Cass. com., 16 févr. 2010, pourvoi n 08-21879), la Cour de Cassation opère un nouveau revirement de jurisprudence, en revenant à sa jurisprudence ancienne dite «u Lotus» et ce en se conformant à la jurisprudence communautaire. N o v a g r a a f F r a n c e - N o v a g r a a f T e c h n o l o g i e s. 10
GOOGLE et la contrefaçon : la saga continue La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) s est enfin prononcée le 23 mars 2010 dans l affaire des dwords ( système permettant à toute personne de réserver des mots-clés qui, une fois entré sur le moteur de recherche, engendreront automatiquement l apparition de liens sponsorisés pointant vers le site de l annonceur) de Google. Pour mémoire, dans cette affaire, Google était poursuivi par trois titulaires de marques, dont Louis Vuitton, pour avoir permis à des tiers d utiliser leurs marques, sans leur consentement, comme motsclés de référencement grâce à son système de publicité dwords. Dans ce cas précis, les liens sponsorisés en question pointaient soit vers des sites offrant des produits contrefaisants, soit vers des sites de sociétés concurrentes. Cette affaire revêtait donc deux aspects distincts, à savoir quelle responsabilité applicable : pour Google, et pour les annonceurs ayant réservés lesdits mots clés? En France, alors que le Tribunal, mais également la Cour d ppel, avaient admis la contrefaçon de marques par Google, la Cour de Cassation avait décidé de sursoir à statuer et de s en remettre à l avis de la CJCE, en raison notamment d une grande disparité dans la jurisprudence française La CJCE a considéré, qu en proposant l achat de mots-clés reproduisant des marques, Google ne pourrait pas être condamné sur le terrain de la contrefaçon dès lors que ladite société ne ferait pas de ces marques un «usage dans la vie des affaires» à proprement parler ; or un tel usage est une condition préalable pour que l atteinte à la marque soit caractérisée. La responsabilité de Google pourrait donc uniquement être recherchée sur le fondement de la responsabilité civile, et plus précisément l article 1382 du Code Civil nécessitant alors l existence d une faute, d un dommage et d un lien de causalité entre les deux. ce sujet, la CJCE ne tranche pas réellement la question de savoir si Google pourrait ou non bénéficier de l exonération totale de responsabilité réservée aux seuls hébergeurs concernant les contenus mis en ligne. Les hébergeurs ne jouant pas de rôle actif sur la teneur de ces contenus, ne peuvent en effet être tenus pour responsables des données stockées ou mises en ligne, à moins d avoir eu connaissance (suite à une réclamation par exemple) du caractère illicite de ces données, et de ne pas les avoir retirées ou rendues inaccessibles. Cette appréciation est ainsi laissée par la CJCE à la compétence des juridictions nationales ; il s agira donc d une nouvelle appréciation au cas par cas. Quoi qu il arrive il existe cependant pour les titulaires de marques, pouvant justifier de leur droit, un système de réclamation en ligne mis en place par Google, permettant notamment d obtenir le retrait des mots-clés correspondant à des marques, et/ou le retrait de certaines annonces. En ce qui concerne les annonceurs, qui achètent les mots clés reproduisant des marques appartenant à des tiers, la CJCE a considéré qu ils pouvaient bien voir leur responsabilité engagée sur le terrain de la contrefaçon. Pour la CJCE, l'emploi par l'annonceur d'un signe identique à une marque en tant que mot-clé dans le cadre d'un service de référencement sur internet constitue un usage de la marque dès lors que les internautes percevront les liens vers lesquels mènent ces mots-clés comme offrant une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de la marque. D après la Cour, l'annonce d'un tiers porterait ainsi bel et bien atteinte à la fonction première d'indication d'origine de la marque lorsqu'elle ne permettrait pas, ou difficilement, à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif, de déterminer si les produits ou les services visés par l annonce (et identiques à ceux couverts par la marque en question) par l'annonce proviennent du titulaire de la marque, d'une entreprise qui lui serait économiquement liée, ou d'un tiers. Cette détermination relèvera bien entendu de l'appréciation des juges nationaux. Il convient maintenant d attendre les décisions des juges nationaux concernant l application pratique de ces principes, et tout particulièrement leur extension à des mots clés similaires (et non uniquement identiques) à des marques, pour des produits ou services également similaires. Si cette décision semble plutôt favorable à Google, en cas de réservation par un tiers de mots clés correspondant à leurs marques, ou de diffusion d annonces litigieuses sur Google, les titulaires ne sont néanmoins pas dépourvus de moyens d action. Il conviendra en pratique d agir auprès de Google (notamment grâce au système de plainte en ligne, ou grâce à des actions judiciaires initiées sur le fondement de la responsabilité civile) afin d obtenir le retrait de ce mot clé et/ou du contenu litigieux, puis séparément auprès de chacun des annonceurs (sur le terrain de la contrefaçon ou de la responsabilité civile selon les cas). Perrine Waendendries Conseil en Propriété Industrielle Marques, Dessins & Modèles N o v a g r a a f F r a n c e - N o v a g r a a f T e c h n o l o g i e s...... 11
Italie : enfin une procédure d opposition espérer que cela sera mis en place prochainement. Par ailleurs, le décret a aussi prévu la publication électronique des marques. Introduite par une loi en 1999, la procédure d opposition n était pas entrée en vigueur du fait de l absence de règlement d exécution. Voilà chose faite à présent, par le décret numéro 33/2010 du 13 janvier 2010, publié sur la Gazette Officielle n. 48/4. Nous détaillerons ciaprès les principales dispositions de ce texte, qui laisse planer cependant encore certaines incertitudes Le champ d application : les marques nationales italiennes, ainsi que les marques internationales, visant l Italie. Il s agit d un moyen mis à disposition des titulaires de marques pour bloquer l enregistrement de marques de tiers identiques et/ou similaires, pour des motifs relatifs. Qui? Les personnes pouvant proposer l opposition sont le titulaire de la marque déjà enregistrée dans l État, ou avec efficacité dans l État, à partir d une date antérieure ; le sujet, ayant antérieurement déposé dans l État une demande d enregistrement d une marque, ou ayant antérieurement effet dans l État, en force d un droit de priorité, ou d une valable revendication de préexistence, ainsi que le licencié de l usage exclusif de la marque. Le système introduit en Italie est donc très similaire à celui communautaire. Les droits antérieurs invocables : marques antérieures identiques, ou similaires désignant des produits, ou services identiques ou similaires (art. 12 du Code Italien de Propriété Industrielle), ainsi que, de façon originale, certains noms de personnes physiques par exemple, pouvant prétendre à un droit de marque sur leur nom : il s agit notamment du défaut de consentement à l enregistrement de la part des ayants droits, dans le cas de portraits des personnes, de noms et des signes notoires (art. 8 du Code Italien de Propriété Industrielle) ; en revanche, sont exclus notamment les marques notoires au sens de la Convention d Union de Paris, les marques non enregistrées, les noms de sociétés, droits d auteur.. Le délai pour former opposition : trois mois à compter de la publication de la marque. Procédure : une période de cooling-off de deux mois sera effective après la signification de l opposition, le déposant pourra solliciter des preuves d usage des marques invoquées, et une suspension de la procédure sera prononcée si les droits antérieurs ne sont pas encore enregistrés ou font l objet d une contestation. ppel : un appel sera possible dans les 30 jours suivants la décision devant la Commission des Recours, il s agit toujours d une procédure administrative ; aucun argument nouveau ni preuve nouvelle ne sera examiné en appel. Pour être recevable, l opposition doit être complète et contenir les motifs et l attestation du paiement de la taxe. Si la marque sur laquelle se fonde l opposition a été enregistrée depuis plus que 5 années, le demandeur dont la marque a été opposée, peut soulever l exception de vulnérabilité pour déchéance de la marque sur laquelle se base l opposition, en raison de son défaut d usage et peut demander la production de preuves. L opposant doit donc donner la preuve d avoir utilisé la marque dans les 5 ans précédant la publication de la marque ; à défaut, l opposition est rejetée. L Office des Marques Italiennes doit statuer sur l opposition dans le délai de 24 mois à partir de la date du dépôt de l acte relatif (exception faite pour les périodes de suspension). Entrée en vigueur : comme il est indiqué précédemment, le délai pour former opposition court à compter de la publication de la marque ; or le système de publication des marques nationales italiennes n est pas encore clarifié. Il faut Coût : le montant des taxes n est pas encore déterminé. Nous attendons donc à présent le décret qui lèvera le voile sur la taxe d opposition et la publication des marques nationales italiennes. Bérengère EGSSE Conseil en Propriété Industrielle Marques, Dessins & Modèles avec la très aimable collaboration de Paola GELTO, du cabinet JCOBCCI N o v a g r a a f F r a n c e - N o v a g r a a f T e c h n o l o g i e s. 12
Des noms de domaine oui mais CTIFS Le temps des réservations à tour de bras de tous les noms de domaine possibles dans toutes les extensions de la terre semble révolu. L heure est désormais davantage à la rationalisation des portefeuilles de noms de domaine : quel nom, quelle extension pour quel usage? Les coûts ainsi économisés sur les réservations étant à réinvestir dans la surveillance parmi les noms de domaine et le contenu des sites internet. ussi est-il important de bien déterminer ce que l on fait avec un nom de domaine une fois qu il a été réservé ou même racheté. Tout comme une marque, un nom de domaine non exploité n a que peu de valeur. Or, si un nom de domaine a été réservé ou racheté c est qu il représente un intérêt pour son titulaire, une valeur commerciale. Investir dans les réservations et les rachats ne suffit pas, il est fondamental que vos noms de domaine donnent lieu à des sites internet CTIFS. Si le site correspondant est en cours d élaboration, vous pouvez toujours rediriger le nom de domaine sur l un autre de vos sites déjà existants (par une redirection serveur permanente pour ne pas pénaliser le référencement de vos autres sites), par exemple votre site institutionnel. Si vous n avez pas encore de sites actifs, il convient à tout le moins de faire mettre une page indiquant que ce nom de domaine vous appartient avec vos coordonnées (et éventuellement votre logo), le but étant de ne pas perdre d internautes clients. Il n y a rien de plus énervant que de chercher des informations sur une société et son activité et de se heurter à un ou plusieurs noms de domaine vides ; après plusieurs essais que se passera t-il? L internaute ira chercher le site actif d un concurrent qu il trouvera facilement via un moteur de recherche. Il est également tout à fait intéressant de connaître les statistiques DNS de vos noms de domaine c'est-à-dire le nombre de fois où l un de vos noms de domaine a été tapé dans le navigateur en vue de visiter le site correspondant, soit le nombre de visiteurs potentiels. Ces statistiques sont également utiles pour décider s il est opportun d abandonner un nom de domaine. N hésitez pas à nous consulter sur toutes ces questions. rmelle Bié Conseil en Propriété Industrielle Marques, Dessins & Modèles N o v a g r a a f F r a n c e - N o v a g r a a f T e c h n o l o g i e s. 13