LES MARQUES LE GUIDE DU DEPOSANT

LES MARQUES LE GUIDE DU DEPOSANT 1

SOMMAIRE INTRODUCTION pages 3 à 5 Qu est-ce qu une marque? La marque au Luxembourg. Marque individuelle ou marque collective? Pourquoi déposer une marque? Qui peut déposer une marque? AVANT LE DEPOT pages 6 à 7 Qu est-ce qu on peut déposer? Quelle forme peut avoir une marque? Qu est-ce qui n est pas accepté? Est-ce que la marque est encore disponible? LE DEPOT pages 8 à 10 Comment et où déposer une marque? Schéma du dépôt Demande Publication Procédure de fond Examen sur base des motifs absolus Opposition contre le dépôt APRES L ENREGISTREMENT pages 12 à 14 Que se passe-t-il après l enregistrement? Utiliser la marque Surveiller la marque Renouveler la marque Modifications Opposition PROTECTION A L ETRANGER pages 15 à 17 Comment déposer une marque à l étranger? Marque communautaire Marque internationale Opposition INFORMATIONS UTILES pages 18 à 20 Qui peut aider? Quels sont les coûts? Combien de temps la procédure prend-elle? ADDENDUM page 21 L ENREGISTREMENT page 11 Enregistrement et publication L enregistrement accéléré 2

INTRODUCTION Qu est-ce qu une marque? Une marque est un signe qui permet de distinguer les produits et services d une entreprise de ceux d une autre. Elle peut se présenter sous différentes formes. La raison est toujours de représenter la réputation du producteur ainsi que de ses marchandises et services. Il est important de noter que la marque constitue un élément du patrimoine incorporel d une entreprise et fait plus précisément partie de la propriété intellectuelle de cette entreprise. Outre les marques, la «propriété intellectuelle» d une entreprise peut comprendre : - Des brevets d invention qui confèrent à l inventeur et/ou au déposant le droit d empêcher d autres personnes d exploiter l invention revendiquée dans le brevet. Celle-ci doit, pour être digne de protection, être nouvelle et susceptible d application industrielle. En contrepartie de la divulgation de cette invention, l Etat accorde à l inventeur un monopole d exploitation pour une durée maximale de 20 ans ; - Des dessins ou modèles, qui confèrent un droit exclusif en protégeant l aspect d un produit ou d une partie de produit (l esthétique industrielle, le design). Ce droit de propriété intellectuelle requiert, lui aussi, un caractère nouveau; - Des droits d auteur et droits voisins, qui protègent les œuvres littéraires ou artistiques et couvrent également les programmes d ordinateur et les bases de données. Les droits d auteur naissent par le fait de la création, sans requérir de formalités (dépôt) ; - Des secrets de fabrication, c est-àdire du savoir-faire (know-how) dont la personne a le contrôle exclusif parce qu elle tient au secret. La marque au Luxembourg Il n existe pas de protection nationale au Grand-Duché de Luxembourg pour les marques. Toute demande déposée sera enregistrée dans les trois pays du Benelux sous la responsabilité de l Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI). 3

Marque individuelle et marque collective Une marque individuelle est une marque qui distingue les produits et service d une entreprise de ceux d une autre. Une marque collective peut être utilisée par les membres d une organisation ou une association. Les règles d usage de cette marque ainsi que les caractéristiques ont été définies par le titulaire, qui effectue un contrôle sur l usage. Les membres de ce groupement peuvent utiliser cette marque pour leurs produits et services et fournissent ainsi une garantie de qualité pour les consommateurs. Le titulaire de la marque collective n est pas autorisé à utiliser la marque lui-même. Pourquoi déposer une marque? Une marque sert à distinguer les produits ou services d une entreprise de ceux de ses concurrents. L enregistrement d une marque n est pas obligatoire. Toutefois l enregistrement crée un droit pour son titulaire. Ainsi une entreprise peut faire connaître et reconnaître ses produits et services et avoir un droit exclusif à faire usage de sa marque ; elle devient un symbole de qualité. Les consommateurs reconnaissent la marque et s assurent ainsi de la qualité offerte par «leur» marque. L entreprise peut interdire à ses concurrents d utiliser sa marque ou une marque similaire pour un produit identique ou similaire en se basant sur le monopole qu elle a obtenu dans le territoire choisi, pendant une période de 10 ans renouvelable infiniment. Si une marque n est pas enregistrée, d autres firmes pourraient profiter de l investissement concurrentiel. 4

L enregistrement est le seul moyen pour établir des droits sur une marque. Dès qu elle est déposée, une demande d enregistrement de marque vous confère des droits par l octroi d une date de dépôt officielle. Le tout premier dépôt d une demande d enregistrement de marque confère au déposant une date dite «de priorité» à partir de laquelle commencent les droits sur la marque. Qui peut déposer une marque? Une demande peut être déposée par toute personne physique ou morale. Le titulaire enregistré est celui qui doit faire usage de la marque. La procédure pour déposer une marque est simple, pourtant le droit de marque est un droit particulier. Pour ne pas courir des risques, il se peut avérer utile de conseiller un expert en cette matière. L enregistrement d une marque confère à son titulaire des droits exclusifs sur cette marque. Il peut dès lors interdire à tout tiers d utiliser la marque sans son consentement, pour des produits ou services identiques à ceux couverts par sa marque ou pour des produits ou services similaires s il y a un risque de confusion. L enregistrement de votre marque permet également d empêcher des tiers d utiliser une marque identique en tant que nom de domaine Internet. (source : www.eurimark.com) 5

AVANT LE DEPOT Qu est-ce qu on peut déposer? Une marque peut se présenter sous plusieurs formes. En principe, tout signe susceptible d être représenté graphiquement peut être enregistré en tant que marque. Une marque peut ainsi se composer d un seul ou d une combinaison de caractères, lettres, mots (slogans inclus) ou chiffres. La marque peut être constituée de dessins, symboles, signes tridimensionnels tels que forme ou emballage du produit, de signes sonores tels que sons musicaux ou vocaux, ou de couleurs. Quelle forme peut avoir une marque? Il existe différentes formes sous lesquelles une marque peut se présenter. On peut les classer dans 3 catégories : Qu est-ce qui n est pas accepté? Pourtant il reste quelques restrictions quant à l acceptabilité d une marque, dont entre autre : 1. Le manque de caractère distinctif. Ainsi ne peut pas être accepté comme marque une expression purement descriptive du produit en question. Donc on ne peut pas choisir une caractéristique du produit et la déposer comme marque et obtenir ainsi un monopole. 2. Une marque ne peut pas être trompeuse ; c.-à-d. elle ne doit pas induire les consommateurs en erreur sur la provenance ou la nature du produit. 3. La marque est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. 1. Les marques verbales : le nom sous lequel le produit ou le service est commercialisé 2. Les marques figuratives : les logos, les étiquettes, les assemblages de couleurs, etc. 3. Les marques semi-figuratives : une combinaison des deux, tels que des mots représentés dans des caractères particuliers ou selon une certaine configuration (un logo accompagné d un nom). 6

Est-ce que la marque est encore disponible? Avant de déposer une marque, il est conseillé de vérifier si la marque est encore disponible. Une marque n est jamais protégée dans l absolu, mais seulement avec les produits correspondants. Il est donc très important de définir au préalable les produits et/ou services pour lesquels la protection est revendiquée. Pour ne pas entrer dans un conflit avec des marques identiques ou similaires, il est conseillé de vérifier dans les registres correspondants si la marque choisie est encore libre. Le registre en ligne pour le Benelux se trouve sur : www.boip.int. Pour bien interpréter les résultats obtenus par la recherche préalable, il est parfois conseillé de voir un spécialiste en cette matière. L Office Benelux de la Propriété intellectuelle ne contrôle pas automatiquement si la marque est en conflit avec des marques antérieures, mais il peut le faire sur demande. 7

LE DEPOT Comment et où déposer une marque? Il y a deux possibilités de faire le dépôt d une marque : ou à l : - Par voie électronique sur le site www.boip.int - Sur papier en remplissant un formulaire La demande peut être déposé au : Ministère de l Economie et du Commerce extérieur Office de la propriété intellectuelle 19-21, bd Royal L-2499 Luxembourg Tél. +352 247-84187 Fax +352 22 26 60 e-mail dpi@eco.etat.lu www.eco.public.lu Office Benelux de la Propriété intellectuelle Bordewijklaan 15 NL-2591 XR La Haye Pays-Bas Adresse postale Office Benelux de la Propriété intellectuelle Boîte Postale 90404 NL-2509 LK La Haye Pays-Bas Tél. +8002 53 83 (no. vert) Fax +31 70 347 57 08 e-mail info@boip.int www.boip.int 8

Schéma du dépôt Demande - Dépôt de la demande et paiement des taxes. Ce paiement est à régler dans le délai d un mois pour ne pas voir la date de dépôt repoussée. - Réception du dépôt. La demande est marquée de la date et de l heure de la réception. - Un accusé de réception est envoyé au déposant (un jour pour un dépôt en ligne, 2 semaines pour un dépôt sur papier). - L OBPI procède à un premier contrôle de la demande. Cette dernière doit satisfaire aux conditions formelles minimales, telles que : o La marque représentée clairement o Le nom du déposant mentionné o Les produits et services clairement définis o Annexe du règlement d usage et de contrôle en cas d une marque collective - Ces conditions ainsi que la date de paiement des taxes définissent la date de dépôt. Cette date est importante car elle détermine l ordre de «préséance». 9

Publication - L OBPI entreprend maintenant un contrôle des conditions formelles. En cas de nécessité, un collaborateur prend contact avec le déposant pour obtenir des données supplémentaires. - Répartition suivant la classification internationale des produits et des services (Arrangement de Nice). - Publication dans les Registre des marques. - Confirmation de la publication. Procédure de fond Examen sur base des motifs absolus - Examen de fond. L OBPI contrôle si le signe déposé est susceptible de constituer une marque. voir titre «Qu est-ce qui n est pas accepté?». - Eventuellement refus (recours possibles) Opposition contre le dépôt - Possibilité d opposition dans les 2 mois (à compter du 1 er jour du mois suivant la publication) voir titre «Opposition». 10

L ENREGISTREMENT Enregistrement et publication - Enregistrement (inscription dans le registre). Procédure d environ 4 mois, éventuellement plus longue en cas d opposition ou de motif absolu de refus. - Titulaire d un droit exclusif opposable au tiers à partir de la date de l enregistrement. - Certificat d enregistrement. - Registre de marques reprend le numéro et la date de l enregistrement. Enregistrement accéléré Un enregistrement accéléré est possible en payant une taxe supplémentaire. Dans ce cas, la marque est enregistrée après que les conditions formelles sont vérifiées et remplies. L examen sur base des motifs absolus a lieu après l enregistrement. Donc, il est toujours possible qu il y ait une opposition contre la marque et, le cas échéant, radiation. 11

APRES L ENREGISTREMENT Que se passe-t-il après l enregistrement? Une marque enregistrée est valable pendant 10 ans. Elle peut être prolongée indéfiniment pour des périodes de 10 ans. Pour maintenir la marque sur laquelle on a obtenu un droit exclusif, le titulaire a quelques obligations : Utiliser la marque Pour éviter que le droit à la marque ne s éteigne, il faut que la marque soit utilisée. Le non-usage de la marque pendant une période ininterrompue de 5 ans peut entraîner la déchéance des droits qui y sont attachés. Surveiller la marque Après la publication d une nouvelle marque, le propriétaire d une marque plus ancienne a deux mois pour faire opposition à cette nouvelle marque. Pour ne pas rater une publication récente, il y a plusieurs possibilités : - Consulter régulièrement, sur le site de l OBPI, le Registre des Marques pour connaître les nouveaux dépôts qui pourraient entrer en conflit ; - S abonner aux marques postérieures. On a le choix entre un rapport journalier, hebdomadaire ou mensuel. L abonnement se fait annuellement. Le rapport fournit des informations sur des marques susceptibles d entrer en conflit avec la marque antérieure. Ces informations sont définies au préalable sur base de critères de recherche prédéterminés ; - Recourir aux services d un spécialiste. Renouveler la marque L enregistrement d une marque est valable pendant une durée de dix ans. Cette période peut être renouvelée indéfiniment pour une nouvelle période de dix ans. Une marque peut donc être protégée éternellement. Avant l échéance du terme, l OBPI envoie un rappel à l adresse mentionnée dans le registre. 12

Modifications Il est important de tenir à jour les données auprès de l OBPI. Donc, il faut toujours communiquer un changement de dénomination de l entreprise, un changement d adresse, ce qui permet à l OBPI de rester en contact avec le titulaire, par exemple pour l informer sur l expiration de sa marque. En résumé une modification s impose dans les cas suivants: - Changement de nom et d adresse ; - Changement de mandataire ; - Changement d adresse de correspondance ; - Limitation de la liste de produits et service (une extension de la liste n est pas possible) ; - Cession ; - Licence ou radiation d une licence ; - Modification du règlement d usage et de contrôle (pour les marques collectives) ; - Gage et saisie ou radiation de ceux-ci. Par contre, il existe des cas où une modification n est pas possible : - La marque elle-même ne peut pas être modifiée ; - La liste des produits et services ne peut être étendue ; - Une marque collective ne peut être convertie en marque individuelle (et vice versa). Opposition Si le titulaire d une marque estime qu une marque récemment déposée va à l encontre de sa propre marque plus ancienne, il peut entamer une procédure d opposition. Il s agit d un moyen de régler les conflits entre deux marques sans intervention d un juge. Cette procédure est relativement simple et bon marché. Le délai pour s opposer est de 2 mois, à partir du premier jour du mois qui suit la publication d une marque, pour une marque déposé à l OBPI. L opposant se réfère à son droit antérieur, ce qui peut être une marqué enregistrée Benelux, communautaire ou internationale avec l extension Benelux, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la marque opposée. Les cas où on peut faire opposition : - Une marque identique déposée pour des produits ou services identiques ; - Une marque identique ou ressemblante, déposée pour des produits ou services identiques ou similaires, s il y a un risque de confusion dans le chef du public concerné ; - Un risque de confusion avec une marque notoirement connue. Il revient au titulaire d'un droit antérieur de prendre l'initiative de lancer une telle procédure. En effet, l'obpi ne dispose pas de compétence «d office» en matière de refus pour motifs relatifs. En cas d une opposition, la procédure d enregistrement est suspendue pendant ce temps. 13

Déroulement de la procédure. Après vérification de l OBPI sur la recevabilité, les deux parties ont l occasion d échanger leurs arguments. Quand elles n arrivent pas à un arrangement à l amiable, c est l OBPI qui tranche le différend. L enregistrement sera alors soit refusé en tout ou en partie, soit acceptée si l opposant a eu tort. Le titulaire d une marque antérieure qui souhaite contester un dépôt après l écoulement du délai de 2 mois n a d autre choix que de s adresser au juge. Par contre, le titulaire d une marque antérieure qui a consciemment toléré une marque en conflit avec la sienne pendant 5 ans, court le risque de ne plus pouvoir contester la marque postérieure. 14

PROTECTION A L ETRANGER Déposer une marque à l étranger Une marque Benelux couvre automatiquement les territoires de la Belgique, des Pays-Bas et du Grand-Duché. Si on envisage d utiliser la marque en dehors de ce territoire, la protection peut être élargie : - Dans un pays spécifique ; - Au niveau communautaire ; - Au niveau international. Pour un pays spécifique Si on veut protéger sa marque dans un pays spécifique, on peut recourir à l enregistrement national. Pour trouver l instance compétente dans ce pays, on peut consulter le site de l OMPI : La marque communautaire Il est possible d obtenir, par un dépôt unique, la protection pour tout le territoire de l union européenne, actuellement 27 pays. Il conviendra évidemment, en faisant ce choix, d être sûr de pouvoir assumer ses obligations et maintenir ses droits sur un tel territoire. Adresse de l Office Office de l harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) (marques, dessins et modèles) Avenida de Europa, 4 E-03008 Alicante Espagne Téléphone : +34 965 13 91 00 de 8h30 à 18h30 http://oami.europa.eu http://www.ompi.int/members 15

La marque internationale Il est aussi possible de protéger une marque au niveau international. Un enregistrement auprès de l Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle à Genève permet la protection dans un ou plusieurs des plus de quatre-vingt pays qui adhèrent au Système de Madrid. Notons que le dépôt d une marque internationale devra obligatoirement s accomplir par l intermédiaire de l OBPI. Adresse de l Office Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) 34, chemin des Colombettes CH-1211 Geneva 20 Switzerland Téléphone: +41 22 338 9111 de 8h00 à 18h00 http://www.wipo.int Disponibilité au niveau international Tout comme pour la marque Benelux, le déposant d une marque au niveau international doit s informer préalablement si la marque qu il souhaite déposer est encore disponible dans les territoires envisagés. Ceci est important pour éviter un conflit avec une marque antérieure valable dans les territoires concernés. Droit de priorité La personne qui a déposé une première demande de marque pour le Benelux jouit, pendant un délai de six mois après la date du dépôt de cette demande, d un droit de priorité pour effectuer, pour le même signe, un dépôt d enregistrement dans d autres pays. 16

Opposition Cette procédure existe aussi pour la marque communautaire et internationale. Le délai pour introduire une opposition auprès de l OHMI est de trois mois. Les marques antérieures qui peuvent servir de base pour une opposition contre l enregistrement d une marque communautaire sont les marques nationales antérieures enregistrées dans l un ou l autre des pays membres de l Union Européenne (y compris donc les marques Benelux), les marques internationales antérieures visant l un ou l autre de ces pays, ou bien encore les marques communautaires. Devant certains Offices (et notamment l Office des Marques Communautaires), il est aussi possible de déposer une opposition basée sur un droit antérieur non enregistré, comme p.ex. des marques de renommée protégées conformément à l Article 6 de la Convention de Paris. Enfin, les oppositions peuvent aussi être basées sur des droits antérieurs acquis dans l Union Européenne, lesquels droits seraient seulement applicables dans certaines régions ou localités, pour autant que la loi nationale qui régit ces droits autorise justement le titulaire de ces droits à interdire l usage d une marque postérieure. (source : www.eurimark.com) 17

INFORMATIONS UTILES Qui peut aider le demandeur? Le droit des marques est un droit particulier. Même si la procédure d enregistrement d une marque n est pas compliquée, il est parfois conseillé de se renseigner auprès d un spécialiste dans la matière. Des renseignements peuvent être obtenus auprès de : Ministère de l Econome et du Commerce extérieur Office de la propriété intellectuelle 19-21, bd Royal L-2499 Luxembourg Tél. +352 247-84187 Fax +352 22 26 60 e-mail dpi@eco.etat.lu www.eco.public.lu Office Benelux de la Propriété intellectuelle Bordewijklaan 15 NL-2591 XR La Haye Pays-Bas Adresse postale Office Benelux de la Propriété intellectuelle Boîte Postale 90404 NL-2509 LK La Haye Pays-Bas Tél. +8002 53 83 (no. vert) Fax +31 70 347 57 08 e-mail info@boip.int www.boip.int 18

Quels sont les coûts? Le coût varie en fonction du/des pays choisis pour l enregistrement d une marque. Il est conseillé de consulter le site des différents organes compétents pour voir les détails. L exemple ci-dessous présente une marque Benelux, valable pour trois classes, demandée pour la France, l Allemagne, l Espagne, Le Japon et les Etats-Unis : Le prix de base pour une marque Benelux valable pour trois classes est de 240. Le paiement doit se faire dans le mois suivant la date de réception de dépôt, sinon la date de dépôt sera fixée à la date de réception du paiement. Le prix de base pour une marque communautaire se situe entre 900 et 1050, aussi valable pour trois classes. Chaque classe supplémentaire sera facturée 150. Le prix de base pour une marque internationale se calcule en fonction des pays concernés. Emolument de base lorsqu aucune reproduction de la marque n est en couleur : Emolument complémentaire :3 x 100.00 CHF Japon Taxe individuelle (première partie): Taxe individuelle / émolument supplémentaire (première partie): 2 x 107.00 (1 classe gratuit) États-Unis d Amérique Taxe individuelle, émolument supplémentaire : 3 x 337.00 (0 classes gratuit) TOTAL: (CHF) 653 300 140 214 1011 2318 (source : www.wipo.int) 19

Combien de temps prend la procédure? Dans le cas d une marque Benelux, le temps que prend la procédure pour l enregistrement d une marque depuis sa date de réception à l OBPI est de quatre mois environ. Ceci implique que la taxe soit payée en temps utile et qu il n y ait pas eu d opposition lors da sa publication. L OBPI permet aussi un enregistrement accéléré, qui s effectue en 24h., sous réserve de l examen des motifs absolus et d oppositions éventuelles. La procédure d enregistrement d une marque communautaire dure, elle, environ neuf à dix mois. En ce qui concerne une marque internationale, une fois le dépôt effectué, les offices des marques ont besoin de 4 à 24 mois (selon le territoire, et selon la complexité du cas) pour procéder à l enregistrement de la marque. Quoiqu il en soit, la seule date importante est la date de dépôt de la demande : dès que l enregistrement est acquis, la protection devient effective rétroactivement depuis la date de dépôt. Durant la procédure d enregistrement, vous pouvez interroger l Office concerné sur l évolution du statut de votre demande. 20

ADDENDUM Système de Madrid Le système de Madrid concernant l enregistrement international des marques a été établi en 1891 et est régi par l Arrangement de Madrid (1891) et le Protocole de Madrid (1989). Il est administré par le Bureau international de l OMPI à Genève en Suisse. S appliquant entre les membres de l Union de Madrid [PDF], le système de Madrid offre au titulaire d'une marque la possibilité d'obtenir la protection de sa marque dans plusieurs pays en déposant une seule demande d enregistrement directement auprès de son Office national ou régional. Une marque internationale ainsi enregistrée produit les mêmes effets dans les pays désignés que ceux d'une demande ou d un enregistrement de marque effectué directement dans chacun desdits pays par le déposant. Si la protection n'est pas refusée par l'office des marques d'un pays désigné dans un délai spécifique, la protection de la marque est la même que si cette marque avait été enregistrée directement par cet Office. Le système de Madrid simplifie aussi grandement la gestion ultérieure de la marque étant donné que des changements ou un renouvellement de l'enregistrement peuvent être inscrits par une simple et unique procédure auprès du Bureau international de l'ompi. De plus, d'autres pays peuvent être désignés postérieurement à l'enregistrement international. (www.wipo.int) 21

Sources photo p. 1: Knipsermann, Bleistifte, CC- Lizenz (BY 2.0) http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ de/deed.de. photo p. 7: Knipsermann, Buntstifte, CC- Lizenz (BY 2.0) http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ de/deed.de. photo p. 14: Knipsermann, Wasserfest!, CC- Lizenz (BY 2.0) http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ de/deed.de photo p. 20: Knipsermann, Acrylfarben, CC- Lizenz (BY 2.0) http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ de/deed.de (www.piqs.de) Ministère de l Economie et du Commerce extérieur Office de la propriété intellectuelle Version avril 2010 22