5 ème partie: Rédiger le contrat de licence Thème 6 : Définitions et structure le prix, les garanties et les perfectionnements Michel Abello, LOYER & ABELLO LOYER & ABELLO Le 11 novembre 2008 à Dakar - SENEGAL
les accords de licence Les modes de paiement du prix les garanties les perfectionnements
Le prix (1/6) Redevances proportionnelles Forfait annuel ou par unite vendue (avec indexation pour eviter la la depreciation du prix avec le le temps) Droit d entrée Miles stones, en fonction du temps ou de certains stades de l évolution du produit (pharmacie) Les remunerations peuvent se se cumuler
Le prix (2/6) Assiette de la la redevance Ventes au au public à distinguerdu du prix de de vente sortie usine ou ou du du cout de de revient CA net net (net de de frais de de transport, assurances, taxes, remises...) Définirles produits couverts par la la redevance: tout le le produit ou ou une partie? Assiette differente pour les produits contenant un Savoir-Faire substantiel, identifié et et secret (au sens Rglt CE 2004) Pas de redevance sur les produits non couverts par un droit de PI PI ou Know-How,
Le prix (3/6) Tauxen % pour les les droits de de PI PI (1-10% selon les les secteurs -- en en moyenne 5%) Pour le le S-F en en général la la moitié des redevances de de PI, PI, mais sana limitation territoriale. Redevances décroissantes pour inciter le le licencié à produire davantage Les Les premières10k unités 5% Les Les secondes10k unités.4% etc. etc. (en (en cumulé ou ou par par année?) Redevances croissantes L inverse de de ci-dessus Lorsque le le licencié ne ne peut peut pas pas payer au au début
Le prix (4/6) Redevances Minimales Garanties fondées sur le business plan : Essentiel pour une licence exclusive, si si Khaleej demande l exclusivité Prévoir une perte de l exclusivitési si minima prévisionnel non atteint voire résiliation de la la licence
L Audit: Le prix (5/6) Le Le licencié doit tenir une comptabilité spéciale pour les les produits sous licence Le Le licencié doit adresser des relevés périodiques (trimestriels) de de l état des ventes et et des redevances dues Cette comptabilité spéciale pourra être auditée 1 fois par an an par un un expert comptable comptable indépendant, avec un un préavis de de 15 15 jours, aux frais du du breveté Si Si l audit révèle un un écart de de plus de de 3%, les les frais de de l audit sont à la la charge du du licencié
Exemple :: Le prix (6/6) En En contrepartie du du Contrat, la la SOCIETE devra verser à l Université une une redevance, sur sur les les REVENUS DES DES PRODUITS, égale à 3,5% 3,5% pour pour les les PRODUITS vendus dans dans le le Territoire breveté, 2,5% 2,5% pour pour les les PRODUITS vendus dans dans les les autres pays pays Exemple de de licence de de logiciel: 15% 15% pour pour 1 à 1.000 licences 10% 10% jusqu à 5.000 5% 5% au-delà La La SOCIETE devra verser une une redevance de de 50% 50% sur sur les les revenus de de tous tous types (sommes forfaitaires, minima garantis, upfrontet et success fees, fees, cash,, redevances, ) ) perçus de de ses ses sous-licenciés. les les FRAIS DE DE BREVETS seront supportés intégralement par par la la SOCIETE, mais mais viendront en en déduction des des redevances.
Garantie sur le le produit Garanties (1/4) Vices cachés du du produit (technique ou ou commercial) Difficultés de de mise au au point ou ou dommages causés par par le le produit à des des tiers lors lors de de l exploitation = cette garantie doit être être excluepar le le breveté, car caril il ne ne contrôle pas pasla la miseen en oeuvre industrielle = période d essai si si nécessaire Exemple: Le Le présent contrat ne ne saurait être interprété comme impliquant une quelconque responsabilitéde de l Institut notamment sur sur la la qualitéet et la la fiabilité des PRODUITS DU CONTRAT exploités par le le licencié, cette responsabilité incombant entièrement au au licencié
Garanties (2/4) Garantie sur les droits de propriété intellectuelle: vices cachés du du brevet = Nullitédu du brevet Si Si le le brevet est est annulé, il il n y n y a plus plus de de fondement pour pour le le paiement de de redevances dans dans le le pays pays concerné, mais mais en en général les les sommes déjà déjà versées restes acquises au au breveté Garantie d éviction: 2 cas Le Le licenciéest est poursuivien en contrefaçon Des Des tiers tiers contrefontles les droits concédésen en licence Pour s exonérer de de ces garanties, il il est est nécessaire de de prévoir que la la licence est est concédée aux risques et et périlsdu licencié (surtout pour l Universitéde de Ifriquia) Souventla la responsabilitéest est plafonnée à une somme donnée, par exemplele le montant des redevances
Garanties (3/4) Exemple: Contrefaçon par un tiers Les Les parties s informent dans dans les les plus plus brefs brefs délais de de tout tout cas cas de de contrefaçon par par un un tiers tiers dont dont ils ils auraient connaissance Si Si les les parties mènent ensemble les les poursuites, les les frais frais et et les les bénéfices de de la la procédure seront partagés entres les les parties Si Si le le breveté décide d agir seul, seul, il il le le fera fera à ses ses frais, frais, risques et et profits, mais mais le le licenciése se pourra intervenir à ses ses frais frais et et risques dans dans la la procédure pour pour obtenir réparation de de son son propre préjudice Si Si le le breveténe ne veut veut pas pas agir, agir, le le licencié (si (si la la loi loi le le permet) pourra engager les les poursuites, àses frais, frais, risques et et profits. Mais, en en pratique, le le breveté est est toujours dans dans la la cause, car car le le contrefacteur soulève la la nullitédu du brevet en en défense
Garanties (4/4) Exemple: le le licencié est poursuivi en contrefaçon Si Si des des poursuites en en contrefaçon sont sont exercées contre le le licencié à l occasion de de la la fabrication ou ou de de la la vente des des PRODUITS DU DU CONTRAT, le le breveté apportera au au licenciéson aide aide technique et et juridique pour pour sa sa défense. A compter de de la la date date de de l acte introductif d'instance civile ou ou pénale, les les redevances dues, dues, feront l objet d une consignation. Les Les sommes consignées seront remises au au breveté, si si les les poursuivants sont sont déboutés, ou ou au au licenciédans le le cas cas contraire Les Les sommes consignées seront remises au au breveté en en cas cas de de transaction avec avec le le poursuivant, déduction faite faite des des montants dus dus par par le le Licenciéen en application de de la la transaction conclue avec avec le le tiers, tiers,
Perfectionnements (1/3) Perfectionnements par le le breveté, le le licencié ou ou conjoints Définir précisément les les perfectionnements (utilisant tout ou ou partie de de l objet concédé en en licence, ou ou couvert par un un brevet sous licence?) Prévoir une obligation d information réciproque sur surles perfectionnements Si Si les les perfectionnements sont substantiels, prévoir une possibilité d ajustement du du prix de de la la licence à la la hausse ou ou à la la baisse Retrocession: en en Europe, le le donneurde de licencene ne peut exigerde de son licencié qu illui lui cèdeou concède une licence exclusive sur surses ses propres perfectionnements
Perfectionnements (2/3) Droitde de premier refus: le le licencié bénéficie en en priorité d une licence sur surles perfectionnements du du breveté. A défaut d accord sur surles conditions financières, le le breveté peut chercher un un autre licencié, sous réserve que les les conditionsne ne soient pas plus favorables A préférer au au droitde de préemption: si si le le breveté trouve un un autre partenaire pour ses ses perfectionnements, le le licencié peut préempter la la licence: illusoire pour le le breveté de de trouver un un autre partenaire Prévoirle le sort des améliorations apportées à la la Smart Turbine et et si si l Université d Ifriquia peut poursuivre des recherches avec des tiers, notamment Euroconsur?
Exemple: Perfectionnements (3/3) Dans Dans le le cas cas où oùles les perfectionnements seraient issus issus de de résultats de de contrats de de recherche existants ou ou àvenir entre entre les les Parties, ces ces perfectionnements seront régis régis par par les les dispositions du du ou ou des des contrats de de recherche concernés. Dans Dans les les autres cas, cas, chaque Partie communiquera à l autre, dans dans un un délai délai de de 60 60 jours, les les perfectionnements. Les Les perfectionnements apportés par par l une l une ou ou l autre des des Parties seront sans sans incidence sur sur la la validité du du présent contrat, qu ils fassent ou ou non non l objet de de demande de de brevet. Toutefois, en en fonction de de l importance desdits perfectionnements, les les Parties pourront compléter la la présente licence et et renégocier les les conditions financières de de cette cette dernière. Pendant la la période d exclusivité (ou (ou une une période de de 2 ans), ans), les les perfectionnements profiteront de de plein plein droit droit au au licencié sans sans supplément de de redevance.
Conclusion Les clauses sont interdépendantes Un bon contrat est un contrat qui envisage toutes les possibilités à l avance, et fixe les solutions pour sortir des difficultés
Merci Michel Abello LOYER &ABELLO 161, rue de de Courcelles, 75017 Paris France www.loyerabello.fr avocats@loyerabello.fr Tel: + 33 33 145 4502 0260 6080 Fax: + 33 33 145 4502 0260 6095