Question Q 155 Conflits entre les marques et les dénominations sociales et les noms commerciaux 1 Directives pour les rapports des groupes nationaux La majorité des groupes nationaux suivent les directives pour la présentation de leurs rapports et ainsi contribuent à une publication plus rapide et plus économique des annuaires. Je vous remercie de cette assistance et je me permets de vous rappeler les directives comme suit: 1. Les groupes nationaux sont responsables du contenu, de l'orthographie et du résumé en trois langues de leurs rapports. En générale, ces textes sont imprimés sans corrections. 2. Des textes provisoires ne peuvent être acceptés. 3. Les groupes sont priés d'envoyer leurs rapports sous forme imprimée et en plus, si possible, sur disquette informatique (DOS ou Windows) ou par e-mail. Notre adresse est: meisserlaw@spin.ch. 4. S'il n'est pas possible de transmettre de telles logiciels, nous essaierons de lire le texte au moyen d'un scanner. A cet effet, il nous faut le texte dactylographié en original (pas de copies ou des télécopies), de préférence sans corrections, soulignements et notes en bas de page. Je vous prie de nous envoyer les rapports avant le 22 septembre 2000. J. David Meisser, Editeur I. Introduction A. L AIPPI a étudié la protection des dénominations sociales et des noms commerciaux antérieurement sous la Question Q 16 La protection du nom commercial dans la Convention d Union de Paris. Faut-il préciser la portée de l Article 8?, la Question Q 18 L étude de la protection conférée au nom commercial; modification éventuelle de l Article 8 de la Convention d Union de Paris et sous la Question Q 41 Protection du nom commercial. Le Comité exécutif de l AIPPI a pris une résolution sur la Question Q 41 à Madrid en 1970, recommandant la modification de l Article 8 de la Convention d Union de 1 Traduit par Florent GEVERS - Gevers & Partners - Belgique 1
Paris ainsi que l établissement de plusieurs principes pour la protection des noms commerciaux au niveau national. Ces principes étaient les suivants: 1. Le nom commercial est une désignation distinguant une entreprise de production ou de vente de produits, ou de fourniture de services, et peut comprendre un nom patronymique, une dénomination de fantaisie, une désignation de l objet de l entreprise, un élément caractéristique ou une abréviation du nom commercial, un emblème ou tout autre moyen d individualisation de l entreprise. Le caractère distinctif du nom commercial résulte de la nature de la désignation ou de l usage qui en est fait. 2. Le nom commercial fait l objet d un droit exclusif bénéficiant de la protection. Ce droit s acquiert par l usage, par l enregistrement ou par une notoriété suffisante du nom commercial. Chacun de ces modes d acquisition suffira pour assurer la protection. Lorsqu un nom commercial n est ni utilisé, ni enregistré, ni suffisamment notoire dans le pays où la protection est réclamée, la protection sera accordée lorsque le nom commercial jouit d une notoriété internationale suffisante et que l entreprise considérée est d une manière non équivoque sur le point d étendre ses activités à ce pays. 3. a) Le nom commercial est protégé contre tout usage ou tout enregistrement par un tiers, de la même désignation ou d une désignation similaire pouvant entraîner un risque de confusion ou induire le public en erreur. b) Le nom commercial jouissant d une grande notoriété est protégé contre tout emploi ou enregistrement par un tiers, même pour désigner des entreprises ayant des objets différents, lorsque cet usage ou cet enregistrement peut induire le public en erreur ou causer un préjudice au titulaire du nom commercial. B. Enfin, le Comité Exécutif de l AIPPI a pris une résolution à Barcelone en 1990 sur la Q100 concernant la protection des marques notoires non enregistrées (Article 6 bis de la Convention d Union de Paris) et la protection de marques de haute renommée, qui posait également la question de la protection des noms commerciaux ayant une haute renommée (Annuaire 1991/I, page 271). L AIPPI s était référé à la possibilité de contester la validité d un dépôt ou d un enregistrement de marque sur la base de l existence d une marque antérieure dans le contexte de la résolution Q 104 Marques: Conflits avec des droits antérieurs. C. Par contre, jusqu à présent l AIPPI n a jamais abordé, spécifiquement, les conflits qui existent entre les marques et les dénominations sociales et noms commerciaux. D. Les dénominations sociales, en ce qui concerne cette question, sont les noms des personnes légales (sociétés, entreprises, etc.). Les noms commerciaux pour leur 2
part, sont les noms adoptés par les chefs d entreprises mais qui ne correspondent pas au nom d une entité légale. Quelques-uns de ces noms, plus particulièrement les dénominations sociales, sont enregistrés dans des registres spécifiques, par ex. un Registre des sociétés, un Registre de commerce, etc., qui sont indépendants du Registre des marques existant dans les Offices des Marques. E. Le fait que des dénominations sociales, des noms commerciaux et des marques soient utilisés pour identifier des activités commerciales donne cependant lieu à des conflits. Ces conflits peuvent être divisés en deux catégories: 1. L adoption d une dénomination sociale ou d un nom commercial qui pourrait être identique ou confusément similaire à une marque antérieure. 2. L enregistrement et/ou l utilisation d une marque qui pourrait être identique ou confusément similaire à une dénomination sociale ou nom commercial antérieur. F. Dans quelques pays, l adoption d une dénomination sociale ou un nom commercial par un national requiert le dépôt d une requête dans un Registre (un Registre des sociétés, un Registre des noms commerciaux, etc.) où il est vérifié s il y a une société antérieurement constituée ou un nom commercial antérieurement enregistré ayant un nom identique ou similaire. Dans ces cas, la nouvelle dénomination sociale ou le nouveau nom commercial n est pas accepté, quelles que soient les activités divergentes des deux sociétés. G. La validité d une marque dépend également de l existence ou non d une marque antérieure identique ou confusément similaire enregistrée par un tiers. Mais, la validité de la marque dépendra de ce que les biens ou services des deux marques soient identiques ou confusément similaires - sauf dans le cas des marques jouissant d une réputation dont les effets s étendent au-delà des produits ou services identiques ou similaires. La validité d une nouvelle marque en raison de l existence d une marque antérieure peut être soulevée soit par l Office des Marques ex officio et/ou par une opposition et/ou par une action en invalidation intentée par le propriétaire du droit antérieur. H. Même s il existe un principe internationalement accepté, reconnu par exemple à l Article 5 de la Directive d Harmonisation Européenne et à l Article 9 du Règlement sur la Marque Communautaire, suivant lequel une marque enregistrée confère à son propriétaire des droits exclusifs incluant la possibilité d empêcher tout tiers de l utiliser dans la vie des affaires, souvent, les responsables des Registres des dénominations sociales et/ou des noms commerciaux, ainsi que les Offices des Marques, ne se concertent pas et ne prennent pas en considération les droits enregistrés par chaque registre. 3
I. Un autre aspect à prendre en considération est le fait que, alors que les marques ont un effet territorial limité au pays ou à la région où elles sont enregistrées (exception faite pour ce qui concerne cette limitation pour les marques notoires tel que prévu à l Article 6 bis de la Convention d Union de Paris), les noms commerciaux, par application de l Article 8 de la Convention d Union de Paris, bénéficient d une protection automatique sans obligation de déposer ou d enregistrer dans tous les pays membres, mais accompagnée d une éventuelle exigence d usage dans cet Etat membre. J. La mondialisation de l économie, et l impact d Internet dans le commerce électronique ont augmenté le nombre de conflits entre les marques et les dénominations sociales et les noms commerciaux. C est la raison pour laquelle l AIPPI a décidé d étudier la question. K. D un autre côté, beaucoup de ces problèmes et conflits sont de nature similaire à ceux existant entre les marques et les noms de domaines sur Internet, ce qui rend d autant plus important la nécessité de trouver des solutions à ces problèmes. Cependant, l AIPPI traite du problème d Internet sous la Question Q 143, c est pourquoi cette question ne traitera pas du cas d Internet en tant que tel. II. Questions à répondre Les groupes sont invités à répondre aux questions suivantes, en illustrant, si possible, les réponses avec des exemples. 1. En ce qui concerne le droit national ou la jurisprudence: a) Indiquer si dans leur propre pays, il existe une législation ou d autres sources de droit pour protéger: i) les dénominations sociales; ii) les noms commerciaux. b) Expliquer si des procédures nationales sont nécessaires pour tout national afin d obtenir le droit d utiliser: i) une dénomination sociale, ii) un nom commercial. et, en particulier, si cela est conditionné par leur acceptation par un Registre spécial (Registre des dénominations sociales, des noms commerciaux, etc.). Si oui, veuillez expliquer les raisons pour lesquelles la dénomination sociale ou le nom commercial pourrait ne pas être accepté. c) Si une marque pourrait être invalidée et son usage interdit sur la base: i) d une dénomination sociale antérieure et/ou 4
ii) d un nom commercial antérieur. Si oui, veuillez expliquer les critères à suivre. d) Si l usage: i) d une dénomination sociale et/ou ii) d un nom commercial pourrait être interdit sur base d un dépôt/enregistrement d une marque antérieure. Si oui, veuillez expliquer les critères à suivre. e) Les réponses aux paragraphes précédents c) et d) seraient-elles différentes pour les marques, dénominations sociales ou noms commerciaux antérieurs qui sont tellement notoires qu ils bénéficient d une forte réputation sur le marché? f) Si des règles spéciales sont d application quand la dénomination sociale, le nom commercial et/ou la marque correspond au nom patronymique du propriétaire, ou d une personne liée d une façon quelconque avec le propriétaire du droit. g) S il existe un lien ou un rapport quelconque entre l Office des Marques et i) le Registre des dénominations sociales, ii) le Registre des noms commerciaux, iii) d autres Registres semblables (où les dénominations sociales ou noms commerciaux sont enregistrés), dans le but de coordonner leur pratique, et si le contenu d un Registre est transmis à un autre? h) Qui est l autorité responsable pour traiter des conflits entre les marques et les dénominations sociales et noms commerciaux: i) au moment où la dénomination sociale ou le nom commercial va être autorisé, ii) si et quand des procédures d opposition sont disponibles, iii) quand des actions légales ont lieu? i) Y a-t-il une protection pour les noms commerciaux dans votre pays qui est restreinte à une partie du pays (village, ville, etc.) correspondant à l endroit où les activités commerciales et industrielles ont été établies? Si oui, comment résout-on les conflits qui surviennent entre ces droits et les marques et d autres noms commerciaux et dénominations sociales nationaux? j) Toute remarque additionnelle. 5
2. Quelle est leur opinion concernant l adoption de règles générales pour les questions suivantes: a) Etes-vous d accord qu un droit de marque antérieur peut être utilisé pour prévenir l adoption ou l usage de dénominations sociales ou noms commerciaux identiques ou confusément similaires? Si oui, faut-il prendre en considération l identité ou la similarité des biens/services de la marque et les activités exercées sous la dénomination sociale ou le nom commercial, ou d autres critères tels que la dilution ou le risque d association, ainsi que la réputation ou la notoriété de la marque? b) Etes-vous d accord qu une dénomination sociale ou qu un nom commercial antérieur peut être utilisé pour prévenir l usage et/ou l enregistrement d une marque identique ou confusément similaire? Si oui, faut-il prendre en considération l identité ou la similarité des biens/services de la marque et les activités exercées sous la dénomination sociale ou le nom commercial, ou d autres critères tel que la dilution ou le risque d association, ainsi que la réputation ou la notoriété de la dénomination sociale ou du nom commercial? c) Pensez-vous qu il devrait y avoir un registre national contenant toutes les dénominations sociales et noms commerciaux enregistrés? d) Etes-vous d avis qu avant qu un national n adopte une nouvelle dénomination sociale ou un nouveau nom commercial, l autorisation devrait être donnée par le Registre des dénominations sociales et/ou des noms commerciaux, et si oui: I) Pensez-vous que l autorisation devrait dépendre du fait que le nouveau nom n est pas: i) identique à une dénomination sociale ou un nom commercial antérieur, et/ou ii) confusément similaire à une dénomination sociale ou un nom commercial antérieur, et/ou, iii) identique à une marque antérieure, et/ou iv) confusément similaire à une marque antérieure? II) Faut-il prendre en considération les activités de l entreprise dans le but d évaluer les similarités du paragraphe I) supra? III) Si l une ou l autre des réponses aux questions I) et II) est affirmative : i) Comment envisagez-vous la coordination du critère de similarité à appliquer par le Registre des dénominations sociales et des noms commerciaux pour l acceptation ou le rejet des nouvelles dénominations sociales ou noms commerciaux, et par l Office des Marques et/ou les tribunaux lors de l appréciation de similitude entre les marques? ii) Le Registre des dénominations sociales et/ou des noms commerciaux doit-il consulter les banques de données des marques du Bureau des 6
Marques pour faire l examen des nouvelles dénominations sociales ou des nouveaux noms commerciaux? e) Une fois que la dénomination sociale ou que le nom commercial a été adopté, comment pensez-vous résoudre les conflits avec les marques: i) Par les mêmes règles et procédures appliquées aux conflits entre marques? ii) Par d autres moyens (veuillez spécifier)? f) Voyez-vous des parallélismes avec les conflits entre les marques et les noms de domaines sur Internet? Si oui, comment suggérez-vous d essayer d unifier la façon dont ces problèmes doivent être résolus? Note: Il est recommandé aux Groupes de suivre l ordre des questions dans leur rapport et de citer les questions et numéros pour chaque réponse. 7