TABLE DES MATIÈRES Introduction........................................... 1 1. Qu est-ce qu une marque de commerce?............... 5 L anatomie de la marque de commerce............... 7 Qui peut être propriétaire de marques de commerce?. 10 Quels rôles joue la marque de commerce?........... 11 Les mille et une formes de la marque de commerce.... 14 L «usage» ou l «emploi» est à une marque ce que l essence est à une voiture........................... 17 Le cas particulier des marques de certification : attester des caractéristiques de produits et de services d autres personnes........................ 21 Un nom d entreprise donne-t-il naissance à une marque de commerce?............................ 23 2. Comment choisir une bonne marque de commerce?... 27 Savoir se démarquer de ses concurrents : distinguer les marques fortes des marques faibles.............. 29 Quand et pourquoi choisir une marque?............ 33 Comment choisir une marque?..................... 36 L écueil des marques clairement descriptives des marchandises ou des services...................... 41 Les noms de lieux : un choix déboussolant!.......... 44 XV
Choisir et protéger ses marques de commerce Considérations particulières quant aux noms, signatures ou images d individus et de personnages............ 46 Quand on coupe court! Chiffres et acronymes........ 49 In French ou en anglais?.......................... 51 Choisir un mot d une langue autre que le français ou l anglais...................................... 52 Les marques vertes et biologiques : l environnement juridique applicable............................... 52 Les logos et les marques bidimensionnelles : la protection distincte d un dessin.................. 55 Les écueils de la troisième dimension : les marques tridimensionnelles................................ 58 Le royaume de l interdit : les symboles de l État et autres désignations prohibées.................... 60 3. Pourquoi enregistrer une marque de commerce?...... 65 Des droits exclusifs d une durée potentiellement perpétuelle...................................... 67 Consolider un actif important de l entreprise......... 68 Mesure de publicité de la marque et avis aux tiers..... 69 Se prémunir contre les attaques de concurrents actuels ou futurs.................................. 71 Prévenir le développement de marques régionales dans le même secteur d activité..................... 74 Assurer la pérennité de la marque de commerce malgré l interruption de son emploi................. 75 Faciliter la mise en œuvre de ses droits de marques de commerce..................................... 78 Faciliter la protection de la marque sur Internet....... 80 XVI
Table des matières 4. Comment fonctionne le processus d enregistrement d une marque de commerce au Canada?.............. 83 Les grandes étapes du processus d enregistrement d une marque au Canada.......................... 85 La préparation de la demande d enregistrement de marque : plus qu une simple formalité!........... 86 L amendement de la demande : corriger ou modifier avec précaution.................................. 92 Examen de la demande d enregistrement par l Office de la propriété intellectuelle du Canada............. 93 La publication dans le Journal des marques de commerce........................................ 99 La procédure d opposition à l enregistrement de marques de commerce : quand les esprits s échauffent!.................................... 101 La délivrance du certificat d enregistrement de marque de commerce............................ 105 Annexe A : Formule 1 Demande d enregistrement d une marque de commerce employée au Canada......... 108 Formule 4 Demande d enregistrement d une marque de commerce projetée).............................. 115 Annexe B : Fonctionnement du processus d opposition à l enregistrement au Canada..................... 117 5. Comment protéger une marque de commerce à l étranger?....................................... 121 Attention! L enregistrement au Canada ne donne aucun droit à l étranger........................... 122 L enregistrement de marque au Canada : un outil pour enregistrer à l étranger...................... 124 XVII
Choisir et protéger ses marques de commerce Comment maximiser son investissement dans les enregistrements de marques à l étranger............ 126 L enregistrement de marques de commerce aux États-Unis...................................... 132 L enregistrement de marques de commerce en Europe...................................... 139 Un enregistrement de marque international, ça existe?....................................... 146 6. Que faut-il faire pour préserver ses droits dans une marque de commerce?......................... 151 Après tout, la marque qui vaut la peine d être enregistrée mérite d être employée................. 153 Les enregistrements ne sont pas éternels... La procédure de radiation sommaire d enregistrements de marques..................................... 155 La marque qui vaut la peine d être employée vaut la peine d être «bien» employée... sinon elle risque de devenir générique............................... 161 Attention aux parasites : surveiller ses concurrents et ne pas tolérer les empiètements................. 164 Bien employer les symboles désignant les marques de commerce.................................... 168 L art de laisser des traces : conserver un dossier démontrant l usage de marques................... 172 Assurer la cohérence de l emploi de la marque et de la portée de l enregistrement................... 174 Tenir à jour l enregistrement, une nécessité......... 177 XVIII
Table des matières 7. Comment commercialiser ses droits dans une marque de commerce?.................................... 181 L évaluation de la valeur d une marque de commerce : un casse-tête qui compte plusieurs morceaux!....... 182 La licence de marques de commerce sous toutes ses formes...................................... 186 Le contrat de franchise... une forme étoffée de licence......................................... 188 La gestion des licences et les formalités à respecter : la prudence est de mise........................... 190 Des risques qui existent même entre compagnies liées........................................... 195 Qu arrive-t-il en l absence de contrat de licence écrit?.......................................... 196 Vendre sa marque de commerce................... 198 Y a-t-il des squelettes dans le placard? La vérification diligente........................................ 203 Les représentations et garanties du vendeur......... 204 La cession ne s arrête pas à la signature : les formalités qui suivent la clôture de la transaction.............. 205 Se servir de marques de commerce comme outils pour obtenir du financement...................... 206 8. Que faire en cas de conflit relatif à une marque de commerce?....................................... 211 Prendre acte de la situation rapidement............ 213 Déterminer un plan d attaque ou de défense et préparer le terrain............................... 217 XIX
Choisir et protéger ses marques de commerce Anticiper les moyens de défense et rassembler la preuve pour contrer l attaque................... 219 L étape de la mise en demeure.................... 225 Exécuter le plan d attaque ou de défense............ 229 Fédéral ou provincial... Le dilemme lié au choix du bon tribunal.................................. 234 Dans quelles circonstances peut-on envisager l intervention de l État lorsqu il y a atteinte à une marque de commerce?....................... 235 9. Comment protéger ses marques de commerce sur Internet?......................................... 239 Quelle est la place de la marque de commerce sur Internet?.................................... 240 Noms de domaine Internet versus marques de commerce : une bataille à finir..................... 241 Les politiques de règlement de litiges de noms de domaine..................................... 246 La course à obstacles de la protection de marques sur Internet..................................... 250 Les fantômes d Internet : les atteintes invisibles aux marques.................................... 254 La marque de commerce traverse facilement les frontières via Internet : gare aux conséquences....... 262 Le Web 2.0 et les marques de commerce : est-il toujours possible de contrôler ce qui est dit par le public à l endroit d une marque?................ 267 Conclusion.......................................... 273 Index analytique..................................... 275 XX