Protection de la Propriété Intellectuelle (PI) Outils & Stratégies «La Propriété Intellectuelle dans la recherche» Conférences et Séminaires Unitec 11 mai, 2011 Raymond Reuteler Isabelle Cornut European Patent Attorneys raymond.reuteler@reuteler.net Isabelle.cornut@reuteler.net 1 Introduction La propriété intellectuelle Quoi? "Photos : Dreampict.com" Comment? Pourquoi? Relation à l innovation? Dimension & valeur stratégique? 2 1
Introduction Qu est ce que le droit de la propriété intellectuelle? But: protection juridique des «biens immatériels» (intangibles) créés par l esprit humain Moyen de protection: octroi de droits exclusifs, soit un monopole sur ces biens en faveur d un sujet de droit Principales catégories de droits de PI: brevets, marques, designs et droits voisins (droits d auteur), indications géographiques 3 Introduction Notions de propriété intellectuelle Droits enregistrés et non-enregistrés Propriété industrielle: Brevets, marques, designs Propriété littéraire & artistique: Droit d auteur (et droits voisins) => protection des intérêts économiques => protection requiert un enregistrement Exception: secrets d affaires («trade secrets»), savoir-faire («know-how») => protection des intérêts économiques et «moraux» => pas d exigence d enregistrement 4 2
Introduction Objets de la protection Designs Apparence visuelle pas seulement dictée par les caractéristiques fonctionnelles Brevets Invention ou solution technique (exception US, AU) à un problème Marque Signe distinctif (nom, slogan, logo, son, couleur, odeur ) utilisé pour distinguer les produits et services de son propriétaire par rapport aux autres sur le marché Autres signes Nom de domaine, raison sociale Droits d auteur Œuvre littéraire ou artistique (code de programme informatique ) ayant un caractère individuel (forme et non contenu) Offre Indication géographique Savoir-faire Secret de fabrication 5 Components of IP strategy Responding to the CUSTOMERS NEEDS, DESIRES differentiated products higher percieved value product differentiation satisfying needs/desires product sales innovating branding distinguishing from others economic Objective maximizing profit and/or asset value getting attention product recognition company recognition repeat buying extending offering becoming known reputation Getting the CUSTOMERS ATTENTION 6 3
Components of IP strategy Responding to the CUSTOMERS NEEDS, DESIRES differentiated products higher percieved value purpose of IP protection: seek to maintain competitive advantage of differentiation patents, designs, copyright, know-how innovating branding distinguishing from others economic Objective maximizing profit and/or asset value purpose of IP protection: seek to maintain competitive advantage of reputation & trust trademarks, company names, domain names, designs becoming known reputation Getting the CUSTOMERS ATTENTION 7 Introduction Brevet Synergies & Complementarité Design Marque N Int. TM 975076 Products/Services: 9, 28, 38 Applicant: APPLE INC N WO 2008030878 Applicant: APPLE INC Claim1: A computer-implemented method, comprising: at a portable multifunction device with a touch screen display, displaying a web page or portion thereof on the touch screen display. Droit d auteur N CD 000748256-0001 Title: Apparatus for the recording or reproduction of sound and images... Applicant: APPLE INC -software -caractéristiques originales du design? Raison de Commerce APPLE INC Noms de domaine www.apple.com, www.apple.ch,.. 8 4
Introduction Notions de propriété intellectuelle Principes, portée et limite de la protection Principe de la protection: Droits exclusifs (monopole) du titulaire sur le bien immatériel => Droit de contrôler l exploitation commerciale du bien immatériel positivement (par l exploitation directe ou indirecte) et négativement (pouvoir d interdiction) Portée de la protection Etendue du monopole conféré au titulaire des droits Limites de la protection: - Durée de la protection (designs, brevets, droit d auteur) - Exceptions/restrictions aux droits exclusifs (intérêt public, recherche scientifique) - Territorialité - Nécessité d usage (marques) 9 Introduction Notions de propriété intellectuelle Importance économique Marque Coca-Cola = 70 Mia USD Marque IBM = 61 Mia USD Marque Microsoft = 57 Mia USD Marque Google = 44 Mia USD 10 5
Introduction Notions de propriété intellectuelle Importance économique- Top 20 des déposants (2009) International http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/statistics/pct/pdf/901e_2009.pdf Européen http://www.epo.org/about-us/office/statistics/ top-applicants.html 11 Le Brevet Principes Equilibre entre: Intérêt du breveté à protéger son investissement Intérêt du Public (y compris les concurrents) d accéder aux progrès techniques et d en bénéficier (utilisation, connaissance, point de départ pour de nouvelles innovations) Compensation de l investissement réalisé pour le développement Encouragement à l innovation technologique Divulgation de l invention (utilité sociale) 12 6
Le Brevet Principaux effets: Principes - droit d empêcher les tiers d exploiter l invention pendant un temps déterminé sur un territoire donné fabrication, vente, utilisation, importation dans le pays où le brevet est en force autorisation d exploiter soi-même - Divulgation de l invention au public - Durée: 20 ans (Exception: produits pharmaceutiques & phyto sanitaires: max 25 ans) Effet national -> chaque pays a sa propre loi et pratique en la matière 13 Le Brevet Limitation des droits exclusifs www.photo-libre.fr -Usage privé -Usage pour la recherche («research exemption») -Usage antérieur par un tiers (confidentiel) limité au territoire d usage antérieur - Autorisation nécessaire pour mettre sur le marché l invention brevetée (p. ex. médicaments, cosmétiques, dispositifs médicaux) 14 7
Le Brevet Invention & Découverte Invention découverte Découverte: mise à jour d un élément existant déjà dans la nature mais jusqu ici inconnu. Accroît la connaissance et peut-être la source d une nouvelle invention, mais pas brevetable per se. La «découverte» d un nouvel agent actif (p.ex. molécule) qui est isolé et dont une utilisation industrialisable est identifiée peut cependant faire l objet d une invention => Invention = résultat d une activité «inventive» 15 Brevetabilité Objets de la protection "Photos : Dreampict.com" Objet/Produit/Dispositif Méthodes diagnostiques Matériau/Substance Méthodes thérapeutiques Procédés, méthodes Méthodes chirurgicales Méthode d utilisation Méthodes commerciales. Programmes ordinateurs* 16 8
Brevetabilité Objets exclus de la protection Découverte Théorie scientifique Méthode mathématique Création Artistique 17 Brevetabilité Critères de brevetabilité nouveauté Activité inventive Applicabilité industrielle reproductible dans l «industrie» Caractère technique (exception: USA, AU) 18 9
Brevetabilité Nouveauté www.photo-libre.fr Pas divulgué dans l «art antérieur» Art antérieur = tout ce qui a été mis à la disposition du public avant la date de dépôt * par divulgation écrite divulgation orale utilisation or toute autre forme combinaison d éléments non décrite dans une même divulgation *exception USA : Période de grâce de 12 mois pour ses propres divulgations Mode «first to invent», cependant nouvelle législation en discussion 19 Brevetabilité Activité inventive Non-évidence par rapport à l art entérieur indication de non évidence : effet technique inattendu ou surprenant avantage technique par rapport aux solutions de l art antérieur première solution à un problème besoin longtemps ressenti sans solution apportée solution allant à l encontre d un préjugé dans le domaine (succès commercial..) 20 10
Etat de la technique Recherche de l'art antérieur pertinent Bases de données gratuites www.photo-libre.fr CH: http://www.swissreg.ch/ EP: http://ep.espacenet.com US: www.uspto.gov/patft/index.html WO: http://www.wipo.int/patentscope/search/ en/search.jsf JP: www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl PubMed, PubChem, Scirus, EBI Bases de données professionnelles (abonnement, frais d utilisation) Patbase Derwent Delphion 21 Brevetabilité Exemples «Chimiques» Nouvelle Entité Chimique (NCE) Produit naturel (distinct du produit présent dans la nature) Utilisation (utilité) d une entité chimique (NCE connue ou non) Méthode/procédé de production Formulation d un entité chimique (cosmétique, pharmaceutique etc..) Première et seconde utilisations thérapeutiques de l entité chimique Combinaisons d entités chimiques. 22 11
Brevetabilité Exemples «Biotech» Séquences ADN, protéines Anticorps, protéines chimères Indications médicales Méthode/procédé de production «Diagnostics» Microorganismes Plantes & animaux transgéniques. Exigences strictes concernant la suffisance de la description, l application industrielle (fonction). Découverte d un «pathway» non brevetable 23 Brevetabilité Exemples «IT» Méthodes et dispositifs d imagerie médicale Méthodes de sécurisation de transactions électroniques sur un réseau Méthodes de détection d anomalies sur un réseau informatique. 24 12
Comment lire un brevet? TITRE ABREGE ARRIERE-PLAN domaine de l invention état de la technique- désavantages problème(s) à résoudre SOMMAIRE DE L INVENTION buts de l invention caractéristiques essentielles (revendiquées) Art antérieur Présentation du problème Solution au problème Activité Inventive BREVE DESCRIPTION DES DESSINS DESCRIPTION DETAILLEE d une ou de plusieurs formes d exécution de l invention, en faisant référence aux dessins DESSINS Guide l homme du métier pour reproduire l invention Support des revendications (aspects préferrés) REVENDICATIONS indépendante(s) dépendantes Etendue de la protection 25 Comment lire un brevet? Les Revendications Définissent la portée légale d un brevet. Doivent être de portée appropriée Incluent les moyens envisageables pour contourner le brevet ( me-too, design around ) Artillerie légale du brevet Pas divulgue Portée Décroissante 26 13
Comment lire un brevet? Demande de Brevet et Brevet (délivré) Demande de brevet ( A ) Brevet délivré ( B ) Description Description: interprétation Revendications Revendications: Portée légale Délivrance («Grant») 27 Comment lire un brevet? Données bibliographiques Dates importantes 28 14
Différentes voies de Protection Dépôt de base ou «prioritaire» Date 0 Demandes «provisoires» Demandes à part entière Dépôt prioritaire (1er dépôt) CH ou EP ou US Rapport de Recherche ~4-6 mois «Année de Priorité» 12 mois Dépôt national (AR, TW...) Extensions 12 mois Dépôt Européen (38 pays membres) (01.01.2011) Demande internationale de brevet (PCT) (142 pays membres) (01.01.2011) 29 Différentes voies de Protection Principe & Rôle du droit à la priorité (même invention) Date 0 12 mois Date de dépôt «prioritaire» «Pays» A Divulgation de l invention Date de dépôt «d extension» «Pays» B Revendication de la date de priorité Date «effective» «Pays» A ETB Divulgation de l invention 30 15
Différentes voies de Protection Extension Territoriale 0 months 6 months 12 months 18 months 19 months 30 months 4-6 years Drafting and filing priority PCT application International search report Request for examination (optional) International examination procedure Regional/ national patent applications (entry in the national phase) National examination procedures Grant The European patent must be translated and validated in certain countries if protection is desired Publication Others. European search report GB (UK) PCT EP FR France DE Germany EP Search Report US (USA) JP (Japan) CN (China) 31 others Différentes voies de Protection Procédure Internationale (PCT) Non-PCT: Taiwan, Bangladesh, Myanmar, Cambodia Non-PCT: Panama, Venezuela, Guyana, Surinam, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay Non-PCT: Western Sahara,Rep.Dem. Congo, Rwanda Burundi, Ethiopia Somalia, Eritrea Non-PCT: Saudi Arabia, Yemen Qatar, Kuwait Irak, Jordan Iran, Afghanistan, Pakistan PCT Etats Contractants (142 au 1 er Janvier, 2011) 32 16
Protections Régionales PCT Contracting States (139 on Oct 1, 2008) EU (27) EP patent (+ Extension states ) 38 + 2 OAPI patent (16) Eurasian patent (9) ARIPO patent (15) + 1 33 Protection Régionale Européenne Serbie Croatie Islande Bosnie Herzégovine Saint-Marin Turquie Suisse Albanie Norvège Monténégro ex-rép. yougoslave de Macédoine EU (27) Brevet Européen (+ Etats d extension ) 38 + 2 34 17
Procédure de dépôt demandeur, inventeur(s) & contenu www.photo-libre.fr Demandeur Personne physique ou entité légale Inventeur(s) Description De l Invention Personnes physiques (définition légale & obligation d être nommés) Suffisante pour -Répondre aux critères de brevetabilité -Réaliser l invention -Couvrir les caractéristiques essentielles de l invention -Couvrir les alternatives simples 35 Qui est inventeur? Conception d une invention - la performance complète de la partie intellectuelle de l activité inventive " ; - laformationdansl espritdel inventeurd uneidéedéfinitiveet permanente de l invention sous une forme complète et fonctionnelle L invention doit apparaître suffisamment clairement pour permettre à un homme du métier de la réaliser SANS avoir recours à une expérimentation poussée ou un effort inventif 36 18
Qui est inventeur? Collaborateur www.photo-libre.fr Support moral, financier, humain Séniorité X Inventeur - Concevoir l idée d un nouvel appareillage, d un nouveau traitement, d une nouvelle molécule, d une nouvelle méthode de fabrication - Confirmer l hypothèse initiale par des expériences de routine demandant seulement les connaissances communes dans le domaine Ø 37 Qui est titulaire? Inventeur X Titulaire Employé (activité de Service) Sous contrat (consultant, prestataire) Employeur Inventeur Selon contrat 38 19
Stratégies de protection Quand déposer? Pesée des coûts & risques vs bénéfices Equilibre entre: www.photo-libre.fr Un dépôt tardif quand un grand nombre de données expérimentales sont disponibles (risque accru d être antériorisé, retarde la publication) Un dépôt prématuré qui expose le brevet à des objections pour insuffisance et support d activité inventive (peut conduire à une protection restreinte ou nulle) & enclanche le compte à rebours pour le début de coûts importants -> Dépôt si possible pas avant d avoir au moins quelques données supportant l invention & si le demandeur pense être en mesure, sous une année à compter de cette date de dépôt, de fournir au moins quelques données supportant une étendue de protection économiquement raisonable 39 Stratégies de protection Quand déposer? Influence l étendue de la protection www.photo-libre.fr // ou // ou X // Date dépôt Art antérieur Année de priorité Délivrance Revendiqué Exemples 40 20
Stratégies de protection Quand divulguer? Influence l étendue de la protection Importance du contrôle des divulgations (nouveauté, activité inventive, perte avantage compétitif) Contrôle du contenu des publications par inventeurs même après publication (effet délétère pour viabilité du brevet entière ou partielle, «IDS» aux USA) Invention 1 T = 0 T = 12M T = 18M T = 30M Dépôt Prio. Pub. Phase nat. PROHIBITIF RISQUÉ ENJEU VARIABLE CONTRÔLE DU CONTENU Inventions 2, 3, Nouveauté seule Nouveauté + Activité inventive 41 Coûts moyens Brevet Européen Direct* Taxes Officielles Validations Coût total: env. CHF 30 000 Représentation Annuités * 1 priorité; 3 000 mots ; 12 pages texte ; 15 revendications ; 3 pages figures; Durée moyenne de procédure: 5 ans. Validation dans 6 pays (CH/LI, DE, ES (T), FR, GB, IT(T)) 42 21
www.photo-libre.fr Coûts moyens Exemple procédure PCT* www.photo-libre.fr CHF Cumulé 6 000-10 000 13 000-18 000 36 000-42 000 42 000-60 000 * 1 priorité; 3 000 mots ; 12 pages texte ; 15 revendications ; 3 pages figures 60 000-100 000 43 Brevets stratégie Alternative ou complémentaire aux brevets Modèle d utilité validité: généralement les mêmes critères que pour un brevet (nouveauté, activité inventive) Procédure d examen simplifiée ou absence d examen au fond Coût moindre Durée de protection plus courte (généralement 10 ans ou moins) Type de protection not disponible dans beaucoup de pays Toutes les technologies ne peuvent pas bénéficier de ce type de protection dans tous les pays (en particulier pharmaceutique, chimique & biotech) Design Protège seulement l apparence extérieure d un objet Etendue de protection par conséquent plus limitée (pour les inventions techniques) Coût faible Droit d auteur Préserver secret le savoir faire 44 22
Brevets stratégie Quels bénéfices? effets: 1.Protection territoriale contre la contrefaçon 2. Image +ve associée à l innovation 3. Fondation pour renforcer une collaboration avec un partenaire 4. Permet l octroi de licences www.photo-libre.fr conséquences: Marges et/ou ventes accrues (i.e. prix de vente et/ou partie de marché plus grande) Revenu direct de la PI 5. Augmente les biens intangibles Valeur accrue 45 Propriété Intellectuelle Pourquoi protéger? Empêche un tiers d utiliser un signe, un design identique ou similaire aux vôtres, ou votre technologie et de bénéficier de votre «goodwill» & avantage compétitif Le capital Intellectuel est un atout sa protection permet au propriétaire d en disposer et de son contrôler son usage Transfert Cession partielle License Nouveau propriétaire Droit d utilisation octroyé à un tiers Nouveau propriétaire pour une partie de la protection seulement 46 23
-THE END - Merci de votre attention! 47 24