L ASSURABILITE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE CORINNE GROSBART Avocat au Barreau de Paris 76, Avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS Tél: 01 45 53 68 34 Fax: 01 45 53 87 94 E mail corinne.grosbart@wanadoo.fr Site internet: http://www.c-grosbart.com 1
INTRODUCTION DEFINITION : QU EST CE QUE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE? 2
DROITS DES AUTEURS ET LES DROITS VOISINS Œuvres littéraires Logiciels Peinture Arts plastiques Musique Cinéma Architecture Arts graphiques Artistes-interprêtes Producteur de phonogrammes et de vidéogrammes Entreprises de communication audiovisuelle LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Marques Dessins, modèles et Brevets Dénominations Sociales Appellations d origine et indications géographiques Topographie des produits semiconducteurs Certificat d obtention végétal La protection de la Propriété Industrielle s articule avec la liberté du commerce et de l industrie. 3
Elle a deux fondements : Un fondement moral : Les créateurs doivent voir reconnue et protégée leur qualité d auteur et d inventeur et en recevoir une reconnaissance morale et matérielle. Un fondement économique : En garantissant une exclusivité et en assurant la loyauté dans les relations industrielles et commerciales, l entreprise et l Etat favorisent ainsi la promotion de l exploitation des créations. 4
Le droit de la Protection Industrielle est régi par le Code de la Propriété Intellectuelle promulgué le 1er Juillet 1992 et modifié par différentes incursions législatives qui sont venues améliorer ou préciser son contenu. Ce droit a pour objet de protéger et, par là même, de valoriser les créations techniques et ornementales (brevets, dessins et modèles), les signes distinctifs (marques, dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes, appellations d origine et indications de provenance protégées). La protection contre la concurrence déloyale en fait aussi partie. 5
Se réserver l exclusivité d une invention par exemple ou d une marque, nécessitent un réflexe : celui de procéder à un dépôt seul moyen de faire bénéficier l inventeur ou le créateur de la protection de la Loi. Le choix du titre de protection dépendra de la nature même de la création. Alors que peut-on protéger? des signes distinctifs, les marques des innovations techniques par le brevet les créations ornementales, dessins et modèles 6
Alors pourquoi protéger les innovations des Entreprises? le brevet est un outil de protection et de conquête des marchés, la marque est un capital à protéger. les dessins et modèles, la forme sont des valeurs ajoutées à protéger. 7
Le dépôt se fait par voie nationale, voie européenne ou voie internationale. La France, à ce jour, œuvre pour l établissement d un brevet dit communautaire, centralisé à l Office Européen des Brevets (O.E.B.) avec un coût accessible et un contentieux communautarisé. Par ailleurs, la Propriété Industrielle était réservée à quelques happy few, les économistes, la presse, en parlaient peu. 8
Plus que jamais, la Propriété Industrielle est une arme stratégique aussi bien défensive qu offensive. C est en cela qu il faut combattre la contrefaçon, l assureur a son rôle à jouer 9
PROTECTION RENFORCEE PAR L ASSURANCE Même si le Comité Nationale Anti contrefaçon (C.N.A.C.) a été créé en Avril 1995, à l initiative du Ministre de l Industrie, à la suite de la Loi du 5 Février 1994 relative à la répression de la contrefaçon dite Loi LONGUET, il convient de noter que pour agir en contrefaçon, il faut avoir un droit et donc avoir déposé son innovation. 10
L assureur peut non seulement aider, protéger,mais également valoriser l entreprise par un produit offert aux Grande, Petites et Moyennes Entreprises. Les assureurs ou courtiers sont restés frileux sur de tels produits, sans doute en raison d une matière peu connue et qui a été rendue, à tort,difficilement appréhendable. 11
LES OUTILS MIS A DISPOSITION DU RISK MANAGER 12
Pour le Risk Manager, l enjeu essentiel est de valoriser son Entreprise, voire de créer de la valeur. En effet, 75 à 90 % de la capitalisation boursière des Entreprises cotées est constituée par des actifs immatériels tels que brevets, marques et savoir faire. Dès lors, le Risk Manager ne peut passer outre ce phénomène, il doit pouvoir assurer ces droits de Propriété Industrielle. 13
1ERE PARTIE : QUELS SONT LES BESOINS DES ENTREPRISES ET DES SOCIETES D ASSURANCE VIS- A-VIS D UNE TELLE GARANTIE? 14
I. LES BESOINS DES ENTREPRISES A. L expression de besoins multiples a) Couvrir les frais du procès en défense et en attaque b) Couvrir les dommages et intérêts 15
c) Couvrir les pertes d exploitation les Entreprises titulaires d un droit cherchent à couvrir les pertes d investissement et d exploitation qui peuvent être occasionnées. Il peut y avoir une opposition dans le cadre des procédures de dépôt 16
Quelles sont ces indemnités? les pertes d exploitation liées à la perte d une position concurrentielle avantageuse. Les pertes de redevances dues dans le cadre d accord de licence, ou à l interruption des activités commerciales. Ce besoin apparaît particulièrement exprimé par des Entreprise qui ont pris appui sur des investissements financiers et qui ont des exigences fortes en matière de couverture des risques. 17
B. La recherche d une couverture étendue a) Aux marchés internationaux b) Aux autres titres de Propriété Industrielle 18
En conclusion, l on peut résumer ainsi les besoins des Entreprises tel qu elles ont été récemment consultées (2002) de la manière suivante : Couverture des frais de litige en cas de recours contre un contrefacteur (besoin faiblement exprimé) La couverture des frais de procès lorsque l assuré est attaqué en contrefaçon par un tiers (besoin généralement partagé) La prise en charge des dommages et intérêts auxquels l assuré peut être condamné en cas de condamnation en contrefaçon (ce besoin a été notamment exprimé par les Moyennes et Grandes Entreprises ainsi que celles qui veulent garantir la jouissance paisible de l exploitation à leurs licenciés) La couverture des pertes d exploitation (cette attente s est exprimée par des jeunes Entreprises dont la Propriété Industrielle représente un actif essentiel) 19
II. LES BESOINS DES SOCIETES D ASSURANCE VIS-A-VIS D UNE TELLE GARANTIE? A. Une première expérience en France (1986-1994) Lancé en 1986 pour les litiges relatifs à la Propriété Industrielle, le produit BREVETASSUR 20
B. Pourquoi cet échec? a) Les limitations ne répondent pas aux besoins réels des Entreprises couverture sur le seul territoire national les indemnités qui étaient accordées par BREVETASSUR étaient insignifiantes pour couvrir les coûts d un litige simple 21
b) Rentabilité insuffisante pour les assureurs Le montant des primes, en moyenne 254 /an, ne permettait donc pas aux assureurs, sur ce produit, d obtenir une rentabilité suffisante. Dans ces conditions, le produit n était donc pas viable économiquement 22
c) Promotions inexistantes d) Absence de connaissance par les assureurs en matière de Propriété Industrielle L évaluation des risques nécessite des connaissances spécifiques, à la fois techniques et économiques, que les assureurs n ont pas aujourd hui à leur disposition, en interne rien n empêche les assureurs de recourir, en externe, à des Conseils avisés spécialisés dans les deux domaines qu il s agisse d un courtier, d un Conseil en Propriété Industrielle, pour les audits éventuels, ou d un Avocat spécialisé en la matière. 23
Ils pourront donc constituer une équipe spécialisée au développement d un produit d assurance Propriété Industrielle et composée de spécialistes dans les domaines sus indiqués. l assureur n a pas à craindre de voir son rôle réduit à celui d un tiers payeur, ce qui serait incompatible avec une stratégie de service. Il permettra ainsi de s assurer la fidélité des Entreprises qui souscriront le contrat 24
2EME PARTIE : QUELS SONT LES FREINS AU DEVELOPPEMENT DU MARCHE DE L ASSURANCE PORTANT SUR LA PROPRIETE INDUSTRIELLE? 25
I. AGREMENTS REÇUS PAR L ASSUREUR L offre d assurance n est pas aussi flexible que l on pourrait le souhaiter, elle dépend des agréments que l assureur a reçus. ne pas limiter sa réflexion à la protection juridique. Le marché est important en France par l intermédiaire de l INPI, 17.275 brevets, 68.484 marques, 50186 dessins et modèles ont été déposés en 2005. le brevet a une durée de protection de 20 ans 26
les marques : durée de protection : 10 ans renouvelable. Dessins et modèles : protection de : 5 ans sur le territoire français, renouvelable 4 fois. Munis de ces indications, l assureur doit donc considérer qu il y a un marché potentiel très important. Les Entreprises de taille moyenne voire petite répugnent à protéger leurs droits car il faut les défendre et aucun assureur, à ce jour, ne peut proposer un produit complet 27
II. EVALUER LE MARCHE POTENTIEL a) Mieux connaître les déposants dénombrer le nombre de déposants, résidant en France, et déposants par les différentes voies nationales, européennes et internationales 28
Dépôts de Brevets par des personnes morales de 1996 à 2000 Nombre de Brevets déposés Nombre de déposants % Déposants % Brevets 1 5708 59,1% 11,0% 2 1553 16,1% 6,0% 3 à 5 1344 13,9% 9,5% 6 à 10 505 5,2% 7,2% 11 à 20 267 2,8% 7,4% 21 à 50 160 1,7% 9,5% 51 à 100 53 0,5% 7,1% Plus de 100 64 0,7% 42,3% Total 9654 Source : INPI-OPI, 2002 100,0% 100,0% 29
b) Mieux connaître les stratégies de Propriété Industrielle des déposants une meilleure connaissance des stratégies de Propriété Industrielle des déposants, par l assureur. il faut que le produit présenté par l assureur soit attractif. L assureur doit convaincre l Entreprise, quelque soit sa taille et son domaine d activité, si elle est titulaire de droits de Propriété Industrielle, d assurer ses titres à un coût et une prime qui puissent selon les cas et l étendue des garantie ainsi que le nombre de droits protégés, rester accessibles. 30
c) Mieux connaître les stratégies judiciaires des déposants Connaître les Entreprises qui exploitent les droits de Propriété Industrielle et qui sont susceptibles d avoir des contentieux dont les conséquences peuvent être importantes. Critères généraux Critères liés à la Propriété Industrielle Critères liés à la stratégie judiciaire Structure de la concurrence 31
III. Besoin de statistiques a) Evaluation des risques en protection juridique Les pertes de l assureur dépendent des coûts des litiges. Des études ont été effectuées sur des données du Ministère de la Justice notamment l étude IRPI s appuie sur une base de données à partir des décisions de contrefaçon auprès des Tribunaux concernés. 32
L étude faite par la FNDE-ASPI de 2001, démontre : Une évolution progressive du nombre de litiges de contrefaçon. les litiges concernant les brevets d invention ne sont pas que des contentieux de contrefaçon, certains portent sur des contrats licence ou des inventions de salariés par exemple. Si l on rapporte le nombre d affaires nouvelles au nombre de brevets en vigueur pour une année, on peut estimer le taux de contentieux à environ 1/1000. la moitié de ces affaires sont traitées à Paris. 33
De plus en plus, les affaires invoquent des brevets européens. Les litiges en première instance pour 1998 au Tribunal de Grande Instance de Paris : 17% des affaires de contrefaçon invoquent des droits de brevet alors que la moitié des affaires invoquent le droit des marques. Par ailleurs, dans 3/4 des litiges les parties sont françaises, elles représentent 76% des demandeurs et 70% des défendeurs pour les litiges, alors que les dépôts de brevets d origine française ne représentent qu une minorité des dépôts de brevets pour une protection en France. 34
La nature des décisions : la contrefaçon est généralement reconnue. On constate que les brevets européens apparaissent plus valides que les brevets français qui sont annulés dans 23% des cas alors que 15% des brevets européens le sont. En France, les condamnations à des dommages et intérêts subies par le contrefacteur sont peu importantes, en moyenne 30.000 Euros sont octroyés, toutefois 9 décisions sur 82 ont accordé 750.000 Euros. Dans un litige opposant SFR à BESSON, nous avons vu des indemnités augmentées, comme la Presse s en est faite l écho (1.500.000 Euros). 35
L interdiction d exploitation, devant les Tribunaux français, a un taux d obtention élevé. La majorité des affaires est jugée en moins de deux ans en première instance, en appel, les procédures sont un peu plus longues et vont de deux, trois à quatre années. 36
b) Besoins statistiques en responsabilité civile c) Tarification et problèmes d anti-sélections Les réticences des assureurs résident dans la difficulté d évaluer la rentabilité intrinsèque de ce type de produit. pour sortir de cette spirale, l assureur a en mains l ensemble des données statistiques, besoins et évaluations qui lui permettent, incontestablement, de créer un produit adéquat sur un marché qui est demandeur. ce qui constituerait pour l entreprise mais aussi pour l assureur une source de rentabilité et de prospérité. 37
IV. La stratégie judiciaire Ce domaine très particulier nécessite des compétences et implique plusieurs parties prenantes dont le souscripteur, l assureur, le Conseil en Propriété Industrielle (CPI) et l Avocat. Compte tenu de l extrême spécialisation du domaine de la Propriété Industrielle, l examen par l assureur de l assurabilité du portefeuille de PI nécessite donc de marier des compétences multiples: techniques, économiques et juridiques pour apprécier les risques potentiels de contrefaçon auxquels le déposant est exposé. 38
En fait, l assureur possède tous les outils nécessaires à pouvoir établir ce produit. De même, le Risk Manager, conscient de la valeur des droits de Propriété Industrielle, aura à cœur de garantir ces droits, tout comme il garantit déjà : Les bâtiments, les matériels, la perte d exploitation, la responsabilité civile professionnelle de son Entreprise, etc 39
3EME PARTIE : Offre de couvertures existantes sur le marché ANGLO-SAXON 1) Un marché concentré 2. Garanties deux types d offres a) Offre de type «RC» b) Offre de type»pe» 40
3. Conditions générales a) Nature des actifs couverts b) Portefeuille de titre ou 1 titre unique c) Territorialité d) Exclusions majeures e) Taux de prime f) Franchise 41
4. Modalités de souscription a) Questionnaire b) Audit 5. Capacité 6. Cibles visées 42
4EME PARTIE : Perspective d avenir pour l émergence d une couverture d assurance en PI en France 1. Modèle de couverture recherché 2. Conditions sine que non à l émergence du marché 43
a) Intégration des actifs de PI dans un processus de risk management Identifier ses actifs Vérifier leur validité et leur solidité Hiérarchiser quel poids dans la valeur économique de son entreprise Vérifier son historique de contentieux Définir une stratégie en matière de Propriété Industrielle Enregistrer ses actifs Audit régulier 44
b) Créer une nouvelle branche d assurance Etablir un business plan réaliste Définir un schéma de réassurance adapté Définir une doctrine de souscription permettant de paramétrer les conditions de couverture Créer des partenariats pour faciliter la rédaction d un wording et soutenir le processus de souscription 45
c) Organiser le marché du courtage autour de cette nouvelle branche Relais en terme de communication/marketing Offrir les opportunités de mutualisation 46
CONCLUSION La gestion des risques est un art. Or les droits de Propriété Industrielle constituent une des composantes de la valeur de l Entreprise. Le Directeur Général, à l aide du Risk Manager, doit tirer profit et partie de ces gisements de valeur. Une attaque au droit de la Propriété Industrielle peut porter gravement atteinte à la valeur de l Entreprise. 47
Ce risque doit être géré avec l aide des assureurs pour permettre la confiance et la sécurité ainsi que le développement des Entreprises. On produira ainsi de la valeur en faisant preuve de créativité,en mettant à jour les opportunités de croissance, en innovant dans le traitement du risque et sa couverture. L assureur ne peut qu avoir à cœur de développer sa propre entreprise au côté de celle qu il assure. 48
«Celui qui ne se préoccupe pas de l avenir est condamné au présent immédiat (Confucius)». CORINNE GROSBART Avocat au Barreau de Paris 76, Avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS Tél: 01 45 53 68 34 Fax: 01 45 53 87 94 E mail corinne.grosbart@wanadoo.fr Site internet: http://www.c-grosbart.com 49