LES ACTIONS RELATIVES A LA MARQUE COMMUNAUTAIRE

Conférence I.D.L.O 23-24 février 2007 LES ACTIONS RELATIVES A LA MARQUE COMMUNAUTAIRE Préparée par Maître Richard MICHIOR assisté de Gustave HOTTEGINDRE Présentée par Maître Richard MILCHIOR 1

PROBLEMATIQUES Quelles sont les actions relatives à la marque communautaire? Qui peut les intenter? Devant quel tribunal/organe doivent-elles être dirigées? Quelles en sont les procédures? Quels en sont les effets? 2

PLAN 1.Les actions relevant de la compétence de l O.H.M.I a.les différents types d actions b.le recours interne à l O.H.M.I c. Le recours externe à l O.H.M.I 2.Les actions relevant de la compétence des tribunaux des marques communautaires a. L action en déchéance et en nullité sur demande reconventionnelle b. L action en contrefaçon 3

Point préliminaire: Les langues et l O.H.M.I 5 Langues officielle à l O.H.M.I Le roumain n est pas langue officielle Langue de dépôt: toutes les langues officielles de la CE Le roumain est langue de dépôt Langue de procédure: langue officielle de l O.H.M.I choisie pour la procédure MAIS les parties à la procédure peuvent opter pour une autre langue officielle de la CE Le roumain n est langue de procédure qu en cas d accord des deux parties 4

Point préliminaire: La représentation Pas de représentation obligatoire pour les personnes physiques ou morales avec rattachement effectif dans la CE Représentation obligatoire pour les autres personnes physiques ou morales Exception: le dépôt 5

1. a. Les différentes actions i. Les actions relatives au dépôt de la marque communautaire 1. Les difficultés rencontrées lors du dépôt 2. L action en opposition ii. Les actions relatives à la validité de la marque 1. Les caractéristiques propres à ces deux actions 2. La procédure commune à ces deux actions 6

Point préliminaire: L extension de la marque Le principe: extension des effets de la marque communautaire à la Bulgarie et à la Roumanie Exception: les titulaires de droits antérieurs en Bulgarie ou en Roumanie peuvent restreindre cette extension selon les dispositions de leurs législations nationales 7

i. 1. Les difficultés lors du dépôt Le contrôle de l examinateur Le contrôle de l examinateur porte sur: la requête en enregistrement les indications identifiant le demandeur les produits ou services concernés la reproduction de la marque le paiement de la taxe de dépôt la conformité avec le Règlement d exécution (RE) l absence de motif absolu de refus 8

i. 1. Les difficultés lors du dépôt Deux cas En présence d un motif absolu de refus: L examinateur invite le déposant a retirer ou à modifier sa demande ou à présenter des observations. En présence d une violation des règlements: L examinateur invite le déposant à remédier aux irrégularités. 9

i. 2. L action en opposition: L introduction Le risque d opposition lors d un dépôt: 20% Le demandeur à l action: personne physique ou personne morale Art. 159 bis du RMC: demandes de marque communautaire déposée entre le 01/07/06 et le 31/12/06 peuvent faire l objet d une opposition sur la base d un droit antérieur en Roumanie 10

i. 2. L action en opposition: Les effets L action prospère: la division d opposition refuse le dépôt de la marque communautaire en totalité ou en partie. L action échoue: l opposition est rejetée. 11

i. 2. L action en opposition: Les conditions de fonds titularité sur marque antérieure identique ou similaire + produits ou services similaires + risque de confusion titularité sur marque ou signe antérieur non enregistré + portée plus que locale + droit national donne le droit à son titulaire d interdire une marque plus récente titularité sur une marque antérieure communautaire jouissant d une renommée identique ou similaire + produits ou services non similaires + profit indu pour le déposant 12

i. 2. L action en opposition: Conditions complémentaires Dépôt dans les 3 mois à compter de la publication de la demande de marque Formée par écrit et motivée Preuve du droit invoqué rapportée: la traduction dans une langue O.H.M.I des certificats nationaux est nécessaire (certificats roumains à traduire) Réputée formée qu après paiement de la taxe d opposition (euros) 13

i. 2. L action en opposition: La phase de «cooling off» Date du début de la période: dépôt du mémoire de l opposant transmis au demandeur Durée: en principe 2 mois prolongeable jusqu à 24 mois Objectif: la transaction Jusqu à expiration de cette période, si demande ou opposition retirée ou si transaction a lieu: aucune décision sur les frais et pas de partie perdante 14

i. 2. L action en opposition: La phase contentieuse 1/2 LA PREUVE DE L USAGE: Sur requête du demandeur, l opposant doit prouver: un usage effectif et sérieux au cours des 5 dernières années Preuve de cet usage en principe limitée à des emballages, étiquettes, barèmes de prix, catalogues Pas besoin de traduction de ces preuves dans la langue de procédure sauf demande de la part de l Office un juste motif du non usage Si la preuve n est pas rapportée: rejet de l opposition 15

i. 2. L action en opposition: La phase contentieuse 2/2 LA PROCEDURE: Procédure écrite ou orale Examen de la division d opposition limitée aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties Demandeur peut demander la suspension de la procédure sur le fondement d une action en nullité indépendante Décision: rejet partiel ou total de la demande de dépôt rejet de l opposition avec enregistrement de la demande La partie perdante supporte les frais 16

ii. 1. Les caractéristiques propres L action en déchéance OHMI Les causes de la déchéance: défaut d usage sérieux de la marque pendant 5 ans marque devenue désignation usuelle marque présentant caractère trompeur Les effets de la déchéance: titulaire de la marque déchu de ses droits Effet rétroactif à la date de la demande n affecte pas les contrats conclu et exécutés antérieurement à la décision de déchéance 17

ii. 1. Les caractéristiques propres L action en nullité 1/2 OHMI LES CAUSES: Les causes de nullité absolues: marques contraire à un motif absolu de refus demandeur de mauvaise foi lors du dépôt Art. 159 bis: Pas de contestation de la validité d une marque communautaire étendue à la Roumanie sur le fondement d un motif absolu ne s appliquant qu en raison de l adhésion de la Roumanie Les causes de nullité relatives: Existence d une marque antérieure Existence d un droit antérieur 18

ii. 1. Les caractéristiques propres L action en nullité 2/2 OHMI L exception à la demande de nullité: la forclusion par tolérance S applique au demandeur à l action qui a toléré pendant plus de 5 ans la marque sur son territoire Les effets de la nullité: Marque communautaire annulée et réputée n avoir pas eu d effet dès l origine N affecte pas les contrats conclu et exécutés antérieurement à la décision de nullité 19

ii. 2. La procédure commune à ces deux actions 1/2 OHMI Le demandeur à l action: Nullité absolue et déchéance: personne physique + personne morale + certains groupements Nullité relative: titulaire d une marque ou d un droit antérieur L introduction de la demande: Écrite et motivée Réputée présentée qu après paiement d une taxe 20

ii. 2. La procédure commune à ces deux actions 2/2 OHMI La phase de conciliation: l Office peut inviter les parties à se concilier La phase contentieuse: Les parties se prononcent sur les notifications et les communications La décision de la division d annulation: constate la déchéance ou la nullité de la marque rejette la demande en déchéance/annulation 21

Point de transition: Notification de la décision Les décisions de l O.H.M.I doivent préciser que l acte de recours doit être déposé dans les deux mois à compter de la notification Le principe: sauf preuve de date ultérieure la notification est réputée arrivée le 10e jour après l envoi par la poste de la lettre recommandée avec accusé de réception Le délai de recours pourra donc varier selon la date de réception de la notification. En cas de contestation, c est l O.H.M.I qui doit rapporter la preuve de la date de réception 22

1. b. Le recours interne à l O.H.M.I i. Caractéristiques communes à tous les recours ii.caractéristiques propres à certains recours 23

i. Caractéristiques communes à tous les recours 1/3 Toute décision est susceptible de recours Le recours est toujours suspensif La chambre des recours = organe indépendant Acte de recours: formé par écrit + paiement d une taxe + renseignements prévus au RE Le délai de «révision préjudicielle» D office pour les procédures «ex partes» Avec accord de l autre partie pour les procédures «inter partes» 24

i. Caractéristiques communes à tous les recours 2/3 L examen par la chambre des recours: Examen d office des faits Procédure écrite ou orale Décision (prend effet après 2 mois): Rejette le recours Fait droit à la demande: Renvoie la décision à l instance qui l a prise Tranche au fond L O.H.M.I est lié par les décisions de la chambre des recours 25

ii. Caractéristiques propres à certains recours Le recours contre une décision d un examinateur La chambre des recours doit connaître des arguments du requérant même non exposé devant l examinateur (Baby Dry) Si procédure limitée aux motifs relatifs de refus: examen limité aux demandes des parties Le recours contre une décision de division d opposition Examen limité aux faits et preuves présentés dans les délais 26

1. c. Le recours externe à l O.H.M.I 1/2 LE TPICE: La procédure devant le TPICE: Chambres spécialisées Parties au litiges: partie insatisfaite et O.H.M.I + possibilité autre partie devant la chambre des recours en tant intervenant. Ouverture: incompétence + violation des formes substantielles + du Traité + du Règlements Les pouvoirs du TPICE: De réformation et d annulation Pas de pouvoir d injonction 27

1. c. Le recours externe à l O.H.M.I 1/2 LA CJCE: Saisie comme juge de cassation Pourvoi limité aux questions de droit: Incompétence du Tribunal irrégularités de procédure violation du droit communautaire L O.H.M.I doit prendre les mesures nécessaire pour l exécution de l arrêt de la Cour 28

PLAN 1.Les actions relevant de la compétence de l O.H.M.I a. Les différents types d actions b. Le recours interne de l O.H.M.I c. Le recours externe à l O.H.M.I 2.Les actions relevant de la compétence des tribunaux des marques communautaires a.l action en déchéance et en nullité b.l action en contrefaçon 29

Point préliminaire: Les TMC Sont des tribunaux de première et deuxième instance Chaque État membre doit en désigner «un nombre aussi limité que possible» En France: 1 En Allemagne: 36 Roumanie: O.H.M.I pas encore informée Règles applicables par ces tribunaux: Les dispositions du RMC du RMC Le droit national si la question est hors champ Règle de procédures applicables pour la marque nationale si le RMC n en dispose pas différemment 30

2. a. Compétence des TMC sur demande reconventionnelle Compétence exclusive des TMC Rejet de la demande reconventionnelle si l O.H.M.I a déjà rendu une décision Sursis à statuer si : Le TMC décide d inviter le défenseur à introduire une demande en déchéance ou en nullité devant l O.H.M.I Peut prononcer la déchéance ou la nullité de la marque 31

2. a. Compétence des TMC sur défense au fond Le défendeur doit démontrer: Que le titulaire de la marque pourrait être déchu de ses droits pour usage insuffisant Que la marque pourrait être déclarée nulle en raison de l existence d une droit antérieur Le TMC: Accueille ou rejette l action en contrefaçon Ne prononce pas la déchéance ou la nullité de la marque 32

2. a. Les TMC et la connexité Le TMC sursoit à statuer si la validité de la marque déjà contestée devant un autre TMC ou devant l O.H.M.I L O.H.M.I sursoit à statuer si la validité de la marque déjà contestée devant un TMC Dans ce cas le TMC peut suspendre la procédure qui se poursuit devant l O.H.M.I 33

2. b. L action en contrefaçon 1/2 Compétence exclusive des TMC Le demandeur à l action: le titulaire de la marque Les cas d ouverture: contrefaçon + menace de contrefaçon + constatation de non contrefaçon Les effets de l action: «Ordonnance» des TMC interdisant la poursuite des actes de contrefaçon + mesures nationales 34

2. b. L action en contrefaçon 2/2 Le tribunal compétent: Lieu du domicile ou établissement du défendeur ou du demandeur ou du tribunal espagnol pour connaître de la contrefaçon sur toute la Communauté Lieu de la contrefaçon pour connaître de la contrefaçon que sur le territoire national Le double degré de juridiction En appel: devant le TMC de deuxième instance Possibilité de pourvoi en cassation 35

LES ACTIONS RELATIVES A LA MARQUE COMMUNAUTAIRE MULTUMESC PENTRU ATENTIE 36