INSTITUT CANADIEN. La protection, le transfert et la gestion de la propriété intellectuelle

INSTITUT CANADIEN La protection, le transfert et la gestion de la propriété intellectuelle Les contrats de développement de propriété intellectuelle en technologies de l'information : l'acquisition, l'exploitation et la protection des logiciels Par Stéphane Gilker sgilker@mtl.fasken.com Fasken Martineau DuMoulin s.r.l. Avocats Agents de brevets et de marques de commerce Tour de la bourse Bureau 3400, C.P. 242 800, Place Victoria Montréal (Québec) H4Z 1 E 9 Canada

1. INTRODUCTION Le texte qui suit porte principalement sur les dispositions de propriété et d octroi de licences de propriété intellectuelle («PI») relativement à des contrats de développement de logiciels, d applications multimédia et de sites Web (les «contrats de développement») qui sont conclus entre des fournisseurs indépendants de services de développement des technologies de l information («TI») (les «développeurs») et les clients pour lesquels de tels produits sont mis au point (les «clients»). Ces contrats font habituellement l objet d un projet initié par le client. Les contrats de développement des TI soulèvent des questions intéressantes et souvent empreintes d une certaine complexité à l égard de la propriété et de l octroi de licences de PI. Sauf peut-être pour ce qui est des clauses qui ont trait aux exigences techniques entourant les produits livrables, les dispositions de PI comptent certainement parmi les dispositions les plus importantes et les plus débattues dans le cadre de contrats de développement ne serait-ce qu en raison de leur incidence directe sur le prix, sur la capacité d exploitation de ces produits livrables par le client, incluant sa capacité de générer des revenus grâce à ces produits livrables. La négociation inadéquate de telles dispositions peut entraîner de graves conséquences pour les parties contractantes (et leurs conseillers juridiques). Un client pourrait fort bien se rendre compte qu il a reçu moins que ce qui est nécessaire afin de rencontrer ses besoins minimaux et immédiats pour le prix qu il a payé. Par ailleurs, un développeur pourrait avoir abandonné à un client donné certains droits de PI dans du matériel préexistant qu il utilise habituellement dans la quasi-totalité de ses produits et projets le rendant ainsi pratiquement incapable d exercer ses activités normales au risque d enfreindre les droits de ce client.

- 3 - Nous allons donc examiner, dans les pages qui suivent, certains concepts juridiques clefs utilisés dans la négociation des dispositions de PI retrouvées dans les contrats de développement de produits de TI, ainsi que les moyens possibles d attribuer entre les parties les droits de PI en fonction de la nature des produits (logiciels, sites Web ou multimédias), tout en tentant de mettre l accent sur les conséquences qu entraînent de tels choix. Nous verrons aussi les solutions de rechange éventuelles. 2. QUESTIONS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS LES CONTRATS DE DÉVELOPPEMENT Avant de considérer la question de l attribution de la PI dans les produits logiciels, multimédias et de sites Web entre les développeurs et les clients, l on doit d abord examiner les concepts de nature juridique ou spécifiques aux produits livrables eux-mêmes qui font habituellement partie des dispositions de PI dans les contrats de développement. 2.1 Concepts employés dans l attribution des droits de propriété intellectuelle dans les produits logiciels, multimédias et de sites Web Dans le cadre de négociation de l attribution des droits de PI dans les produits livrables, il existe essentiellement deux types de concepts : (i) les concepts juridiques qui ont trait à la nature juridique des produits livrables ainsi qu aux droits que la législation accorde à ces produits et (ii) les concepts plus «pratiques» portant sur la source et la nature des produits livrables. 2.1.1 Concepts juridiques Les concepts juridiques employés dans le cadre de la négociation de l attribution des droits de PI portent généralement sur la distinction entre les conditions juridiques entourant les produits livrables eux-mêmes («propriété intellectuelle» ou «renseignements confidentiels») par opposition aux droits qui leur sont accordés («droits de propriété intellectuelle» et «droits

- 4 - de confidentialité»), et sur le contexte de développement ou de l attribution légale initiale de titularité d une telle propriété intellectuelle («propriété intellectuelle ou renseignements confidentiels d amont, d aval ou de tiers»). a) Propriété intellectuelle par opposition aux droits de propriété intellectuelle On entend par «droits de propriété intellectuelle», tout droit qui est ou peut être accordé ou reconnu en vertu de toute législation sur les brevets et les droits d auteur, sur la protection des marques de commerce, des dessins industriels et des topographies de circuits intégrés, de même que toute autre disposition statutaire ou tout principe de common law ou de droit civil relatif à la propriété intellectuelle ou industrielle, qu elle soit ou non enregistrée, y compris des droits dans toute application de l un ou l autre des éléments précités. Par ailleurs, on entend par «propriété intellectuelle», l objet visé par la protection que confèrent les droits de propriété intellectuelle, comme par exemple l œuvre (dont les logiciels, protégés à titre de sous-catégorie des œuvres littéraires par la loi canadienne et les conventions internationales en matière de droit d auteur), les exécutions, les découvertes, les inventions, les marques de commerce, les dessins industriels et les topographies de circuits intégrés. Des types différents de propriété intellectuelle appellent des traitements différents. Par exemple, un développeur pourrait vouloir conserver la propriété de tous les droits de brevets applicables à une fonctionnalité informatique brevetable élaborée dans le cadre d un projet, mais être prêt à céder les droits d auteur sur l implémentation précise de cette invention réalisée dans le cadre de ce projet (c est-à-dire, le logiciel lui-même) en sus d une licence non exclusive sur le brevet pour permettre au client d utiliser, de produire et de vendre cette implémentation précise sans enfreindre les droits rattachés au brevet du développeur.

- 5 - b) Droits de propriété intellectuelle par opposition aux droits de confidentialité L expression «renseignements confidentiels» peut être définie comme étant des renseignements communiqués par une partie à une autre dans le cadre d un projet ou, encore, développés par le développeur pour le client dans le cadre de ce projet, qui ne sont pas, dans leur globalité ou dans la configuration et l assemblage exacts de leurs éléments, généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles, qui ont une valeur commerciale, réelle ou potentielle, en raison de leur nature confidentielle ou secrète, à l égard desquels des mesures raisonnables ont été prises, compte tenu des circonstances, pour en préserver la confidentialité. Sont souvent donnés en exemple de renseignements visés, les données, idées, concepts ou savoirfaire techniques, financiers ou commerciaux 1. On entend par «droits de confidentialité», les droits dont une partie peut se prévaloir en droit ou par contrat pour empêcher une autre partie de divulguer ou par ailleurs d utiliser des renseignements confidentiels qui lui ont été divulgués. 1 Se reporter à la définition de «secrets commerciaux» à l article 1711 de la Partie VI, Chapitre 17 (propriété intellectuelle) de l Accord de libre-échange nord-américain : «Chacune des parties assurera à toute personne les moyens juridiques d empêcher que des secrets commerciaux ne soient divulgués à des tiers, acquis ou utilisés par eux, sans le consentement de la personne licitement en possession de ces renseignements et d une manière contraire aux pratiques commerciales honnêtes, dans la mesure où : a) les renseignements sont secrets, en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont généralement pas connus de personnes appartenant aux milieux qui s occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles; b) les renseignements ont une valeur commerciale, réelle ou potentielle, du fait qu ils sont secrets; et c) la personne licitement en possession de ces renseignements a pris des dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, en vue de les garder secrets.»

- 6 - Habituellement, les projets de développement de TI produisent non seulement des œuvres protégées ou des inventions brevetables, mais également des idées, des fonctions, des caractéristiques et des concepts qui peuvent faire l objet d une protection à titre de renseignements confidentiels. Par conséquent, les parties doivent traiter la protection et l attribution de ces renseignements confidentiels de la même manière et avec la même diligence que celles déployées pour d autres types de propriété intellectuelle. Les droits de confidentialité représentent des outils juridiques précieux qui protègent les idées, fonctions, caractéristiques et concepts sous-jacents aux logiciels. Il ne faut pas oublier que les logiciels ne sont pas, pour le moment du moins, aisément protégeables par brevet. De plus, bien que le droit d auteur est utile en vue de protéger les logiciels contre une reproduction non autorisée, la valeur des logiciels réside parfois autant dans les idées, fonctions, caractéristiques et concepts sous-jacents au code que dans le code lui-même. Si l on établit une comparaison avec des œuvres traditionnelles, telles que des tableaux ou de la poésie où la valeur réside davantage dans l expression des idées que dans les idées sous-jacentes elles-mêmes, le code employé pour exécuter les idées, concepts, fonctions ou caractéristiques sous-tendant un logiciel peuvent avoir une valeur moindre pour l utilisateur que les fonctions ou les caractéristiques réelles du logiciel. Bien que la protection qu accorde la loi aux secrets commerciaux ou aux renseignements confidentiels fait partie du concept général de «droits de propriété intellectuelle», la plupart du temps, les parties à un contrat de développement auront déjà conclu une convention de nondivulgation ou une convention de confidentialité à l égard des renseignements qu elles désirent protéger au titre des droits de confidentialité, ou auront inclus une disposition précise portant sur la protection des renseignements confidentiels dans le contrat de développement. Une telle

- 7 - disposition viserait à traiter de manière exhaustive tous les droits et obligations des parties relativement à la protection de leurs renseignements confidentiels. Il importe de s assurer toutefois que si une disposition précise du contrat de développement (ou un autre contrat applicable) régit les droits de confidentialité, des dispositions portant sur l attribution et la protection des droits de propriété intellectuelle ne viendront pas contredire les règles déjà convenues à l égard des droits de confidentialité. La meilleure façon de s assurer sans équivoque possible qu aucun conflit de ce genre ne surviendra consiste à exclure expressément du concept de propriété intellectuelle le concept de renseignements confidentiels et également d exclure expressément du concept de droits de propriété intellectuelle le concept de droits de confidentialité. Il règne une grande polémique entourant la nature des droits de confidentialité : certaines personnes les considèrent comme des droits de propriété exclusive 2 de par leur nature, d autres par contre protégeraient plutôt les renseignements confidentiels au moyen d un contrat, exprès ou implicite, ou en fonction des principes de confiance 3. Dans la mesure où, comme nous le supposons, les renseignements confidentiels ne peuvent pas faire l objet d un droit de propriété exclusive, il est quelque peu difficile de traiter ces droits de confidentialité de la même manière que, par exemple, le droit d auteur qui, quant à lui, peut «appartenir» à quelqu un et, de ce fait, faire l objet de cessions ou de concessions. Ce simple fait justifierait par lui-même qu un tel droit soit traité différemment des droits de propriété intellectuelle. Néanmoins, ce traitement distinct ne justifie pas en soi un manque d harmonie. 2 3 R. c. Stewart 1983, 42 O.R. (2d) 225; infirmé par la Cour suprême du Canada [1988] 1 R.C.S. 963. Matrox Electronic Systems Ltd. c. Gaudreau [1993], R.J.Q. 2449.

- 8 - L équivalence fonctionnelle d une cession ou de l octroi d une licence exclusive, par le développeur au client, en regard de renseignements confidentiels peut se faire de la manière suivante: le développeur s engage à communiquer au client ces renseignements confidentiels; le développeur s interdit de divulguer ces renseignements confidentiels à quiconque; le développeur s interdit de d utiliser ces renseignements confidentiels de quelque manière; et le client se voit reconnaître le droit non restrictif d utiliser ou de divulguer ces renseignements confidentiels. L équivalence fonctionnelle de l octroi d une licence non exclusive, par le développeur au client, en regard de renseignements confidentiels peut, quant à elle, se faire de la manière suivante: le développeur s engage à communiquer au client ces renseignements confidentiels sans toutefois s interdire de les divulguer à des tiers; et le client s interdit d utiliser et de divulguer ces renseignements confidentiels sauf de la manière et pour les fins expressément autorisées par le développeur (soit, généralement, dans la seule mesure requise afin de permettre au client de se prévaloir de ses droits et de se conformer à ses obligations suivant le contrat).

- 9 - c) Propriété intellectuelle ou renseignements confidentiels d amont par opposition à propriété intellectuelle ou renseignements confidentiels d aval La plupart des projets de développement se traduisent par l utilisation d éléments préexistants de propriété intellectuelle, ou «propriété intellectuelle d amont», consistant en des éléments de propriété intellectuelle dont l ensemble ou une partie des droits de propriété intellectuelle appartiennent à une des parties préalablement à la prestation de tout service rendu par le développeur au client aux termes du contrat de développement, ou dont elle acquiert la propriété indépendamment de tels services, ainsi que par l utilisation de «renseignements confidentiels d amont», soit, en ce qui concerne une partie donnée, les renseignements confidentiels connus ou développés par cette partie préalablement à la prestation de tout service rendu par le développeur au client aux termes du contrat de développement ou qui sont indépendants de tels services. D une part, il n est pas rare qu au moins une partie d un logiciel développé aux termes d un contrat de développement comporte de la propriété intellectuelle d amont du développeur, comme par exemple les modules de logiciels, routines ou sous-programmes du développeur existants préalablement à la date de signature du contrat de développement ou, encore, développés indépendamment du projet visé par ce contrat et, donc, sans que le client n en assume le coût ni n y contribue autrement (par exemple, par l apport d idées ou concepts de nature confidentielle sur la base desquels le logiciel sera développé). Un développeur voudra généralement réutiliser de tels modules, routines ou sous-programmes préexistants dans le cadre du projet régi par le contrat de développement, dans la mesure où ils répondront aux exigences d un tel projet, ne serait-ce qu en raison du fait que ceci réduira les incertitudes et risques liés au

- 10 - respect de l échéancier de développement, aux coûts de développement et aux défaillances usuelles affectant tout nouveau développement d une certaine complexité. D autre part, le client pourrait fournir au développeur des éléments de propriété intellectuelle qu il a lui-même développés ou qui lui appartiennent. L on peut penser à des projets de développement de sites Web pour lesquels le client fournit habituellement du texte, des images et des logos qui lui sont associés ou qui ont trait à ses activités commerciales, ses produits ou services et qui doivent être intégrés dans l interface graphique de son site Web. On entend par «propriété intellectuelle d aval», toute propriété intellectuelle créée par le développeur pour le client dans le cadre du projet, soit, dans certains projets, l essentiel du matériel livrable au client aux termes du contrat de développement, et dont les coûts de développement auront, de ce fait, été assumés par le client. Par ailleurs, l expression «renseignements confidentiels d aval» pourrait se définir comme tout renseignement confidentiel que le développeur aura conçu, élaboré ou compilé pour le client dans le cadre du projet. La plupart du temps, le client tiendra pour acquis que la quasi-totalité, sinon la totalité, des produits livrables fournis aux termes du contrat de développement constituera, de par sa nature, une propriété intellectuelle d aval et des renseignements confidentiels d aval et, qu en ayant défrayé les coûts de développement, il en sera, de ce fait, le titulaire. Or, souvent, une telle présomption est fausse tant en fait qu en droit. En faits, puisqu une certaine partie de ce que le développeur fournit normalement constituera une propriété intellectuelle et des renseignements confidentiels d amont du développeur ou de tiers. En droit, puisque, comme nous le verrons au paragraphe 2.3 ci-après, la plupart du temps, les lois applicables en matière de PI accorderont

- 11 - initialement au développeur, et non au client, la titularité des doits de propriété intellectuelle que le développeur aura développé aux termes d un contrat de développement conclu avec un client,. Afin de s assurer que certains droits, à tout le moins dans les produits livrables, soient accordés au client, le contrat de développement devra donc nécessairement prévoir des dispositions expresses de cession ou d octroi de licences (ou leur équivalent fonctionnel relativement aux renseignements confidentiels). d) Propriété intellectuelle de tiers On entend par «Propriété intellectuelle de tiers», toute propriété intellectuelle dont la totalité ou dont une partie des droits de propriété intellectuelle appartiennent à une partie autre que le développeur ou le client. Il existe essentiellement deux types de propriété intellectuelle de tiers dont il faut tenir compte dans le cadre d un projet de développement : la propriété intellectuelle de tiers intégrée dans les produits livrables («propriété intellectuelle de tiers intégrée») et la propriété intellectuelle de tiers qui, bien que non intégrée dans les produits livrables, est nécessaire à l utilisation normale des produits livrables ou, encore, à leur modification, support ou maintenance («propriété intellectuelle de tiers complémentaire»). Cette dernière peut comprendre une trousse de développement logiciel et les outils employés pour développer le logiciel personnalisé («Software Development Kits» ou «SDK») ou des logiciels de type «run time» qui doivent être exécutés simultanément aux produits livrables afin que ces derniers puissent fonctionner adéquatement.

- 12 - e) Compilation La notion de «compilation» est un concept lié au droit d auteur. L article 2 de la Loi sur le droit d auteur (Canada) définit l expression «compilation» comme «les œuvres résultant du choix ou de l arrangement de tout ou partie d œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de données». L article 101 Copyright Act américain définit, quant à lui, l expression «compilation» comme «a work formed by the collection and assembling of preexisting materials or of data that are selected, coordinated, or arranged in such a way that the resulting work as a whole constitutes an original work of authorship». Au Canada et aux États-Unis, les compilations sont donc protégées par le droit d auteur dans la mesure où elles résultent d un choix original ou d un arrangement original de matériel ou de données préexistants, y compris d œuvres préexistantes protégées ou non par droit d auteur. Les droits dans une compilation ne sont pas rattachés à ses composantes individuelles mais bien à la compilation dans son ensemble, c est-à-dire au choix ou à l arrangement original de ces composantes individuelles. Ainsi, la création et l exploitation d une compilation nécessitent évidemment l autorisation des titulaires de toute œuvre protégée par droit d auteur comprise en totalité ou en partie dans la compilation. En d autres termes, tant la création que l exploitation d une compilation constituée d œuvres protégées par droit d auteur nécessite l autorisation des titulaires de droits d auteur dans les œuvres ainsi intégrées dans cette compilation. L auteur de la compilation n acquiert aucun droit dans ces œuvres individuelles (autre que les droits que le titulaire du droit d auteur dans ces œuvres individuelles pourra lui accorder aux fins de leur incorporation dans la compilation et aux fins de l exploitation de ces œuvres individuelles; à titre de composante de cette compilation). Il sera néanmoins titulaire du droit d auteur sur le choix ou à l arrangement original de ces œuvres individuelles. Ainsi, personne, y compris les titulaires du

- 13 - droit d auteur des éléments de la compilation, ne sera habilité à reproduire ou autrement exploiter la compilation ou une partie importante de celle-ci sans l autorisation de l auteur de la compilation. De ce fait, sous réserve des droits des titulaires du droit d auteur sur les œuvres comprises dans la compilation, le titulaire du droit d auteur de la compilation se verra reconnaître, à l égard de sa compilation, les mêmes droits que ceux reconnus à tout autre titulaire du droit d auteur. Comme l on peut le constater, le concept de compilation peut se révéler un outil fort utile dans la négociation de l attribution de la propriété de logiciels, produits multimédias ou sites Web. Ainsi, même si un développeur refuse de céder au client les droits de propriété intellectuelle d amont et d aval sur les produits livrables, il pourra convenir de concéder une licence exclusive ou même de céder au client les droits d auteur afférant à la compilation constituée du choix ou de l arrangement de toute propriété intellectuelle d amont, d aval et même de tiers intégrée dans le produit livrable. Cette solution assurera au développeur la possibilité de réutiliser tout élément de propriété intellectuelle intégré au produit livrable tout en conférant au client l exclusivité de l assemblage particulier de ces éléments que constitue le produit livrable lui-même. 2.1.2 Concepts pratiques Bien que les concepts juridiques mentionnés ci-dessus confèrent, dans nombre de cas, suffisamment de souplesse pour permettre aux parties de convenir d une attribution acceptable de la propriété des droits afférents à des produits essentiellement technologiques (tel que le développement de logiciels), d autres concepts pourraient se révéler utiles, parfois même

- 14 - nécessaires, dans l attribution de la propriété des projets associés à la création à la fois de logiciels et de «contenu» tels que des produits multimédias et des sites Web. a) Contenu / logiciel Le concept de «contenu» porte essentiellement sur toute interface humaine du produit livrable soit, en fait, tout ce que l utilisateur peut «voir» ou «entendre», tel que du texte, des images et des éléments sonores (y compris de la musique et des enregistrements de voix ), visuels ou audiovisuels (y compris des prestations visuelles ou audiovisuelles d artistes interprètes), fixes ou animés. Il pourrait également comprendre des photographies ou autres fixations de l image ou de la voix d un individu. Le concept de contenu diffère de celui de «logiciel» qui vise les instructions destinées à être «lues» et «exécutées» par un processeur afin d exploiter, de donner des instructions, de manipuler, d avoir accès ou d affecter autrement le fonctionnement ou l exploitation d un produit multimédia ou de sites Web ou encore de leur contenu. Le concept de «logiciel» inclut donc tout code ou instruction sous-tendant l affichage ou l interactivité des contenus de produits multimédias et sites Web (tels que les codes HTML, scripts, interfaces de passerelle commune (CGI)). Les concepts de «contenu» et de «logiciel» peuvent se révéler des outils fort utiles dans l attribution de la propriété des produits multimédias ou de sites Web, notamment dans les cas où un développeur pourrait n attribuer aucune valeur réelle au fait de se réserver un droit dans le contenu mais vouloir se réserver un droit d utilisation de tous les éléments du logiciel soustendant ce produit multimédia ou site Web. Ces concepts pourraient aussi être utiles dans les cas

- 15 - où le client pourrait n attacher aucune valeur réelle aux droits sur le logiciel lui-même mais vouloir s assurer que le contenu ne sera utilisé que par et pour lui-même. Dans un tel cas, les parties pourront convenir que tous les droits de propriété intellectuelle sur le contenu seront attribués (en fait, cédés) au client qui se verra de plus octroyer une licence non exclusive l autorisant à utiliser le logiciel mais uniquement en association avec ce contenu (tel que celui-ci pourra être modifié de temps à autres). Le développeur quant à lui, conservera tous les droits de propriété intellectuelle dans le logiciel. b) Contenu générique / contenu spécifique La distinction entre logiciel et contenu pourra, dans certains cas, ne pas suffire à répondre aux exigences des parties. Par exemple, un développeur de sites Web pourra utiliser des modèles standards de pages Web développés dans le cadre de projets antérieurs et désirer pouvoir les réutiliser pour des projets à venir. Il pourrait également avoir développé des menus d aide, des icônes ou d autres matériels standards qu il pourra vouloir utiliser dans des projets à venir. Dans certaines situations, le client pourra trouver acceptable que le développeur conserve la propriété du contenu «générique», c est-à-dire le contenu qui n est pas spécifique aux clients ni au produit développé pour le client, tout en insistant sur le fait que tout contenu spécifique aux clients ou développé pour le client lui soit cédé (ou, du moins, qu il fasse l objet d une licence exclusive). Le contenu spécifique peut comprendre des éléments qui incluent le nom du client ou d autres renvois au client, qui revêtent une valeur de «marque de commerce» pour le client ou qui renvoient à ses activités commerciales, à ses produits ou services. Dans le cas d applications

- 16 - de jeux multimédia, le contenu spécifique pourrait comprendre l intrigue, les règles de jeux, le scénario, les dialogues, les personnages, les paysages, la musique et d autres contenus similaires. Le contenu «générique» peut comprendre des modèles de pages Web standards, du texte standard, des instructions, menus d aide ou icônes standards et, dans le cas de jeux multimédia, des éléments d interface standards tels que des paysages ou immeubles «génériques» ou d autres éléments génériques de décor ou paysage, des bruits et des effets sonores standards ainsi que des personnages et des costumes «anonymes», non spécifiques ou personnalisés à l application du client. Si, le client désire réutiliser de tels contenus standards dans le cadre de projets futurs, tels que des suites d un jeux, celui-ci doit s assurer que les droits de propriété intellectuelle dans les éléments protégeables, comme des personnages ou les détails d un décor, créés par le développeur à partir des idées ou des concepts proposés par le client, seront cédés au client, ou du moins, feront l objet d une licence. c) Logiciels génériques / logiciels spécifiques Tout comme pour le contenu, les parties pourraient vouloir différencier les composantes logicielles en fonction de leur nature «spécifique» ou «générique». D une part, nombreux sont les développeurs qui insisteront (ou devraient insister) pour conserver les droits de propriété intellectuelle dans toute composante logicielle (tel que des routines, sous-programmes ou outils logiciels d application générale) qu ils seront susceptibles de pouvoir réutiliser dans des projets futurs.

- 17 - D autre part, le client pourrait insister pour conserver la propriété de toute composante logicielle développée pour son compte et qu il a payée et ce, a fortiori, si de telles composantes sont fondées sur des idées ou concepts inédits qu il aura proposé ou qui pourraient lui conférer un avantage concurrentiel. Comme on peut donc le constater, les négociations liées à la propriété des droits sur les composantes des produits livrables peuvent se révéler particulièrement ardues du fait que des intérêts sérieux et légitimes pourraient être en jeu pour chacune des parties. Dans certains cas, certaines impasses ne pourront être dénouées par une attribution «pure et dure» des droits de propriété intellectuelle qui ne serait fondée que sur la nature des éléments en cause. La solution nécessitera fréquemment que les parties aient recours à des attributions tenant compte, de plus, d autres critères tels que le territoire, le marché, la durée ou qui nécessiteront le paiement de compensations, par l une des parties, fondées sur l exploitation des éléments concernés par cette partie. d) Connaissances résiduelles Dans le cadre de négociations sur l attribution des droits de propriété intellectuelle et sur les obligations de confidentialité, les développeurs font souvent état de leur préoccupation quant à leur capacité de poursuivre leurs activités commerciales d une manière légitime sans risquer d enfreindre les droits des clients en raison de la création ou de la réutilisation, non intentionnelle ou par inadvertance, de la propriété intellectuelle cédée ou concédée en exclusivité au client, ou en raison de la réutilisation ou de la communication de renseignements confidentiels développés pour le client dans le cadre d un projet.

- 18 - Un client confronté à une telle demande devrait, s il y consent, assujettir son autorisation, à tout le moins, aux restrictions suivantes : - aucune utilisation ou communication de connaissances résiduelles ne devrait être faite à un concurrent du client; - aucune utilisation ou communication de connaissances résiduelles ne doit comprendre les renseignements confidentiels d amont du client; - une telle utilisation ou communication autorisée ne doit pas comprendre de renvoi explicite ou implicite au client, à ses activités commerciales, à ses produits ou à ses services; - une telle utilisation ou communication autorisée ne doit pas entraîner une atteinte à quelque droit de propriété intellectuelle du client ou d un tiers; - une telle utilisation ou communication autorisée ne doit pas empêcher le client ou un tiers, ni par ailleurs porter atteinte au droit du client ou d un tiers, de présenter une demande relative à des droits de propriété intellectuelle ou de se les voir accorder, comme par exemple des brevets. 2.2 Attribution initiale de la propriété Afin de pouvoir attribuer les droits de propriété intellectuelle sur les produits livrables entre les parties, il est évidemment essentiel de savoir quelle partie est titulaire initiale de ces droits, d une part, et de connaître les modalités de transfert de ces droits leur étant disponibles. Eu égard à l objet du présent document, nous limiterons notre étude aux droits d auteur et aux brevets.

- 19-2.2.1 Droits d auteur En vertu des législations canadienne et américaine sur le droit d auteur, l auteur d une œuvre est le premier titulaire des droits d auteur sur celle-ci. Une exception importante existe toutefois lorsque l œuvre créée l est par un auteur «employé en vertu d un contrat de louage de service ou d apprentissage» en vertu de l article 13 (3) de la Loi sur le droit d auteur (Canada) 4 («loi canadienne sur le droit d auteur») ou, encore, un «work made for hire» au sens de l article 101 du titre 17 du United States Code («loi américaine sur le droit d auteur»). Dans ces deux cas, la personne ayant employé l auteur ou ayant retenu ses services sera le premier titulaire du droit d auteur. L article 13 (3) de la loi canadienne sur le droit d auteur édicte que «Lorsque l'auteur est employé par une autre personne en vertu d'un contrat de louage de service ou d'apprentissage, et que l'œuvre est exécutée dans l'exercice de cet emploi, l'employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur; [ ].». Ce paragraphe établit donc le principe suivant lequel l'employeur est le «premier titulaire» des droits d'auteur sur l œuvre réalisée par l'employé dans le cadre de son emploi, et non que l'employé «cède» ou est «réputé avoir cédé» ses droits d'auteur à l'employeur. Cette disposition constituant une exception au principe suivant lequel l'auteur est le premier titulaire du droit d'auteur sur son oeuvre, elle fait donc l'objet d'une interprétation restrictive par les tribunaux. Ainsi, afin de se prévaloir d'une telle exception, l'employeur doit démontrer que l'auteur de l œuvre était, lors de la réalisation de celle-ci, un «employé» suivant 4 L.R.C., 1985, ch. C-42

- 20 - le sens donné à cette expression selon les lois en matière de droit de travail, par opposition à, par exemple, un entrepreneur indépendant ou à un fournisseur de service. Ainsi, le juge Macerola J. concluait, dans Amusements Wiltron Inc. c. Mainville, 5, que bien que le défendeur Mark Kraml ait pu recevoir de la demanderesse Amusement Wiltron une somme d un quart de million de dollars afin de développer un logiciel de jeux de poker électronique, Mark Kraml n étant pas un employé de Wilton et, n ayant pas cédé ses droit au moyens d un écrit signé au bénéfice de Wilton, le défendeur était demeuré titulaire des droits d auteurs sur le logiciel en cause : Mark Kraml était-il un employé au sens de la Loi sur le droit d'auteur (5) comme le prétend la demanderesse, ou avait-il une relation d'affaires avec la compagnie Wiltron et agissait-il à ce titre comme entrepreneur indépendant? Aux fins de détermination de la relation employeur-employé au sens de l'article 13(3), il faut distinguer entre le «contract of service» et le «contract for service». «Cette distinction semble correspondre à la distinction faite en droit civil québécois entre le contrat de louage de services et le contrat d'entreprise.» À titre d'analogie, nous examinerons la jurisprudence en relations du travail ou en droit fiscal. Cette jurisprudence a dégagé, entre autres, quatre critères principaux permettant d'établir soit le statut fiscal d'un travailleur, soit la relation employeur-employé: 1. Propriété des outils; 2. Contrôle ou le lien de subordination; 3. Risque de pertes ou possibilités de profit; 4. L'intégration du travailleur à l'entreprise. 5 [1991] R.J.Q. 1932.

- 21 - Ainsi, pour l'employé, le lien de subordination doit peser plus lourd que les facteurs d'indépendance ou d'autonomie pouvant fonder le statut d'entrepreneur (8). La prestation de travail n'est pas exclusive au contrat de travail. Par exemple, le mandataire et l'entrepreneur indépendant fournissent, eux aussi, un travail. Le travail de l'employé est cependant subordonné. [...] En effet, à la différence [...] de l'entrepreneur indépendant, l'employé se place dans une situation de subordination juridique par rapport à son employeur quant à la façon de s'exécuter.[...] Dans le cas de la subordination juridique au sens large, le contrôle porte non pas sur la façon d'exécuter le travail, mais plutôt sur la régularité convenue de son accomplissement, comme sur la qualité de son exécution. Il s'agit en somme d'une «obligation personnelle d'être au poste et de fournir soi-même un rendement satisfaisant et vérifiable de façon régulière (... ou encore d'une) exigence très précise de rendement personnel sous surveillance». Concrètement, un certain nombre d'indices, variables selon les situations, permettront de conclure qu'une personne se trouve ainsi à travailler pour une autre: celle-ci, directement ou par ses représentants, assigne périodiquement le travail; le salarié doit être présent au lieu du travail avec une certaine régularité, ou, à tout le moins, participer à des réunions du personnel au cours desquelles se discute la marche du travail, ou encore fournir des rapports portant sur l'emploi du temps. De tels éléments permettent de conclure à l'existence d'un contrôle de la qualité et de la quantité de travail fourni; la fonction à accomplir est ainsi encadrée par l'employeur. S'il y a manquement de la part du salarié aux exigences de ce «cadre de travail», à cette obligation de rendement, s'exercera le pouvoir disciplinaire de l'employeur, manifestation à l'endroit du salarié du pouvoir général de direction de l'entreprise qui appartient à l'employeur. Donc, celui qui travaille dans un tel contexte a bien accepté de s'intégrer à l'entreprise d'autrui. Il travaille pour autant dans un contexte de sujétion juridique à la mesure de ses obligations à l'endroit de l'employeur.

- 22-1. Propriété des outils Mark Kraml, tout au long de sa relation d'affaires avec la compagnie Wiltron, a toujours travaillé chez lui, sauf pendant trois (3) ou quatre (4) mois où on lui avait demandé d'installer le réseau informatique dans les nouveaux locaux de la compagnie. Il avait alors apporté son ordinateur personnel et continué à travailler à ses propres programmes. Il avait ses propres outils de travail (son ordinateur et son équipement, en plus d'un ordinateur que la compagnie Wiltron a dû fournir pour lui permettre d'effectuer spécifiquement les modifications à des puces se plaçant sur les plaquettes CoinMaster). Une vieille automobile lui était fournie mais il devait en défrayer les dépenses. 2. Contrôle ou le lien de subordination Il ressort de la preuve que la demanderesse n'a pas ou peu de contrôle sur le travail ni sur l'horaire de travail de Mark Kraml. M. Halwacks lui indique ses préférences, explique qu'il désire obtenir telle modification de graphique, tel agencement de couleur, mais ne lui indique en aucun moment la façon de procéder. Il est indépendant dans sa méthode de travail. De plus, la compagnie n'avait pas accès aux banques de routines ou de modules qu'avait conçues M. Kraml. 3. Risque de pertes et possibilités de profit La preuve révèle que ses honoraires dépendent en partie du travail effectué. Si les programmes ne fonctionnent pas, il n'est pas payé pour son travail et assume ainsi la perte reliée à son inefficacité.

- 23-4. Intégration à l'entreprise M. Kraml travaille chez lui et travaille pour d'autres clients pendant sa relation d'affaires avec Wiltron. Il travaille aussi à son propre projet de jeu de poker. Par ailleurs, un grand pourcentage de son temps de travail est consacré à la compagnie Wiltron. Toutefois, pour déterminer si un travailleur est intégré à l'entreprise, l'on doit analyser certains indices qui permettent d'apprécier cette intégration: recevoir des ordres d'un supérieur, être présent sur les lieux de travail, fournir des rapports portant sur l'emploi du temps. Si l'on retrouve plusieurs de ces éléments, le travailleur a bien accepté de s'intégrer à l'entreprise d'autrui, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De plus, ses honoraires lui étaient versés sans déductions à la base, ce qui équivaut, de la part de la compagnie, à une reconnaissance implicite du statut de travailleur autonome. Tous les autres employés apparaissaient aux livres comptables de la compagnie sauf Mark Kraml. La demanderesse n'a pas convaincu le Tribunal par prépondérance de preuve qu'il existait un lien de préposition entre Mark Kraml et la compagnie Wiltron. Enfin, si les deux parties admettent que M. Kraml a, effectivement, travaillé au siège social de Wiltron à Sainte-Thérèse, M. Kraml soutient qu'il l'a fait comme entrepreneur indépendant pour installer le système informatique de Wiltron, qui venait d'aménager dans ses nouveaux locaux. Pour sa part, Wiltron y voit là l'intégration d'un employé au siège social maintenant adéquat pour recevoir l'employé. Ce dernier fait n'est pas non plus probant pour la demanderesse, apprécié dans l'ensemble de la preuve offerte. L'article 13(3) de la loi ne peut donc pas s'appliquer et l'on revient au principe général de l'article 13(1): en l'absence d'un écrit, il y a lieu d'appliquer l'article 13.1, qui dispose que «[s]ous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'auteur d'une oeuvre est le premier titulaire du droit d'auteur sur cette œuvre».

- 24 - Mark Kraml est donc titulaire des droits d'auteur sur le logiciel de jeu de poker constitué à partir de sa propre banque de 250 modules. Il n'a jamais cédé valablement et par écrit ses droits de reproduction sur ce logiciel, tel qu'exigé par la loi à l'article 13(4)[ ]». Soulignons aussi l'existence d'un certain courant jurisprudentiel, au Canada, qui tend à reconnaître à l employeur la titularité des droits d'auteur sur une oeuvre réalisée par une personne occupant à la fois un rôle d'employé et un rôle soit de dirigeant, de fondateur ou d actionnaire unique de l'entreprise 6. Finalement, l exception prévue à l article 13(3) de la loi canadienne sur le droit d auteur cédera le pas devant une «stipulation contraire» intervenue entre l'employeur et l'employé, laquelle peut probablement être verbale. Le droit américain est, quant à lui, plus large que le droit canadien en ce qui concerne le concept d un «work made for hire». Ce concept porte non seulement sur les œuvres exécutées dans le cadre d une relation employé/employeur (au sens des règles de droit relatives au 6 Orbitron Software Design Corp. v. M.I.C.R. Systems Ltd. (1990), 32 C.P.R. (3d) 414; Dubois v. Systèmes de Gestion et D'analyse de Données Média, Média-Source Canada Inc. (1991), 41 C.P.R. (3d) 92; Y. Gendreau, «La titularité des droits sur les logiciels créés par un employé», 12 C.I.P.R. 147.

- 25 - mandat 7 ), mais également sur les «œuvres demandées ou commandées pour être employées comme œuvre collective, dans le cadre d un film ou d une autre œuvre audiovisuelle, comme traduction, œuvre additionnelle, compilation, texte de directives, essai, documentation de réponse sur des essais ou comme atlas si les parties conviennent expressément, dans un document écrit qu elles auront signé que l œuvre constituera une œuvre exécutée dans l exercice d un emploi». Par conséquent, en vertu du droit américain, les œuvres assujetties à la règle du «work made for hire» peuvent comprendre les œuvres créées par des entrepreneurs indépendants dans la mesure où elles entrent dans l une des catégories d œuvres énumérées dans la définition de «work made for hire» et dans la mesure où les parties auront conclu un contrat écrit dans lequel elles reconnaissent que ces œuvres constituent des œuvres assujetties à cette règle. Or, selon la cause MacLean Associates, Inc. c. Wm. M. Mercer-Meidinger-Hansen, Inc. 8, un programme informatique n entre pas dans les catégories des œuvres énumérées dans cette définition. Par conséquent, un programme informatique ne pourra constituer un «work made for hire» que dans la mesure où il aura été élaboré dans le cadre d un véritable emploi (comme c est le cas au Canada). 7 Conformément à la décision de la cour suprême des États-Unis dans la cause Community for Creative Non-Violence et al. v. Reid, 490 U.S. 730 (1989), les critères non exhaustifs suivants sont employés pour établir l existence d une relation employé/employeur au sens donné aux règles de droit relatives au mandat : (1) l œuvre exécutée dans les locaux de l employeur, lequel fournit l équipement et d autres moyens permettant la création de l œuvre; (2) l employeur exerce un contrôle sur l employé (c.-à-d., l employeur contrôle l horaire de l employé dans le cadre de la création de l œuvre, il a le droit d assigner d autres tâches à l employé, il établit le mode de rémunération ou il a le droit d engager des adjoints à l employé) et (3) le statut de l employeur et le déroulement de ses affaires (c.-à-d., l employeur est en affaire pour produire de telles œuvres, il prévoit des avantages pour l employé, ou il retient à la source l'impôt sur le revenu de l employé).

- 26 - Lorsque vient le temps de négocier la propriété des droits d auteur dans un logiciel, un produit multimédia ou un site Web développé par un entrepreneur indépendant, en l absence d une cession écrite et signée, par le développeur au bénéfice du client, des droits d auteur dans ce logiciel, produit multimédia ou site Web 9, le développeur, et non pas le client, sera le titulaire de tous les droits d auteur dans ce logiciel, produit multimédia ou site Web. 2.2.2 Brevets En vertu de la législation canadienne et américaine, l «inventeur» est la personne habilitée à déposer une demande de brevet portant sur une invention. 10 Bien que le droit canadien et américain diffère quelque peu, il semble juste de préciser que, sauf dans les cas où l inventeur est expressément embauché à des fins d invention, s il n existe aucune disposition expresse prévoyant une cession des droits sur l invention dans le contrat d emploi, l employé-inventeur, et non pas l employeur, sera habilité à déposer une demande de brevet et à se voir délivrer le brevet pour une telle invention 11. Par conséquent, les droits dans toute invention développée par un développeur dans le cadre d un contrat de développement appartiendraient au développeur et non au client. De ce fait, les parties à un contrat de développement devraient fonder leurs négociations sur le principe selon lequel le développeur est habilité à obtenir les brevets et à détenir 8 9 952 F 2d 769. Paragraphe 13(4) de la loi canadienne sur le droit d auteur et paragraphes 201 d) et 204 a) de la loi américaine sur le droit d auteur. 10 Paragraphe 27(1) de la Loi sur les brevets (L.R.C. 1985, ch. P-4) et article 111, United States Code, Titre 35 Patents. 11 Comstock Canada c. Electec, 1991, 38 Canadian Patent Reporter (3d) 29

- 27 - l ensemble des droits aux termes des brevets délivrés à l égard de toute invention conçue et réduite à la pratique par le développeur dans l exécution du contrat de développement. 2.3 Attribution des droits de propriété intellectuelle dans les logiciels, produits multimédias et sites Web 2.3.1 Critères employés pour l attribution des droits de propriété intellectuelle Plusieurs facteurs doivent être pris en compte dans la négociation de l attribution des droits de propriété intellectuelle dans les logiciels, produits multimédias et sites Web développés par un développeur pour un client. Parmi ces facteurs : - la prise en charge des coûts de développement par le client ou le développeur, - la nouveauté des idées ou des concepts sous-jacents aux produits livrables, - la partie à l origine des idées ou des concepts sous-jacents aux produits livrables, - la propriété de toute propriété intellectuelle d amont ou de tout renseignement confidentiel d amont sous-tendant le développement des produits livrables, - tout avantage concurrentiel que les produits livrables sont susceptibles de conférer aux parties, et - la valeur des produits livrables pour les concurrents du client.

- 28-2.3.2 Allocation des droits a) Logiciel (i) Propriété intellectuelle d amont du client Normalement, le développeur aura besoin d une licence (non exclusive) du client l autorisant à «utiliser» 12 l ensemble de la propriété intellectuelle d amont du client nécessaire afin de se conformer à ses obligations aux termes du contrat. (ii) Propriété intellectuelle de tiers Pour sa part, le client pourra vouloir s assurer qu aucune propriété intellectuelle de tiers ne soit utilisée dans le développement des produits livrables, ni aux fins «d utilisation» 13 normale des produits livrables, sauf s il en est préalablement avisé par écrit et sauf s il est convaincu de pouvoir obtenir tous les droits nécessaires, à des conditions acceptables, afin de pouvoir utiliser les produits livrables dans la pleine mesure raisonnablement anticipée. (iii) Propriété intellectuelle d amont du développeur Le client pourra également vouloir s assurer qu aucune propriété intellectuelle d amont du développeur ne soit utilisée dans le cadre du développement des produits livrables, ni que «l utilisation» 14 normale des produits livrables 15 ne soit tributaire de «l utilisation» 16 de quelque propriété intellectuelle d amont du développeur, sauf s il en est préalablement avisé par écrit et sauf si une telle propriété intellectuelle d amont du développeur fait l objet d une licence, 12 L expression «utilisation» s entend de tout acte qui, s il est commis sans l autorisation du titulaire de tout droit de propriété intellectuelle applicable, constituerait une atteinte à un tel droit. 13 Voir définition de l expression «utilisation» à la note 12. 14 Voir définition de l expression «utilisation» à la note 12. 15 Voir définition de l expression «utilisation» à la note 12.

- 29 - normalement non exclusive, en permettant l utilisation en association avec ces produits livrables, tels que ceux-ci peuvent être modifiés de temps à autre. Dans la mesure où le client désire être en mesure d exploiter les produits livrables sans restriction aucune, il devra insister sur l ajout de modalités selon lesquelles toute licence obtenue en regard des composantes pour lesquelles les droits ne lui auront pas été cédés, pourront être cédées et faire l objet des sous-licences sans restrictions quant aux paliers de délégations, les licences étant généralement présumées personnelles à leur bénéficiaires. (iv) Propriété intellectuelle d aval Le client doit se rappeler que, sauf cession écrite expresse, le développeur demeure le titulaire de toute propriété intellectuelle d aval. S il n est pas inhabituel pour les développeurs de céder au client les droits de propriété intellectuelle dans la propriété intellectuelle d aval, ou du moins, une partie de cette propriété intellectuelle, les développeurs font preuve à l occasion d une vive résistance à l égard de telles cessions, préférant conserver cette propriété et n octroyer plutôt qu une licence, exclusive, non-exclusive ou «unique» («sole») 17, au client. Plus les critères mentionnés au paragraphe 2.3.1 pointeront en faveur du client, meilleures seront ses chances d obtenir une cession des droits de propriété intellectuelle dans la propriété intellectuelle d aval. Un des moyens possibles de résoudre les désaccords sur l attribution des droits dans la propriété intellectuelle d aval est de distinguer les composantes de celles-ci en fonction de leur 16 Voir définition de l expression «utilisation» à la note 12.

- 30 - importance ou utilité respective pour chacune des parties. Par exemple, l on pourrait permettre au développeur de conserver certains éléments de propriété intellectuelle d aval, tels que les modules ou les routines qui pourraient lui être utiles ou nécessaires dans le cadre d autres projets et accorder au client une licence non exclusive dans de tels éléments. De plus, si les droits dans la propriété intellectuelle d aval sont cédés au client, le développeur peut se réserver ou, plus exactement, se faire accorder une licence non exclusive l autorisant à utiliser tout ou partie de la propriété intellectuelle d aval ainsi cédée au client, laquelle licence peut faire l objet de restrictions d utilisation visant les concurrents du client, à tout le moins dans tout territoire d exploitation du client. Une telle licence peut en outre être octroyée en contrepartie du paiement, par le développeur au client, de redevances fondées sur l exploitation de la propriété intellectuelle d aval ainsi cédée ou, encore, en contrepartie d une réduction des coûts de développement. Si, par ailleurs, le client accepte que ses droits dans la propriété intellectuelle d aval se limitent à une licence non exclusive, il tentera de rédiger cette licence d une manière à lui permettre tous les types d utilisation ou d exploitation qu il aurait pu entreprendre en qualité de titulaire d une telle propriété intellectuelle d aval. Le client insistera également pour inclure des modalités permettant que cette licence puisse être cédée et faire l objet de sous-licences sans limite de paliers de sous-délégation. 17 Soit une licence au client assortie d un engagement de la part du développeur à l effet de n octroyer aucune autre licence à quiconque, le développeur se réservant toutefois le droit d utiliser lui-même cette propriété intellectuelle. Voir : Murray v. I.C.I. Ltd., [1967] R.P.C. 216, 217

- 31 - Le fait de permettre au développeur d octroyer des licences à des tiers peut parfois conférer des avantages intéressants au client. Il pourrait s ensuivre une réduction importante des frais de soutien et de maintenance, le soutien technique afférant à un produit unique étant normalement effectué sur une base de temps de travail et du matériel plutot qu en fonction d une somme forfaitaire annuelle, moindre, rendue possible en raison de l extension de ce service à plusieurs clients. La réduction des frais de soutien et de maintenance, voire même la gratuité, en échange de la conservation, par le développeur, de la propriété intellectuelle d aval pourrait également constituer un compromis acceptable pour le client. (v) Compilation Étant donné qu un logiciel peut, pris dans son ensemble, être protégé à titre de «compilation», le développeur peut en arriver à un compromis acceptable en octroyant une licence non exclusive de la propriété intellectuelle d aval dans le logiciel, tout en convenant de céder au client l ensemble des droits de propriété intellectuelle dans une telle compilation ou, encore, en octroyant au client une licence exclusive relativement à cette compilation. L octroi assurerait alors que le développeur demeure libre d exploiter chaque élément du logiciel de manière individuelle (autrement que comme partie de la compilation concernée), le logiciel, dans son ensemble (tel qu il est compilé) ne ferait l objet d aucune autre licence octroyée à un tiers. (vi) Droit moral Certains pays, tel que le Canada (et, apparemment, bien qu il subsiste certains doutes, les États-Unis), reconnaissent l existence de droits moraux au bénéfice des auteurs d œuvres protégées.

- 32 - Au Canada, ces droits se restreignent à l attribution de la paternité, compte tenu des usages raisonnables, à la préservation de l intégrité de l œuvre et à l interdiction d utiliser l œuvre en association avec un produit, une cause, un service ou une institution. Ces deux derniers aspects du droit moral ne sont toutefois mis en cause que dans la mesure où il en résulte un préjudice à l honneur ou à la réputation de l auteur. renonciation. De tels droits ne peuvent être cédés mais, au Canada, ils peuvent faire l objet d une Le client pourra donc vouloir s assurer que le développeur aura obtenu une renonciation de la part de tout auteur de tout produit livrable relativement à tous les droits moraux dont un tel auteur peut se prévaloir dans tous les pays où une telle renonciation peut être obtenue. (vii) Droits de confidentialité Finalement, les parties peuvent raffiner l allocation des droits dans les produits livrables en réglementant, dans le contrat, leurs doits respectifs quant à l utilisation des informations confidentielles afférentes aux produits livrables. À titre d exemple, même si un développeur est disposé à céder (ou concéder sur une base exclusive) ses droits d auteurs sur l implémentation précise d une idée, d un concept, d une caractéristique ou d une fonction concrétisée par un logiciel donné, il peut vouloir s assurer qu il ne sera pas, de ce fait, empêché d effectuer une «nouvelle implémentation» de cette idée, caractéristique, fonction ou un tel concept qui ne violerait pas les droit d auteurs ainsi cédés ou concédés au client.

- 33 - La meilleure façon de rencontrer un tel objectif est de traiter le droit d auteur et les droits de confidentialité de manière distincte dans le contrat. Par exemple, le contrat peu prévoir la cession, par le développeur au client, des droits d auteur dans l implémentation précise d une idée ou d un concept dans un logiciel tout en stipulant que, bien que cette idée ou que ce concept constitue une information confidentielle du client, le développeur est autorisé à écrire tout nouveau logiciel implémentant cette même idée ou ce même concept pour autant qu en ce faisant, il ne reproduise pas, en totalité ou de façon importante, l expression même employée pour implémenter cette idée ou ce concept dans le logiciel dont les droits d auteurs auront été ainsi cédés au client. Les parties peuvent raffiner encore d avantage leurs droits et obligations respectifs en ajoutant que le développeur ne pourra non plus divulguer cette idée, caractéristique, fonction ou ce concept à un tiers sauf tel qu implémenté par le développeur en conformité avec l autorisation qui précède (soit comme partie d un nouveau logiciel ne violant pas les droits d auteur du client) et en obtenant de tout tiers à qui cette nouvelle implémentation est fournie un engagement de confidentialité selon des conditions aussi strictes que celles applicables au développeur aux termes du contrat de développement. b) Produits multimédias et sites Web (i) Propriété intellectuelle d amont des clients Les développeurs de produits multimédias et de sites Web doivent s assurer d obtenir de leurs clients une licence non exclusive les autorisant à «utiliser» 18 toute propriété intellectuelle d amont et renseignements confidentiels du client lié afin de se conformer à leurs obligations de développement.

- 34 - Ainsi, les projets d élaboration de sites Web nécessiteront généralement la reproduction du nom, du logo, des marques de commerce et des textes et images décrivant le client, ses activités ainsi que ses produits et services, lesquels seront généralement tirés de la documentation corporative ou de marketing imprimée du client. Dans la grande majorité des cas, les produits multimédias développés en fonction des exigences du client seront fondés sur certaines «particularités», telles que des scénario, personnages ou autres éléments développés ou acquis par le client. (ii) Propriété intellectuelle de tiers Encore une fois, le client devrait s assurer qu aucune propriété intellectuelle de tiers ne soit utilisée dans le développement de produits multimédias ou de sites Web, ni que l utilisation anticipée de ces produits multimédias ou sites Web ne requerra «l utilisation» 19 de propriété intellectuelle de tiers sauf s il en est avisé et sauf s il est convaincu de pouvoir obtenir toute licence dont il pourra avoir besoin, selon des conditions acceptables, afin de pouvoir «utiliser» 20 cette propriété intellectuelle de tiers dans la pleine mesure requise aux fins de toute utilisation anticipée de ces produits multimédias ou sites Web. La production de produits multimédias ou de sites Web peut notamment requérir l obtention de cessions, licences ou autorisations en regard des éléments suivants, lesquels ne sont normalement pas considérés en regard de logiciels: - les droits d auteurs sur les œuvres de nature littéraire, dramatique, musicale ou artistique composant les interfaces du produit ou du site; 18 Voir définition de l expression «utilisation» à la note 12. 19 Voir définition de l expression «utilisation» à la note 12.

- 35 - - les droits dits «voisins» du droit d auteur conférés aux artistes exécutant ou interprètes ou aux producteurs d enregistrements sonores, et - les droits dits «de la personnalité» tels que les droits à l image ou à la voix21 de toute personne dont l image ou la voix peut être reproduite dans les produits multimédias ou de sites Web; En outre, il est essentiel de tenir compte des particularité suivantes, propres à l emploi d œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de prestations d artistes exécutants ou interprètes : - Toute restriction à la liberté de négociation découlant de conventions collectives conclues avec des associations d artistes 22 qui peuvent s appliquer au développeur ou au client que se soit du fait de négociations individuelles, collectives ou en application des lois en matière de statut de l artiste 23 ; 20 Voir définition de l expression «utilisation» à la note 11. 21 Connus sous les vocables de «publicity right» ou «privacy rights» en common law. 22 Notamment : Syndicat des techniciennes et techniciens du cinéma et de la vidéo du Québec (STCVQ), Canadian Actor's Equity Association (CAEA), Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC), Société Professionnelle des Auteurs et Compositeurs du Québec (SPACQ), Conseil des Métiers d'art du Québec (CMAQ), Union des Écrivaines et Écrivains Québécois (UNEQ), Association Québécoise des Auteurs Dramatiques (AQAD), Conseil du Québec de la Guilde Canadienne des Réalisateurs (CQGCR), Guilde des Musiciens du Québec (GMQ), Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV), Union des artistes, Association des professionnels des arts de la scène du Québec (APASQ- CSN), Association des professionnels de la vidéo du Québec (APVQ), Actra Performers Guild (APG), Writers Guild of Canada, Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec 23 Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs, L.R.Q., c. S-32.01.; Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, L.R.Q., c. S- 32.1; Loi concernant le statut de l'artiste et régissant les relations professionnelles entre artistes et producteurs au Canada, 1992, ch. 33,

- 36 - - De toute cession de droit préalablement consentie à toute société de gestion collective de droit d auteur par tout auteur, artiste ou producteur dont les oeuvres ou prestations sont incorporées dans le produit multimédia ou dans le site Web 24, et - des tarifs applicables à la synchronisation, la reproduction, à l exécution publique ou à la communication au public par télécommunication de matériel protégé intégré à des produits multimédias ou de sites Web. Dans l état actuel du droit au Canada, l obtention de droits auprès des artistes exécutants ou interprètes ne poseront pas de problèmes majeurs. Tel que l exigent les principales conventions internationales en vigueur en la matière et auxquelles le Canada est partie, ces droits se limitent à pouvoir autoriser ou interdire les fixations non autorisées des prestations des artistes exécutants ou interprètes. De plus, les droits d auteur reconnus aux artistes exécutants ou interprètes s effacent dès lors que leurs prestations sont incorporées dans une œuvre audiovisuelle avec leur autorisation et, dès lors, ne trouve plus application aux séquences audiovisuelles effectuées avec leur accord qui sont intégrées dans des produits multimédias ou de 24 Notamment : Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC), ACTRA Performers' Rights Society (PRS), Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA), Société de gestion des droits des artistes-musiciens (SOGEDAM), ArtistI, American Federation of Musicians (AFM), Société de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes du Québec (SOPROQ), Agence pour les licences de reproduction audiovisuelle (AVLA), Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (COPIBEC), Société canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV), Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP), Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), Société civile des auteurs multimédias (SCAM), Canadian Artists' Representation Copyright Collective (CARCC), Société de droits d'auteur en arts visuels (SODART), Société canadienne de gestion des droits des producteurs de matériel audio-visuel, Société canadienne de gestion des droits des réalisateurs (SCGDR),

- 37 - sites Web. À noter que les artistes se voient aussi reconnaître le droit de réclamer une «rémunération équitable» lorsque des «enregistrements sonores publiés» intégrant leurs prestations sont représentés en public ou communiqués au public par télécommunication. On peut toutefois se demander si ce droit est mis en œuvre dans le cadre de représentation publique ou de communication au public par télécommunication de produits multimédia ou de sites Web incorporant un enregistrement sonore de telles prestations 25. Pour ce qui est des droits des producteurs d enregistrements sonores, des licences ou cessions seront évidemment nécessaires avant l incorporation de l enregistrement sonore au produit multimédia ou au site Web. Encore une fois, les représentations en public et les communications au public par télécommunication de ces enregistrements sonores n entraîneront le paiement d une rémunération équitable de la part des personnes responsables de ces représentations en public ou communications au public par télécommunication que dans la mesure où l enregistrement sonore aura été préalablement publié et que cet enregistrement sonore ne sera pas assimilé, du fait de cette intégration, à une bande sonore d une œuvre audiovisuelle. L intégration dans un produit multimédia ou un site Web de l image ou de la voix d un individu nécessitera également une autorisation ou renonciation, préférablement écrite, de tout individu concerné, à tout le moins dans la mesure où cette image ou voix sera identifiable 26. Access Copyright et The Canadian Copyright Licensing Agency, Playwrights Guild of Canada (PGC). 25 La loi canadienne sur le droit d auteur définie en effet les «enregistrement sonore» comme suit : «Enregistrement constitué de sons provenant ou non de l'exécution d'une oeuvre et fixés sur un support matériel quelconque; est exclue de la présente définition la bande sonore d'une oeuvre cinématographique lorsqu'elle accompagne celle-ci.» 26 Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., [1998] 1 R.C.S. 591, par, 53 ss.

- 38 - Le client ou le développeur pourrait être lié par des conventions collectives conclues avec des associations d artistes régissant la prestation de services de la part d auteurs ou d interprètes dans le cadre du développement du produit multimédia ou du site Web en cause. De telles conventions pourraient sensiblement restreindre la portée des droits que le client ou le développeur peut obtenir, ou pourraient l assujettir à certaines conditions telles que, par exemple, le paiement de redevances. En outre, certaines conventions pourront rendre impossible toute cession de droit de l artiste ou de l auteur au développeur et, par conséquent, du développeur au client. De ce fait, un client pourrait vouloir s assurer que ni le développeur, ni les auteurs ou les interprètes dont les services auront été retenus pour le développement du produit multimédia ou du site Web ne sont liés par de telles conventions collectives et, selon le cas, que l ensemble des conditions requises pour l obtention des droits exigés par le client auront été remplies par le développeur. Le développeur doit toujours s assurer de pouvoir céder au client les droits acquis auprès des auteurs et artistes aux termes de telles conventions collectives, certaines conventions pouvant assujettir la validité de telles cessions à l obligation, pour le cessionnaire, de devenir lui-même partie à cette convention collective, obligation qui pourrait fort bien être inacceptable pour le client. Finalement, l intégration des prestations des artistes ou des œuvres des auteurs dans le produit multimédia ou dans le site Web, tout comme la reproduction, la représentation en public ou la communication au public par télécommunication du produit multimédia ou du site Web intégrant ces œuvres ou prestations, pourra faire l objet de gestion collective par des sociétés de gestion collective de droits d auteur ou, encore, être assujettie à des tarifs régissant la portée des droits pouvant être obtenus et les conditions d obtention de ces droits. Dans de tels cas, les seuls

- 39 - droits disponibles auprès de ces sociétés ou aux termes de tels tarifs se limiteront souvent à des licences non exclusives. (iii) Propriété intellectuelle d amont du développeur Le client devrait s assurer que le développeur n incorporera pas de propriété intellectuelle d amont dans le produit multimédia ou le site Web sans d abord en informer le client. Pour ce qui est des logiciels, la propriété intellectuelle d amont du développeur intégrée dans le produit multimédia ou le site Web fera souvent l objet d une licence non exclusive en permettant «l utilisation» uniquement comme composante du produit multimédia ou du site Web dans lequel cette propriété intellectuelle est intégrée, tel que ce produit multimédia ou ce site Web peut être modifié de temps à autres. Le client désirant exploiter les produits livrables sans restriction aucune, tout comme s il en était le titulaire, devra à nouveau s assurer d inclure des modalités au contrat permettant la cession des licences lui étant ainsi octroyées ainsi que leur droit d accorder des sous-licences sans limite de palier de sous-délégation. (iv) Propriété intellectuelle d aval La cession, par le développeur au client, des droits de propriété intellectuelle d aval dans le contenu intégré dans le produit multimédia ou le site Web devrait constituer la règle. Le développeur pourra cependant avoir davantage de réticence à céder au client les droits de propriété intellectuelle d aval dans les logiciels développés aux termes du contrat, préférant n octroyer au client qu une licence non-exclusive. Il est également possible de résoudre les désaccords sur l appartenance de la propriété intellectuelle d aval en établissant des distinctions entre certains des éléments de propriété intellectuelle en cause de manière à permettre au développeur de conserver les droits sur certains

- 40 - d entre eux comme, par exemple, les modèles de pages Web, textes, menus d aide et icônes standards ou, dans le cas de jeux multimédia, d éléments de contenu génériques tel que des paysages, éléments de décors ou immeubles «génériques», des bruits et effets sonores «génériques» ainsi que des personnages «anonymes», non spécifiques ou non personnalisés au jeu du client. En général, le client exigera que lui soient cédés tous les droits sur tous les éléments de contenu spécifiques au client ou au produit développé, incluant les éléments de contenu référant au nom du client, à ceux revêtant une valeur de marque de commerce pour le client ou référant à ses activités commerciales, à ses produits ou à ses services. Dans le cas de jeux multimédias, les exigences du client porteront sur l ensemble des éléments visuels ou sonores du jeu et, au minimum, sur tout élément de contenu spécifique à ce jeu tel que son scénario, ses personnages, ses décors, sa musique et tout autre contenu d importance similaire. Une licence non exclusive peut être octroyée par le client au développeur permettant la réutilisation, par ce dernier, de toute propriété intellectuelle d aval cédée au client. Le client peut assortir cette licence de restrictions restreignant, par exemple, l utilisation de cette propriété intellectuelle d aval (ou l octroi de sous-licences portant sur cette propriété intellectuelle d aval) au bénéfice de tout concurrent du client, à tout le moins dans le territoire d exploitation du client. De plus, une telle licence pourra être octroyée en contrepartie du paiement de redevances fondées sur l exploitation de la propriété intellectuelle d aval ainsi cédée ou, encore, en contrepartie d une réduction des coûts de développement. Si, par ailleurs, le client convient de restreindre ses droits dans la propriété intellectuelle d aval à une licence, il devra s assurer que cette licence l autorise à exploiter le produit livrable

- 41 - de toute manière raisonnablement anticipée. Dans un tel cas, le client pourra vouloir s assurer d être en doit de céder une telle licence et d accorder des sous-licences sans restrictions liées au palier de sous-délégation. Le client serait avisé d éviter de restreindre ses droits dans le contenu d un jeu multimédia dans la mesure où il pourrait de ce fait être empêché de mettre au point des suites à ce jeu. (v) Compilation Dans de nombreux cas, un produits multimédia ou un site Web pourra être protégé à titre de «compilation». Le client devrait normalement tenter d obtenir une cession de la part du développeur des droits de propriété intellectuelle sur une telle compilation. (vi) Droit moral Bien qu il soit sensiblement plus délicat et ardu d obtenir une renonciation aux droits moraux à l égard d œuvres revêtant un caractère plus «artistique» que «technique», le client pourrait tout de même tenter d obtenir une telle renonciation de la part de l ensemble des auteurs du produit multimédia ou de sites Web, pour tout pays où de telles renonciations peuvent être valablement obtenues, particulièrement s il entend modifier le produit, créer des suites ou, encore, en assurer la promotion dans le cadre de campagnes publicitaires où le produit pourrait être associé aux produits ou services de tiers. (vii) Droits de confidentialité Tout comme dans le cas des logiciels, les parties peuvent raffiner l attribution des droits afférents aux éléments de contenus des produits livrables en fonction de leurs droits et obligations respectifs sur les informations confidentielles qui y sont incorporées.

- 42-2.4 Portée d une cession ou de l octroi de licences Tous les logiciels, produits multimédias et sites Web n exécutent pas les mêmes fonctions, n ont pas les mêmes caractéristiques, ne s adressent pas au même type d entreprises ni ne recoupent les mêmes exigences. On pourrait donc s attendre à ce que les différences dans les logiciels, produits multimédias et sites Web se reflètent dans les modalités des cessions ou licences octroyées à leur égard, chaque cession ou licence étant personnalisée pour tenir compte des fonctions, caractéristiques et exigences propres au produit concerné. Une telle personnalisation de ces cessions ou licences rencontre en outre, en principe, les intérêts des deux parties au contrat de cession ou licence, désireuses d assurer un juste équilibre entre les droits octroyés suivant les besoins du client, et les contreparties payables eu égard à l ampleur des droits en cause. Il est de ce fait quelque peu surprenant de constater que certains contrats de développement, même ceux proposés par certains développeurs, font défaut d indiquer clairement la portée des droits octroyés au client. Un nombre étonnamment élevé de contrats de développement ou de licence octroient simplement au licencié le droit «d utiliser» le logiciel, sans chercher à préciser quels actes sont réellement couverts par ce terme. Or, l octroi d une licence en regard d un produit livrable devrait normalement être paramétré en tenant compte du contexte 27 et des fins 28 pour lesquelles la licence est octroyée. 2.4.1 L «utilisation» d un logiciel, d un produit multimédia ou d un site Web nécessite-t-elle une licence? La principale raison d être d un contrat de licence consiste, en principe du moins, à déterminer quels actes pourront être accomplis par le bénéficiaire de la licence en regard du 27 Par exemple, unité centrale, ordinateur ou locaux désignés.

- 43 - produit en faisant l objet. L aire d exploitation consentie par le concédant au licencié est ellemême limitée par les droits exclusifs que la loi accorde à ce concédant en regard du produit visé par la licence. Le licencié ne pouvant, en principe, du moins, contrôler que les formes exploitations à l égard desquelles la loi lui confère des droits exclusifs. De ce fait, une licence peut être proprement définie comme un contrat par lequel le concédant autorise le bénéficiaire de cette licence à poser certains actes (tel que l acte de reproduction) à l égard d une propriété intellectuelle donnée (tel qu un logiciel) qu en vertu des lois protégeant cette propriété intellectuelle (tel que la loi sur le droit d auteur) seul ce concédant a le droit de poser 29. Ceci étant, les contrats de licence sont parfois utilisés non seulement afin d autoriser la commission d actes en regard du produit faisant l objet de la licence que seul le concédant serait autrement en droit de commettre mais, aussi, afin d interdire la commission d actes en regard de ce même produit dont la commission n est d aucune manière réservée au concédant aux termes de la loi. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire est donc appelé à souscrire à des «obligations de ne pas faire» en regard du produit faisant l objet de la licence, de telles obligations visant à s assurer que le bénéficiaire de posera pas certains actes ne faisant pas partie des droits exclusifs reconnus au concédant de par la loi. Dans toute la mesure du possible, les droits octroyés par les contrats de licence doivent clairement définir quels sont les actes protégés par la propriété intellectuelle qui seront autorisés 28 Par exemple, à des fins d exploitation de l entreprise. 29 Voir Heap c. Hartley, (1889) 6 R.P.C. 495, 500 : [Traduction] «Une dispense ou une licence ne transfère dûment aucun intérêt, ne faisant que rendre une action légale qui, en son absence, aurait été illégale»; Murray c. I.C.I. Ltd., [1967] R.P.C. 216 [Traduction] «[ ] Il est possible de mieux comprendre ses effets en se rappelant les divers types de licences déjà connues. Une «licence» ordinaire constitue la permission pour le licencié de faire quelque chose qui, par ailleurs, serait illégale».

- 44 - aux termes de la licence. Un tel résultat peut être clairement atteint en recourant à la terminologie même employée dans la législation applicable, tel que le droit de «reproduire» ou de «communiquer au public par télécommunication» l objet de la licence, si celui-ci est protégé par droit d auteur, ou de «fabriquer» ou «d exploiter» ( ou «to use» dans la version anglaise de la loi canadienne sur les brevets) l objet de la licence, si celui-ci est protégé par brevet. Elle peut aussi être atteinte par le recours à d autres termes, tel que «distribuer» ou «mettre en marché», étant entendu qu à défaut de définition claire de ces termes dans le contrat, leur portée pourra se démarquer de celle anticipée par les parties. Les logiciels, produits multimédias et sites Web sont des candidats appropriés à la protection par droit d auteur 30. Historiquement, la protection des logiciels est enracinée dans la législation sur les secrets commerciaux et repose encore aujourd hui dans une certaine mesure sur de tels droits 31. Finalement, il semble se dessiner une tendance claire dans certains pays (du moins aux États-Unis 32, en Europe 33 et, dans une certaine mesure, au Canada 34 ) visant à faire appliquer la 30 Traité de l OMPI sur le droit d auteur, 1996 (le «traité»), article 4 (programmes d ordinateur). Les programmes d ordinateur sont protégés en tant qu œuvres littéraires au sens de l article 2 de la Convention de Berne. La protection prévue s applique aux programmes d ordinateur quel qu en soit le mode ou la forme d expression. 31 Adobe Systems Incorporated c. One Stop Micro, Inc., 84 F. Supp. 2d 1086, 2 février 2000; ouvrage rédigé par Esther C. Roditti : Computer Contract, Negotiating Drafting, éditeur : Matthew Bender, 3A 01 [1]. 32 Diamond c. Diehr, 450 U.S. 175 (1981). 33 Voir le communiqué de la Commission du 18 mai 2004 à: http://europa.eu.int/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/04/659&format=html&age d=0&language=en&guilanguage=en («La Commission se félicite de l'accord du Conseil sur la directive relative aux inventions mises en oeuvre par ordinateur»).

- 45 - législation sur les brevets aux caractéristiques de logiciels rencontrant les exigences de nouveauté, d utilité et de caractère de non-évidence propre à toute autre invention brevetable. Chacun de ces ensembles de lois accorde un certain nombre de droits exclusifs portant sur la commission de certains types d actes en regard de l objet de protection en cause (en l occurrence, l œuvre ou autre objet de droit d auteur, l information confidentielle ou l invention). Ainsi, le droit d auteur octroie au titulaire le droit exclusif d autoriser ou d interdire, en ce qui concerne les œuvres, notamment, leur reproduction, leur représentation en public, leur communication au public par télécommunication et, dans certains pays, la distribution d exemplaires de ces œuvres. La protection légale conférée aux informations confidentielles confère au bénéficiaire de cette protection le droit d interdire la divulgation et l utilisation non autorisée de l objet de cette protection. Les brevets par contre confèrent à leur titulaire le droit exclusif de fabriquer, construire, exploiter («to use» dans la version anglaise de la loi ) et vendre à d'autres, pour qu'ils l'exploitent, l'objet de l'invention. Nous tenons à préciser qu à l égard des éléments qui précèdent, le droit d auteur n accorde aucun droit relatif à «l utilisation» d une œuvre 35, alors qu un tel droit est reconnu en regard de la législation sur les brevets et sur les informations confidentielles. 2.4.2 Portée de la licence L emploi du terme «utiliser», dans le cadre d une licence portant sur un logiciel, peut certes être entendu au sens «d exécuter» ce dernier sur un ordinateur, c est-à-dire à se prévaloir 34 Wang, Peter, «Guidelines on Software and Business Methods Patents», Bulletin CLA, Vol. 16, No 1. 35 Time-Life International (Nederlands) B.V. et al. c. Interstate Parcel Express Co. Pty. Ltd., [1978] F.S.R. 251 (Aust. H.C.).

- 46 - des capacités de traitement du logiciel. Néanmoins, dans la mesure où une telle licence se limitera à accorder au bénéficiaire le droit «d utiliser» ce logiciel alors que ce dernier devra nécessairement être d abord installé (donc «reproduit») sur la mémoire interne permanente d un serveur et, dans le cas d un logiciel opérant en mode serveur-client sur un réseau, sur la mémoire interne permanente des postes clients, telle installation nécessitant la transmission par intranet, extranet ou Internet (et, donc, la «communication au public par télécommunication» 36 ) de la portion «client» de ce logiciel aux fins de son installation (et donc, de sa reproduction»), un tribunal conduit à chercher à circonscrire la portée du terme «utiliser» n aura d autre choix que de conclure que le terme «utiliser» doit recevoir un sens dépassant nécessairement celui d exécuter celui-ci. Par conséquent, la signification du terme «utiliser» ne se limitera sans doute pas à son exécution dans le contexte et pour les fins énoncées dans la licence, s il en est, mais sera peut-être interprétée comme autorisant des actes relatifs au logiciel que les tribunaux percevront comme nécessaires ou même éventuellement utiles ou opportuns pour se servir d un tel logiciel 37. Cette interprétation pourra se situer tant en-deça qu au-delà des attentes du concédant ou du bénéficiaire. Les parties au contrat de licence ont donc tout intérêt à chercher à définir le plus clairement possible la nature des actes que permet la licence. Autant le concédant n apprécierait pas que son produit puisse être légalement utilisé par l ensemble de ses licenciés d une manière qu il n avait pas anticipée au moment de contracter, autant le licencié ne voudrait pas se voir forcé à verser des redevances additionnelles pour une utilisation qu il estimait être acquise ni, a fortiori, voir sa licence résiliée en raison d une utilisation excédant la portée de la licence. 36 SOCAN c. CAIP et al., [2002] CAF 166.

- 47 - Il est donc essentiel de consacrer le temps requis à la rédaction des dispositions visant l octroi d une licence de manière à décrire de manière appropriée les actes qui peuvent être accomplis avec l objet de la licence et, lorsque cela est pertinent, le contexte et les fins pour lesquelles ces actes peuvent être ainsi accomplis. Un tel résultat requiert normalement que soient pris en compte les facteurs suivants : - les fins visées par le produit; - les fonctionnalités et caractéristiques du produit; - le mode d exploitation du produit; - le mode de «distribution», s il en est, du produit; - le modèle économique sous-jacent à la fixation du prix de la licence; - les catégories de personnes appelées à utiliser le produit («utilisateurs»); - la nature de la relation devant exister entre le bénéficiaire de la licence et ces utilisateurs; - les emplacements possibles à partir desquels les utilisateurs pourront être appelés à utiliser le produit; - les modalités d utilisation du produit par les utilisateurs; et - les fins pour lesquelles les utilisateurs seront appelés à utiliser le produit. 37 SAS Institute Inc. c. S & H Computer Systems Inc., 605 F. Supp. 816 (M.D. Tenn. 1985), jugement qui fait état que l utilisation devrait s entendre de «exécuter» un logiciel.

- 48 - Le tableau qui suit fournit des exemples d actes pouvant être autorisés par la licence : ACTE Reproduire (installer) le produit sur le serveur (désigné) Reproduire (installer) la portion «client» du produit dans la mémoire interne du serveur (désigné) intranet, extranet ou Internet Distribuer (télécommuniquer) la portion «client» du produit aux postes de travail désignés du personnel du licencié Reproduire (installer) la portion «client» du produit sur les postes de travail (désignés) du personnel du licencié Effectuer n copies du produit (ou conserver l original à ) Reproduire (installer) la portion-serveur du produit sur un serveur de réserve Reproduire (installer) la portion-serveur du produit sur un serveur d essai Reproduire (installer) la portion «client» du produit sur le serveur de soutien des TI CONTEXTE/FINS - Utilisation du produit pour le traitement des notes d honoraires de la clientèle - Soutien de premier niveau du personnel des TI du licencié Distribution (télécommunication) de la portion «client» du produit aux postes de travail désignés du personnel du licencié Installation des postes de travail désignés du personnel du licencié Archivage, sauvegarde Reprise après sinistre, sécurité Environnement d essais, utilisation non productive Soutien de premier niveau du personnel des TI du licencié Le concédant tentera de restreindre les actes visés par la licence à ceux (raisonnablement) nécessaires afin que le licencié puisse tirer les avantages escomptés du produit, réservant la possibilité que certains usages n étant pas actuellement prévus puissent faire l objet de modifications dans l avenir et, de ce fait, se réservant la possibilité de revenus supplémentaires. Dans des cas semblables, le licencié pourra vouloir obtenir certaines assurances selon lesquelles, si cela est nécessaire, des droits supplémentaires seront octroyés sans donner ouverture à la pratique de prix abusifs.

- 49 - De son côté, le licencié doit s assurer que la licence consentie couvre tous les actes, contextes et fins d utilisation du produit qui sont (raisonnablement) prévisibles. Certaines clauses de licence iront jusqu à prévoir que la licence permet l accomplissement de tout acte à l égard du produit licencié qui, s il est commis sans l autorisation du titulaire de tout droit de propriété intellectuelle protégeant ce dernier, constituerait une violation d un tel droit, couvrant ainsi tout acte possible qui serait par ailleurs soumis au contrôle du titulaire de tout droit de propriété intellectuelle 38. De plus, le licencié doit s assurer que la licence l autorise à utiliser la documentation connexe au logiciel objet de la licence de toute manière nécessaire à l utilisation normale du logiciel, la reproduction d une telle documentation ou son affichage sur serveur intranet, extranet ou Internet du licencié, souvent nécessaire afin d assurer une bonne utilisation de ce dernier par le personnel de l entreprise, constituant une atteinte au droit d auteur s il ne fait pas l objet d une licence à cet effet de la part du concédant. Il en va de même des licences permettant l intégration du logiciel du concédant dans un produit du licencié aux fins de sa revente comme partie intégrante de ce produit (licences dites «Original Equipment Manufacturer») ou l intégration du logiciel du concédant dans un logiciel du licencié aux fins de sa revente comme partie intégrante de ce logiciel (licences dites «à valeur ajoutée»). Dans ces deux cas, le licencié. devra s assurer de pouvoir reproduire si ce n est intégrer et parfois même modifier ou traduire cette documentation aux fins de son inclusion dans la documentation afférente à son propre produit ou logiciel. Dans les cas de traduction, le concédant pourra exiger du licencié qu il; lui 38 Une telle approche ne suffirait cependant pas à permettre l octroi de sous-licences dans la mesure où la licence, considérée comme étant de nature personnelle, ne pourrait ni être cédée ni pouvoir faire l objet de sous-licence à des tiers.

- 50 - cède les droits sur une telle traduction qu il pourra par la suite lui-même offrir en association avec son logiciel. 2.4.3 Est-ce que le véritable licencié veut bien se lever? Les entreprises nord-américaines tendent de plus en plus à maintenir au strict minimum le nombre de leurs employés réguliers, préférant avoir recours à du personnel engagé sur une base ponctuelle afin de pallier aux fluctuations dans leur besoin de main-d œuvre ou afin de faire face à des projets spéciaux, personnel souvent fourni par des entreprises spécialisées. L exemple extrême, de plus en plus fréquemment rencontré, consiste à «externaliser» (ou «impartir») en bloc certaines activités ou fonctions jusqu alors assumées par les employés de l entreprise, particulièrement mais pas nécessairement dans des secteurs considérés comme n étant pas de l essence («core») de la mission ou des activités de l entreprise. En fait, pour certaines entreprises, l exception devient la règle étant donné que de plus en plus de non-salariés travaillent côte à côte avec les employés à temps plein sans grande distinction dans l exécution des tâches. Un tel phénomène se manifeste particulièrement à l égard du personnel des services de TI. Une tendance nette se dessine en faveur de l externalisation des services de TI entre les mains de firmes localisées dans des pays en voie de développement, dont l Inde et sa «Nouvelle Mumbaï» offrant du personnel parlant l anglais, fortement scolarisé et, surtout, ne réclamant qu une fraction des salaires payables à la main d œuvre des pays industrialisés 39. Outre la pression que cette tendance exerce sur les IBM, CGI et Capgemini de ce monde, elle soulève des questions juridiques additionnelles, dont celles liées à l obtention d autorisation de la part de

- 51 - fournisseurs de logiciels par des licenciés canadiens en phase d impartition et visant l utilisation de logiciels acquis parfois à fort prix sur la base de licence forfaitaire perpétuelle, par du personnel localisé fort loin Canada. Sauf dans les cas de licences permettant l utilisation du logiciel par des «utilisateurs nommés», des «utilisateurs désignés» ou des «utilisateurs simultanés», lesquelles auront tendance à circonscrire la nature de la relation juridique devant exister entre l utilisateur du logiciel et le licencié, la grande majorité des contrats de licence sont silencieux sur cette question, semblant présumer que, dans le cadre de l octroi d une licence à une personne morale, le logiciel en faisant l objet ne pourra être (et ne sera, dans les faits) utilisé par les employés de cette personne morale. Aucun problème ne risque d être soulevé dans les cas où l ensemble des utilisateurs du licencié sont effectivement tous des employés de ce dernier. Il risque fort d en aller tout autrement si le licencié permet l utilisation du logiciel par des individus autres que des employés. En effet, le simple fait de permettre à des «tiers» d avoir ne serait-ce «qu accès» au logiciel ou à la documentation qui s y rattache peut constituer un manquement aux dispositions de confidentialité du contrat entraînant sa résiliation, souvent sans le bénéfice d une période de grâce permettant de pallier à un tel défaut et du paiement de dommages. L utilisation du logiciel par des tiers avec l autorisation du licencié entraînera aussi normalement une telle conséquence. Il est donc fortement recommandé qu une telle question soit abordée de façon claire dans tout contrat de licence ou de développement, soit en interdisant clairement à toute personne autre 39 Pink, Daniel H., The New Face of the Silicon Age, Wired Magazine, numéro 12.02, Février2004, disponible à http://www.wired.com/wired/archive/12.02

- 52 - que les employés du licencié d avoir accès au logiciel ou de l utiliser, soit en permettant à certaines catégories de non-employés (ou «tiers autorisés») d avoir accès au logiciel et de l utiliser. Une telle utilisation par des tiers sera normalement sujette à ce qui suit : - L utilisation du logiciel par le tiers le sera à titre de prestataire de services au bénéfice du tiers nécessitant l accès et l utilisation du logiciel aux fins de la prestation de ces services; - L utilisation du logiciel ne sera faite que pour le bénéfice du licencié, et non du tiers, suivant les mêmes paramètres et conditions que ceux applicables au licencié ; - Cet accès et utilisation seront sujet à la conclusion d un contrat entre le licencié le tiers aux termes duquel le tiers sera légalement tenu de ne pas utiliser le logiciel si ce n est suivant des modalités et conditions aussi strictes, pour ce tiers, que celles applicables au licencié en regard du logiciel et de la documentation, notamment pour tout ce qui a trait aux droits de propriété intellectuelle (y compris les conditions d utilisation) et à la confidentialité. Le concédant pourra également prévoir que le tiers ne pourra être un concurrent du concédant ni offrir des services à ses concurrents. 2.5 Garanties relatives à la violation des droits de propriété intellectuelle La négociation des dispositions de garantie relatives à la propriété intellectuelle se révèle souvent très ardue et, dans certains cas extrêmes, peut même conduire à une rupture des négociations. Il est donc essentiel de bien comprendre les risques sous-tendant ces questions et de disposer d une palette nuancée de solutions susceptibles de conduire à un équilibre acceptable pour les deux parties des risques assumés par celle-ci.

- 53 - Essentiellement, chacune des parties désirera réduire au minimum sa responsabilité portant sur les atteintes aux droits de propriété intellectuelle et droits de confidentialité de tiers pouvant résulter de l utilisation des produits visés par le contrat. Le licencié soutiendra qu étant donné que le concédant les a développés, ce dernier devrait en connaître la source et la teneur et, de ce fait, être seul à répondre de son produit et l indemniser entièrement à l égard de toute réclamation fondée sur la violation des droits de propriété intellectuelle et droits de confidentialité de tiers. Tel que nous l avons précisé plus haut, les logiciels peuvent être protégés par le droit d auteur et les secrets commerciaux et, dans certains pays, au moyen de brevets. Les États-Unis offrent une telle protection et, à un degré moindre, le Canada aussi. En vertu de la législation sur le droit d auteur, une personne ne se rend pas coupable de contrefaçon sauf si elle a eu accès à l œuvre contrefaite et l a reproduite en totalité ou de façon importante que ce soit qualitativement ou quantitativement. Par conséquent, une personne ne peut porter atteinte au droit d auteur par «inadvertance». Pour ce qui est des secrets commerciaux, l obligation de maintenir leur caractère confidentiel découle d une situation de fait ou de droit (par exemple, un engagement contractuel) qui implique, dans tous les cas, la divulgation de l information à la personne assujettie aux obligations de confidentialité, assortie d un engagement explicite ou implicite, mais réel, de ne pas divulguer ou utiliser cette dernière. Une personne ne peut donc non plus porter atteinte aux droits de confidentialité par «inadvertance». De son côté, la protection offerte par les brevets est fondée sur le dépôt d une demande d enregistrement et l octroi d un brevet, lequel est publié par l organisme légalement chargé de

- 54 - cet octroi. Une violation de brevet peut avoir lieu même si la fabrication, l utilisation ou la vente de l invention se fait sans connaissance du fait qu une autre personne peut avoir obtenu un brevet portant sur cette invention. Pour s assurer qu aucune atteinte à un brevet n aura lieu, toute personne doit donc entamer des recherches d antériorités de brevets dans chaque pays où la fabrication, la vente ou l utilisation d un brevet a lieu. Cette différence explique les motifs qui rendent les concédants hésitant à donner toute forme de garantie relative à la contrefaçon d un brevet. Un concédant pourra de ce fait être très réticent à étendre sa garantie à tout droit de propriété intellectuelle dont l existence dépend généralement d un enregistrement 40 dont la violation ne requiert alors normalement pas la démonstration du fait que le concédant a eu accès à l objet des droits de propriété intellectuelle revendiqués 41. En effet, le concédant pourra arguer (et arguera généralement) qu il n a pas pour politique d effectuer des recherches dans les bureaux d enregistrement de tous les pays dans lesquels il fait affaire et que le prix revendiqué pour la concession ou la cession devrait être (substantiellement) ajusté à la hausse s il devait garantir la non violation de tels droits. Un compromis peut alors être fondé sur les seuls droits concernés dont le cédant ou concédant a connaissance dans les faits ou sur les seuls droits enregistrés à la date de la cession ou de la licence concernée. Il peut en outre être fondé sur un partage des risques en prévoyant un premier palier de responsabilité par le cédant ou concédant suivi d un partage des risques au-delà de ce palier. 40 Tels que les brevets ou les marques de commerce par opposition aux droits d auteurs ou aux droits de confidentialité

- 55 - En outre, de telles déclarations pourraient ne porter que sur les brevets accordés avant la signature du contrat et uniquement dans certains pays, probablement les pays où des recherches d antériorités de brevets ont été menées. Le cédant ou concédant pourra aussi vouloir exclure sa responsabilité à l égard de tout produit ou portion de produit développé sur la base de spécifications fournies par le client, en stipulant qu il ne peut être responsable des violations en résultant. Cet argument n est généralement valable que dans la mesure où ces spécifications ne pouvaient être exécutées qu en violant les droits du tiers et non si elles pouvaient l être de plus d un manière dont seule celle empruntée par le développeur violait les droits de ce tiers. Une disposition standard d indemnisation et de garantie rédigée en faveur du concédant pourrait ainsi stipuler ce qui suit : «Le concédant déclare et garantit qu au meilleur de sa connaissance et pendant la durée de la présente licence, le logiciel ne portera pas atteinte à tout droit d auteur ou secret commercial d un tiers opposable au client dans le territoire visé par les droits cédés ou concédés suivant les présentes». «Une telle garantie ne sera pas applicable si : (i) le licencié utilise une version du logiciel autre que sa version publiée la plus récente; (ii) le logiciel est utilisé d une manière ou à des fins autres que celles autorisées aux termes des présentes; (iii) le logiciel est modifié par une personne autre que le concédant; (iv) le logiciel est utilisé en association avec un produit ou de l équipement que le concédant n a pas 41 Tel qu une invention ou une marque de commerce par opposition à une oeuvre ou autre objet de droit d auteur ou à une information confidentielle.

- 56 - fourni ou n a pas recommandé par écrit; (v) l atteinte est fondée sur des caractéristiques du logiciel effectuées par le concédant en conformité avec les spécifications transmises par le licencié». Une disposition standard d indemnisation et de garantie rédigée en faveur du licencié stipulerait plutôt ce qui suit : «Le concédant de licence garantit que le logiciel et la documentation ne porte pas atteinte à quelque droit de propriété intellectuelle d un tiers». 2.5.1 Durée de la garantie Sauf dans le cas d une licence perpétuelle, les garanties qui se limitent à la durée de la licence pourraient ne pas convenir au licencié. Une réclamation pour contrefaçon peut en effet être valablement présentée devant les tribunaux plusieurs années après la survenance du fait allégué dans la réclamation. De ce fait, le licencié doit s assurer que la garantie demeure valable tant et aussi longtemps qu une réclamation pour violation peut être valablement déposée contre lui. 2.5.2 Exclusions et lien de causalité entre les exclusions et la violation Comme nous l avons vu plus haut, le cédant ou concédant pourra tenter d exclure l application des garanties, par exemple, dans les cas de l utilisation d une version du logiciel autre que sa version la plus récemment publiées, de l utilisation du logiciel d une manière ou à des fins autres que celles autorisées aux termes du contrat, d une modification apportée au logiciel par une personne autre que le cédant ou concédant, de l utilisation du logiciel en association avec un produit ou de l équipement que le cédant ou concédant n a pas fourni ou n a

- 57 - pas recommandé ou de la violation découlant de modifications apportées au logiciel conformément à des spécifications transmises par le licencié. Le licencié ne devrait accepter de telles restrictions que pour autant que les faits qui déclenchent l exclusion constituent la cause même de la contrefaçon. À titre d exemple, une personne ne devrait pas pouvoir décliner sa responsabilité pour la contrefaçon d une caractéristique donnée d un produit en invoquant la modification apportée à un autre aspect de ce produit ou en invoquant l utilisation d une version antérieure de ce dernier alors que la version plus récente comporte toujours l élément sur lequel cette réclamation est fondée. 2.5.3 Violation fondée sur les spécifications transmises par le licencié Bien qu il puisse sembler raisonnable à un cédant ou concédant d exclure les garanties relatives à la contrefaçon si l aspect contrefait du logiciel est fondé sur une partie du logiciel développée en fonction des spécifications transmises par le licencié, une telle dénégation de responsabilité ne devrait s appliquer que lorsque l implémentation faite par le cédant ou concédant constitue le seul moyen d implémenter les spécifications du licencié. Par exemple, si le licencié demande à un développeur de créer un logiciel de facturation, le développeur pourrait décider de copier la totalité ou une partie importante du logiciel de facturation SoftBill ou encore de créer un logiciel de facturation fondé sur son développement indépendant. Même si un logiciel copié en grande partie à partir du logiciel de facturation SoftBill peut répondre à toutes les spécifications du licencié, le cédant ou concédant aurait quand même été en mesure de se conformer à de telles spécifications en concevant un logiciel de facturation non contrefait.

- 58 - À cet égard, le client devrait stipuler l obligation pour le développeur que ce dernier l informe de toute spécification qui, à la connaissance du développeur ne peut être implémentée qu en violant les droits d un tiers. 2.6 Questions liées aux cessions Certaines entreprises sont dans un état constant de changement, ce qui rend parfois presque impossible une vision «en temps réel» de la structure générale de celle-ci ou du groupe qu elles chapeautent ou dont elles font partie. De ce fait, il pourrait être important pour un licencié de s assurer que la licence soit suffisamment souple afin d éviter que celle-ci ne soit remise en cause ou indûment affectée en raison de changements dans la structure corporative du licencié ou de son groupe. De tels changements peuvent comprendre ce qui suit : - la cession d éléments d actif à une autre entité faisant partie du groupe du licencié, - la cession d éléments d actif à un tiers non lié, - le changement de contrôle du licencié, - l externalisation des activités du licencié, - le transfert de la totalité ou d une partie des activités du licencié à l avantage d une ou plusieurs entités. Lorsque le paiement d une somme forfaitaire initiale importante a été acquittée au moment de la signature d une licence perpétuelle, la résiliation de cette licence signifie une perte importante pour l entreprise. Une telle perte pourrait avoir une incidence sur le prix qu un acheteur pourrait être prêt à payer pour l acquisition des éléments d actif ou des actions du licencié.

- 59 - Le licencié devrait de plus s assurer qu aucune autre disposition du contrat de licence ne l empêche de conclure certaines restructurations projetées, telles que : - des dispositions de confidentialité interdisant la communication du contrat à un tiers comme, par exemple, dans le cadre d une vérification diligente liée à une fusion ou une acquisition; - des dispositions de confidentialité rédigées d une manière telle à empêcher l acquéreur des actifs du licencié ou en acquérant le contrôle d avoir accès au logiciel ou à la documentation connexe ou de pouvoir les utiliser. Par ailleurs, le concédant pourra vouloir s assurer qu un de ses concurrents n aura pas accès au produit licencié du fait d une acquisition d actif ou d une prise de contrôle du licencié. Finalement, compte tenu de la nature «personnelle» des droits détenus par le licencié sur l objet de la licence, la prudence voudrait que le licencié envisage d ajouter des dispositions stipulant l obligation pour concédant de ne pas céder ses droits sur le produit objet de la licence à moins que le cessionnaire ne s engage par écrit à se conformer aux droits consentis au licencié aux termes de la licence. 3. CONCLUSION Comme l on peut s en rendre compte, l allocation des droits de propriété intellectuelle dans des produits de TI fournis aux termes de contrats de développements n est restreinte que par l imagination des négociateurs eux-mêmes, le droit de la propriété intellectuelle offrant un éventail d outils qui, dans la plupart des cas, permettront de tenir compte de l ensemble des besoins (raisonnables) des parties.

- 60 - Compte tenu de la gravité des conséquence susceptibles de découler d erreurs ou d omissions liées à la négociation des droits de propriété intellectuelle pour les parties à un contrat de développement, les négociateurs devraient toujours s assurer de bien comprendre la nature du projet en cause, l utilisation anticipée des produits livrables et les droits dont les parties devront pouvoir se prévaloir ou conserver une fois le projet réalisé. Finalement, dans le cas du développement de produits multimédias et de sites Web, une attention toute particulière devrait être portée aux questions normalement associées à l exploitation des produits relevant du secteur de divertissement, tels que les droits d auteurs et droit dit «voisins» du droit d auteur, les droits de la personnalité, l intervention d associations d artistes accréditées en vertu de lois en matière de statut de l artiste, l application de conventions collectives, l intervention de sociétés de gestion collectives de droits d auteur et, finalement, l application éventuelles des tarifs portant sur tout droit d auteur en cause.