Licensing et technique de négociation Tania Garcia-Boudet (tania.garcia@univ-tlse2.fr) Responsable du service Valorisation et Partenariats
Sommaire Introduction Définition : qu est ce que le «licensing» Propriété intellectuelle rappel Modalités d exploitation d une innovation Par le titulaire des droits de PI (exploitation directe) Par un tiers licencié - Démarcher un potentiel licencié : MTA / Option - Permettre l exploitation de l innovation : licence / cession de droit Par l un des copropriétaires de la technologie Négocier le montant des retours financiers
Introduction
Définition du licensing Que désigne-t-on par le terme «licensing»? Le fait, pour le titulaire d un droit de propriété intellectuelle, d autoriser un tiers à utiliser ou exploiter son innovation protégée en contrepartie d une redevance
Rappel sur la PI Pour mémoire : panorama de la propriété intellectuelle Propriété Industrielle (un droit qui «s achète») Propriété littéraire et artistique (un droit qui existe «ab initio») Marques signes distinctifs Droit d auteur Œuvres de l esprit Dessins et modèles la forme Droit voisin droit des artistes interprètes et des producteurs Brevets Invention technique Certificat d obtention végétale
Modalités d exploitation Comment exploiter une innovation ou un savoirfaire? Directement LICENSING Par un tiers licencié (entreprise existante ou start-up) Par l un des copropriétaires (si l innovation est issue d une collaboration de recherche)
L exploitation directe de la technologie
Exploitation directe par l université Une université peut décider de développer la réalisation de prestations fondées sur les savoirs-faires et les innovations issues de ses laboratoires de recherche. --------------- Le contrat est conclu entre l Université et le client. L Université gère : la négociation avec le client de la prestation et de son montant ( en collaboration avec le laboratoire) l encaissement des fonds et leurs affectation les éventuels contentieux Elle endosse également la responsabilité en cas de défaillance dans l exécution du contrat.
Exploitation directe Exercice - Analyse d un contrat de prestation Qui sont les cocontractants? Quelles grandes clauses trouve-t-on dans un contrat de prestation? Quelle est la nature de l obligation? Qui est titulaire des droits de propriété intellectuelle?
L exploitation de la technologie par un tiers Démarcher un potentiel licencié Concéder une licence d exploitation
Le licensing trouver un licencié Avant de pouvoir licencier une technologie, encore faut -il trouver le licencier. Innovation Soit le partenaire est identifié (ex:cr*) Soit il faut chercher un partenaire (Prospection) Partenaire trouvé Le partenaire est intéressé Le partenaire est intéressée mais il lui manque des éléments pour se décider à prendre une licence Négociation et signature d une licence Négociation et signature d une option sur licence ou d un MTA * CR: Collaboration de recherche
le MTA - Outils de démarchage du licencié Définition L accord de transfert de materiel ou material transfer agreement (MTA) est utilisé dans le cas d'un transfert de produits innovants, d'outils de recherche, de matériel biologique, protégés, ou non, vers un tiers, pour des besoins de recherche ou pour une évaluation technico-commerciale. Cet accord a pour but de définir les conditions de propriété et d'utilisation du matériel transféré. (Définition du CNRS) En pratique, il est très utilisé dans le domaine médical et généralement dans le domaine de la biologie. Il peut toutefois être utiliser dans d autres domaines.
le MTA Que propose le propriétaire de la technologie? Les contours d un MTA sont variables et dépendent de la relation avec le partenaire. Le propriétaire de la technologie concède: Droit d utiliser le matériel transféré (Jamais à des fins commerciales) Pendant une durée déterminée (Il faut penser à prévoir les modalités de restitution) Souvent, il peut être prévu: Le sort des perfectionnements (appartiennent-ils au propriétaire du matériel, feront ils l objet d une copropriété?)
le MTA Le cœur de l accord Cœur du MTA Droit d utiliser le matériel transmis Contenu du MTA Description du matériel / Conditions du prêt Règlement de la propriété intellectuelle Publication / Confidentialité cas des améliorations restitution du matériel
L option sur licence un autre outil de démarchage Défitinion Dans le langage courant, le mot «option» désigne l action de choisir. (voir définition sur le Trésor de la Langue Française ) Lorsque l on parle d option sur licence, on désigne un contrat qui «[.] permet à une entreprise de réserver ses droits sur l exploitation d un titre et/ou d un savoir-faire, pendant une durée donnée durant laquelle elle peut, par exemple, effectuer des développements complémentaires ou analyser le marché. À la fin de cette durée, si l entreprise lève l option, la licence devient immédiatement effective. Dans le cas contraire, l entreprise ne dispose plus d aucun droit et s engage à ne pas exploiter les titres et/ou savoirfaire en question.» (Définition du CNRS )
L option Que propose le propriétaire de la technologie? Les contours d une option sont variables et dépendent de la relation avec le partenaire. Le plus souvent, le propriétaire de la technologie concède: Droit d accéder à une techno (l essayer / l évaluer) Pendant une courte période De façon exclusive Souvent, il est également prévu: Les termes de la future licence (de façon plus ou moins précise) Une collaboration en vue d adapter la technologie
L option Analyse d un contrat Quels grands types de clauses retrouve-t-on dans une option sur licence? Quelle technologie Droits concédés accès a la technologie pour: - Tester la technologie - Démarcher des partenaires Durée Courte - Commercialisation => relève de la licence d exploitation Exclusivité Souvent exclusive sur le domaine d activité du partenaire mais pas obligatoirement. C est la principale justification de la contrepartie pécuniaire Option Le bénéficiaire de l option s engage à se positionner sur la conclusion d une licence d exploitation Contrepartie Pécuniaire, autre Licence d exploitation Prévu dans le cadre de l option avec plus ou moins de précisions
L option Justification de la contrepartie financière Contrepartie financière En contrepartie de l exclusivité qui est souvent associé à l option, une compensation financière est d usage. Elle permet de compenser le risque de perte de compétitivité lié à l option. En effet, l établissement s engage à ne proposer la technologie à personne d autre pendant la durée de l option. En cas de désintérêt du partenaire, c est autant de temps et d avance technologique perdu. La position du bénéficiaire de l option L entreprise, au terme de l option, s engage à faire connaitre son intérêt pour la technologie. Ce point ne doit pas être sous-estimé. En effet, les négociations de licence sont parfois difficiles et peuvent s enliser du fait d un partenaire indécis.
L option Récapitulatif Intérêt pour le propriétaire de la technologie Avantages: Inconvénients: Prospection : aide à nouer des contacts industriels permet de jauger le sérieux du partenaire (du fait de son engagement financier) bloque la prospection risque de perdre l avance technologique permet d avoir un retour client sur la technologie (pertinence avec le marché, intérêt de la technologie, etc.) il faut veiller à trouver un équilibre Intérêt pour le bénéficiaire de l option évaluer une technologie pouvoir bénéficier en priorité de l avantage technologique qu elle apporte
Trouver un licencié - Conclusion Le titulaire des droits autorise l essai d une de ses technologie Material Transfer agreement (MTA) l établissement reste propriétaire le titulaire du MTA dispose seulement du droit de tester la technologie (pas de droit d exploitation commerciale) Option l établissement reste propriétaire le bénéficiaire dispose de la possibilité exclusive de prendre une licence sur la technologie pendant un temps déterminé le paiement d une somme forfaitaire peut être prévue
L exploitation de la technologie par un tiers Démarcher un potentiel licencié Céder / Concéder une licence d exploitation
Autoriser l exploitation de la technologie Innovation Soit le partenaire est identifié (ex:cr*) Soit il faut chercher un partenaire (Prospection) Partenaire trouvé Le partenaire est intéressé Le partenaire est intéressée mais il lui manque des éléments pour se décider à prendre une licence Négociation et signature d une licence Cession du titre de propriété intellectuelle Négociation et signature d une option sur licence ou d un MTA * CR: Collaboration de recherche
La licence - Définition Définition «Contrat par lequel le titulaire d un droit de propriété industrielle concède à un tiers, en tout ou partie, la jouissance de son droit d exploitation, en contrepartie d une redevance» (Définition du CNRS) La licence peut être exclusive ou non exclusive, limitée à une zone géographique et déterminée dans le temps.
La licence Que propose le propriétaire de la technologie? Les contours d une licence sont variables et dépendent de la relation avec le partenaire. Le propriétaire de la technologie concède: Droit d exploiter la technologie (pour son usage propre ou pour vendre des produits ou de services) Pendant une durée déterminée (maximum: durée de la protection) De façon exclusive ou non, sur un territoire donné et un domaine donné Souvent, il peut être prévu: une assistance technique Une collaboration en vue d adapter la technologie
La Licence Le cœur de l accord L option d achat Questions périphériques les sous-licences Publications Cœur de la licence l assistance technique La gestion de la PI Droit d exploitation (définition de l étendue des droits et de la technologie concédée) Autres retombées En contrepartie les affiliés Retour financier L accès aux perfectionnements L usage du nom de l établissement la cession de la licence en cas de rachat du partenaire gestion des contentieux Exclusivité Contrôle des redevances
Licence la contrepartie financière La contrepartie financière peut prendre les formes suivantes : Cash = Une somme forfaitaire Minimum garanti = tous les ans, le licencié s engage à verser un montant minimum. % d exploitation (obligation d exploiter) = le licencié s engage à payer un % sur l exploitation de l innovation Prise en charge des frais de PI = le licencié rembourse les frais de PI et prend en charge les frais futurs Milestones = le licencié verse une somme forfaitaire à des étapes clef du developpement et de la commercialisation de la technologie
Licence le cas des start-up (essaimage d un laboratoire) Comment l Université peut-elle aider à la création de start-up qui valorise les travaux du laboratoire? - Accès au labo / Mise à disposition de moyen - Protection intellectuelle prise en charge par l Université - Conclusion d une licence à des conditions préférentiels
Licence exercice Un laboratoire de L école des mines d albi a developpé un procédé innovant de traitement de biomasse humide par friture. L Ecole a décidé de breveter ce procédé et de rechercher un licencié. Elle a donc fait connaitre largement son innovation (salon, diffusion d une offre de technologie, prospection active). A l occasion d un salon, une entreprise s est montré intéressée par l exploitation de cette invention. L entreprise a d abord demandé à pouvoir essayer la technologie. L école lui a donc permis d évaluer la technologie par le biais d un MTA. L évaluation s est avéré concluante et l entreprise a indiqué vouloir prendre une licence sur ce brevet ------------------- Lisez le document récapitulant les grands principes de la licence et répondez aux questions suivantes: - Que souhaite faire l entreprise avec ce brevet? - Que signifie «exclusive»? - Dans quel domaine est concédé la licence? - Que signifie «sous-licencié» L aspect redevance sera abordée plus tard dans la présentation
Cession de l innovation Définition Contrat par lequel le titulaire d un droit de propriété industrielle transfert la propriété de son titre à un tiers.
L exploitation par un copropriétaire de l innovation
Exploitation par un copropriétaire de l innovation Dans le cadre d une coopération en R&D, deux partenaires développent une technologie et la protège (brevet en copropriété). L un des partenaires souhaite exploiter la technologie. Peut-il le faire? Le copropriétaire non exploitant a-t-il son mot à dire? Une licence / un accord de copropriété doivent-ils être signées?
Négocier le montant des retours financiers
Fixer le montant de la contrepartie financière Fixation de la contrepartie Écouter les propos du partenaire ENPV Estimation du coût de developpement de la technologie connaissance des pratiques du domaine connaissance du marché Taches du chargé d affaire La contrepartie est le fruit d une négociation entre le titulaire des droits de PI et le licencié mais pour pouvoir négocier avantageusement, il faut disposer de quelques données objectives.
Méthode de l estimation des couts de développement Les couts de developpement sont difficiles à estimer, ils comprennent: couts de recherche ( comment évaluer les couts de recherche fondamentale?) Couts de prospection Couts de PI Le montant trouvé ne constitue pas forcément une bonne base de négociation car il peut être déconnecté des réalités du marché visé.
Méthode de l étude des comparables Il s agit de faire un benchmark des technologies concurrentes (technologies existantes, besoin adressé, prix) Si l innovation est une innovation de rupture, il va être difficile de réaliser cette étude.
Méthode de l évaluation de la valeur d une technologie (ENPV) De façon simplifier, il s agit : Evaluer la part de marché que l innovation pourrait conquérir : - Évaluer la taille du marché (étude de marché) - Estimer la part que peut conquérir l innovation (hypothèse) Evaluer les charges - couts de production - les frais divers ( développement / commercialisation / Publicité.) c est essentiellement le licencié qui pourra donner des indications sur ce point Valeur de l innovation (à répartir entre le licencié et le titulaire de la licence) C est sur cette base que la négociation va pouvoir s ouvrir
Fixer la contrepartie financière Exercice Reprenons la licence sur le brevet «friture de boue» Imaginez les modalités de rémunération Comment estimer le montant à demander?
Fixer la contrepartie financière Exercice Voici un exemple de fixation de redevance pour l exploitation du brevet «friture de boue» Année Cash à la signature du contrat de licence ( ) Droit d'usage Redevances proportionnelles Vente d'équipements et de services Taux Assiette Taux Assiette Minimas garantis ( /an) 2012 50 000 - - - - - 2013 - - - - - - 2014 à 2026-3 /t de capacité installée Capacité installée (t/an) Exploitation directe 115 000 6% Chiffre d'affaires HT des ventes Exploitation indirecte Partage à parts égales entre la société et l'emac des redevances versées à la société par le ou les souslicenciés
Application au cas du cacao Investigation sur l invention de la collègue (en s appuyant sur le dossier de valorisation) - Protection de l invention / de la marque - cadre de création de l invention (Avec un partenaire? Avec un financement public?) - Degré de maturité de l innovation - Estimation du cout de développement - Marchés envisagés - Partenariat existant Quelle(s) stratégie(s) de licensing proposez vous?
Remerciement Je vous remercie pour votre participation Avez-vous des questions?