PrOPriÉtÉs intellectuelles

PrOPriÉtÉs intellectuelles 5 la lettre Juillet 2011 Au sommaire Dessins et modèles Signes distinctifs PAGE 2 Droits d auteurs Droits voisins PAGE 3 Protection des données personnelles PAGE 4 Informatique Dossier Créations et inventions de salariés : composer avec les insuffisances des textes et en tirer parti PAGE 5 Internet Télécommunications PAGE 6 Tribune ouverte Signes distinctifs : la question de l amortissement des actifs incorporels PAGE 7 édito Droits de propriété intellectuelle : des règles juridiques en construction dans un environnement juridique déjà structuré Les différentes branches du droit de la propriété intellectuelle ont en commun, du fait de leur caractère récent, de s insérer pour une grande partie dans des environnements juridiques déjà construits. Cela peut avoir lieu sans heurts, ou au contraire nécessiter des réformes d importance. Cette lettre est émaillée de nombreux exemples, dans un sens comme dans l autre. Dans certains cas, les nouvelles règles créées, soit par les textes soit par voie prétorienne, s intègrent facilement dans le corpus juridique existant, de manière presque naturelle. Ainsi, la volonté de la Commission européenne de créer un tarif social pour l accès à l Internet haut débit est relativement consensuelle, même si les modalités de sa mise en oeuvre sont en débat. En droit fiscal, les conditions dans lesquelles peuvent être amortis les actifs incorporels ne diffèrent pas sensiblement du droit commun de l impôt sur les sociétés. Enfin, dans un cadre contractuel, l usage des clauses limitatives de responsabilité, tout particulièrement dans les contrats relatifs à l implémentation des logiciels ERP, n est qu une déclinaison, sujette à des adaptations mineures, du droit commun des contrats. Parfois, au contraire, il faut repenser des pans entiers d une discipline juridique pour faire place aux nouvelles problématiques. C est le cas en matière de créations et inventions de salariés, où le droit en vigueur, mal adapté, entame sa mue, inévitablement longue. De même en est-il du dispositif Hadopi, encore en cours de mise en place. Enfin, il peut arriver que les différentes règles du droit s opposent : la confrontation est alors inévitable. C est le cas en matière de vidéosurveillance : ici la protection de l ordre public se heurte au droit à la protection de la vie privée et aux exigences appliquées au traitement des données personnelles. Ces contradictions et ces paradoxes participent certainement de l intérêt que l on trouvera à la pratique du droit de la propriété intellectuelle et au contenu de cette livraison, qui en illustre quelques points saillants. Très bonne lecture Antoine Gendreau, avocat associé

Dessins et modèles dessin OU MOdèle et PrOdUctiON de Pièces : juge de la Mise en ÉtAt compétent? Des divergences persistent entre les juges du tribunal de grande instance de Paris sur le point de savoir si le juge de la mise en état peut ordonner la production d informations sur l origine et les réseaux de distribution au visa de l article L.521-5 du code de la propriété intellectuelle. La 1 re section de la 3 e chambre vient de répondre par la négative au motif que la rédaction de l article fait référence à des produits «contrefaisants» et non pas «argués de contrefaçon», ce qui laisse supposer que le tribunal doit avoir préalablement statué sur la réalité de la contrefaçon avant de pouvoir ordonner de telles mesures (TGI Paris, ord. 4 mai 2010). Cependant, cette position semble être minoritaire puisque les 1 re et 4 e sections acceptent que le juge de la mise en état mette en œuvre le droit d information avant même le prononcé d une décision sur la réalité de la contrefaçon. Cette jurisprudence dominante au sein de la 3 e chambre du tribunal de grande instance de Paris est en outre confortée par plusieurs arrêts de la cour d appel de Paris. Signes distinctifs exception de contrefaçon : la référence NÉcessAire Le jugement rendu le 15 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Paris donne l occasion de revenir sur les conditions restrictives de mise en œuvre de l exception de contrefaçon prévue à l article L. 713-6 b) du code de la propriété intellectuelle. Rappelons que l enregistrement d une marque ne fait pas obstacle à l utilisation du même signe ou d un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d un produit ou d un service, notamment en tant qu accessoire ou pièce détachée, à condition qu il n y ait pas de confusion sur leur origine. En l espèce, le Tribunal a considéré que la contrefaçon des marques Epson et Epson Stylus était caractérisée. En effet, si l usage de la marque Epson Stylus sur la face avant des emballages des cartouches en cause accompagnée d une mention telle que «compatible avec» apparaît nécessaire pour indiquer au consommateur la destination du produit, tel n est pas le cas de l usage des marques sur la notice accompagnant ces cartouches ou sur les cartouches d encre ellesmêmes. Il s agit là d un usage répété et non nécessaire de la marque pouvant engendrer pour le consommateur une confusion sur la réelle origine des produits en cause. ÉPUiseMeNt des droits : UtilisAtiON de MArqUe comme MOt-clÉ PAr UN revendeur Par arrêt du 8 juillet 2010, la Cour de justice de l Union européenne a admis la faculté, pour les revendeurs de produits de marque, de faire usage de ladite marque sans autorisation de son titulaire, à titre de mot-clé dans le cadre d un service de référencement sur Internet. Il ne saurait en être autrement que s il existe un motif légitime qui justifie que le titulaire s y oppose, tel qu un usage laissant penser qu il existe un lien économique entre le revendeur et le titulaire ou un usage portant une atteinte sérieuse à la renommée de la marque. A cet égard, la Cour a notamment précisé que le juge national est tenu de constater qu il existe un tel motif légitime lorsque le revendeur a enlevé, sans le consentement du titulaire de la marque dont il fait usage dans le cadre de la publicité pour ses activités de revente, la mention de cette marque sur les produits fabriqués et mis dans le commerce par le titulaire, et remplacé cette mention par une étiquette portant le nom du revendeur, dissimulant ainsi la marque. La revente ne saurait davantage, eu égard à son volume, à sa présentation ou à sa mauvaise qualité, amoindrir gravement l image que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque. 2 Lettre propriétés intellectuelles Juillet 2011 - cms Bureau Francis lefebvre

Droits d auteurs toujours l interprétation stricte des cessions de droits Dans cette affaire, la facture d un photographe prévoyait une cession de droits sur les clichés «pour la réalisation d un dépliant». Le client de l artiste ayant pris l initiative de réaliser des sets de table à partir de ces mêmes photographies, il s est vu délivrer une assignation. De façon assez étonnante, la cour d appel avait rejeté l action du photographe relevant que la facture ne prescrivait pas formellement l interdiction de reproduire les photographies sur d autres supports que le dépliant et que cette exploitation ne contrevenait pas davantage aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. Classiquement, les juges suprêmes ont cassé cet arrêt au visa des articles L. 122-7 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, réaffirmant clairement le principe de l interprétation stricte des cessions (Civ. 1 re, 30 septembre 2010). Une attention particulière doit donc être portée à la rédaction d une clause de cession. la contestation relative à la validité de la requête AU vu de laquelle A ÉtÉ AUtOrisÉe la saisie-contrefaçon PeUt relever du pouvoir exclusif de la juridiction saisie au fond de l action en contrefaçon. Une ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon de logiciel avait été rendue par le président du tribunal de grande instance d Orléans. Le demandeur avait ensuite procédé à la saisie et assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Montpellier. Considérant que la requête au vu de laquelle a été autorisée la saisie-contrefaçon comportait un vice, le défendeur en avait sollicité l annulation devant le juge du fond. Pour rejeter cette exception de nullité, la cour d appel de Montpellier avait retenu qu une telle action aurait du être portée devant le juge l ayant rendu, au visa de l article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle. Les juges suprêmes ont cassé cet arrêt au motif qu à l expiration du délai imparti par l article L. 332-2 pour demander la mainlevée de la mesure de saisie, la contestation relative à la validité de la requête au vu de laquelle a été autorisée la saisie-contrefaçon relève du pouvoir exclusif de la juridiction saisie au fond de l action en contrefaçon (Civ. 1 re, 6 mai 2010). liens hypertexte PrOFONds : Aider à AccÉder à UN contenu N est PAs le représenter Les chaînes de télévision proposent régulièrement des services de catch up tv (télévision de rattrapage) permettant à l internaute de visionner sur leur site Internet des programmes précédemment diffusés sur leur antenne. Une de ces chaînes se plaignait de l activité d une société tierce exploitant un site Internet répertoriant l ensemble des programmes proposés en catch up tv et offrant d y accéder via des liens hypertexte profonds. L un des fondements à l action était bien évidemment l atteinte au droit d auteur et aux droits voisins. Le tribunal a rejeté cet argument en relevant que le site litigieux ne représentait nullement les œuvres en cause, mais ne faisait qu aider le public à y accéder en lui indiquant un lien permettant de les visionner directement sur les sites des chaînes, lesquels seuls effectuaient l acte de représentation (TGI Paris, 18 juin 2010). Droits voisins droit du PrOdUcteUr d UNe BAse de données : quel est l OBjet de la PreUve des investissements substantiels? Dans la même affaire que celle visée plus haut (TGI Paris, 18 juin 2010), la chaîne avait également agi sur le fondement de l atteinte aux droits du producteur de bases de données. Relevant que les services de catch up tv assuraient effectivement le recueil d œuvres audiovisuelles, à savoir les programmes des chaînes de télévision, les juges concluaient classiquement à l existence d une base de données. Toutefois, le Tribunal a rejeté la demande présentée à ce titre relevant que la société demanderesse ne faisait état que des investissements supportés au titre de la création et de la maintenance des sites Internet (licence de logiciels, hébergement, numérisation des programmes, etc.) et qu aucune démonstration n était faite des investissements supportés au titre de la constitution de la base en cause. À défaut d une telle preuve, l action ne pouvait qu être rejetée. 3

Protection des données personnelles les PrOBlÉMAtiqUes de données PersONNelles soulevées PAr la loppsi 2 en MAtière de vidéosurveillance Dans le but de faire face à la multiplication des cas d atteinte à la sécurité nationale, la loi n 2011-267 du 14 mars 2011 d orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a été adoptée notamment pour «renforcer la sécurité intérieure» par l augmentation du nombre de dispositifs de vidéosurveillance installés sur le territoire français tout en donnant de meilleures garanties pour «assurer le respect de la vie privée des personnes filmées». Les articles 17 à 25 de la loi traitent plus spécifiquement du régime de la «vidéoprotection», terme préféré à celui de vidéosurveillance, sans doute trop évocateur d un «Big Brother» sous-jacent. Ils modifient et complètent les articles 10 et 10-1, et ajoutent un article 10-2 à la loi n 95-73 du 21 janvier 1995 d orientation et de programmation relative à la sécurité, déjà modifiée par la loi n 2006-64 du 23 janvier 2006, qui détermine le régime actuel de la vidéosurveillance publique, c est-à-dire des dispositifs de vidéosurveillance placés sur la voie publique ainsi que dans des lieux et établissements ouverts au public. Notons que l article 18 du projet de loi visant à élargir la possibilité offerte aux personnes morales privées de mettre en place de tels dispositifs «aux fins d assurer la protection des abords de leurs bâtiments et installations, dans les lieux susceptibles d être exposés à des actes de terrorisme ou particulièrement exposés à des risques d agression ou de vol» a été déclaré non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n 2011-625 DC du 10 mars 2011. La loi de 1995 dans sa version antérieure prévoyait qu un système de vidéosurveillance, pour être installé sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public par une personne publique ou aux seules fins de lutte contre le terrorisme par une personne privée, devait être autorisé par le préfet. Néanmoins, dans les cas où les «enregistrements visuels de vidéosurveillance sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques», l article 10-I de la loi de 1995 prévoyait qu ils devaient être soumis exclusivement aux dispositions de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés (loi Informatique et Libertés). Dès lors, ces enregistrements devaient être préalablement déclarés, voire, dans certaines hypothèses, autorisés par la Commission Nationale pour l Informatique et les Libertés (CNIL), à l exclusion de toute autre autorisation. L absence de précision des notions utilisées dans l article 10-I précité a soulevé de sérieuses difficultés de répartition des compétences entre la Préfecture et la CNIL, tant en ce qui concerne la délivrance des autorisations que lors du contrôle des installations. Néanmoins, la loi essaie de clarifier le régime de délivrance des autorisations d installation en disposant que «seuls sont autorisés par la CNIL en application de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, les systèmes installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public dont les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d identifier directement ou indirectement, des personnes physiques». Le texte vise également à mettre un terme aux débats concernant les compétences de la Préfecture et de la CNIL dans le contrôle des systèmes de vidéosurveillance. Elle érige la CNIL en garant du respect de la vie privée, en lui attribuant une compétence générale de contrôle de la conformité des systèmes de vidéosurveillance publique «visant à s assurer que le système est utilisé conformément à son autorisation et, selon le régime juridique dont le système relève, aux dispositions de la présente loi ou à celles de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 précitée». Cette disposition controversée a été largement débattue par les Assemblées en ce qu elle fonde le contrôle de la CNIL sur la loi Informatique et Libertés et non sur les dispositions de la loi de 1995. Cette attribution de compétence a été en revanche vivement saluée par la CNIL qui prévoit déjà d effectuer «au moins 150 contrôles» au titre de son programme de contrôles 2011. Elle a souligné, dans ses observations du 6 mai 2010, qu en tant qu autorité administrative indépendante ayant acquis une expérience en matière de contrôle de systèmes de vidéosurveillance privée, elle sera en mesure de s assurer que «le développement de la vidéosurveillance s opère de façon respectueuse des libertés et qu elle soit homogène sur l ensemble du territoire national». 4 Lettre propriétés intellectuelles Juillet 2011 - cms Bureau Francis lefebvre

Informatique saga FAUreciA : validité de la clause limitative de réparation La société Faurecia conclut avec la société Oracle des contrats informatiques comprenant une clause limitative de réparation. En l absence de livraison du logiciel, objet de ces contrats, le client assigne le prestataire en résolution pour inexécution de ses obligations. Il invoque, pour écarter le jeu de la clause, le manquement à une obligation essentielle et la commission d une faute lourde. Après un premier arrêt de la Cour de cassation ayant estimé que le prestataire avait manqué à son obligation essentielle de livrer pour neutraliser ladite clause, la cour d appel de renvoi juge au contraire que la clause est valide. Aux termes d une nouvelle décision, la Cour de cassation reprend le raisonnement de la cour d appel de renvoi pour rejeter le pourvoi formé par Faurecia. Ainsi, une clause limitative de responsabilité n est réputée non écrite que si elle «contredit la portée de l obligation essentielle». En l espèce, la Cour estime que la cour d appel a légalement justifié sa décision en considérant que cette clause «ne vidait pas de toute substance l obligation essentielle» du prestataire notamment au vu du montant de l indemnisation négocié dans les contrats. La Cour déboute aussi Faurecia sur le terrain de la faute lourde en énonçant que «la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle ( ) mais doit se déduire de la gravité du comportement ( )» (Cass. Com., 29 juin 2010). dossier (première partie) Créations et inventions de salariés : composer avec les insuffisances des textes et en tirer parti Un forum a été organisé en nos bureaux le 5 octobre 2010, en présence de Laurent Mulatier, secrétaire général de la Commission Nationale des Inventions de Salariés (CNIS), sur le thème du traitement juridique à réserver aux créations et inventions de salariés. Nous restituons aujourd hui les principaux points abordés dans la partie consacrée au statut de l invention de mission au regard du droit des brevets. La seconde partie traitera, dans une prochaine lettre, du régime des créations de salariés au regard du droit d auteur. Dans le cadre de son emploi, un salarié peut être amené à se trouver en situation d inventeur d un procédé de fabrication brevetable. Les droits et les obligations respectifs de l employeur et du salarié, concernant notamment les inventions dites de mission, soulèvent des problématiques récurrentes auxquelles le droit en vigueur peine encore à apporter des réponses claires. titularité de l invention Lorsque l inventeur est dans une relation salariée avec son employeur, c est-à-dire qu il existe un lien de subordination entre eux, l article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle organise les règles de dévolution des droits sur l invention brevetable. Ces dispositions ne sont pas applicables aux mandataires sociaux (CA Paris, 13 mars 2009 ; Cass. Soc., 2 juin 2010) ni aux stagiaires (CE, 22 février 2010). La qualité de salarié, auteur d une invention de mission, n est cependant acquise que si le contrat de travail comporte une mission inventive correspondant aux fonctions effectives du salarié, ou si des études ou des recherches lui sont expressément confiées (CA Paris, 16 mars 2010). Il est donc nécessaire, pour l employeur, de formaliser expressément la mission inventive afin d éviter les difficultés probatoires de qualification. rémunération de l inventeur Si les droits sur l invention de mission sont dévolus automatiquement à l employeur, une rémunération supplémentaire est due au salarié inventeur, en principe déterminée par les conventions collectives, les accords d entreprise ou les contrats de travail individuels. Le droit positif retient comme critères de détermination du montant de cette rémunération, notamment, l importance de la contribution personnelle de l employé, l intérêt économique et les difficultés de mise au point de l invention. Ainsi, toutes les dispositions individuelles ou collectives visant à limiter le versement de la rémunération pourront être déclarées nulles. Ont dès lors été réputées non écrites la convention collective de la métallurgie et celle de la chimie sur ces points (TGI Paris, 10 juillet 2009 ; Cass. Com., 22 février 2005). Dans ce contexte, il est possible d envisager un système contractuel mixte impliquant, d une part, le versement combiné de primes forfaitaires aux moments clés de la vie de l invention, même non encore exploitée et, d autre part, une rémunération proportionnelle à la valeur économique de l invention en exploitation. Un barème fixé unilatéralement par l entreprise est en revanche inopposable au salarié (TGI Paris, 7 novembre 2008). Plusieurs propositions de loi ont été déposées en 2010, le 5 février et le 4 juin, pour tenter d éclaircir le régime applicable aux inventions de salariés et de réduire les disparités de traitement. Mais à ce jour, aucune d entre elles n a abouti. 5

Internet Télécommunications ebay condamné Le site communautaire de vente aux enchères en ligne a fait de nouveau parler de lui, au sujet de la vente de sacs Hermès contrefaisants. L arrêt du de la cour d appel de Reims du 20 juillet 2010 confirme la position adoptée en 2008 en faveur, déjà, de sociétés du Groupe LVMH, consistant à dénier à ebay le régime de responsabilité limitée accordée aux hébergeurs. La cour d appel de Reims analyse en l espèce de façon très concrète, dans son arrêt, si ebay outrepasse ou non un rôle de simple stockage défini par la directive «e-commerce» comme un service «de caractère purement technique, automatique et passif». Après avoir relevé qu ebay proposait aux utilisateurs des services complémentaires tels qu une rubrique «Suggestions d achat», la mise à la disposition des vendeurs d outils marketing consistant en des conseils pour optimiser les ventes, la reprise des informations mises en ligne par les vendeurs afin d attirer les acheteurs, etc. et tirait profit de la vente des contrefaçons par la perception de sommes proportionnelles au montant des ventes, la Cour en conclut qu ebay n a pas un rôle neutre concernant les annonces publiées sur son site, et ne peut dès lors être considéré comme un simple hébergeur. La qualité d hébergeur, en ce qu elle entraîne un régime dérogatoire au droit commun de la responsabilité, doit être interprétée de façon restrictive. Il est intéressant de noter que sur le plan international, il n existe pas de position commune des tribunaux sur le statut de la société ebay et sur le régime de responsabilité associé. la MAchiNe hadopi est en MArche Un décret adopté le 25 juin 2010 prévoit que sera puni d une amende de cinquième classe (actuellement fixée à 1 500 euros maximum, le quintuple à l égard des personnes morales, le double en cas de récidive), éventuellement assortie d une suspension de l accès à Internet pour une durée maximale d un mois, toute négligence caractérisée dans l utilisation d Internet (nouvel article R335-5 du code de la propriété intellectuelle). Et de définir la négligence caractérisée comme le fait, sans motif légitime, de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ou d avoir manqué de diligence dans la mise en œuvre de cette sécurisation. La sanction ne pourra néanmoins être prononcée que si l abonné a reçu une première alerte de la commission de protection, et si, dans l année suivant la présentation de cette recommandation, l accès à Internet est de nouveau utilisé en violation de droits d auteur. incompétence NÉgAtive du législateur dans l AttriBUtiON des NOMs de domaine en.fr Dans une décision du 6 octobre 2010, le Conseil Constitutionnel a déclaré que l article L45 du code des Postes et Communications Electroniques, qui fixe le cadre légal de l attribution des noms de domaine en France, est contraire à la Constitution en ce qu il confie l attribution et la gestion des noms de domaine au pouvoir règlementaire et à des organismes désignés par l exécutif. Or, afin que les libertés d entreprendre et de communication visées dans la Déclaration des droits de l Homme soient préservées, cette gestion doit, selon le Conseil Constitutionnel, être encadrée par la loi et non pas déléguée au pouvoir exécutif et aux organismes désignés, en particulier à l AFNIC (Association française pour le nommage Internet en coopération, désignée comme Office d enregistrement par arrêté ministériel du 19 février 2010 pour une durée de 7 ans). Le Conseil Constitutionnel annule en conséquence l article L45 du code des Postes et Communications Électroniques en précisant cependant que l abrogation de cet article ne prendra effet que le 1 er juillet 2011, que les actes réglementaires pris sur son fondement ne seront privés de base légale qu à compter de cette date et que les autres actes passés avant cette date ne pourront être contestés sur le fondement de cette décision. tarif social d Accès à l internet Le Ministère de l économie, des finances et de l industrie a saisi l Autorité de la concurrence d une demande d avis concernant la mise en place d un tarif social d accès à l Internet haut débit. Il est envisagé d instituer un tarif social dans les secteurs de la téléphonie mobile et de l accès à Internet haut débit, afin de permettre l accès à ces services aux personnes disposant de faibles ressources. Les offres dont le prix serait inférieur à un certain plafond jugé abordable pour un ensemble de services donné seraient bénéficiaires d un label. Cependant aucune compensation ne serait versée aux opérateurs fournissant ces offres, ce qui soulève des questions nouvelles au regard du fonctionnement des marchés concernés notamment dans le secteur de l accès à Internet haut débit. L Autorité de la Concurrence rendra son avis à la fin du premier semestre 2011 (Communiqué de presse de l Autorité de la concurrence du 14 mars 2011). BrUxelles contre la «taxe télécoms» La France et l Espagne ont instauré en 2009 une «taxe télécoms» sous la forme d un prélèvement de 0,9 % du chiffre d affaires des opérateurs dont les encaissements sont supérieurs à 5 millions d euros, afin de compenser le manque à gagner pour les télévisions publiques de la suppression de la publicité aux heures de grande écoute. Selon la Commission européenne, cette taxe est incompatible avec le droit de l Union européenne dans le domaine des télécommunications. En effet, conformément en particulier à l article 12 de la directive 2002/20/CE, dite directive «Autorisation», les taxes imposées aux opérateurs de télécommunications doivent être «spécifiquement et directement liées à la couverture des coûts de la régulation du secteur». Bruxelles avait donné deux mois à Paris et Madrid pour mettre fin à ce prélèvement, et devant leur refus, a décidé de renvoyer l affaire devant la Cour de justice de l Union européenne (Communiqué de presse de la Commission du 14 mars 2011). 6 Lettre propriétés intellectuelles Juillet 2011 - cms Bureau Francis lefebvre

tribune OUverte Signes distinctifs : la question de l amortissement des actifs incorporels outre les effets strictement juridiques du dépôt ou de l exploitation des signes distinctifs, il est important de bien comprendre les problématiques fiscales sousjacentes. Ainsi, la question de savoir si les frais engagés pourront être pris en compte dans le cadre de l imposition sur les sociétés, notamment s ils peuvent être amortis, peut s avérer cruciale. Elle est en tout cas un élément à prendre en compte lorsque l on calcule la rentabilité ou non du dépôt ou de l usage d une marque ou d un nom de domaine. Leur statut «d actifs incorporels de l entreprise» les soumet à des règles spécifiques. PriNciPe De jurisprudence constante, les éléments incorporels de l actif immobilisé sont amortissables s il est prévisible à la date de leur création ou de leur acquisition que leurs effets sur l exploitation prendront fin à une date déterminée (voir par exemple, en matière de marques : CE, 30 décembre 2009 ; CE, 28 décembre 2007). Ainsi, certains éléments tels que le fonds de commerce, qui ne se déprécient pas de manière irréversible, ne peuvent en principe donner lieu à aucun amortissement (seule la constitution de provisions est alors autorisée). Le Conseil d État admet toutefois l amortissement de certains éléments incorporels du fonds de commerce si deux conditions cumulatives sont respectées : l élément doit être dissociable, en raison de l ensemble de ses caractéristiques propres, des autres éléments représentatifs de la clientèle ; la date de cessation des effets de cet élément sur l exploitation doit être déterminée. Ce raisonnement est transposable aux droits de la propriété industrielle. Ainsi, les droits qui bénéficient d une protection juridique limitée dans le temps, ou dont l exploitation au sein de l entreprise doit prendre fin à une date déterminée, peuvent donner lieu à la constatation d amortissements. Par exemple, les procédés de fabrication, ou encore les dossiers techniques nécessaires à l obtention de l autorisation de mise sur le marché d une spécialité pharmaceutique, présentent un caractère amortissable. APPlicAtiON en MAtière de MArqUes Les marques déposées auprès de l INPI bénéficient d une protection pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. Puisque cette protection n est pas limitée dans le temps, les coûts engendrés par le dépôt ou l acquisition des marques ne peuvent pas, sauf exceptions, être amortis. Le Conseil d État a récemment eu l occasion de prendre position sur la question de l amortissement des marques acquises et plus particulièrement des marques viticoles qui, à la différence des marques commerciales, ne peuvent être cédées séparément de l exploitation. Elles sont en effet indissociables du lieu de production, et ne sont donc pas cessibles isolément. Il a pourtant été considéré que, d un point de vue fiscal, elles constituaient un élément d actif dissociable. Pour autant, elles ne sont pas amortissables dans la mesure où la date de fin de leurs effets bénéfiques sur l activité n est pas prévisible (CE, 28 décembre 2007). APPlicAtiON en MAtière de NOMs de domaine Les coûts relatifs à l obtention et à l immatriculation d un nom de domaine créé par l entreprise ne doivent être activés que lorsque l entreprise a choisi d inscrire les coûts de création du site web à l actif. Dans ce cas, l amortissement des dépenses en cause semble admis dans les mêmes conditions que les autres frais de création du site. S agissant des noms de domaine acquis par l entreprise, l administration a précisé qu ils ne peuvent être amortis que dans l hypothèse où leur usage est limité dans le temps (par exemple, les noms utilisés pour la création de sites «Web» événementiels, destinés à la promotion de spectacles ou de films). Dans tous les autres cas, l amortissement n est pas possible. 7

Le savez-vous? Articles «Transfert de données personnelles vers des États-tiers», Magazine Option Finance, 21 février 2011. Par Elena Caubet et Anne-Laure Villedieu. «Inventions de salariés : quelle rémunération?», Magazine Décideurs, Novembre 2010. Par Alexandra Le Corroncq et Marie-Pierre Schramm. «Le.fr tremble sur ses bases», Magazine Option Finance, 18 octobre 2010. Par Anne-Laure Villedieu. «Le service Adwords sous la loupe de la CJUE : le fin mot de l histoire?», La Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires, Juillet 2010. Par Prudence Cadio et Antoine Gendreau. Courrier des lecteurs Vos questions et suggestions peuvent être envoyées à l adresse suivante : proprietesintellectuelles@cms-bfl.com Contributeurs Arnaud Donguy, Antoine Gendreau, Nathalie Pétrignet, avocats associés, et Prudence Cadio, Eléna Caubet, Alexandra le Corroncq, Clarence Pinot de Villechenon, Alexis Vichnievsky, Anne-Laure Villedieu, avocats. Avec la participation d Hélène Chalmeton, chargée de recherches. CMS Bureau Francis Lefebvre, 1-3 villa Emile Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex, France T +33 1 47 38 55 00 - F +33 1 47 38 55 55 - info@cms-bfl.com - www.cms-bfl.com CMS Bureau Francis Lefebvre est membre de CMS, regroupement de 9 grands cabinets d avocats européens indépendants offrant aux entreprises un éventail complet de services juridiques et fiscaux en Europe et dans le reste du monde. Fort de plus de 5000 collaborateurs, dont plus de 2800 avocats et 770 associés, CMS s appuie sur 48 implantations dans le monde. Cabinets membres de CMS : CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni (Italie); CMS Albiñana & Suárez de Lezo S.L.P. (Espagne); CMS Bureau Francis Lefebvre (France); CMS Cameron McKenna LLP (Grande Bretagne); CMS DeBacker (Belgique); CMS Derks Star Busmann (Pays-Bas); CMS von Erlach Henrici Ltd. (Suisse); CMS Hasche Sigle (Allemagne); CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH (Autriche). Implantations mondiales principales et secondaires des cabinets membres de CMS : Amsterdam, Berlin, Bruxelles, Londres, Madrid, Paris, Rome, Vienne, Zurich, Aberdeen, Alger, Anvers, Belgrade, Bratislava, Bristol, Bucarest, Budapest, Buenos Aires, Casablanca, Cologne, Dresde, Düsseldorf, Edimbourg, Francfort, Hambourg, Kiev, Leipzig, Ljubljana, Luxembourg, Lyon, Marbella, Milan, Montevideo, Moscou, Munich, Pékin, Prague, Rio de Janeiro, Sarajevo, Séville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Varsovie et Zagreb. Propriétés intellectuelles Newsletter publiée par CMS Bureau Francis Lefebvre Directeur de la publication : Pierre-Sébastien Thill Directeur de la rédaction : Florence Jouffroy Rédacteur en Chef : Antoine Gendreau Conception : Creative Room. Dépôt légal à parution. ISSN : en cours. cette lettre ne constitue pas une consultation d avocat et a une vocation purement informative. toute information concernant une problématique particulière doit être demandée auprès d un avocat.