Chan Park Partner, Corporate Sites Web & M&A et droits de propriété intellectuelle

Chan Park Partner, Corporate Sites Web & M&A et droits de propriété intellectuelle Luxinnovation : Les Mardis de la Propriété Intellectuelle Claire Leonelli Avocat aux Barreaux de Paris et de Luxembourg (liste IV) Partner, Head of IP, IT & Media 18 Mars 2014

Introduction

Introduction Objet : Prévoir et maîtriser toutes les questions de propriété intellectuelle en amont de la création d un site Internet Assurer la visibilité de son site sans porter atteinte aux droits des tiers Savoir anticiper et éviter les litiges Plan Noms de domaine Structure et contenu des sites web Liens hypertextes Mots clés 3

1. Noms de domaine

2.1. Qu est-ce qu un nom de domaine? Nom de domaine WWW.C-EST-ICI.COM Extension (ou «Top-Level Domain» - TLD) L adresse sur le web de votre site Internet Pas un droit de propriété intellectuelle stricto sensu (pas de monopole d exploitation juridique) Signe distinctif susceptible de protection sous certaines conditions (via la concurrence déloyale) 5

2.2. Comment choisir son nom de domaine? (1/5) a) Disponibilité technique : 1 er arrivé, 1 er servi Impossible techniquement d enregistrer deux fois le même nom de domaine sous la même extension ( marque) Possible d enregistrer le même nom de domaine sous des extensions différentes : o Les extensions génériques («gtld») : Non restreints:.com,.org,.net,.info (2001) Restreints (i.e. soumis à conditions):.mil,.biz,.pro, etc. o Les extensions géographiques («cctld») :.lu,.fr,.be,.de o Les nouveaux «gtld» (depuis 2014) : 265 millions de noms de domaine 110 millions «.com» (Q3 2013 - Verisign) Extensions en caratères non latins (chinois, arabe, cyrillique, thaï, etc.) : réseau )شبكة ou toile ), онлайн ( en ligne ), сайт ( site ) et 游 戏 (jeu), etc. Extensions géographiques :.nyc,.paris,.brussels,.hamburg, etc. Extensions réservées à une communauté :.gay,.bank,.finance Extensions génériques :.bike,.holdings,.music,.cloud, etc. Extensions «fermées» :.bugatti,.audi,.hermes 1930 demandes 175 noms de domaine délégués (15/03/2014) (ICANN) 6

2.2. Comment choisir son nom de domaine? (2/5) b) Disponibilité technique Disponibilité juridique Pas de vérification de la disponibilité juridique par le Registry Un nom de domaine peut devoir être supprimé ou transféré, à la demande d un tiers, s il porte atteinte à ses droits antérieurs, et notamment : Marque antérieure Antériorité : date de dépôt Marque enregistrée sur le territoire vers lequel est dirigé le site Internet (faisceau d indices) Les produits/services et les signes sont identiques Risque de confusion si les produits/services et les signes sont similaires Si nom de domaine inactif: marque enregistrée en classe 38 Exception: marque notoire Ex.: KALASHNIKOV c/ kalashnikovenergy.com - TAL 23 avril 2008 Dénomination sociale antérieure Antériorité : date d insertion dans les statuts Risque de confusion et donc : - Identité ou similarité des signes - Dénomination sociale distinctive - Nom de domaine est actif - Situation de concurrence - Même zone géographique - Dénomination sociale distinctive (i.e non descriptive/générique) (Risque de) perte/détournement de clientèle Ex.: Société Argus (automobile) c/ argus.fr (IT) (pas d atteinte) Nom de domaine antérieur Antériorité : date d usage Risque de confusion et donc : - Identité ou similarité des signes - Noms de domaine actifs - Situation de concurrence - Même zone géographique - Nom de domaine distinctif (i.e non descriptive/générique) (Risque de) perte/détournement de clientèle) Ex.: gay.fr c/ gay.com (pas d atteinte) bois-tropicaux.com c/ boistropicaux.com (atteinte) TAL 7 octobre 2011 TAL ref. 11 juillet 2008 7

2.2. Comment choisir son nom de domaine? (3/5) c) Disponibilité technique Protection juridique Un nom de domaine descriptif peut permettre un bon référencement 36,43% de clics 8

2.2. Comment choisir son nom de domaine? (4/5) c) Disponibilité technique Protection juridique MAIS un nom de domaine descriptif risque de ne pouvoir constituer une marque valable Ex: Affaire showroomprivé.com Vs vente-privee.com (TGI Paris, 28 novembre 2013) Ni de permettre de s opposer à un nom de domaine pourtant quasi-identique Ex: mariagesencorse.com vs mariageencorse.com (CA Bastia, 20 mars 2013) 9

2.2. Comment choisir son nom de domaine? (5/5) Quelques conseils pratiques Mettre en balance les intérêts marketing et les aspects juridiques -> un nom de domaine descriptif peut être opportun pour promouvoir un produit/service saisonnier -> un nom de domaine descriptif risque de ne pas pouvoir être protégé contre les usurpations -> privilégier les noms de domaine arbitraires pour une stratégie à long terme Procéder (ou faire procéder) à une recherches d antériorités au moins parmi : - Les noms de domaines identiques enregistrés sous les autres extensions - Les dénominations sociales enregistrées dans les principaux pays cibles - Les marques identiques et similaires enregistrées dans les principaux pays cibles. Si possible d enregistrer le nom de domaine sous différentes extensions et les exploiter par redirection Enregistrer son nom de domaine à titre de marque Ne pas oublier de renouveler ses noms de domaine et privilégier les réservations longue durée 10

2.3. Comment défendre son nom de domaine? (1/3) Avant toute procédure Collecte des preuves Problème de l anonymat Procédures judiciaires Mise en demeure Pas de dépôt à titre de marque : Action en concurrence déloyale Antériorité : date d usage Risque de confusion et donc : - Identité ou similarité des signes - Noms de domaine actifs - Situation de concurrence - Même zone géographique - Nom de domaine distinctif (i.e non descriptive/générique) (Risque de) perte/détournement de clientèle / atteinte à la capacité de concurrence En cas de dépôt à titre de marque : Action en contrefaçon Antériorité : date de dépôt Marque enregistrée sur le territoire vers lequel est dirigé le site Internet (faisceau d indices) ou sur lequel est utilisé la dénomination sociale/nom commercial Les produits/services et les signes sont identiques Les produits/services et les signes similaires : risque de confusion Exception : marque notoire - Interdiction de faire usage du signe contesté, sous astreinte - Radiation ou transfert du nom de domaine - Dommages et intérêts Action en la forme des référés Action au fond 11

2.3. Comment défendre son nom de domaine? (2/3) Procédures Alternatives de Règlement des Litiges Procédure UDRP gtld (.com,.net,.biz,.org, etc.) Quelques cctld (.fr,.ch,.es ) OMPI 1 ou 3 experts Procédure ADR (.eu ) Tribunal d Arbitrage de la République Tchèque 1 ou 3 experts Procédure de contestation de titulaire.lu DNS Restena 11 juin 2013 Transfert (84%) ou radiation (3%) Marque antérieure identique ou similaire Absence de droits ou d intérêt légitime du réservataire sur le nom de domaine Enregistrement et utilisation de mauvaise foi (réservation aux fins de revente au titulaire de la marque, de perturber son activité ou de créer une confusion) Approx. 60 jours Suspension, transfert ou radiation Signe distinctif protégé antérieur (marque om commercial, enseigne, dénomination sociale, etc) identique ou similaire Absence de droits ou d intérêt légitime du réservataire sur le nom de domaine OU enregistrement et usage du nom de domaine de mauvaise foi Approx. 3-4 mois Suspension (de 1 an à 18 mois) Nom de domaine portant atteinte à un droit antérieur (marque, dénomination sociale, etc.) Action (judiciaire ou extra-judiciaire) en cours contre le réservataire du nom de domaine en vue du transfert du nom de domaine Demandes traités rapidement après la réception d un dossier complet 12

2.3. Comment défendre son nom de domaine? (3/3) Point d actualité (2013) Trademark Clearinghouse : Base de donnée mondiale dans laquelle les titulaires de marque peuvent inscrire leur marque Avantages : - Enregistrement prioritaire de nouvelles extensions (Sunrise Period) - Dispositif d alerte du réservataire d un nom de domaine dans l une des nouvelles extensions identique ou similaire à la marque et/ou du titulaire de la marque (Claim Period) - Bénéfice de la procédure URS Procédure URS (Système de Suspension Rapide Uniform): - ouverte aux titulaires d une marque antérieure enregistrée auprès du Trademark Clearinghouse et exploitée - nom de domaine identique ou similaire à la marque - absence de droits ou d intérêt légitime du réservataire sur le nom de domaine - enregistrement et utilisation de mauvaise foi - suspension du nom de domaine jusqu à son expiration 13

3. Structure et Contenus

3.1. Protection par le droit d auteur (1/3) a) Objet de la protection Tous les contenus publiés sur un site Internet sont suceptibles d être protégés par le droit d auteur : Textes Photos Vidéos Graphiques et dessins Logiciels et applications La structure et la compilation de ces éléments sont également susceptibes d être protégées par le droit d auteur Les codes sources du site Internet Condition : originalité (appréciation large) Communication au public de tout ou partie de ces éléments nécessite l autorisation préalable de l auteur/titulaire des droits 15

3.1. Protection par le droit d auteur (2/3) b) Titulaire des droits Titulaire des droits d auteur Principe : l auteur personne physique Exceptions : - Œuvre dirigée : créée (i) par plusieurs auteurs (ii) à l initiative d une personne, physique et morale, (iii) qui l édite et la divulgue sous son nom et dans laquelle (iv) la contribution des auteurs est conçue pour s intégrer dans cet ensemble => droits appartiennent à l initiateur du projet - Logiciels créés par un employé dans l exercice de ses fonctions ou d après les instructions de son employeur => droits appartiennent à l employeur Preuve de la titularité des droits d auteur Présomption : la personne sous le nom de laquelle l œuvre est divulguée Présomption simple qui supporte la preuve contraire 16

3.1. Protection par le droit d auteur (3/3) c) Aspects pratiques Principe : pas de cession de droits automatique Créations par les salariés Créations par un prestataire => Nécessité d insérer des clauses de cession de droit appropriées dans les contrats de travail et les contrats de création d une œuvre sur commande Conséquence : Nécessité d obtenir au cas par cas l accord de l auteur/titulaire des droits avant l insertion d une œuvre sur son site Internet Exceptions: Œuvres sous Licence Creative Commons (différentes configurations) Œuvres tombées dans le domaine public (principe (Lux): vie de l auteur + 50 ans) Gestion collective (Sacem Luxembourg, Luxorr, etc.) 17

3.2. Protection par le droit des producteurs de bases de données (1/4) a) Etendue de la protection spécifique (loi 2004) : Prérogatives : - droit d interdire l extraction ou la réutilisation de la totalité ou d une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base de donnée; - droit d interdire l extraction ou la réutilisation répétées et systématique de parties non substantielles de la base de manière (i) soit contraire à l exploitation normale de cette base, (ii) soit à causer un préjudice aux intérêts légitimes du producteur de la base. Bénéficiaire : producteur de la base de données = la personne physique ou morale qui prend l initiative et assume à titre principal le risque d effectuer les investissements nécessaires à la création de la base (article 67 al.2 loi de 2001 sur le droit d auteur). Durée : 15 ans après le 1 er janvier de l année qui suit la date de l achèvement de la base de données ou de sa mise à disposition du public si tel est le cas Ex: mise en ligne le 15/03/2014 => protection jusqu au 1 er /01/2030 18

3.2. Protection par le droit des producteurs de bases de données (2/4) b) Notion de base de données (loi 2004) : Définition : (i) base de données (ii) dont l obtention, la vérification ou la présentation du contenu (iii) atteste d un investissement qualitatif ou quantitatif substantiel Cet investissement doit concerner (i) la recherche d éléments existants, (ii) leur rassemblement, leur agencement systématique ou méthodique ou leur accessibilité individuelle dans la base de données ou (iii) la vérification de la fiabilité de l information lors de la constitution de la base et pendant son fonctionnement, à l exclusion des moyens inhérents à la création même des éléments de la base (CJUE, 9 nov. 2004, aff. C-203/02, aff. C-444/02, C- 338/02, C-46/02) Le but de la protection par le droit sui generis est en effet de stimuler la mise en place de systèmes de stockage et de traitement d informations existantes, et non la création d éléments susceptibles d être ultérieurement rassemblés dans une base de données. 19

3.2. Protection par le droit des producteurs de bases de données (3/4) b) Notion de base de données (loi 2004) : Illustrations : - Site regroupant la liste des chevaux participant à une course : NON car les opérations de vérification s inscrivant dans ce cadre ne correspondent pas à un investissement lié à l obtention et à la vérification du contenu de la base de données dans laquelle figure cette liste (CJUE, 9 novembre 2004, C- 203/02). - Site regroupant des annonces immobilières : NON car pas d investissements liés à la constitution de la base de données distinct de la création des annonces elles-même (Cass. Fr., 5 mars 2009, Ouest France Multimédia c/ Direct Annonces; CA Paris, 15 novembre 2013, aff «Se loger» ). - Base de données comprenant une liste de sites autorisés aux mineurs : OUI (Tribunal Commerce de Paris, 17 décembre 2009, Xooloo c/ France Telecom) - Annuaire en ligne : OUI car justification d investissements substantiels (11 millions d Euros) (Cass. Fr., 23 mars 2010 (France Télécom / Lectiel ) 20

3.2. Protection par le droit des producteurs de bases de données (4/4) c) Indexation licite vs Extraction illicite Activité des moteurs de recherche : indexation licite (atteinte) (TGI Paris, 1 er février 2011) - Pas de reprise du contenu donc pas d extraction - Simple indexation de sites Internet de tiers sous forme de liens hypertextes permettant d y accéder directement Activité des metamoteurs de recherche dédié : extraction illicite (atteinte) lorsque les résultats sont présentés sous l apparence extérieure du site Internet du metamoteur (CJUE, 19 décembre 2003, aff. C-202/12, Innoweb BV c/ Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV) - Un métamoteur de recherche utilise les moteurs de recherche d autres sites Internet en transférant les requêtes de ses utilisateurs vers ces autres moteurs de recherche, ce qui le distingue de moteurs de recherche généraux tels que Google, puis en effectuant un tri, notamment en éliminant les doublons. - La qualification «dédié» pour un métamoteur signifie que celui-ci est spécialisé sur un ou plusieurs sujets déterminés. 21

4. Les liens hypertextes

4.1. Qu est-ce qu un lien hypertexte? Lien interne Lien externe 23

4.1. Qu est-ce qu un lien hypertexte? Lien simple Lien profond 24

4.2. Liens hypertextes et propriété intellectuelle La création d un lien hypertexte vers un site tiers, sans autorisation de l exploitant de ce site, est susceptible d engager la responsabilité de son auteur dans les hypothèses suivantes : Contrefaçon : Droits d auteur Hypothèse : insertion, sans autorisation, d un lien renvoyant vers un site Internet - Renvoi vers un site dont le contenu est librement accessible au public : pas contrefaçon - Renvoi par un lien profond vers un site dont l accès est restreint par des mesures de protection : contrefaçon (CJUE 13 février 2014, affaire C-466/12, Svensson) - Renvoi vers un site permettant le téléchargement illicite d œuvres de l esprit : contrefaçon par mise à disposition ou complicité? Contrefaçon : Marque Hypothèse : reproduction de la marque au sein de l hyperlien - Utilisation à des fins informatives : pas de contrefaçon Ex: blog sur le shopping renvoyant vers les sites de divers marques - Utilisation à des fins commerciales : contrefaçon Ex: lien hypertexte reproduisant une marque et renvoyant vers un site vendant des produits identiques ou vers un site vendant des contrefaçons ( 25

5. Les mots clés

5.1. A quoi servent les mots-clés? Termes renseignés lors d une recherche sur un moteur de recherche Termes visibles ou invisibles utilisés par un site Internet Référencement sur les moteurs de recherche Mots-clés gratuits Adresse URL et nom de domaine Titre de la page Contenu de la page Metatags /balises méta Meta description Référencement naturel Mots-clés payants Achetés auprès d un moteur de recherche (ex: Google Adwords, Yahoo Search Marketing, Microsoft Advertising) Liens sponsorisés ou commerciaux 27

5.2. La marque d un tiers comme mot-clé? (1/4) a) L affaire «Google Adwords» Qu est ce que Google Adwords? Service proposé par Google pour permettre de diffuser des annonces publiciaires sous la forme de liens commercieux ou sponsorisés. Google est rémunéré pour chaque clic sur le lien promotionnel. Les mots-clés qui déclenchent le lien commercial sont choisis par les annonceurs notamment à partir d une liste de mots-clés suggérés par Google (générateur de mots-clés). Parmi ces mots-clés, figurent des marques protégées. Les annonceurs peuvent choisir de tels mots-clés, sans avoir l autorisation du titulaire de la marque, et plusieurs annonceurs peuvent choisir le même mot-clé. Lors du choix des mots-clés, les annonceurs indiquent le prix maximal par clic qu ils sont prêts à payer pour ce mot-clé. Ce prix commandera notamment la position de leur annonce. Les annonceurs peuvent à tout moment modifier ce prix pour améliorer leur positionnement. => Un annonceur peut donc enregistrer à titre de mot-clé la marque d un concurrent et son annonce pourra alors apparaître au-dessus de celle de celui-ci dans la liste des résultats d une recherche sur le moteur de recherche Google. 28

5.2. La marque d un tiers comme mot-clé? (2/4) b) Responsabilité des moteurs de recherche: affaire Google Adwords Google n est pas responsable pour contrefaçon de marque (CJUE, 23 mars 2010, Google France SARL et Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL contre Viaticum SA et Luteciel SARL (C-237/08) et Google France SARL contre Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL et autres (C- 238/08)) - Pas d usage de la marque dans la vie des affaires pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés par la marque - Cet usage est le fait de l annonceur. Google peut néanmoins voir sa responsabilité engagée : Bénéfice du régime aménagé de responsabilité de l hébergeur (article 62 de la loi modifié du 14 août 2000 sur le commerce électronique) Principe : pas de responsabilité pour les informations stockées pour un tiers ni d obligation générale de surveillance Exception : - Google avait effectivement connaissance du caractère illicite de l activité ou de l information - Google a été informé du caractère illicite de l usage du mot-clé et n a pas agit promptement pour retirer celui-ci ou rendre l accès au site l utilisant impossible. 29

5.2. La marque d un tiers comme mot-clé? (3/4) c) Responsabilité de l exploitant du site Internet / annonceur Principes (CJUE, 22 septembre 2011, C-323/09, Interflora / Marks & Spencer ) : - Possible d enregistrer un mot-clé identique ou similaire à la marque d un concurrent pour promouvoir des produits identiques ou similaires - Sans avoir reçu l autorisation du titulaire - Si un tel usage ne porte pas à confusion quant à l origine des produits et services. Appréciation au cas par cas - Tout dépend de la lisibilité de l annonce : - s il est clair que les produits ou services ne proviennent pas du titulaire de la marque mais d un tiers : pas contrefaçon de marque ; - si l annonce ne permet pas, ou permet difficilement, aux internautes de comprendre cela : contrefaçon de marque par usage illicite. La solution peut se comprendre dans la mesure notamment où l usage de la marque d autrui dans le cadre de la publicité comparative est licite sous certaines conditions.

5.2. La marque d un tiers comme mot-clé? (5/5) c) Responsabilité de l exploitant du site Internet / annonceur Applications concrètes : - Le lien promotionnel a clairement pour but de vendre des produits contrefaisants : par ex: «faux Vuitton» : contrefaçon - L annonce fait croire que l annonceur fait partie du réseau de distributeurs de la marque alors que tel n est pas le cas (British High Court of Justice, 21 mai 2013, aff. Interflora / Marks & Spencer) - L annonce ne fait pas mention du titulaire de la marque (CA Paris, 1 er octobre 2010, Finance Selection c/ Linxea) : contrefaçon - L annonce permet à un internaute normalement et raisonnablement attentif de savoir que les produits/services proviennent du tiers (Cass, fr, 25 septembre 2012, n 11-18.110) : absence de contrefaçon => Décision critiquable car retient notamment comme critère le fait que l annonce est positionnée dans une colonne séparée des résultats naturels Risques : => Le titulaire de la marque peut être condamné à verser des dommages et intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale s il a obtenu le déférencement de l annonceur par Google alors que l annonce ne prêtait pas à confusion et qu il n y avait pas contrefaçon de marque (Cass, fr, 14 mai 2013, Sogelink /Sig-image)

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