16 QUESTIONS ET RÉPONSES CONCERNANT LES DESSINS INDUSTRIELS par François M. Grenier * LEGER ROBIC RICHARD, avocats ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce Centre CDP Capital 1001 Square-Victoria Bloc E - 8 e étage Montréal (Québec) H2Z 2B7 Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874 info@robic.com www.robic.ca Q-1: R-1: Qu'est-ce qu'un dessin industriel? Bien que la Loi sur les dessins industriels ne définisse pas le terme "dessin industriel", le mot "dessin" est défini comme étant les caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d'un objet fini en ce qui touche la configuration, le motif, ou les éléments décoratifs. Le dessin particulier et original d'une chaise, d'une lampe ou encore d'une table, sera ainsi qualifié de "dessin industriel". Q-2: R-2: Pour protéger un dessin industriel, est-il obligatoire de l'enregistrer? Oui. L'article 9 de la Loi prévoit que le droit exclusif à la propriété d'un dessin industriel est acquis par l'enregistrement. Conformément à l'article 6 de la Loi, la demande d'enregistrement doit être déposée dans l'année suivant la publication du dessin au Canada, sans qu'il soit tenu compte de tout délai de priorité accordé en vertu du dépôt d'une demande dans un autre pays. Q-3: Qui peut enregistrer un dessin industriel? R-3: Seul le propriétaire d'un dessin industriel peut en demander l'enregistrement. Toutefois, il n'est pas nécessaire que le propriétaire du dessin qui en demande l'enregistrement soit le premier propriétaire. Ainsi, si une personne devient propriétaire d'un dessin LEGER ROBIC RICHARD/ROBIC, 1993. * Avocat, François M. Grenier est l un des associés principaux du Cabinet d avocats LEGER ROBIC, RICHARD, s.e.n.c. et du Cabinet d agents de brevets et de marques ROBIC, s.e.n.c. Publication 45.
industriel, l'ayant acquis moyennant juste et valable considération d'une autre personne, il pourra en obtenir l'enregistrement s'il satisfait les autres conditions de la Loi. Q-4: R-4: Est-ce que la personne qui exécute le dessin en est toujours considérée le propriétaire? Non. En vertu de l'article 12 de la Loi, l'auteur d'un dessin en est le premier propriétaire à moins que, pour contre-partie à titre onéreux, il ne l'ait exécuté pour une autre personne, auquel cas celle-ci en est le premier propriétaire. Par exemplaire, un consultant engagé spécifiquement pour exécuter un dessin et qui a été dûment payé, ne sera pas considéré comme le propriétaire de ce dessin et ne pourra en obtenir l'enregistrement. Q-5: R-5: Quelles sont les conditions essentielles qui doivent être respectées pour obtenir l'enregistrement d'un dessin industriel? Il y a des conditions de fond et des conditions de forme. De façon générale, les conditions de fond sont: - être propriétaire du dessin; - que le dessin n'ait jamais été utilisé par quiconque avant que la personne qui en demande l'enregistrement en ait fait le choix; - qu'il soit déposé au Canada dans l'année qui suit sa publication; - qu'il soit original. De façon générale, les conditions de forme sont: - produire une demande dans la forme réglementaire prescrite; - payer les droits; - joindre à la demande une esquisse ou une photographie du dessin et une description de celui-ci;
- joindre à la demande une déclaration spécifiant qu'à la connaissance de la personne qui en demande l'enregistrement, personne d'autre que le premier propriétaire du dessin n'en avait fait usage lorsqu'il en a fait le choix. Q-6: R-6: Est-ce que tous les dessins industriels sont enregistrables? Non. Les dessins ayant des caractéristiques résultant uniquement de la fonction utilitaire d'un objet utilitaire, ou les méthodes ou principes de réalisation d'un objet, ne peuvent être enregistrés en vertu de la protection prévue à la Loi sur les dessins industriels. De même, pour être enregistrable, un dessin industriel doit être original. Q-7: R-7: Combien coûte l'obtention d'un enregistrement de dessin industriel? Environ 850,00 $, incluant les taxes statutaires payables au Bureau des brevets. Q-8: R-8: Quels sont les droits que confère un enregistrement de dessin industriel? Ils sont nombreux: - en l'absence de preuve contraire, le certificat d'enregistrement est une attestation suffisante du dessin, de son originalité, du nom du propriétaire, du fait que la personne dite propriétaire est propriétaire, de la date et de l'expiration de l'enregistrement et de l'observation de la Loi; - le droit exclusif d'appliquer, pour des fins de vente, ce dessin, ou imitation de ce dessin, à l'ornementation d'un article fabriqué ainsi que le droit exclusif de publier, vendre ou exposer en vente les articles auxquels est appliqué ce dessin; - le droit de céder le dessin à un tiers; - le droit d'accorder une license d'utilisation du dessin à un tiers;
- le droit d'intenter une action contre toute personne qui copie le dessin pour les dommages subis par le propriétaire. Q-9: R-9: Pour combien de temps le droit exclusif est-il valable une fois l'enregistrement obtenu? Le droit exclusif est valable pendant 5 ans et renouvelable pour une période additionnelle de 5 ans. La durée totale du droit exclusif ne doit pas excéder 10 ans. Q-10: Est-ce que l'obtention d'une protection en vertu de la Loi sur les dessins industriels exclut automatiquement l'obtention d'une protection en vertu d'une autre loi relative à la propriété intellectuelle? R-10: Non. L'obtention d'un enregistrement de dessin industriel n'empêche pas l'obtention d'un brevet d'invention pour toute partie fonctionnelle de l'objet auquel est appliqué le dessin industriel. De même, cet objet peut être vendu en association avec une marque de commerce, nominale ou figurative, qui pourra être enregistrée conformément à la Loi sur les marques de commerce (1985, L.R.C., c. T-13). Toutefois, la protection de la Loi sur les droits d'auteurs (1985, L.R.C., c. C-42) n'est généralement pas disponible pour les dessins industriels appliqués à des objets destinés à être reproduits à plus de 50 exemplaires. Q-11: R-11: Que peut faire le propriétaire d'un enregistrement de dessin industriel si celui-ci est appliqué à un objet pour fins de vente, sans la permission du propriétaire? Le propriétaire de l'enregistrement de dessin industriel peut entreprendre des procédures en usurpation de ses droits afin que cesse cette usurpation. Q-12: R-12: Quels sont les remèdes disponibles en cas d'usurpation? Généralement, la cour accordera une injonction valable jusqu'à l'expiration de la période d'exclusivité (maximum de 10 ans). Dans des cas spéciaux où il y a urgence et que le propriétaire du dessin industriel peut démontrer qu'il subit des dommages irréparables en
raison de l'usurpation de ses droits, une injonction intérimaire et interlocutoire peut être accordée par le tribunal afin que les activités illégales du contrefacteur cessent immédiatement. Egalement, des dommages-intérêts sont généralement accordés au propriétaire de l'enregistrement de dessin industriel qui prouve que ses droits ont été usurpés. Ces dommages-intérêts représentent son manque à gagner, s'il est en mesure de démontrer que les ventes faites par le contrefacteur auraient été faites par lui ou, alternativement, une royauté raisonnable sur toutes les ventes du contrefacteur. Q-13: Pour convaincre le tribunal du bien-fondé de son action, le propriétaire du dessin industriel doit-il prouver que le contrefacteur a copié son dessin intégralement et chacune des caractéristiques de celui-ci? R-13: Cela dépend. Si le dessin industriel est très substantiellement différent des dessins existant auparavant, la cour lui accordera généralement une protection plus étendue. Si le dessin industriel ne présente comme caractéristique essentielle qu'une légère variation lorsque comparé aux dessins industriels existant auparavant, le tribunal sera plus sévère quant aux similitudes. Dans tous les cas, la contrefaçon d'un dessin industriel enregistré est une question de faits évalués par une comparaison visuelle du tribunal. Q-14: R-14: Quelle cour a juridiction pour décider d'une question relative à l'usurpation ou à la validité d'un dessin industriel? Tant la Cour Supérieure de la province de Québec que la Cour fédérale du Canada a juridiction pour entendre toute action relativement à l'usurpation d'un dessin industriel. Toutefois, seule la Cour fédérale a juridiction pour entendre une action relative à la radiation de l'enregistrement d'un dessin industriel. Q-15: Si une license afin de reproduire le dessin a été accordée à un tier, ce dernier peut-il entreprendre des procédures en usurpation de l'enregistrement de dessin industriel? R-15: Non. Seul le propriétaire enregistré du dessin industriel peut entreprendre des procédures en usurpation de celui-ci.
Q-16: R-16: Existe-t-il d'autres procédures possibles en matière d'usurpation de dessin industriel? Oui. Des procédures criminelles sont prévues à la Loi sur les dessins industriels pour toute personne qui reproduit sans autorisation un dessin industriel sur des produits qu'il expose pour fins de vente. Des procédures de nature pénale peuvent également être entreprises contre toute personne qui représente faussement qu'un article fait l'objet d'une protection en vertu de la Loi sur les dessin industriels.
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