Négociation et contractualisation de licences. Pauline Corbière -Juriste Propriété Intellectuelle et Contrats

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1 Négociation et contractualisation de licences Pauline Corbière -Juriste Propriété Intellectuelle et Contrats

2 Définition Le contrat de licence est un contrat par lequel le titulaire d un droit de propriété intellectuelle (le concédant) autorise son cocontractant (le licencié) à exploiter ce droit selon des modalités définies par les Parties. La licence peut être simple ou exclusive.

3 Chapitre 1 -Contrat de licence Contrat de licence : les principales clauses

4 Formalisme et formalités Contrat écrit : Condition de validité des contrats (brevet, marque, droit d auteur) Sanction : Nullité Inscription au Registre National des Brevets/marques/dessins et modèles Pas une condition de validité Condition d opposabilité aux tiers

5 Les Parties Vocabulaire-rappel : Concédant: le titulaire du brevet, le copropriétaire. Licencié: toute personne physique ou morale ayant la capacité de contracté et qui bénéficie de la licence. Capacité juridique à vérifier : Capacité juridique à engager en son nom Vérifier l existence de la structure Vérifier son assise financière

6 Le titre Vu en pratique : - Licence de brevet + savoir faire - Licence/communication/transfert de savoir-faire - Licence droits d auteur/logiciel Incidences: - Un titre qui ne lie pas le juge attention à la requalification - Un indice de l intention des parties

7 Le préambule Un élément facultatif mais essentiel : Permet de situer l accord/technologie dans son contexte Mettre en exergue l intention/les capacités/les attentes des Parties Un indice primordial pour le juge en cas de conflit

8 Les définitions Intérêt des définitions : Eviter les interprétations divergentes Mettre en exergue les points clés Ex : le domaine, les produits du brevet Accroître la compréhension du contrat Toujours relire les définitions au regard des articles dans lesquels elles sont utilisées On peut rédiger les définitions en dernier

9 Les annexes Les Annexes font partie intégrante du contrat = même valeur juridique Délimitent le périmètre contractuel Faciliter la rédaction et l évolution du contrat Permet de décrire précisément l objet licencié Il est souhaitable de penser régulièrement à mettre à jour les annexes

10 Exemple d Annexe : l objet licencié Brevet : titre, intitulé, date de dépôt, publication, extensions, titres délivrés. Savoir-faire : description du savoir-faire Logiciel : capture d écran du code source, n de dépôt des codes sources à l APP Autres : référence enveloppe Soleau, photo,, cahier de laboratoire

11 L objet de licence L objetdu contrat : Un brevet délivré ou une demande de brevet, les droits patrimoniaux d auteur, un savoir-faire, une marque. La totalité ou une partie du droit Licence d utilisation, de fabrication, de commercialisation, à des fins de recherche

12 Licence de savoir -faire Le savoir faire au sens juridique est très précis. Le savoir-faire doit être : secret formalisé substantiel Si une de ces conditions n est pas remplie = nullité du contrat

13 Le périmètre du contrat Le périmètre du contrat : Territoire géographique Domaine/Application Exclusivité (absolue/relative)/non exclusivité Droit ou pas de sous licencier NB : il y a exclusivité absolue quand le concédant s interdit lui-même d utiliser la technologie

14 Durée du contrat Duréedu contrat : Prise d effet au jour de sa signature (sauf clause contraire) Durée fixe. Exemple : 5 ans renouvelable par voie d avenant Pour toute la durée de vie du titre licencié

15 L exploitation Obligation d exploitation : Exploitation effective, loyale et sérieuse Même en cas de silence du contrat Même en présence de clause de minima Spécificité Université : Définition des domaines d exploitation Réservation du «hors domaine» et un droit d usage à des fins de recherche Prévoir des sanctions en cas de non exploitation

16 Suivi de l exploitation Pourquoi? Mission des organismes de recherche Garantir un retour financier auprès de l organisme de recherche Récupérer une technologie en cas de difficulté de l entreprise Comment? Reporting, réunion annuelle, audit Hiérarchie des sanctions (mise en demeure, retrait d exclusivité, résiliation de la licence)

17 Conditions financières Sommes forfaitaires : Cash à la signature de la licence (ex: coût du brevet) Paiement forfaitaire à chaque date anniversaire Etalement des paiements en fonction de la réalisation des différentes étapes de recherches («milestones») Redevances Redevances variées (type de produits, d exploitations, de marché) Redevances variables (par tranches, montants cumulés) Assiette (chiffre d affaires, unité de production)

18 Gestion de la Propriété intellectuelle Prise en charge des frais de PI Remboursement des frais déjà engagés Prise en charge des frais futurs Gestion des droits/titres de PI par le licencié Qui décide? Qui paye? (si rien n est prévu c est le propriétaire du brevet qui doit payer) Quid en cas de désaccord sur la poursuite du titre?

19 Défense de la PI Défense des droits/titres de PI : qui peut agir? Titulaire des droits de PI (le concédant) Le licencié exclusif : il peut agir si aucune clause du contrat ne s y oppose et s il a préalablement mis en demeure le breveté d agir et que ce dernier n a pas donné suite Le licencié non exclusif : peut intervenir dans l instance en contrefaçon mais ne peut pas initier l action

20 Attention La première défense c est l attaque. Lorsque l on attaque un tiers en contrefaçon, il va remettre en cause la validité du titre = Danger Mieux vaut prévoir que le licencié n a pas le droit d agir en contrefaçon contre des tiers sans autorisation du concédant

21 Garanties Garantie d éviction Garantie d éviction du fait personnel : garantie d ordre public, due même dans le silence du contrat Garantie d éviction du fait des tiers : peut être écartée sous réserve de bonne foi Garantie des vices cachés vices techniques, juridiques, cachés à la conclusion du contrat Peut être écartée dans le contrat

22 Loi applicable, langue et gestion des Loi applicable : conflits Privilégier la loi de la Côte d Ivoire Droits étrangers relativement harmonisés sauf droits USA/US Langue du contrat : Privilégier la langue française Gestion des conflits Privilégier le recours amiable Éviter le recours à l arbitrage

23 Chapitre 2 Suivi de la licence Il est important de suivre la vie de la licence Il est recommandé de faire un point tous les 6 mois sur la licence. Selon la clause d audit prévue dans le contrat de licence, prévoir d interroger le licencié sur l état des ventes. Il est recommandé de suivre les minimas pour pouvoir éventuellement modifier les termes de la licence.

24 Le licencié Il est important d entretenir des liens privilégiés avec le licencié. Si cela est possible prévoir une réunion physique par an. Il est important de tenir le licencié informé de tout changement d interlocuteur.

25 Merci de votre attention