Négociation et contractualisation de licences Pauline Corbière -Juriste Propriété Intellectuelle et Contrats
Définition Le contrat de licence est un contrat par lequel le titulaire d un droit de propriété intellectuelle (le concédant) autorise son cocontractant (le licencié) à exploiter ce droit selon des modalités définies par les Parties. La licence peut être simple ou exclusive.
Chapitre 1 -Contrat de licence Contrat de licence : les principales clauses
Formalisme et formalités Contrat écrit : Condition de validité des contrats (brevet, marque, droit d auteur) Sanction : Nullité Inscription au Registre National des Brevets/marques/dessins et modèles Pas une condition de validité Condition d opposabilité aux tiers
Les Parties Vocabulaire-rappel : Concédant: le titulaire du brevet, le copropriétaire. Licencié: toute personne physique ou morale ayant la capacité de contracté et qui bénéficie de la licence. Capacité juridique à vérifier : Capacité juridique à engager en son nom Vérifier l existence de la structure Vérifier son assise financière
Le titre Vu en pratique : - Licence de brevet + savoir faire - Licence/communication/transfert de savoir-faire - Licence droits d auteur/logiciel Incidences: - Un titre qui ne lie pas le juge attention à la requalification - Un indice de l intention des parties
Le préambule Un élément facultatif mais essentiel : Permet de situer l accord/technologie dans son contexte Mettre en exergue l intention/les capacités/les attentes des Parties Un indice primordial pour le juge en cas de conflit
Les définitions Intérêt des définitions : Eviter les interprétations divergentes Mettre en exergue les points clés Ex : le domaine, les produits du brevet Accroître la compréhension du contrat Toujours relire les définitions au regard des articles dans lesquels elles sont utilisées On peut rédiger les définitions en dernier
Les annexes Les Annexes font partie intégrante du contrat = même valeur juridique Délimitent le périmètre contractuel Faciliter la rédaction et l évolution du contrat Permet de décrire précisément l objet licencié Il est souhaitable de penser régulièrement à mettre à jour les annexes
Exemple d Annexe : l objet licencié Brevet : titre, intitulé, date de dépôt, publication, extensions, titres délivrés. Savoir-faire : description du savoir-faire Logiciel : capture d écran du code source, n de dépôt des codes sources à l APP Autres : référence enveloppe Soleau, photo,, cahier de laboratoire
L objet de licence L objetdu contrat : Un brevet délivré ou une demande de brevet, les droits patrimoniaux d auteur, un savoir-faire, une marque. La totalité ou une partie du droit Licence d utilisation, de fabrication, de commercialisation, à des fins de recherche
Licence de savoir -faire Le savoir faire au sens juridique est très précis. Le savoir-faire doit être : secret formalisé substantiel Si une de ces conditions n est pas remplie = nullité du contrat
Le périmètre du contrat Le périmètre du contrat : Territoire géographique Domaine/Application Exclusivité (absolue/relative)/non exclusivité Droit ou pas de sous licencier NB : il y a exclusivité absolue quand le concédant s interdit lui-même d utiliser la technologie
Durée du contrat Duréedu contrat : Prise d effet au jour de sa signature (sauf clause contraire) Durée fixe. Exemple : 5 ans renouvelable par voie d avenant Pour toute la durée de vie du titre licencié
L exploitation Obligation d exploitation : Exploitation effective, loyale et sérieuse Même en cas de silence du contrat Même en présence de clause de minima Spécificité Université : Définition des domaines d exploitation Réservation du «hors domaine» et un droit d usage à des fins de recherche Prévoir des sanctions en cas de non exploitation
Suivi de l exploitation Pourquoi? Mission des organismes de recherche Garantir un retour financier auprès de l organisme de recherche Récupérer une technologie en cas de difficulté de l entreprise Comment? Reporting, réunion annuelle, audit Hiérarchie des sanctions (mise en demeure, retrait d exclusivité, résiliation de la licence)
Conditions financières Sommes forfaitaires : Cash à la signature de la licence (ex: coût du brevet) Paiement forfaitaire à chaque date anniversaire Etalement des paiements en fonction de la réalisation des différentes étapes de recherches («milestones») Redevances Redevances variées (type de produits, d exploitations, de marché) Redevances variables (par tranches, montants cumulés) Assiette (chiffre d affaires, unité de production)
Gestion de la Propriété intellectuelle Prise en charge des frais de PI Remboursement des frais déjà engagés Prise en charge des frais futurs Gestion des droits/titres de PI par le licencié Qui décide? Qui paye? (si rien n est prévu c est le propriétaire du brevet qui doit payer) Quid en cas de désaccord sur la poursuite du titre?
Défense de la PI Défense des droits/titres de PI : qui peut agir? Titulaire des droits de PI (le concédant) Le licencié exclusif : il peut agir si aucune clause du contrat ne s y oppose et s il a préalablement mis en demeure le breveté d agir et que ce dernier n a pas donné suite Le licencié non exclusif : peut intervenir dans l instance en contrefaçon mais ne peut pas initier l action
Attention La première défense c est l attaque. Lorsque l on attaque un tiers en contrefaçon, il va remettre en cause la validité du titre = Danger Mieux vaut prévoir que le licencié n a pas le droit d agir en contrefaçon contre des tiers sans autorisation du concédant
Garanties Garantie d éviction Garantie d éviction du fait personnel : garantie d ordre public, due même dans le silence du contrat Garantie d éviction du fait des tiers : peut être écartée sous réserve de bonne foi Garantie des vices cachés vices techniques, juridiques, cachés à la conclusion du contrat Peut être écartée dans le contrat
Loi applicable, langue et gestion des Loi applicable : conflits Privilégier la loi de la Côte d Ivoire Droits étrangers relativement harmonisés sauf droits USA/US Langue du contrat : Privilégier la langue française Gestion des conflits Privilégier le recours amiable Éviter le recours à l arbitrage
Chapitre 2 Suivi de la licence Il est important de suivre la vie de la licence Il est recommandé de faire un point tous les 6 mois sur la licence. Selon la clause d audit prévue dans le contrat de licence, prévoir d interroger le licencié sur l état des ventes. Il est recommandé de suivre les minimas pour pouvoir éventuellement modifier les termes de la licence.
Le licencié Il est important d entretenir des liens privilégiés avec le licencié. Si cela est possible prévoir une réunion physique par an. Il est important de tenir le licencié informé de tout changement d interlocuteur.
Merci de votre attention