DIRECTIVES RELATIVES À LA PROCÉDURE D'OPPOSITION CHAPITRE 2: RISQUE DE CONFUSION D. APPRÉCIATION GLOBALE. Version finale : novembre 2007

DIRECTIVES RELATIVES À LA PROCÉDURE D'OPPOSITION 2 ème partie CHAPITRE 2: RISQUE DE CONFUSION D. APPRÉCIATION GLOBALE Version finale : novembre 2007 Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 1

SOMMAIRE CHAPITRE 2: RISQUE DE CONFUSION...3 D. APPRÉCIATION GLOBALE...3 I. APPRÉCIATION GLOBALE - INTERDÉPENDANCE...3 1. Appréciation globale de tous les facteurs...3 2. Caractère distinctif de la marque antérieure...3 2.1. Caractère distinctif par nature Caractère distinctif intrinsèque.6 2.2. Caractère distinctif acquis par l'usage...7 3. Degré de similitude entre les signes ainsi qu'entre les produits et services...8 4. Impact de la nature des produits et services sur l'appréciation des similitudes...9 5. Niveau de connaissances et d'attention du public pertinent...10 5.1. Consommateur moyen...10 5.2. Niveau de connaissances de l'acheteur...10 5.2.1. Signification du critère...11 5.2.2. Consommateurs...11 5.2.3. Acheteurs professionnels...11 5.3. Niveau d'attention de l'acheteur...12 5.3.1. Consommateurs...12 5.3.2. Acheteurs professionnels...17 6. Coexistence de marques en conflit sur le marché d'un même territoire...17 7. Incidences d'une confusion réelle...19 8. s antérieures d'autorités communautaires ou nationales concernant des conflits entre des marques identiques (ou similaires)20 8.1. Aspects matériels...20 8.2. Aspects de procédure...21 9. Pas de confusion entre les signes, mais confusion sur l'origine (confusion indirecte)...21 9.1. Signification...21 9.2. Famille de marques...22 II. DÉCLARATIONS DE RENONCIATION...24 Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 2

CHAPITRE 2: RISQUE DE CONFUSION D. APPRÉCIATION GLOBALE I. APPRÉCIATION GLOBALE - INTERDÉPENDANCE 1. Appréciation globale de tous les facteurs Le degré de similitude susceptible de créer la confusion n'étant pas prédéterminé, tous les facteurs pertinents du cas d'espèce doivent être pris en considération. Selon la jurisprudence de la Cour, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du niveau de connaissance de la marque sur le marché, de l'association que le public pourrait établir entre les deux marques, du degré de similitude entre les signes et les produits [et services] (Arrêt SABEL, point 22). En outre, l'appréciation globale de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (Arrêt SABEL, point 23). La Cour ajoute que dans le contexte de l'appréciation de la similitude des signes, un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (Arrêt Canon, point 17). Ces principes invitent à une appréciation équilibrée de tous les facteurs pertinents et, notamment, une appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure, du degré de similitude des signes et des produits en cause et du type d'association que le public pourrait faire entre les deux marques. Autrement dit, cette phase de l'examen vise à déterminer si, dans le contexte d'une appréciation globale de tous les facteurs pertinents, le poids respectif de ces facteurs est suffisant ou non pour créer un risque de confusion. 2. Caractère distinctif de la marque antérieure Dans la doctrine générale concernant les marques ainsi que dans la pratique actuelle de l'office - y compris des chambres de recours - et dans les États membres, une distinction est habituellement établie entre marques «faibles» et marques «fortes». Dans ce contexte, la «force» d'une marque correspond au «degré» de caractère distinctif utilisé dans le langage de la Cour. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 3

Les marques «faibles» sont celles dont le degré de caractère distinctif intrinsèque est peu important. Les marques se trouvant juste au-dessus de cette limite sont celles qui ont un certain degré ou un degré «moyen» de caractère distinctif intrinsèque. Ceci est approximativement la limite à laquelle arrivent les marques pour lesquelles il n'existe pas de preuve de l'usage ni, partant, de caractère distinctif élevé. Un caractère distinctif «élevé» exige une reconnaissance de la marque par le public pertinent. Tant les marques intrinsèquement «faibles» que les marques intrinsèquement distinctives peuvent avoir un caractère distinctif élevé Dans la partie supérieure de l'échelle de gradation se trouvent les marques notoirement connues et les marques jouissant d'une renommée. Enfin, il y a les marques «célèbres», les marques équivalentes à des mots connus de tous, généralement uniques (mais pas obligatoirement) en ce sens que sur le marché, il n'existe pas de produits concurrents ou même non concurrents, sous ce signe. L'étendue de la protection est d'autant plus grande que le degré de caractère distinctif s'avère important conformément aux critères susmentionnés. Cela va dans le sens de la jurisprudence établie par la Cour de justice des Communautés européennes. Ainsi, la Cour a explicitement établi que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif des marques antérieures s'avère important (Arrêt SABEL, point 24). Donc, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de cellesci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (Arrêt Canon, point 18). Pour déterminer le caractère distinctif d'une marque, il y a lieu d'apprécier globalement l'aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises (Arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 22). En conséquence, pour statuer sur l'existence d'un risque de confusion, il importe de toujours tenir compte du caractère distinctif de la marque antérieure. Il convient en outre de noter que la Cour a clairement établi que le fait pour la marque antérieure de posséder un caractère distinctif important est un argument en faveur d'un constat de risque de confusion et non un argument en défaveur d'un tel constat, comme cela a parfois été affirmé dans la littérature relative aux marques. n 239/2000 ADOLFO DOMÍNGUEZ / ADOLFO (EN), Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 4

n 675/2001 VIÑA ESMERALDA / EMERALD HILL (EN). Opposition n 713 661 MEY / M.OY (EN) (30/11/2005) Opposition n 659 971 VALENTINO / VALENTINO BRINDA (EN) (13/9/2005) Comme la Cour l'indique dans l'affaire Lloyd Schuhfabrik Meyer, toutes les marques ont une aptitude plus ou moins grande à identifier les produits ou les services qu'elles désignent et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises. Il s'ensuit que les marques possédant un caractère distinctif moindre ont une moins grande aptitude à servir d'indicateur d'origine. Les déclarations de la Cour dans l'affaire SABEL (cf. supra) permettent de conclure que le constat d'un caractère distinctif faible de la marque antérieure peut servir d'argument pour affirmer que le risque de confusion avec cette marque est moindre qu'avec des marques possédant un caractère distinctif plus important. n 76/1998 n 188/1999 n 584/1999 n 1043/1999 n 329/2000 n 937/2001 n 1789/2001 n 2158/2002 n 3476/2002 EN LOS NEGRITOS EN AKTIVIN ACTILINE ES LA ARGENTINA CARNES ARGENTINAS EN NEOLUX NEOLITE EN BANKEUROPA EUROBANK EN VITAL PHYTO-VITAL EN MEDIA MARKT MEDIA-SOUND EN SUPERCOR SUPERKOOL EN INTERSILICON Le caractère distinctif de la marque antérieure n'est pas constant. Il varie en fonction de la perception que le public a de cette marque. La perception du public peut changer en raison de l'accroissement ou de l'affaiblissement de la renommée de la marque concernée, mais aussi à cause d'autres facteurs (tous ces éléments peuvent être pris en considération uniquement sur la base des preuves présentées par les parties). Le cas peut se présenter en particulier lorsque la marque ou un de ses éléments a été utilisé entre-temps de manière similaire par diverses marques sur le marché pertinent. Dans ce contexte, il importe également d'apprécier soigneusement si les situations exposées se confirment dans toutes les régions géographiques et pour tous les produits et services en cause. En règle générale, l'appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure au moment de la décision est suffisante. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 5

2.1. Caractère distinctif par nature Caractère distinctif intrinsèque La Cour a déclaré que dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque, il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu'elle soit ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée (Arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 23). La Cour a également déclaré (arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779; JO OHMI n 7-8/99, p. 1054, point 37) que dans cette appréciation, il convient aussi de tenir compte de la connaissance plus ou moins grande que les consommateurs ont du signe (dans le cas d'espèce, un nom géographique), ainsi que des caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits concernée. En outre, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être apprécié en tenant compte de chacune des régions géographiques pertinentes. Des différences dans le contexte linguistique et culturel pourraient amener le public de certaines des régions pertinentes à ne pas comprendre le contenu descriptif d'une marque antérieure. Dans de tels cas, le caractère distinctif de la marque antérieure ne doit pas être considéré comme moindre dans ces régions. n 1191/1999 n 1457/1999 n 189/2000 n 1658/2000 n 2450/2000 n 2920/2001 EN RIPOLIN RENTOLIN EN MEGAKID MEGARIG EN TELEBINGO TeleBingo EN EN EN AROMA MARIE CLAIRE n 2920/2001 Selenium Spezial A-C- E Selenium-ACE Il importe également d'examiner soigneusement si le constat de caractère descriptif est valable pour tous les produits et services de la marque antérieure. Dans la négative, il y a lieu d'opérer une différenciation entre les produits et services pertinents, ce qui pourrait aboutir à des résultats différents eu égard au constat de risque de confusion pour les différents produits et services. S'il n'est pas du tout déterminant, l'enregistrement de diverses marques comportant un même élément dans le registre des marques communautaires ou dans les registres nationaux pertinents peut néanmoins constituer une indication d'un caractère descriptif intrinsèque de la marque antérieure. La présence de plusieurs marques enregistrées comportant le même élément et protégeant des produits similaires indique, à tout le moins, que l'élément choisi n'est pas particulièrement original. Toutefois, un faible nombre de ces Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 6

enregistrements ne suffit pas à prouver que la marque antérieure possède un caractère distinctif moindre. n 85/1999 LISAP / LISA (EN), confirmée par la décision de la chambre de recours dans l affaire n 444/2000-1 Le fait qu'une marque possède éventuellement un caractère distinctif intrinsèque n'est pas nécessairement déterminant eu égard au constat de sa «force». Cela s'explique par le fait qu'il existe des marques possédant un caractère distinctif faible (marques parfois qualifiées de «suggestives» ou «d'évocatrices». 2.2. Caractère distinctif acquis par l'usage La Cour fournit quelques conseils pour déterminer le caractère distinctif acquis par l'usage de la marque antérieure et définit quelques facteurs à prendre en considération lors de cette appréciation:la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles (Arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 23). Cette liste n'est pas exhaustive. Pour un constat de caractère distinctif acquis par l'usage, les exigences doivent être plus sévères lorsque le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible. n 282/1999 CAFÈ NOIR / CARTE NOIRE (EN). La preuve du caractère distinctif acquis par l'usage doit faire référence à la région géographique pertinente ainsi qu'aux produits et services pertinents. Il doit être déterminé avec précision pour quels produits et services, suivant la preuve présentée, ce caractère distinctif a été acquis (cf. partie F et article 8, paragraphe 5, du RMC, concernant la méthode d'appréciation de ces preuves) n 226/1999 n 1000/1999 n 1193/1999 n 1224/1999 FR MIKO MIK ES CRISTAL CRISTAL CASTELLBLANCH EN JOHN SMITH PAUL SMITH EN EN BOSS BOSSI n 1340/1999 EN NEXT NEXTEYE Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 7

n 62/2001 n 675/2001 EN VIÑA ESMERALDA EMERALD HILL 3. Degré de similitude entre les signes ainsi qu'entre les produits et services La Cour a également déclaré qu'un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (Arrêt Canon, point 17). Dès lors, les similitudes entre les signes doivent être appréciées en gardant à l'esprit les similitudes entre les produits et services, et inversement. Autrement dit, si les similitudes sont moins fortes sous un angle, elles seront renforcées par des similitudes plus fortes sous l'autre angle, ce qui peut créer un risque de confusion. n 969/1999 BARONIA / BERONIA (ES), n 789/1999 ALLEGRO / ALLEGRO (EN), confirmée par la décision de la chambre de recours dans l affaire n 795/1999-1. n 1999/2001 BLÛ / B.L.U. (EN). Par conséquent, l'identité ou la forte similitude des signes ou des produits et services est généralement indicatrice d'un risque de confusion, sauf si de nettes différences dans l'autre sens permettent au consommateur de les distinguer. Exemples de dissemblance de signes: n 394/1999 / (EN), 1974/2001 DERS / SHADERS (EN) Exemples d identité ou de forte similitude des marques et de dissemblance des produits et services: n 964/1999 n 1031/1999 n 1133/1999 n 419/1999 n 1039/2001 n 1428/2001 EN THE GRAY LINE GREYLINE EN STARTER STARTER EN AFTER DARK AFTER DARK EN FLEXI FLEXI EN ABM a.b.m.victoria ES EN MARTIN LOOGAN MARTIN LOGAN n 1847/2001 EN DOM DOM Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 8

n 1489/2001 n 1979/2001 ES BRK 4. Impact de la nature des produits et services sur l'appréciation des similitudes La Cour a en outre établi que dans l'appréciation de l'importance à accorder au degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle entre les signes, il convient de tenir compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (Arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 27). La catégorie des produits et services en cause peut accroître l'importance d'un des aspects de similitude entre les signes (visuel, auditif et conceptuel). Ainsi, une identité ou une similitude auditive ou conceptuelle des signes peut s'avérer moins importante dans le cas de produits et services habituellement examinés visuellement ou proposés à l'essai avant l'achat. Le cas échéant, l'impression visuelle des signes compte davantage pour la détermination du risque de confusion. n 309/1999 WOOKI / WALKIE (DE), confirmée par la décision de la chambre de recours dans l affaire n 429/1999-1 n 851/1999 FIFTIES / MISS FIFTIES (EN), confirmée par la décision de la chambre de recours dans l affaire n 757/1999-2 n 394/1999 L / L (EN), n 1207/1999 ILS / ELS INTERNATIONAL (EN), confirmée par la décision de la chambre de recours dans l affaire n 100/2000-3. En outre, les conditions dans lesquelles les produits sont commercialisés ainsi que le pays où ils sont commercialisés peuvent jouer un rôle important. Ces conditions peuvent renforcer ou réduire l'aptitude du public à percevoir les différences entre les signes. n 1999/2001 BLÛ / B.L.U. (EN) Ainsi, il peut être courant de passer commande et d'acheter les produits et services en cause en se référant à des notes manuscrites. Cela peut conduire à une série de différences subtiles entre les signes. Cependant, compte tenu du principe selon lequel les signes doivent être comparés dans la forme sous laquelle ils jouissent d'une protection, de tels constats doivent être opérés avec grande prudence. La perception phonétique du signe peut quant à elle être influencée par des facteurs tels que la présence de divers autres sons perçus simultanément par le destinataire. Cette situation peut se présenter dans les points de vente où le facteur bruit est accru, par exemple, dans les supermarchés ou les bars. R 251-2000-3 MYSTERY / MIXERY (EN), confirmée par l arrêt du TPI dans l'affaire T-99/01 Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 9

n 31/1999 Landana / LANDAMANN (DE). 5. Niveau de connaissances et d'attention du public pertinent 5.1. Consommateur moyen De l'avis de la Cour, le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (Arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 26). Cette déclaration générale se rattache aux notions de connaissances et d'attention: les connaissances pour le qualificatif «normalement informé», l'attention pour le qualificatif «raisonnablement attentif et avisé». Cette description du consommateur moyen s'applique mutatis mutandis aux acheteurs professionnels. Dans leur cas, être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé signifie souvent que leur niveau de connaissances et d'attention est plus élevé que celui des consommateurs. Si l'acheteur moyen d'un produit ou d'un service est un acheteur professionnel moyen et que le public de l'autre marque se compose à la fois de consommateurs moyens et de acheteurs professionnels moyens, seul le acheteur professionnel moyen est pertinent. Exemple: Les couleurs sont des produits généralement vendus aux peintres (c'est-àdire, aux fins d'usage professionnel par ces acheteurs professionnels) et aux consommateurs aux fins de bricolage. Par contre, les couleurs pour l'industrie ne sont pas vendus aux consommateurs. Dès lors, si les liste de produits des deux marques portent respectivement sur des couleurs et des couleurs pour l'industrie, seuls les acheteurs professionnels forment le public pertinent étant donné qu'ils sont les seuls susceptibles d'être confrontés aux deux marques. Selon la Cour, le «niveau d'attention» du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (Arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 26). Plus précisément, comme indiqué ci-dessus, il s'agit du «niveau de connaissances et d'attention». C'est vrai pour les produits et services exclusivement proposés aux acheteurs professionnels, mais aussi pour des catégories spécifiques de produits et services possédant des caractéristiques qui font appel aux connaissances et/ou à l'attention - même lorsque le public général est visé - comme démontré ci-après. Un niveau élevé de connaissances et/ou d'attention du public vis-à-vis des produits et services pertinents couverts par la demande de marque communautaire ou par la marque antérieure constitue généralement un argument important contre le risque de confusion. 5.2. Niveau de connaissances de l'acheteur Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 10

5.2.1. Signification du critère Consommateurs et acheteurs professionnels présentent des niveaux de connaissances différents, mais il existe également des différences au sein des deux groupes. Plus le niveau de connaissances de l'acheteur est élevé, moins probable est le risque de confusion. Le niveau de connaissances est important pour déterminer l'aptitude des acheteurs à percevoir les divers facteurs de risque de confusion et sert notamment de critère pour déterminer la similitude des produits et services ainsi que la similitude des signes. Par exemple, une bonne connaissance de la situation sur le marché des produits/services en cause tend à réduire le risque de confusion (cf. ci-dessous, paragraphes 5.2.2.b et 5.2.3.). 5.2.2. Consommateurs a. Produits/services de grande consommation Lorsque les consommateurs correspondent au grand public, comme c'est le cas pour l'achat de produits de grande consommation, le niveau de connaissances est celui d'un consommateur normalement informé. b. Produits/services techniques ou très spécifiques Lorsque seule une partie du grand public est concernée, comme dans le cas de produits/services techniques ou très spécifiques, il importe de tenir compte du niveau d'instruction ou de connaissances en rapport avec les produits et services concernés. Ce niveau peut avoir une importance eu égard à la perception des marques (par exemple, termes dans une langue étrangère) et au type particulier de produits ou de services (par exemple, des services financiers). Lorsque des connaissances spécialisées ou techniques sont requises pour l'utilisation d'un produit, il est probable que le public impliqué sera un public plus instruit, même si ce produit n'est pas spécifiquement destiné à des acheteurs professionnels et est également accessible au grand public. Ces mêmes considérations s'appliquent dans le cas de produits ou services pour lesquels le niveau d'attention est élevé, comme exposé ci-dessous. Le cas échéant - par exemple, s'il s'agit de tabac ou journaux -, il est possible que les consommateurs aient un niveau de connaissances nettement supérieur à la moyenne. n 512/1999 MAXDATA / MAXTECH (EN), confirmée par la décision de la chambre de recours dans l affaire n 729/2001-3, n 390/2001 FOCUS / (FR). 5.2.3. Acheteurs professionnels Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 11

Il y a lieu de tenir compte de leur expertise et de leurs connaissances professionnelles spécifiques en rapport avec les produits/services en cause. Exemples: Les acheteurs hautement qualifiés des produits en cause reconnaîtront dans le terme ELISA l'abréviation de «enzyme-linked immunosorbent assay» (épreuve immunoenzymatique par compétition), un test sérologique utilisé pour le diagnostic et le dosage d'un agent infectieux tel que le virus du sida. n 1183/2002 RELISA / VARELISA (EN). Des acheteurs professionnels seront conscients du fait que des institutions financières ou des compagnies d'assurance ne peuvent être tenues responsables des aspects technologiques liés à la délivrance de cartes magnétiques ou à puce. n 2066/2001 DENCARE / (DE). 5.3. Niveau d'attention de l'acheteur La Cour a également déclaré: «Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause» (Arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 26). Plus le niveau d'attention est élevé, plus le risque de confusion est faible. 5.2.4. Consommateurs Le niveau d'implication dans l'achat a un impact significatif sur les choix de produits et de services par le consommateur. Ce niveau d'implication est proportionnel à l'importance de la décision du consommateur et correspond donc à son niveau d'attention. a. Niveau d'attention élevé Un niveau d'attention élevé est habituellement associé à trois types d'achats: les achats coûteux, peu fréquents ou risqués. Ceux-ci peuvent être rationnels. Pour l'achat de certains types de produits/services, le consommateur moyen sollicite souvent l'assistance ou les conseils d'un professionnel. Ces achats concernent, par exemple, des ordinateurs (coûteux), des services financiers (peu fréquents), des médicaments soumis à prescription ou des produits pharmaceutiques vendus exclusivement en pharmacie (risqués). Il peut également y avoir un niveau d'attention élevé pour des «achats émotionnels» tels que l'achat de bijoux. (A) Produits pharmaceutiques (a) Pratique de la division d'opposition depuis octobre 2001 Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 12

(aa) Consommateur moyen Lorsque des produits pharmaceutiques sont prescrits ou vendus par des professionnels qualifiés tels que des médecins ou des pharmaciens, les «consommateurs moyens» sont, d'une part, des experts tels que des médecins ou des pharmaciens et, d'autre part, des consommateurs ordinaires ne possédant pas de connaissances médicales et pharmaceutiques spécifiques. Cependant, même dans le cas de médicaments soumis à prescription dans certains pays européens, ces médicaments peuvent, dans la pratique, être vendus sans prescription aux consommateurs par les pharmaciens. Par conséquent, le consommateur doit systématiquement être pris en considération lors de la détermination du public pertinent. Si les produits pharmaceutiques ne sont pas prescrits ou vendus par des professionnels qualifiés mais sont en vente libre sur le marché, le consommateur moyen est le plus souvent le patient lui-même. Par ailleurs, des produits pharmaceutiques aujourd'hui délivrés uniquement sur ordonnance peuvent se retrouver un jour en vente libre. Lorsque les produits pharmaceutiques visés par la demande de marque communautaire sont en vente libre et que les produits pharmaceutiques couverts par l'enregistrement national ne seraient probablement délivrés que sur prescription, ou inversement, l'office doit en déduire que le public pertinent se compose à la fois de professionnels qualifiés et de patients ou consommateurs moyens ne possédant par de connaissances médicales et pharmaceutiques spécifiques. L'Office ne peut limiter cette protection par des considérations hypothétiques concernant les préparations susceptibles d'être vendues sous la marque. (bb) Attention (i) Produits pharmaceutiques soumis à prescription La règle générale selon laquelle le consommateur moyen est réputé plus attentif ne vaut que par rapport aux produits pharmaceutiques soumis à prescription étant donné que ceux-ci sont généralement prescrits par un médecin puis vérifiés et délivrés aux patients par un pharmacien. Les professionnels de la médecine ou les pharmaciens, en raison de leur formation, de leurs connaissances ou de leur expérience professionnelle, peuvent normalement distinguer des médicaments présentant de faibles différences de nom, simplement sur la base de leur objectif thérapeutique différent. Par ailleurs, un patient conscient de l'effet potentiellement dommageable de produits pharmaceutiques, accorde une attention spécifique aux noms des produits et à leur signification «évocatrice». (ii) Produits pharmaceutiques en vente libre (OTC) Résumé Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 13

Il n'en va pas de même pour les produits pharmaceutiques en vente libre (OTC) et ce, pour deux raisons: même si les consommateurs devraient, en principe, faire plus attention lors de l'achat de ces médicaments, il est possible que ce ne soit pas le cas. Par ailleurs, leur attention est fonction de l'indication thérapeutique du produit. Pour les décisions de la division d'opposition, la conséquence est la suivante: Le niveau d'attention est à apprécier au cas par cas. De manière générale, un niveau d'attention accru des consommateurs de produits OTC ne peut être présumé. Ce niveau d'attention doit être déterminé sur la base des circonstances du dossier et, notamment, des indications thérapeutiques. Lorsque les deux marques couvrent des médicaments soumis à prescription, le niveau d'attention est généralement plus élevé. Cependant, si la marque antérieure ou la marque communautaire concerne des médicaments en vente libre, il n'y a PAS présomption générale d'un degré d'attention élevé. La raison à cela est que les consommateurs finaux de produits pharmaceutiques soumis à prescription (délivrés par l'intermédiaire de spécialistes) pourraient choisir eux-mêmes des produits pharmaceutiques OTC couverts par l'une des marques. Contexte En règle générale, il ne peut être affirmé qu'un consommateur non qualifié désirant acheter un médicament en vente libre dans un but spécifique peut distinguer des médicaments présentant de faibles différences de nom. L'attention accordée par ce consommateur dépend du médicament en cause ainsi que de l'objectif, du besoin ou de l'effet spécifique. Il se peut que pour des objectifs plus complexes ou des troubles plus graves, l'attention normale d'un consommateur moyen soit plus élevée. Par contre, pour des médicaments indiqués dans des troubles bénins et des affections mineures (analgésiques, somnifères, onguents curatifs, etc.), le niveau d'attention peut être très faible. Une notice contenant toutes les informations détaillées nécessaires sur le produit est généralement fournie avec les préparations pharmaceutiques. En principe, le consommateur moyen ne lit pas cette notice avant ou pendant l'acte d'achat, mais éventuellement plus tard. De même, le pharmacien ne donne pas automatiquement des conseils - surtout s'il s'agit de médicaments non toxiques -, a fortiori s'il n'y a pas de demande de la part de l'acheteur. On observe dans la société une tendance accrue à l'automédication fondée sur l'autodiagnostic et les recommandations orales de parents, de collègues ou d'amis. Ce n'est que dans certains cas spéciaux en rapport, par exemple, avec des médicaments dangereux, que le pharmacien interroge le acheteur sur la cause, fait des commentaires ou donne des instructions. Affaire T-10/01 PREDONIUM / SEDONIUM (EN), «mémoire». Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 14

(b) s des chambres de recours Les professionnels de la médecine ou les pharmaciens peuvent distinguer des médicaments présentant de faibles différences de nom, simplement sur la base de leur objectif thérapeutique différent. Mais il n'y a aucun principe général établissant que le consommateur est habituellement très prudent lors de l'achat d'un médicament et, en règle générale, particulièrement attentif aux petites différences entre les marques. La nature de l'attention du consommateur ordinaire désireux d'acheter un médicament en vente libre en pharmacie pour une indication spécifique dépend du médicament en question ainsi que de l'objectif, du besoin ou de l'effet. Dans le cas d'objectifs plus complexes, l'attention normale d'un consommateur moyen peut être plus élevée. Par contre, pour des médicaments indiqués dans des troubles bénins, des affection, des douleurs ou des maux physiques mineurs (analgésiques, somnifères, onguents curatifs, etc.), le niveau d'attention peut être très faible. Affaire R 816/1999-3 «A-MULSIN/ALMOXIN», (EN) (25/04/2001): risque de confusion établi; Affaire R 0401/2000-3 GASTRIN / EUGASTRIM (EN) (07/06/2001) et affaire R 0964/2000-3 ABACOR / ACCUCOR (EN) (12/09/2001): pas de risque de confusion. Il importe de tenir compte du fait que dans certains pays, les produits médicaux sont administrés librement, sans prescription, que certains consommateurs ont tendance à se prescrire eux-mêmes des médicaments et que les professionnels de la santé sont souvent surchargés de travail et ont tendance à établir leurs prescriptions d'une écriture à peine lisible. Affaire R 1178/2000-1 TEMPOVATE / EMOVATE (ou) EUMOVATE (EN) (14/02/2002) La pratique décisionnelle antérieure des chambres de recours a confirmé l'ancienne pratique de la division d'opposition selon laquelle aucune distinction ne doit être faite entre des médicaments OTC et des médicaments soumis à prescription. En effet, lors de l'achat de produits pharmaceutiques, le consommateur moyen a un niveau d'attention plus élevé par rapport à ces produits (qu'il s'agisse ou non de produits OTC). Affaire R 303/1999-2 BONOLAT / PONALAR (DE) (02/08/2000) (B) Achats coûteux, notamment de voitures Un prix élevé, notamment dans le cas de produits de luxe, constitue pour le consommateur une bonne raison d'être plus attentif à l'origine et à la qualité de l'article concerné. Cette attention peut même être encore plus forte lorsque le produit en question est réputé refléter le statut social de son propriétaire. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 15

Exemples: voitures et services connexes Compte tenu du prix des voitures en question, le consommateur moyen se limite à la portion riche du public général. Selon toute attente, le consommateur moyen n'achète pas une voiture, neuve ou d'occasion, de la même manière qu'il achète des produits de consommation quotidienne. Le consommateur moyen est ici un consommateur informé, prenant en considération tous les facteurs pertinents comme le prix, la consommation, les frais d'assurance, les besoins personnels ou même le prestige. Hormis les concessionnaires, ses autres sources d'information peuvent être des magazines automobiles, des collègues et amis ou internet. S'agissant de l'entretien de véhicules à moteur et de services de réparation, en principe également, le consommateur moyen ne dépose pas sa voiture dans n'importe quel garage mais s'informe à l'avance sur le garage, les qualifications et la spécialisation de l'établissement. Affaire R 969/2000-1 S TYPE / S-CLASS (EN) (24/07/2001) Néanmoins, les principes ci-dessus ne peuvent mener à la conclusion que des marques possédant un caractère distinctif élevé ne sont pas protégées correctement même si les produits sont identiques, tout simplement parce que les produits sont coûteux, mais qu'elles peuvent bénéficier d'une protection contre des produits/services similaires qui ne sont pas aussi coûteux. Ce résultat peut être évité en appréciant correctement la renommée de la marque antérieure dans le cadre de l'examen global du risque de confusion, un élément qui pèsera lourdement en faveur d'un constat de risque de confusion. (C) Produits caractérisés par un niveau élevé de fidélité à la marque: l'exemple du tabac Par ailleurs, un niveau d'attention élevé peut être dû à une fidélité à la marque, comme dans le cas des produits et articles dérivés du tabac. Les fumeurs sont réputés particulièrement attentifs et difficiles en ce qui concerne la marque de leurs cigarettes. Dès lors, il est présumé d'un niveau de fidélité à la marque et d'attention plus élevé lorsque des produits dérivés du tabac sont en cause. Dès lors, dans le cas de produits dérivés du tabac, un degré de similitude des signes plus fort peut être exigé pour pouvoir conclure à un risque de confusion. Affaire R 78/1999-3 FOSTER / FROSTY (DE) (12/09/2000): bien que les produits dérivés du tabac constituent des articles de grande consommation relativement bon marché, dans ce domaine, les consommateurs sont très fidèles au goût et à la marque et identifient dès lors rapidement leur marque préférée. n 16/1998 ARISTON / HORIZON (EN), Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 16

n 113/1998 SUNSET / SUNRISE (EN), confirmée par la décision de la chambre de recours dans l affaire n 109/1999-2, n 959/1999 KINGS / SUPERKINGS (EN). Enfin, il est importe de mentionner que, dans le cas de marques possédant un caractère distinctif élevé, la fidélité à une marque ne doit pas conduire à un degré de protection plus faible. À cet égard, des considérations similaires à celles décrites ci-dessus concernant les achats coûteux s'appliquent. b. Faible niveau d'attention Un faible niveau d'attention peut être associé, notamment, à un comportement d'achat habituel. Dans ce domaine, l'achat de denrées alimentaires de base est une décision de type rationnel et l'achat de bonbons, par exemple, est une décision de type émotionnel. 5.2.5. Acheteurs professionnels Les achats effectués par des acheteurs professionnels sont souvent plus systématiques que les achats effectués par des consommateurs. Ils requièrent une responsabilité et leur coût et efficacité sont souvent contrôlés. En conséquence, le niveau d'attention lors de ces achats est habituellement plus élevé que celui de acheteurs consommateurs et le risque de confusion est dès lors plus faible. n 300/1999 PEROX (cl.3) / PELOX (cl.1, 3) (DE), n 371/1999 TAMRON (cl.9) / AMRON (cl.9) (EN). Ainsi, dans la décision n 1603/2002 rendue dans l'affaire FIBROSTEEL / FIRESTEEL (FR), il est considéré que le public concerné par les produits compris dans les classes 6 et 17 est un public de professionnels plus attentifs. 6. Coexistence de marques en conflit sur le marché d'un même territoire La preuve de la coexistence de marques parallèles sur un territoire national peut peser en défaveur d'un constat de risque de confusion. n 85/1999 LISAP (fig.) / LISA (fig.) (EN), n 1193/1999 JOHN SMITH / PAUL SMITH (EN). Cependant, la valeur indicative de la coexistence doit être traitée avec prudence. Plusieurs raisons peuvent justifier la coexistence des deux signes sur le territoire national et, notamment, une situation juridique ou factuelle différente dans le passé ou des accords sur les droits antérieurs conclus entre les parties impliquées. n 1340/1999 BOSS / BOSSI (EN), n 537/1999 SIDEI (fig.) / SIDE (fig.) (EN). Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 17

En outre, l'argument de coexistence nécessite de fournir la preuve que les signes ont été utilisés sur le marché pertinent. La preuve de la coexistence des marques concernées dans le même registre des marques n'est pas suffisante. n 1584/1999 Marco / MALCO (EN). n 594/2005 LUXOR (fig.) / NEO LUXOR (fig.) (EN) Dans plusieurs décisions, les chambres de recours ont souligné l'importance de la coexistence sur le marché et non uniquement dans le registre. La division d'opposition suit ces décisions. n R 360/2000-4 NO LIMITS / LIMMIT (EN) (08/01/2002): La coexistence de marques similaires au point de prêter à confusion dans le registre des marques est sans pertinence. L'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, fait référence à la confusion dans l'esprit du public, c'est-à-dire, à la confusion sur le marché. La preuve d'une coexistence réelle et paisible de marques en conflit sur le marché est une circonstance que la chambre peut prendre en considération en vue d'apprécier le risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC. Cependant, la requérante n'a pas fourni cette preuve. La simple allégation que la défenderesse n'a entrepris aucune action contre l'enregistrement ou l'usage de la marque de la requérante en Espagne n'est pas suffisante. L'argument d'une coexistence paisible dans le passé doit être soutenue par la preuve d'une présence réelle des deux marques sur le marché. Cette coexistence doit être comprise comme étant un «cousage», c'est-à-dire, un usage simultané des deux marques (soidisant en conflit), plutôt qu'un «co-enregistrement», c'est-à-dire, une présence simultanée dans un registre des marques. La requérante n'a pas apporté la preuve que sa marque et la marque de la défenderesse ont réellement été «co-utilisées» en Espagne. Voir également le même raisonnement des chambres de recours dans l'affaire R 0001/2002-3 CHEE.TOS/CHITOS (EN) et dans l'affaire R 0851/2000-3 MAGIC / MAGIC BOX (EN). La coexistence dans le registre peut cependant être considérée comme un élément à prendre en compte dans le cadre de l'examen du risque de confusion, à condition qu'il soit clair pour l'office que l'état membre où la marque antérieure concurrente est inscrite au registre des marques a examiné les motifs relatifs de refus ex officio au cours de la procédure ayant conduit à l'enregistrement de la marque nationale concernée. Dans l'affaire GOLDSHIELD, la chambre de recours a estimé que les marques avaient également coexisté depuis plusieurs années et que l'opposant n'avait jamais tenté de contester la validité de l'enregistrement national de la marque du demandeur. Dans le cas d'espèce, la chambre a Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 18

considéré que la coexistence pouvait ne pas être décisive, mais constituait néanmoins un argument très convaincant en faveur de l'absence de risque de confusion. Cette dernière conclusion ne concorde pas avec la pratique de la division d'opposition. En effet, la division d'opposition considère que la coexistence sur le marché peut peser en défaveur d'un constat de risque de confusion, mais ne constitue pas un argument très convaincant de l'absence de ce risque. Affaire R 0415/1999-1 GOLDSHIELD / SHIELD (EN) (12/09/2000) Changement de la pratique: Dès lors, en règle générale, dans le cadre de procédures d'opposition, les contrats passés entre des parties ne seront pas pris en compte dans une procédure d'opposition, sauf si: - un accord a été conclu entre les parties à la procédure OHMI sur sa signification ou - une décision a été rendue par un juge national sur sa signification. Lorsque l'accord est contesté, il n'est pas pris en compte. Si une procédure est pendante devant un tribunal, la division d'opposition décidera de suspendre ou non la procédure. La pratique antérieure selon laquelle des accords de droit civil de tout type entre les parties (comme des contrats) n'étaient pas pertinents aux fins d'une procédure d'opposition n'est plus suivie. 7. Incidences d'une confusion réelle La notion de risque de confusion - ou les termes utilisés comme synonymes dans les présentes directives («menace de confusion», «danger de confusion») - n'exige pas une confusion réelle mais uniquement la probabilité de confusion. Cependant, la preuve d'une confusion réelle est un facteur qui plaide en faveur du constat de risque de confusion. Pour examiner correctement la preuve concernant le nombre d'occasions où il y a eu confusion réelle, cet élément doit être apprécié à la lumière du nombre d'occasions de confusion. En effet, si le volume des transactions commerciales est important et que les cas de confusion sont rares, cette preuve aura peu de poids dans l'appréciation du risque de confusion. Du reste, l'absence de confusion réelle a été traitée ci-dessus dans le contexte de la coexistence. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 19

8. s antérieures d'autorités communautaires ou nationales concernant des conflits entre des marques identiques (ou similaires) 8.1. Aspects matériels Les décisions rendues par les tribunaux nationaux, y compris les tribunaux des marques communautaires, ainsi que par les offices nationaux dans des affaires parallèles n'ont pas d'effet contraignant sur l'office. Cependant, le raisonnement et le résultat de ces décisions doivent être dûment pris en considération, notamment lorsque la décision a été rendue dans l'état membre pertinent dans le cadre de la procédure. En effet, les tribunaux nationaux ont une connaissance approfondie des caractéristiques de leur État membre, notamment en ce qui concerne la réalité du marché où les produits et services sont commercialisés ainsi que la perception des signes par les acheteurs. De plus, aux fins d'harmonisation des législations nationales sur les marques, les tribunaux nationaux (n'agissant pas en qualité de tribunaux des marques communautaires) ainsi que les offices nationaux appliquent en grande partie le même droit que les tribunaux des marques communautaires et que l'office. Cependant, la prise en considération des décisions d'autorités nationales exige la fourniture d'informations suffisantes, notamment sur les faits exacts à la base de la décision. En outre, le fait qu'une décision nationale ait ou n'ait pas été fondée sur une législation nationale dans laquelle la directive CEE d'harmonisation a été correctement transposée peut s'avérer important. DE ZEWA WEPA n 80/1998 DE DOCKERS DOCKERS BY n 449/1999 GERLI EN JOHN SMITH PAUL SMITH n 1193/1999 FR Ives Rocher Yves Roche n 1389/1999 EN SEPHORA Sephora n 278/2000 n 869/2002 (confirmée par la DE BIT BUD décision de la chambre de recours dans l affaire n R0453/2002-2 et les décisions du TPI dans les affaires T-350/04 à T-352/04) R 1031/2001-3 EN SHAPE OF TUBES SHAPE OF TUBES Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 20