Cabinet d Avocats LETTRE D INFORMATION N 13. Cabinet d Avocats NOS ACTUALITES

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1 LETTRE D INFORMATION N 13 Cabinet d Avocats Cabinet d Avocats NOS ACTUALITES Godin Associés crée un pôle «propriété intellectuelle et droit de la communication» Nicolas Godefroy, Avocat au Barreau de Paris, a rejoint Godin Associés depuis le 1 er mars pour y créer un pôle dédié au droit de la propriété intellectuelle et de la communication. Nicolas Godefroy est titulaire d un DEA de droit international et d une maitrise de langue et civilisation chinoises. A ce titre, il a été le premier traducteur en français et commentateur de la première loi d importance sur le droit d auteur en Chine. Il a débuté son activité au sein du cabinet Sarrut dans le domaine du contentieux et du conseil en droit des affaires, pour une clientèle essentiellement internationale. Parallèlement, il a développé une clientèle dans les domaines de la communication, du design et des services : la propriété intellectuelle est aujourd hui son activité dominante. En 2011, il a rejoint le cabinet Clairmont, spécialisé dans le droit des marques. La douane étant un acteur majeur de la protection de la propriété intellectuelle, Godin Associés a souhaité compléter son expertise en matière d acquisition, de gestion et de contentieux des droits de propriété intellectuelle : surveillance des droits ; exploitation contractuelle des droits : négociation, rédaction d accords et de contrats (contrats de cession, transfert et licence, accords de coexistence ) ; défense des droits devant les offices de marques (INPI, OHMI et les offices étrangers via un réseau de correspondants) et les tribunaux français (contentieux en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme). Nicolas Godefroy conseille également ses clients en matière de communication, publicité, commerce et services en ligne. Notre site présentera prochainement de manière exhaustive son pôle propriété intellectuelle et droit de la communication. Publications Vincent Courcelle-Labrousse a publié une étude intitulée «les Enquêtes de la Douane» dans le numéro de mars 2015 de la revue «Actualité Juridique Pénal», éd. Dalloz (pp ). acquisition des droits et gestion des recherches d antériorités, stratégie et réalisation de dépôts français, communautaires et internationaux, dépôt et renouvellement inscriptions, ainsi que des audits d acquisition ou d optimisation de portefeuilles ;

2 MARQUES LES «ADWORDS» NE SONT PAS DES CONTREFACONS Le programme de liens commerciaux «Adwords» proposé par Google permet aux annonceurs de diffuser des annonces publicitaires en lien avec des mots-clés saisis par les internautes au moment de leur recherche sur Google. Ces annonces apparaissent alors dans les résultats de la recherche et sont générées à chaque fois que le mot-clé acheté par l annonceur est saisi par un internaute sur le moteur de recherche. De très nombreuses sociétés font appel à ce programme de publicité en ligne. C est dans ce contexte que s est d abord posée de savoir si la mise à disposition par Google de mots clés pouvait être fautive. La Cour de Justice de l Union européenne (CJUE) a répondu en 2010 par la négative dans une affaire opposant Google à LVMH : «Le prestataire d un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot-clé un signe identique à une marque et organise l affichage d annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l article 9, paragraphe 1 ( soit un usage à titre de marque )» Cependant, demeurait la question de savoir si l utilisation d une marque en tant que mot-clé dans le système Google «Adwords», par un annonceur autre que son titulaire, constituait un acte de contrefaçon de la part de l utilisateur. La CJUE, interrogée par voie de question préjudicielle, a répondu dans un arrêt du 22 septembre Elle rappelle en premier lieu que «le titulaire de la marque est habilité à interdire ledit usage seulement si celui-ci est susceptible de porter atteinte à l une des fonctions de la marque» pour ensuite affirmer que «le public pertinent est composé d internautes normalement informés et raisonnablement attentifs». Dès lors, le fait que quelques internautes aient pu avoir des difficultés à saisir que le service fourni par la société qui a acheté l Adwords «est indépendant de celui fourni par le titulaire de la marque ne suffit pas pour constater une atteinte à la fonction d indication d origine». Le Tribunal de Grande Instance de Paris a fait application de cette jurisprudence dans un jugement du 5 mars Une société avait utilisé la marque d un concurrent en tant que mot-clé dans le système Google «Adwords». Toutefois, cette marque n apparaissait pas au sein de l annonce publicitaire générée. Le Tribunal a estimé qu il n y avait pas atteinte à la marque car «aucune confusion ne peut intervenir dans l esprit du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif qui identifie clairement les services proposés par les sociétés concurrentes, qui n est pas amené à croire que les deux sociétés sont associées ou en partenariat puisqu aucun élément ne le suggère et qu il est habitué à voir s afficher les résultats de recherche avec le nom et les sites des différents concurrents proposant le service ou le produit recherché et qu en utilisant le système des mots-clés, il met en œuvre le principe même de concurrence». En l occurrence, il n y avait donc pas de risque de confusion, dès lors que la marque n avait été utilisée qu à titre de mot-clé mais non dans le message publicitaire affiché. PUBLICITE - VERS LA FIN DES BACHES PUBLICITAIRES XXL SUR LES BATIMENTS CLASSES? Dans le cadre de l examen par l Assemblée Nationale du projet de loi sur la biodiversité, les députés ont adopté le 24 mars 2015 un amendement relatif à la suppression du régime dérogatoire qui prévoyait la possibilité pour l autorité administrative chargée des monuments historiques d autoriser l installation de bâches d échafaudage comportant un espace dédié à l affichage. Les députés ont adopté cet amendement proposé par «Europe Ecologie - Les Verts» contre l avis du gouvernement qui souhaitait le maintien de ce régime en raison des ressources procurées par ces bâches publicitaires géantes qui servent à financer les travaux de rénovation des monuments classés bâchés. Cet amendement, s il était finalement adopté à l issue du processus législatif, ne concernerait pas les bâches de chantiers privés lesquelles se sont toutefois vues limitées par les règlements locaux de publicité pris par les municipalités. Celui de Paris, voté en 2013, autorise, comme beaucoup d autres villes de France, les publicités d'une surface maximale de 16 m² (contre 775 m² pour une bâche qui a orné, en mai 2014, le Palais de justice, Quai des Orfèvres). Nicolas Godefroy

3 DOUANE - ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES Nouvelles notes explicatives de la nomenclature combinée Le 6 mars 2015, la Commission européenne a publié au JOUE C 076 une compilation à jour des notes explicatives élaborées par l UE en complément de celles publiées par l Organisation Mondiale des Douanes (lien ici : C076). La dernière publication intégrale datait du 6 mai 2011 (JOUE C 137). Règlement sur l admission temporaire des véhicules de transport privés Par un règlement n 234/2015 (JOUE L 34 du 14 février 2015), la Commission européenne a restreint le champ d application de l admission temporaire des moyens de transports en exonération totale de droits de douane, tel qu il est prévu par l'article des Dispositions d'application du Code des douanes communautaire. La version en vigueur jusque février 2015 accordait cette exonération «pour les moyens de transport utilisés à des fins privées ou commerciales par une personne physique établie dans le territoire douanier de la Communauté, qui est employée par le propriétaire du moyen de transport établi en dehors de ce territoire ou qui est autrement autorisée par le propriétaire. L'usage privé doit avoir été prévu par le contrat d'emploi.» Le nouveau texte se veut plus restrictif en raison d abus constatés. Dorénavant, l admission temporaire des moyens de transport tiers (ex. Suisse) n est autorisée que si l utilisateur est «employé par le propriétaire, le locataire ou le preneur en crédit-bail du moyen de transport établi en dehors de ce territoire. L'utilisation des moyens de transport à des fins privées est autorisée pour les trajets entre le lieu de travail et le lieu de résidence du salarié ou pour l'accomplissement, par le salarié, d'une tâche professionnelle spécifiée dans le contrat de travail. À la demande des autorités douanières, la personne qui utilise le moyen de transport présente une copie du contrat de travail.» DOUANE LE CLASSEMENT TARIFAIRE EST UN JEU D ENFANT. Le comité du code des douanes communautaire a statué sur le classement tarifaire d un article en tissu rembourré représentant un animal d'environ 15 cm de hauteur, muni d'un module musical intégré. Un cordon situé dans le bas de l'article permet d'activer la mélodie Au terme de sa réflexion, le comité estime que cet article est un ouvrage constitué par l'assemblage d'articles différents: l'animal en peluche et le module musical. L'article peut être utilisé par des enfants comme un jouet sans activation de la mélodie et l'animal en peluche confère donc à l'article sa caractéristique essentielle. En outre, les articles incorporant un mécanisme de boîte à musique mais dont la fonction essentielle est utilitaire sont généralement classés dans la même position que celle qui couvre les articles correspondants n'incorporant pas de mécanisme de boîte à musique, et non comme des boîtes à musique [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9208, partie A), deuxième paragraphe]. Le classement sous le code NC en tant qu'instruments et autres appareils musicaux ayant le caractère de jouets (y compris les boîtes à musique) est par conséquent exclu. L'article doit donc être classé sous le code NC en tant que jouet rembourré représentant un animal. Ce classement a été entériné par le règlement d'exécution (UE) 2015/352 de la Commission du 2 mars 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JOUE L 61 du 5 mars 2015). DOUANE PROCEDURE CONTRADICTOIRE Par un arrêt du 3 mars 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation a validé l annulation d un AMR du chef du non-respect de la procédure contradictoire. Il s agissait de pièces d aéronefs marocaines admises en transit en France. Elles avaient été transportées en Allemagne pour y être placées sous perfectionnement actif en vue de réparations. Le transit franco-allemand n ayant pas été apuré, le commissionnaire en douane français, principal obligé, avait vainement produit les déclarations de réexportation des matériels réparés d Allemagne vers le Maroc, à titre de preuves alternatives de la bonne fin du transit. La Douane française avait émis un AMR, puis annulé cet acte au motif qu il aurait incombé aux seules autorités allemandes de recouvrer les droits de douane. Celles-ci ayant décliné à leur tour leur compétence par une décision communiquée à la Douane française, l'administration avait repris le recouvrement en notifiant un second AMR. Toutefois, la Douane n avait pas transmis au préalable cette décision des autorités allemandes au commissionnaire, alors qu il s agissait là, selon la Cour de cassation, de la «pièce essentielle» du dossier. L AMR est annulé pour ce seul motif. Cette décision confirme l importance que revêt désormais la conduite de la procédure suivie avant la décision de redressement.

4 DOUANE - CLASSEMENT TARIFAIRE MATERIELS DE SOINS ESTHETIQUES Dans un arrêt du 4 mars 2015 Oliver Medical SIA (C- 547/13), la CJUE a examiné le classement tarifaire de produits innovants, nombreux et complexes utilisés pour les soins esthétiques. La Cour résume la problématique, qui, selon elle porte, sur le point de savoir «si la NC [nomenclature combinée] doit être interprétée en ce sens que les produits en cause au principal, destinés au traitement de problèmes dermovasculaires et dermatologiques et dont le fonctionnement fait appel à la technologie laser et à une technologie recourant à une lumière de forte intensité doivent être classés en tant qu instruments ou appareils pour la médecine ou appareils de mécanothérapie, dans les positions 9018 ou 9019 de la NC, ou si elle doit être interprétée en ce sens que ces produits doivent être classés en tant qu appareils électriques ayant une fonction propre, dans la position 8543 de la NC.» (point 43) La CJUE a examiné plusieurs indices, à savoir, l utilisation à laquelle le produit est destiné par le fabricant et les modalités et lieux d utilisation de celuici en particulier par un praticien (point 51). Le fait que le produit soit un «dispositif médical» ayant le marquage «CE» est un indice. Toutefois, la CJUE refuse de lier les deux réglementations, dès lors que la NC résulte de la convention internationale du système harmonisé dont l UE ne peut restreindre la portée (point 53). La CJUE procède à un raisonnement par analogie à partir d un règlement de classement (n 119/2008 du 7 février 2008) qui n est pas directement applicable aux produits importés. La motivation de ce règlement lui permet d exclure ainsi les critères de la dimension, du poids ou de la technologie employée pour ce qui concerne certains matériels. Quant à la portée respective des positions envisageables, la CJUE relève que la position 8543 est résiduelle à la fin du chapitre 85 et ne doit être utilisée que si les positions 9018 et 9019 ne s appliquent pas, à savoir quand une destination médicale des matériels est inexistante. Restait enfin à procéder au classement des embouts, têtes et accessoires à fixer et changer manuellement. La Cour ne se prononce pas factuellement mais rappelle sa jurisprudence sur le classement des «parties» notamment dans son arrêt Rohm & Haas Electronic Materials CMP du 19 juillet 2012 (C-336/11, point 34, relative aux positions 8473, 8486 et 9018 de la NC). Selon cette décision, «la notion de «parties» implique la présence d un ensemble pour le fonctionnement duquel celles-ci sont indispensables et la notion d «accessoires» comprend des organes d équipement interchangeables permettant d adapter un appareil à un travail particulier ou lui conférant des possibilités supplémentaires ou encore le mettant en mesure d assurer un service particulier en corrélation avec sa fonction principale». La CJUE retient les mêmes critères pour les positions 8543, 9018 et 9019 «afin de garantir une application cohérente et uniforme du tarif douanier commun» (point 69). DOUANE CLASSEMENT TARIFAIRE CAMERA VIDEO INTEGREE DANS DES LUNETTES DE SPORT LA PRISE USB EST L ENNEMIE DES DROITS REDUITS. La CJUE a statué par un arrêt du 5 mars 2015 (Vario Tek, aff. C-178/14) sur le classement tarifaire de caméras vidéo intégrées dans des lunettes de sport pour filmer des séquences d action à skis, en plongée ou sur une moto. L importateur les avait déclarées aux sous-positions (camescopes permettant uniquement l enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision, 4,9 % de droits) ou (appareils photographiques numériques, exemption). Selon les Douanes allemandes, ces lunettes relevaient de la position (camescopes autres, 14 % de droits). Deux problèmes se posaient pour classer ces lunettes au sein de la position 8525, la CJUE ayant rapidement écarté l applicabilité de la position , au motif que les capacités d enregistrement des lunettes étaient supérieures à celles des appareils classés à cette sous-position. En premier lieu, ces caméras n étaient pas équipées de zoom optique. Après avoir rappelé sa jurisprudence concernant la destination effective donnée à la marchandise par leurs utilisateurs, comme critère du classement tarifaire (points 23-24), la CJUE a constaté que ceux-ci ne procédaient à aucun réglage manuel en cours d action. L absence de zoom a été jugée sans incidence sur le classement du produit. En second lieu, il était possible de charger des fichiers sur les lunettes, au moyen d une prise USB, sans pour autant pouvoir les lire sur la caméra. La CJUE avait déjà eu à connaître d un cas similaire concernant la sousposition dans un arrêt du 27 septembre 2007 Medion et Canon Deutschland (C-208/06 et C- 209/06). Elle avait jugé que les appareils relevant de la sous-position devaient pouvoir enregistrer des sources vidéophoniques extérieures, au moyen de logiciels préinstallés avant le dédouanement et qu il fallait que les opérations d enregistrement soient aisées pour l utilisateur. Tel semble le cas ici.

5 Il restait à écarter un doute nourri par le juge de renvoi allemand qui considérait cette faculté d enregistrement par le biais de la prise USB comme un gadget inutilisé en pratique, dès lors qu il n existerait aucun moyen de lire ces fichiers. Son opinion était que la marchandise relevait de la position taxée à 4,9 %. Il tentait ainsi de se raccrocher à la jurisprudence qui retient qu une possibilité purement théorique d utilisation est sans incidence sur le classement tarifaire (cf. arrêt Thyssen Haniel du 1 er juin 1995, C-459/93). La CJUE a écarté cette tentative en retenant que les textes font dépendre le classement de ces articles de leur capacité à enregistrer des données provenant de sources externe et non de les lire. Elle invite le juge à classer ces appareils sous la position «si cet enregistrement peut être réalisé de manière autonome et sans dépendre de matériels ou de logiciels externes». En définitive, à cause d une simple prise USB permettant des enregistrements, l importateur supporte la différence des droits de douane entre 4,9 % et 14 %. Au terme de l analyse de cet arrêt complexe mais didactique, le commentateur se dit que le mieux est une fois encore l ennemi du bien. DOUANE DEMANDE DE REMISE IRRECEVABILITE DU RECOURS EN ANNULATION Par un arrêt du 12 mars 2015 Vestel Iberica et Makro (aff. T249/12 et T-269/12), le Tribunal de l UE a rejeté un recours en annulation formé par ces sociétés (des importateurs espagnols), à l encontre une décision de la Commission européenne. La procédure de remise en cas d erreur des autorités compétentes (articles 236 et b du code des douanes communautaire) prévoit que la Commission décide de l octroi de la remise dans certains cas (articles 869 et suivants des Dispositions d'application du Code des douanes communautaire). La Commission avait ainsi rejeté une demande de remise présentée par un autre importateur, la société Schneider Espana, dont le dossier ressemblait à ceux de Vestel Iberica et Makro. De ce fait, la Douane espagnole a différé l examen des dossiers Vestel Iberica et Makro dans l attente de la décision Schneider Espana de la Commission, puis a opposé celle-ci aux requérantes, qui l ont attaquée devant le Tribunal de l UE. La Commission ayant opposé une exception d irrecevabilité, le Tribunal a tranché sur la base de sa jurisprudence traditionnelle, qui demeure restrictive malgré les assouplissements qui étaient attendus du Traité de Lisbonne. Le nouvel article 263 du TFUE a en effet élargi les conditions de recevabilité. Parmi celles-ci se posait la question de savoir «si la décision attaquée affectait directement les deux sociétés requérantes». Selon les sociétés Vestel Iberica et Makro, leur situation était comparable à celle de la société Schneider, ce qui impliquait qu une décision de rejet de leur demande de remise serait automatiquement prise dès lors que celle de la société Schneider était rejetée par la Commission. Le lien direct avec la décision attaquée leur paraissait ainsi établi. Le Tribunal a rappelé sa jurisprudence, à savoir que «la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l objet du recours, telle que prévue à l article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert la réunion de deux critères cumulatifs, à savoir que la mesure contestée, d une part, produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, d autre part, ne laisse aucun pouvoir d appréciation à ses destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l Union, sans application d autres règles intermédiaires» (point 75). Ainsi «la seule circonstance que, pour l application de l acte dont l annulation est demandée, intervienne une mesure nationale d exécution ne permet pas d exclure que le particulier requérant puisse être considéré comme étant directement concerné par l acte en cause, à la condition, toutefois, que l État membre chargé de la mise en œuvre de celui-ci ne dispose d aucun pouvoir d appréciation autonome» (point 76). Le Tribunal de l UE a jugé, en l espèce, que le caractère comparable des situations n interdisait pas aux autorités espagnoles d exercer un pouvoir d appréciation au cas par cas, tout au contraire. La circonstance qu un «sursis à statuer» administratif avait été ordonné n impliquait pas qu une application de la décision communautaire s ensuivrait automatiquement et sans réexamen (points 78-80). Le Tribunal a toutefois retenu que «les requérantes ne sont pas dépourvues de la possibilité de contester, incidemment, la validité de la décision attaquée en sollicitant du juge national qu il adresse à la Cour de justice une question préjudicielle à cette fin, au cas où les autorités espagnoles décideraient, dans l exercice de leur compétence propre, de leur faire application des appréciations, contenues dans cette décision, relatives aux opérations réalisées par Schneider.» Les praticiens ne peuvent que déplorer la persistance de cette jurisprudence très restrictive qui implique un bien long détour procédural, dès lors qu il impose en cet état de saisir le juge national aux fins de revenir devant la juridiction communautaire par le biais d une question préjudicielle en validité. La jurisprudence communautaire sur les recours en annulation demeure ainsi fermée en pratique à de trop nombreux opérateurs. Stéphane Le Roy