TRADUCTION NON-OFFICIELLE

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1 OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DECISION en matière d'opposition du 15 janvier 2009 Nº TRADUCTION NON-OFFICIELLE Opposant : Leno Merken B.V. Leeuwenveldseweg LX Weesp Pays-Bas Mandataire : ONEL TRADEMARKS Leeuwenveldseweg LX Weesp Pays-Bas Droit invoqué : ONEL (enregistrement communautaire ) contre Défendeur : Hagelkruis Beheer bv Leropperweg 9 A 6077 NW St. Odiliënberg Pays-Bas Mandataire : - Marque contestée : OMEL (dépôt Benelux ) - 1 -

2 I. FAITS ET PROCEDURE A. Faits 1. Le 27 juillet 2009, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale OMEL pour désigner les services suivants : Marque Services OMEL Cl 35 Réclame et publicité ; administration commerciale ; travaux de bureau ; gestion des affaires commerciales ; marketing Cl 41 Formations, cours et entraînements ; organisation de séminaires et de bourses Cl 45 Services juridiques Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro et publié le 29 juillet Le 18 août 2009, l'opposant a introduit une opposition contre l enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l enregistrement antérieur communautaire de la marque verbale ONEL, deposée le 19 mars 2002 et enregistrée le 2 octobre 2003 pour les services suivants : Marque Services ONEL Cl 35 Publicité ; administration commerciale ; services d'administration; gestion des affaires commerciales ; marketing ; étude de marché ; fourniture d'informations commerciales, par voie électronique ou non ; services de détail. Cl 41 Formation et cours, en particulier dans le domaine de la propriété intellectuelle ; séminaires et salons professionnels, en particulier dans le domaine de la propriété intellectuelle ; édition de journaux et de périodiques. Cl 42 Protection de marques, de brevets et de modèles, droits d'auteur et leur surveillance ; création de marques et développement de marques ; recherche juridique sur les marques, modèles, noms commerciaux, brevets et droits d'auteur ; conseils juridiques et techniques en matière de droits de propriété intellectuelle ; protection, recherche et conseil en matière de noms de domaine ; programmation informatique, services informatiques et TIC ; développement de logiciels ; information en rapport avec le droit de la propriété intellectuelle

3 3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué. 4. L'opposition est basée sur tous les services du droit invoqué et est introduite contre tous les services du signe contesté. 5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l article 2.14, alinéa 1er, sous a, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après «CBPI»). 6. La langue de la procédure est le néerlandais. B. Déroulement de la procédure 7. L opposition est recevable. Le 18 août 2009, l Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après «l Office») a envoyé aux parties la communication concernant la recevabilité de l opposition. 8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 19 octobre L'Office a envoyé aux parties, le 20 octobre 2009, la communication concernant le début de la procédure, un délai jusqu'au 20 décembre 2009 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinées à les étayer. 9. Le 26 octobre 2009, l'opposant a introduit des arguments destinés à étayer l opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l Office au défendeur en date du 30 octobre 2009, lui accordant un délai jusqu'au 30 décembre 2009 inclus pour y réagir. 10. Le 6 novembre 2009, le défendeur a indiqué qu il ne désirait pas encore, à ce stade-ci de la procédure, réagir aux arguments de l opposant, mais qu il demandait des preuves d usage du droit invoqué. Cette requête a été transmise à l opposant en date du 11 novembre 2009, lui attribuant un délai jusqu au 11 janvier 2010 pour introduire les preuves d usage requises. 11. Le 19 novembre 2009, l opposant a réagi à la requête d introduction de preuves d usage. L Office a transmis cette réaction au défendeur en date du 23 novembre 2009, lui accordant un délai jusqu au 23 janvier 2010 pour introduire ses arguments. 12. Le 2 décembre 2009, l Office a reçu les arguments du défendeur. Ceux-ci ont été envoyés le 4 décembre 2009 à l opposant

4 13. Les arguments des parties ont été introduits dans les délais impartis par l'office. 14. L Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition. II. MOYENS DES PARTIES 15. L'opposant a introduit, en application de l article 2.14, alinéa 1 er, sous a, CBPI, une opposition auprès de l Office, conformément aux dispositions de l article 2.3, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services des marques en question. Opposant - arguments 16. L opposant explique qu il est lui-même, ou le cas échéant son prédécesseur, actif depuis 40 ans en tant que bureau de marques aux Pays-Bas. Des services tels que cités dans l intitulé du droit invoqué sont offerts sous la marque ONEL, services qui ont en particulier trait à la protection de la propriété intellectuelle, principalement des services de recherche, d enregistrement et de protection de marques et de modèles, des services de gérance de droits en matière de propriété intellectuelle et des cours dans ce domaine. Par le biais de la page Internet les clients peuvent déposer leurs marques via le «webshop ONEL» et consulter par l intermédiaire de «Mijn ONEL» leurs portefeuilles de marques. L opposant, qui depuis 2005 est une filiale de Knijff Merkenadviseurs, prétend avoir un nombre élevé de clients dont l importance varie, et viser spécifiquement les petites et moyennes entreprises néerlandaises. ONEL a, au sein du groupe Knijff, une approche clientèle propre et des tarifs propres, et elle fonctionne, selon l opposant, de manière indépendante. 17. En ce qui concerne la comparaison des signes, l opposant remarque qu aucun de ceuxci n a de signification en rapport avec les services et qu ils sont donc tous deux (très) distinctifs. La seule différence réside entre le M et le N, qui tant visuellement qu auditivement se ressemblent, ce qui rend les signes au total pratiquement identiques. Vu qu aucun des deux signes n a de signification, il ne sont conceptuellement ni ressemblants, ni différents, de sorte que la ressemblance claire aux niveaux visuel et auditif n est pas neutralisée. Selon l opposant, les signes sont dans leur impression d ensemble, pratiquement identiques

5 18. L opposant prétend, en ce qui concerne la comparaison des services, que ceux-ci sont identiques. 19. L opposant conclut qu il existe un risque de confusion. Il prie l Office de refuser l enregistrement du dépôt contesté et de condamner le défendeur aux dépens. Défendeur preuves d usage 20. Comme déjà mentionné ci-dessus (voir point 10), le défendeur a tout d abord prié l opposant d introduire des preuves d usage de la marque antérieure invoquée. Le défendeur a indiqué qu il connaissait l usage de la marque ONEL aux Pays-Bas et ne demandait des preuves d usage que pour d autres pays. Il a de plus mentionné qu il n avait lui-même pas l intention d utiliser la marque OMEL aux Pays-Bas ou au Benelux, mais que son but était de déployer des activités en Norvège, en Suède et éventuellement dans d autres pays scandinaves. Le dépôt Benelux en question est, selon le défendeur, uniquement effectué pour servir de base à un dépôt international (protocole de Madrid). Opposant preuves d usage 21. L opposant constate qu il est admis in confesso que le droit invoqué a fait l objet d un usage normal aux Pays-Bas, mais que le défendeur requiert des preuves de l usage en dehors des Pays-Bas. Cependant, l opposant prétend que l usage dans un seul pays suffit à répondre à l exigence d usage telle que stipulée par l article 15 du Règlement sur la marque communautaire et qu il ne donnera donc pas suite à la requête de la partie adverse. De plus, l opposant remarque que la position selon laquelle l usage d une marque communautaire dans un seul pays est suffisant, trouve son fondement dans la Déclaration Conjointe du Conseil et de la Commission à propos du Règlement sur la marque communautaire. Il remarque encore que ceci est la ligne de conduite actuelle de l OHMI et renvoie aux «opposition guidelines» de cet office, dans lesquelles cette position est reprise. Selon l opposant, la démonstration de l usage dans un seul pays constitue un des points les plus forts du système ; la protection est obtenue en une seule fois pour un territoire étendu, tandis que les exigences concernant son maintien sont faibles. L opposant remarque en outre que l intention du défendeur de ne pas utiliser la marque contestée au Benelux n est pas pertinente. Il ajoute enfin que sur base de sa marque communautaire, il n autorisera pas le défendeur à enregistrer ou utiliser sa marque en Suède (ou dans un autre pays européen) et qu il s y opposera par tous moyens de droit. Vu que les parties sont d accord concernant l usage du droit invoqué aux Pays-Bas, l opposant prie l Office d admettre que la marque communautaire ONEL a été légitimement utilisée

6 Défendeur arguments 22. Le défendeur remarque qu on ne peut nier que ONEL et OMEL se ressemblent et que les services en question, bien que leurs énoncés diffèrent quelque peu, sont identiques. Il reconnaît donc également que si les marques étaient utilisées parallèlement, une confusion pourrait naître. 23. Toutefois, le défendeur souligne que les deux marques ne seront pas utilisées en parallèle. Il répète qu il envisage d offrir ses services en Norvège, en Suède et peut-être encore dans d autres pays scandinaves et qu il n a effectué le dépôt Benelux que parce que celui-ci est nécessaire pour servir de base à un enregistrement international pour (en tout cas) ces deux pays. Vu que l opposant a mentionné qu il invoquerait également en Suède sa marque contre lui, le défendeur attache d autant plus d importance à la décision de l Office concernant le bien-fondé de l opposition. 24. Le défendeur exprime son profond désaccord concernant la thèse prétendant que l usage dans un seul pays serait suffisant pour maintenir une marque communautaire. La disposition en question du Règlement sur la marque communautaire, fait état d un usage «dans la Communauté», ce qui est différent d un usage «dans un seul pays». Si ceci avait effectivement été le but du législateur, ce dernier l aurait, selon le défendeur, stipulé dans ces termes précis. Le défendeur estime qu une telle interprétation pourrait également avoir des conséquences fortement indésirables. Un titulaire bloquerait de cette manière la totalité du marché européen en raison d une marque qu il n utiliserait que dans une partie très limitée de ce marché et il pourrait entraver des tiers, même dans des territoires où il n est lui-même d aucune manière actif. Le défendeur trouve ceci totalement injuste. 25. Le défendeur prie par conséquent l Office de rejeter l opposition et d enregistrer le dépôt contesté. III. DECISION A. Preuves d usage 26. Conformément aux dispositions de l'article 2.16, alinéa 3, sous a, CBPI, joint à la règle 1.29 du règlement d exécution (RE), l opposant doit, lorsque le défendeur le demande, - 6 -

7 prouver que la marque invoquée a fait l'objet d'un usage sérieux pendant une période de cinq années précédant la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée. 27. Le dépôt contesté a été publié le 29 juillet La période qui doit entrer en ligne de compte - la période pertinente - court donc du 29 juillet 2004 au 29 juillet Vu que le droit invoqué a été inscrit avant cette période, la requête d introduction de preuves d usage est fondée. 28. Le droit invoqué est une marque communautaire, dont l obligation d usage est réglée par l article 15 du Règlement (CE) No 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (ci-après «le Règlement sur la marque communautaire»). Ce dernier stipule : «Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.» 29. Lors de la mise au point de ce Règlement, ou encore plus spécifiquement du Règlement (homonyme) qui le précédait (Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire), il fut considéré, dans la Déclaration Conjointe 1, que : «The Council and the Commission consider that use which is genuine within the meaning of Article 15 in one country constitutes genuine use in the Community.» 30. Entre parties, il est admis in confesso que l opposant a fait un usage sérieux du droit invoqué aux Pays-Bas pour les services pour lequel ce droit est enregistré. L Office doit donc considérer cet élément comme établi. Les parties ne sont toutefois pas d accord à propos de la question de savoir si cet usage est ou non suffisant pour maintenir la marque communautaire. Le désaccord des parties se situe en réalité au niveau de l interprétation qui est donnée aux mots «dans la Communauté» de l article 15 du Règlement sur la marque communautaire et plus particulièrement au niveau de la question de savoir si le commentaire de la Déclaration Conjointe selon lequel un usage dans un seul pays constitue un usage sérieux dans la Communauté est juridiquement fondé. 1 Joint statements by the Council and the Commission of the European Communities entered into the minutes of the Council meeting at which the Regulation on the Community Trade Mark is adopted on 20 December 1993, OJ OHIM 1996, p

8 31. A ce propos, il doit être posé comme principe qu un tel commentaire n est juridiquement pas impératif (CJCE, Antonissen, C-292/89, 26 février 1991). Ce n est pas la première fois que la Cour de Justice s écarte de cette même Déclaration Conjointe. En ce qui concerne l article 1, alinéa 1 er, il y est en effet considéré que : «The Council and the Commission consider that the activity of retail trading in goods is not as such a service for which a Community trade mark may be registered under this Regulation.» Dans l affaire Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (CJCE, C-418/02, 7 juillet 2005), la Cour a totalement abandonné cette Déclaration. 32. Il faut ensuite souligner que le commentaire de la Déclaration Conjointe est juridiquement contestable. Le commentaire est pour le moins difficilement conciliable avec les second, troisième et sixième considérants du Règlement sur la marque communautaire : «(2) Il convient de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et une expansion continue et équilibrée par l'achèvement et le bon fonctionnement d'un marché intérieur offrant des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national. La réalisation d'un tel marché et le renforcement de son unité impliquent non seulement l'élimination des obstacles à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services ainsi que l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée, mais également l'instauration de conditions juridiques qui permettent aux entreprises d'adapter d'emblée leurs activités de fabrication et de distribution de biens ou de fourniture de services aux dimensions de la Communauté. Parmi les instruments juridiques dont les entreprises devraient disposer à ces fins, des marques leur permettant d'identifier leurs produits ou leurs services de manière identique dans l'ensemble de la Communauté, sans considération de frontières, sont particulièrement appropriées.» «(3) Pour poursuivre les objectifs précités de la Communauté, il apparaît nécessaire de prévoir un régime communautaire des marques conférant aux entreprises le droit d'acquérir, selon une procédure unique, des marques communautaires qui jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de la Communauté. Le principe du caractère unitaire de la marque communautaire ainsi exprimé devrait s'appliquer sauf disposition contraire du présent règlement.» «(6) Le droit communautaire des marques ne se substitue toutefois pas aux droits des marques des États membres. En effet, il n'apparaît pas justifié d'obliger les entreprises à déposer leurs marques comme marques communautaires, les marques nationales demeurant nécessaires aux entreprises ne désirant pas une protection de leurs marques à l'échelle de la Communauté.» (soulignage rajouté) - 8 -

9 33. En outre, le commentaire est en conflit avec le Règlement sur la marque communautaire (et son système), en particulier avec l article 112, qui a trait à la transformation d une marque communautaire en marques nationales. L alinéa 2, sous a de cet article stipule que la transformation n a pas lieu : «lorsque le titulaire de la marque communautaire a été déchu de ses droits pour défaut d'usage de cette marque, à moins que dans l'état membre pour lequel la transformation a été demandée la marque communautaire n'ait été utilisée dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de la législation dudit État membre.» Cette disposition serait totalement dénuée de sens si l usage sérieux dans un seul des états membres était suffisant pour maintenir une marque communautaire, ceci a fortiori compte tenu du fait que la notion «d usage sérieux» a été harmonisée par la Directive 2008/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des états membres sur les marques (ci-après «la Directive»). 34. Il échet par ailleurs de noter que mettre le territoire de la Communauté sur un pied d égalité avec le territoire d un seul état membre, peut mener à des résultats indésirables et injustes. Depuis l élaboration du Règlement sur la marque communautaire, l UE a crû de manière constante jusqu à 27 pays membres, et un nouvel élargissement est à prévoir. Le contexte factuel et économique a, en cela, été radicalement modifié. Sur un territoire qui couvre (momentanément) plus de 4 millions de kilomètres carrés et qui compte (momentanément) une population de presque 500 millions d individus, un usage dans un seul pays membre est susceptible de se ramèner en fait à un usage purement local. Un tel usage n est, selon l Office, pas suffisant pour justifier un droit exclusif aussi étendu. Ceci ne tiendrait au demeurant pas compte du neuvième considérant de la Directive : «Pour réduire le nombre total des marques enregistrées et protégées dans la Communauté et, partant, le nombre des conflits qui surgissent entre elles, il importe d exiger que les marques enregistrées soient effectivement utilisées sous peine de déchéance. Il est nécessaire de prévoir que la nullité d une marque ne peut être prononcée en raison de l existence d une marque antérieure non utilisée, tout en laissant aux États membres la faculté d appliquer le même principe en ce qui concerne l enregistrement d une marque ou de prévoir qu une marque ne peut être valablement invoquée dans une procédure en contrefaçon s il est établi, à la suite d une exception, que le titulaire de la marque pourrait être déchu de ses droits. Pour tous ces cas, il appartient aux États membres de fixer les règles de procédure applicables.» - 9 -

10 35. Le commentaire de la Déclaration Conjointe pourrait même miner les objectifs essentiels aussi bien de la Directive (deuxième considérant) que du Règlement (quatrième considérant) : «Les législations qui s appliquaient aux marques dans les États membres avant l entrée en vigueur de la directive 89/104/CEE comportaient des disparités qui pouvaient entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le marché commun. Il était donc nécessaire de rapprocher ces législations pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.» (deuxième considérant de la Directive, soulignage rajouté) «Le rapprochement des législations nationales est impuissant à lever l'obstacle de la territorialité des droits que les législations des États membres confèrent aux titulaires de marques. Afin de permettre aux entreprises d'exercer sans entraves une activité économique dans l'ensemble du marché intérieur, des marques régies par un droit communautaire unique, directement applicable dans tous les États membres, sont nécessaires.» (quatrième considérant du Règlement sur la marque communautaire, soulignage rajouté) 36. Un droit de marque accorde au demeurant un monopole. Pour justifier ce monopole et pour remplir sa fonction essentielle, la marque doit être utilisée. Un monopole qui s étend (beaucoup) plus loin que le territoire dans lequel la marque est utilisée, est indéniablement une entrave à la libre circulation des produits et à la libre prestation des services dans le marché intérieur. Ceci n est précisément pas ce que le législateur avait pour but. Il paraît tout à fait injuste qu une entreprise qui n utilise que localement sa marque, puisse entraver les possibilités d autres entreprises dans la totalité du territoire couvert par le marché intérieur. Il paraît encore plus injuste qu une entreprise qui n est que localement active (ce qui vaut pour la plupart des petites et moyennes entreprises, soit une partie substantielle de l économie européenne) puisse être entravée dans le développement de ses activités et doive se défendre contre une autre entreprise, qui n est également que localement active et qui n a aucune activité économique dans un territoire qui, d une façon ou d une autre, se rapproche du sien, ce qui par conséquent ne pourrait créer aucun risque de confusion dans l esprit du public pertinent des deux entreprises. 37. Prenant tous ces éléments en considération, l Office estime que le point de vue mentionné dans la Déclaration Conjointe, prétendant qu un usage sérieux dans un seul pays procure par définition un usage sérieux dans la Communauté, ne résiste pas à l analyse. 38. Le droit invoqué est une marque communautaire et les parties admettent in confesso que cette marque n a été utilisée qu aux Pays-Bas. Les services pour lesquels le droit invoqué

11 est enregistré sont, de par leur nature, destinés à un large public, qui se trouve dans l ensemble de la Communauté. Vu ces éléments, l usage sérieux du droit invoqué n est pas démontré. B. Conclusion 39. L opposant n a pas démontré qu il a fait un usage sérieux du droit invoqué durant une période de cinq ans précédant la date de publication du dépôt contesté. Il n est donc pas procédé plus avant à l appréciation de l opposition. IV. CONSÉQUENCE 40. L'opposition numéro est rejetée. 41. Le dépôt Benelux numéro est enregistré. 42. L opposition étant rejetée, l opposant est redevable d un montant de euros au bénéfice du défendeur en vertu de l article 2.16, alinéa 5, CBPI, joint à la règle 1.32, RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l article 2.16, alinéa 5, CBPI. La Haye, le 15 janvier 2010 Pieter Veeze (rapporteur) Saskia Smits Diter Wuytens Agent chargé du suivi administratif : Tomas Westenbroek