Validation des «décrets Hadopi» ( ) Par Emmanuel DERIEUX. Succession Giacometti : le conflit en héritage Par Ariane FUSCO-VIGNÉ

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1 REVUE LAMY l immatériel D É C E M B R E IINFORMATIQUEIMÉDIASICOMMUNICATIONI Validation des «décrets Hadopi» ( ) Par Emmanuel DERIEUX Protection de la marque en cas de double identité : regard sur la jurisprudence créative de la CJUE Par Benoît HUMBLOT Originalité d une adaptation et d une mise en scène théâtrales Par Brad SPITZ Succession Giacometti : le conflit en héritage Par Ariane FUSCO-VIGNÉ Zoom sur la question de l originalité des photographies «pack-shot» Par Véronique DAHAN et Charles BOUFFIER Le monopole du PMU sur les courses hippiques hors internet soumis à conditions par la Cour de justice Par Luc GRYNBAUM Label Cnil et conformité «informatique et libertés» : publication des premiers référentiels Par Fabrice NAFTALSKI et Guillaume DESGENS-PASANAU La vente en ligne de produits cosmétiques dans la distribution sélective : il est interdit d interdire! Par Céline CASTETS-RENARD Concurrence, concurrence Par Élisabeth TARDIEU-GUIGUES ANALYSES La cession légale des droits d auteur des journalistes : considérations pratiques sur les contributeurs et œuvres visés par le texte Par Jean-Marie LÉGER Ordonnance n du 24 août 2011 relative aux communications électroniques et transposition du troisième «Paquet télécom» Par Florence GUTHFREUND-ROLAND et Élisabeth MARRACHE La propriété intellectuelle au cœur de l exportation Par Philippe RODHAIN et Daniel LASSERRE DROIT DE L IMMATÉRIEL 77 ÉTUDES Cloud computing : validité du recours à l arbitrage? (partie I) Par Jean-Philippe MOINY Une «butte publicitaire» est-elle considérée comme une œuvre protégeable par le droit d auteur en Égypte? Par Yasser OMAR AMIN

2 sommaire Actualités 5 45 CRÉATIONS IMMATÉRIELLES ÉCLAIRAGES 6 > Validation des «décrets Hadopi» Modalités de constat et de sanction des pratiques de téléchargement illégal Par Emmanuel DERIEUX 10 > Protection de la marque en cas de double identité : regard sur la jurisprudence créative de la CJUE Par Benoît HUMBLOT 19 > Originalité d une adaptation et d une mise en scène théâtrales Par Brad SPITZ 23 > Succession Giacometti : le conflit en héritage Par Ariane FUSCO-VIGNÉ 28 > Zoom sur la question de l originalité des photographies «pack-shot» Par Véronique DAHAN et Charles BOUFFIER ACTUALITÉS DU DROIT DES CRÉATIONS IMMATÉRIELLES 31> Adoption par les députés du projet de loi sur la copie privée 31> Affaire Sabam : l analyse de la CJUE 34> À propos de la présomption de titularité du droit de propriété incorporelle de l auteur 34> Contrat de maintenance corrective et évolutive d un logiciel et restitution par le prestataire de ses codes sources modifiés 35> Revendication de droits d auteur et nonrespect du principe du contradictoire 35> Droit moral et irresponsabilité du cessionnaire des droits d exploitation pour les faits du sous-cessionnaire 36> Une restitution de négatifs noir et blanc de photographies déclarée irrecevable 38> La qualité d artiste-interprète inappropriée 39> La qualification d œuvre de collaboration audiovisuelle appliquée à un jeu vidéo en ligne 41> Utilisation par un moteur de recherche de marques notoires de la SNCF comme marques d appel 42> À vos marques, le sport, ce n est pas du jeu 43> Gare aux politiques de référencement naturel trop audacieuses! ACTIVITÉS DE L IMMATÉRIEL ÉCLAIRAGES 46 > Le monopole du PMU sur les courses hippiques hors internet soumis à conditions par la Cour de justice Par Luc GRYNBAUM 50 > Label Cnil et conformité «informatique et libertés» : publication des premiers référentiels Par Fabrice NAFTALSKI et Guillaume DESGENS-PASANAU 55 > La vente en ligne de produits cosmétiques dans la distribution sélective : il est interdit d interdire! Par Céline CASTETS-RENARD 60 > Concurrence, concurrence Par Élisabeth TARDIEU-GUIGUES ACTUALITÉS DU DROIT DES ACTIVITÉS DE L IMMATÉRIEL 67> «Affaire Bettencourt» : confirmation par la Cour de cassation de la violation du secret des journalistes du Monde 68> Diffamation et délai pour présenter l offre de preuve de la vérité de faits 69> Diffamation : nullité des poursuites engagées prononcée à tort 69> Élection de «Miss France 2011» et caractérisation de propos dénigrants 71> L autorisation de diffuser son image n implique pas celle de divulguer son nom 72> «Affaire Grégory» : délit de diffamation retenu à tort 73> Relaxe du délit de provocation à la discrimination raciale 73> Google Adwords : rejet de la qualification d hébergeur 75> Vie privée en entreprise 76> Limites à la géolocalisation des salariés 76> Condamnation d EDF et prison ferme de salariés pour piratage informatique 78> Inconnu à cette adresse : compétence juridictionnelle subsidiaire dans un litige de consommation 81> Dol par réticence retenu à tort C O N S E I L S C I E N T I F I U E > Président d honneur Jean FOYER ( ) Ancien ministre > Présidents Pierre SIRINELLI Professeur à l Université Paris I Panthéon Sorbonne Michel VIVANT Professeur à l Institut d études politiques de Paris > Judith ANDRÈS Avocat à la Cour > Valérie-Laure BENABOU Professeur à l Université de Versailles Saint-Quentin > Jean-Sylvestre BERGÉ Professeur à l Université Jean Moulin-Lyon 3 > Guy CANIVET Membre du Conseil constitutionnel > Alain CARRÉ-PIERRAT Président de la 4e chambre A de la Cour d appel de Paris > Lionel COSTES Directeur de la Collection Lamy droit de l immatériel > Christian DERAMBURE Président de la CNCPI > Joëlle FARCHY Professeur à l Université Paris I - Panthéon Sorbonne > Christiane FÉRAL-SCHUHL Avocat au Barreau de Paris > Jean FRAYSSINET Professeur à l Université Paul Cézanne Aix-Marseille > Luc GRYNBAUM Professeur à l Université René Descartes Paris V > Anne-Marie LEROYER Professeur à l Université Paris I - Panthéon Sorbonne > André LUCAS Professeur à l Université de Nantes > Marie-Françoise MARAIS Conseiller à la Cour de cassation Président de la Hadopi > Alice PÉZARD Conseiller à la Cour de cassation > Lucien RAPP Professeur à l Université de Toulouse Avocat au Barreau de Paris > Thierry REVET Professeur à l Université Paris I Panthéon Sorbonne > Cyril ROJINSKY Avocat à la Cour > Michel TROMMETTER Chercheur à l UMR/GAEL de Grenoble > Gilles VERCKEN Avocat au Barreau de Paris > Pierre VÉRON Avocat au Barreau de Paris > Patrice VIDON Conseil en propriété industrielle > Bertrand WARUSFEL Avocat au Barreau de Paris Professeur à l Université de Lille II Perspectives ANALYSES 83 > La cession légale des droits d auteur des journalistes : considérations pratiques sur les contributeurs et œuvres visés par le texte Par Jean-Marie LÉGER 88 > Ordonnance n du 24 août 2011 relative aux communications électroniques et transposition du troisième «Paquet télécom» Par Florence GUTHFREUND-ROLAND et Élisabeth MARRACHE 93 > La propriété intellectuelle au cœur de l exportation Par Philippe RODHAIN et Daniel LASSERRE 95 ÉTUDES 95 > Cloud computing : validité du recours à l arbitrage? (partie I) Par Jean-Philippe MOINY 111 > Une «butte publicitaire» est-elle considérée comme une œuvre protégeable par le droit d auteur en Égypte? Par Yasser OMAR AMIN La Revue Lamy droit de l immatériel actualise, dans sa première partie «Actualités», les deux ouvrages de la Collection Lamy droit de l immatériel : le Lamy droit de l informatique et des réseaux et le Lamy droit des médias et de la communication. WOLTERS KLUWER FRANCE SAS au capital de Siège social : 1, rue Eugène et Armand Peugeot Rueil-Malmaison cedex RCS Nanterre Directeur de la publication/président Directeur Général de Wolters Kluwer France : Michael Koch Associé unique : Holding Wolters Kluwer France Directrice de la rédaction : Bernadette Neyrolles Directeurs scientifiques : Pierre Sirinelli et Michel Vivant Rédacteur en chef : Lionel Costes ( ) Rédactrice en chef adjointe : Marlène Trézéguet ( ) Réalisation PAO : Nord Compo Imprimerie : Delcambre BP Courtaboeuf Cedex N Commission paritaire : 0212 T Dépôt légal : à parution N ISSN : Parution mensuelle Abonnement annuel : 457,41 TTC (TVA 2,10 %) Prix au numéro : 45,95 TTC (TVA 2,10 %) Information et commande : Tél. : Fax : Internet : Cette revue peut être référencée de la manière suivante : RLDI 2011/77, n 2535 (année/n de la revue, n du commentaire) 2 REVUE LAMY DROIT DE L IMMATÉRIEL DÉCEMBRE 2011 N 0 77

3 éditorial Vers un élargissement du champ d action de la Hadopi Lionel COSTES Rédacteur en chef Directeur de collection Lamy Droit de l Immatériel À l occasion du 4 e Forum sur la culture et l économie, qui s est tenu à Avignon, le 18 novembre, Nicolas Sarkozy a présenté ses différents projets visant à défendre la création musicale. Outre la confirmation de sa volonté de mettre à contribution les fournisseurs d accès à internet, le président de la République en a profité pour faire part de son projet d étendre l action de la Hadopi aux sites de streaming qui permettent de lire des vidéos en ligne ou d écouter de la musique sans télécharger. Et de les mettre en cause dans des termes véhéments : ces «sites de streaming illégal qui font des ravages ( ) il faut les combattre». «Je n accepte pas qu on tire un profit commercial du vol des œuvres.» «J aime une musique, je veux la partager : la démarche n est pas en soi négative. Mais sur les sites de streaming, l idéologie du partage, c est l idéologie de l argent : je vole d un côté et je vends de l autre. Personne ne peut soutenir cela.» Dans le même temps, il a déclaré «[avoir] bien conscience que la technologie évolue. Si la technologie nous permet une nouvelle évolution, on adaptera la législation» laissant ainsi la porte ouverte à l élaboration d une éventuelle loi «Hadopi 3». De fait, en ce qui concerne le streaming, la Hadopi ne peut pas en l état simplement modifier ses procédures dans la mesure où les décrets d application de la loi précisent qu elle ne peut spécifiquement surveiller que les réseaux P2P ; technologie qui est sans rapport avec la diffusion en continu. Il s agit là d une faiblesse du dispositif Hadopi que nous avons précédemment évoquée en soulignant que son manque d efficacité pouvait conduire à ce que le téléchargement illégal se reporte inévitablement, après sa mise en place, sur d autres technologies. Au-delà, Nicolas Sarkozy s est félicité que plusieurs pays suivent l exemple de la France et de son dispositif Hadopi qui a permis de faire reculer le piratage de 35 %, selon lui, depuis qu il est opérationnel. On soulignera cependant que ce chiffre reste à vérifier Derrière la volonté ainsi affichée dans les termes les plus nets, il n en demeure pas moins que la lutte contre le streaming reste délicate. De fait si, dans le P2P, la lutte contre le piratage passe par la détection des utilisateurs, via leur adresse IP, qui mettent illégalement à disposition des œuvres culturelles, la lutte contre le streaming illégal revêt un aspect différent et passe par le blocage ou le filtrage des sites qui proposent des contenus illégaux. Or, un grand nombre est hébergé à l étranger ; ce qui rend les choses délicates. On notera d ailleurs la prudence des ministres concernés face à ces annonces présidentielles. Ainsi, pour le ministre de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand, une nouvelle loi n est pas pour l instant à l ordre du jour, tout en soulignant «qu il y aura peut-être un jour une nouvelle loi, une nouvelle révolution. Mais compte tenu de l évolution actuelle des technologies, la Hadopi sera appelée à élargir son champ de réflexion et à modifier peut-être quelques-unes des méthodes et des procédures». Il précise dans le même temps que «le Gouvernement proposera une stratégie en tenant compte de ce qui se fait à l étranger». Et principalement aux États-Unis où la Chambre des représentants examine le très controversé projet de loi Stop Online Piracy Act (Sopa) qui vise à couper les revenus d un site peu importe où il se trouve situé dans le monde. De son côté, le ministre de l Industrie et de l Économie numérique, Éric Besson, s est également bien gardé de trancher. À le suivre, «on va voir, puisque c est une nouvelle commande très claire du président de la République», avouant cependant qu il ne pouvait pas dire si son souhait était techniquement possible, et sans se prononcer sur le type de mesure qui serait prise. «Il y aurait des ingénieurs pour le faire, je ne dis pas que ça va se faire dans la facilité.» Ses propos, des plus nuancés, ne peuvent qu être approuvés. De plus ne peut être ignorée la position adoptée par la CJUE dans son arrêt du 24 novembre rendu dans l affaire Sabam, selon laquelle le filtrage imposé aux fournisseurs d accès était illégal s il n était pas encadré par une loi nationale ; celle-ci devant elle-même respecter des principes de proportionnalité (voir infra, nos observations n 2541). Ce faisant, il pourrait constituer un frein à la volonté présidentielle. Informatique I Médias I Communication N 0 77 DÉCEMBRE 2011 REVUE LAMY DROIT DE L IMMATÉRIEL 3

4 Index thématique des sources commentées CRÉATIONS IMMATÉRIELLES Éclairages DROIT D AUTEUR DÉCRETS HADOPI CONSEIL D ÉTAT RLDI VALIDATION CE, 19 oct. 2009, n , n , n MARQUES SERVICE DE RÉFÉRENCEMENT ADWORDS MOTS CLÉS CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-323/ DROIT D AUTEUR ADAPTATION MISE EN SCÈNE THÉÂTRALE ORIGINALITÉ (OUI) CA Paris, pôle 5, ch. 2, 9 sept. 2011, n 10/ DROIT D AUTEUR SUCCESSION ABUS NOTOIRE POST MORTEM TGI Paris, 3 e ch., 4 e sect., 8 sept. 2011, n 11/ DROIT D AUTEUR PHOTOGRAHIES DE «PACK-SHOT» TITULARITÉ ORIGINALITÉ (OUI) CONTREFAÇON (OUI) CA Paris, pôle 5, ch. 2, 16 sept. 2011, n 11/ La propriété littéraire et artistique Règles générales DROIT D AUTEUR COPIE PRIVÉE RÉMUNÉRATION «Petite loi», JO doc. AN n DROIT D AUTEUR INTERNET PEER-TO-PEER FOURNISSEUR D ACCÈS FILTRAGE CJUE, 24 nov. 2011, aff. C-70/ DROIT D AUTEUR TITULARITÉ PRÉSOMPTION Cass. com., 2 nov. 2011, n DROIT D AUTEUR LOGICIEL MAINTENANCE CODES SOURCES RESTITUTION (OUI) Cass. com. 15 nov. 2011, n DROIT D AUTEUR ORIGINALITÉ CONTREFAÇON PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE RESPECT (NON) Cass. 1 re civ., 17 nov. 2011, n DROIT D AUTEUR DROIT MORAL CESSION DE DROITS Cass. 1 re civ., 4 nov. 2011, n DROIT D AUTEUR PHOTOGRAPHIES NÉGATIFS RESTITUTION (NON) TGI Paris, 3 e ch., 4 e sect., 20 oct. 2011, n 09/ Statuts particuliers : droits voisins DROITS VOISINS ARTISTE-INTERPRÈTE CONTRAT DE CESSION DE DROIT D AUTEUR CA Aix-en-Provence, 1 re ch. B, 17 nov. 2011, n 10/ Statuts particuliers : jeux vidéo JEU VIDÉO EN LIGNE QUALIFICATION ŒUVRE DE COLLABORATION MUSIQUE ORIGINALITÉ (OUI) CONTREFAÇON (OUI) TGI Paris, 3 e ch., 3 e sect., 30 sept La propriété industrielle Marques MOTEUR DE RECHERCHE HÉBERGEUR ÉDITEUR MARQUES NOTOIRES ATTEINTE (OUI) CA Paris, pôle 5, ch. 2, 28 oct MARQUE CLASSE JEU CONFUSION CA Versailles, 12 e ch., 22 nov. 2011, n 11/ MARQUE NOM DE DOMAINE RÉFÉRENCEMENT ABUSIF CA Douai, 1 re ch., 2 e sect., 5 oct Les numéros renvoient aux articles de la Revue Lamy Droit de L Immatériel ACTIVITÉS DE L IMMATÉRIEL RLDI Éclairages PARIS HIPPIQUES JEUX EN LIGNE MONOPOLE CJUE, 30 juin 2011, aff. C-212/ INFORMATIQUE ET LIBERTÉ CNIL LABELLISATION RÉFÉRENTIELS Cnil, délib. n , 8 sept. 2011, JO 22 sept. Cnil, délib. n , 6 oct. 2011, JO 3 nov INTERNET PRODUITS DERMO-COSMÉTIQUES CONTRAT DE DISTRIBUTION SÉLECTIVE VENTE (OUI) CJUE, 3 e ch., 13 oct. 2011, aff. C-439/ MARQUES SERVICE DE RÉFÉRENCEMENT ADWORDS MOTS CLÉS CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-323/ Les grands secteurs de l immatériel Droits fondamentaux JOURNALISTES SECRET DES SOURCES VIOLATION (OUI) Cass. crim., 6 déc. 2011, n Presse PRESSE DIFFFAMATION PREUVE DE LA VÉRITE DES FAITS DÉLAI LÉGAL Cass. crim., 11 oct. 2011, n DIFFAMATION CITATION ÉLECTION DE DOMICILE Cass. crim.., 20 oct. 2011, n , 2558 MISS FRANCE 2011 PROPOS DÉNIGRANTS (OUI) Cass. com., 18 oct. 2011, n IMAGE DIFFUSION VIE PRIVÉE ATTEINTE (OUI) Cass. 1 re civ., 4 nov. 2011, n PRESSE DIFFAMATION (NON) Cass. 1 re civ., 4 nov. 2011, n PROVOCATION À LA DISCRIMINATION RACIALE DÉLIT (NON) Cass. crim., 8 nov. 2011, n Réseaux/Internet INTERNET ADWORDS RESPONSABILITÉ HÉBERGEUR (NON) VIE PRIVÉE DROIT À L IMAGE DROIT AU NOM ATTEINTES (OUI) TGI Paris, 17 e ch., 14 nov INTERNET VIE PRIVÉE SALARIÉ LICENCIEMENT Cass. 1 re civ., 18 oct. 2011, n INTERNET CNIL GÉOLOCALISATION SALARIÉ Cass. soc., 3 nov. 2011, n SÉCURITÉ INFORMATIQUE PIRATAGE STAD T. corr. Nanterre, 15 e ch., 10 nov Commerce électronique INTERNET CONSOMMATION COMPÉTENCE CJUE, 17 nov. 2011, aff. C-327/ Les pratiques contractuelles Les pratiques sectorielles : contrats informatiques CONTRAT D INTÉGRATION DE PROGICIEL DOL (NON) OBLIGATIONS DE RÉSULTAT MANQUEMENTS (NON) CA Poitiers, 1 re ch. civ., 25 nov. 2011, n 10/ Les numéros renvoient aux articles de la Revue Lamy Droit de L Immatériel 4 REVUE LAMY DROIT DE L IMMATÉRIEL DÉCEMBRE 2011 N 0 77 Informatique I Médias I Communication

5 CRÉATIONS IMMATÉRIELLES SOUS LA DIRECTION SCIENTIFIQUE DE Pierre Sirinelli, Professeur à l Université Paris I - Panthéon Sorbonne Michel Vivant, Professeur à l Institut d études politiques de Paris Chargé par le Centre national du cinéma et de l image animée (CNC) d étudier les moyens de revaloriser la musique originale, le compositeur Marc-Olivier Dupin a rendu son rapport, le 7 novembre. À le suivre, la situation est paradoxale puisqu en 2010, 179 des 203 films français avaient un compositeur mais «la musique arrive trop tard dans le processus d élaboration d un film, et le soutien public à la création musicale pour l image ne représente qu une infime partie de cette manne». Il relève dans le même sens que «la musique ne fait que trop rarement partie intégrante du projet artistique, dès les débuts de la conception ou de réalisation du film. Elle ne peut ainsi véritablement s inscrire dans une démarche de création pluridisciplinaire. Arrivant en fin de course, sa fonction ne dépasse que rarement le stade ornemental». De plus, «plus l écriture et l enregistrement d une musique originale arrivent en fin de production du film, plus les moyens financiers qui lui sont initialement dévolus se réduisent. Les moyens consacrés à la musique devenant de facto, l une des variables d ajustement du budget du film». Pour le rapport, les dysfonctionnements sont à la fois de nature artistique et financière. Aussi, pour y remédier, deux objectifs s imposent : «Arrimer au film son projet musical, bien davantage en amont dans la chronologie de sa conception et de sa fabrication ; rechercher une amélioration des conditions financières de la composition et de la production de la musique.» Aussi, il propose 25 préconisations pour soutenir la création musicale des films, des œuvres audiovisuelles et des jeux vidéo, organisées autour des quatre axes suivants : «le soutien à la pédagogie, les aides à la composition et la production de la musique pour l image, les conditions de l optimisation des ressources musicales et l action culturelle». On retiendra plus spécialement que l une de ses propositions consiste en la création d un bonus pour la musique originale de film dans les aides à la production de films de court métrage. Elle a d ailleurs déjà été entérinée par le CNC. L esprit de cette aide est d associer un réalisateur et un compositeur suffisamment en amont du tournage pour leur permettre une véritable collaboration artistique Est également proposée la création au CNC d «un couloir de financement sanctuarisé correspondant à un pourcentage minimum du budget de production total de l œuvre cinématographique ou de l œuvre audiovisuelle alloué à la création de musique originale». Cette proposition concernerait les films et œuvres audiovisuelles faisant appel à la création de musique originale ce qui n obère pas pour les réalisateurs la possibilité d utiliser des musiques du domaine public ou des musiques préexistantes. Le constat qui l inspire est celui d une indifférence générale, voire d une négligence délibérée à l égard de la production de musique originale pour l image, pour les œuvres cinématographiques et dans une mesure encore plus importante pour les œuvres audiovisuelles. Ainsi qu il est relevé, ce constat déborde d ailleurs du strict cadre de la musique proprement dite, et concerne en fait la bande-son dans son ensemble, qui est indiscutablement le «parent pauvre» de la production cinématographique et audiovisuelle. Un certain nombre des propositions faites doivent être mises en œuvre très rapidement et l enveloppe consacrée par le CNC à la musique doit être revalorisée. Lionel COSTES ACTUALITÉS ÉCLAIRAGE Informatique I Médias I Communication N 0 77 DÉCEMBRE 2011 REVUE LAMY DROIT DE L IMMATÉRIEL 5

6 Par Emmanuel DERIEUX Professeur à l Université Panthéon-Assas Paris-II Validation des «décrets Hadopi» Modalités de constat et de sanction des pratiques de téléchargement illégal Saisi de trois décrets d application des «lois Hadopi», le Conseil d État les valide tous. À ceux qui chercheraient ainsi à empêcher ou à retarder leur mise en vigueur, il conviendrait d invoquer d autres arguments ou d utiliser d autres voies. RLDI 2535 CE, 19 oct. 2009, n , S té Apple Inc. et S té I Tunes SARL, n , Ass. French Data Network, n , Ass. French Data Network, RLDI 2011/76, n 2500 P ar trois arrêts du 19 octobre 2011, le Conseil d État rejette les requêtes par lesquelles il lui était demandé d annuler, pour des motifs différents et pas tous très convaincants, autant de décrets d application de dispositions du Code de la propriété intellectuelle introduites par les «lois Hadopi» (1) (loi n du 12 juin 2009 «favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet», dite «loi Hadopi», et loi n du 28 octobre 2009 «relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet», dite «loi Hadopi 2» (2)). Les diverses modalités de contrôle, de constat et de sanction des pratiques de téléchargement illégal, adoptées par les textes en cause, dont la plupart des éléments sont intégrés dans la partie réglementaire du Code de la propriété intellectuelle, s en trouvent ainsi juridiquement validées, à défaut de démontrer leur totale efficacité pratique. Par la requête aboutissant au premier arrêt (n , Sté Apple Inc. et Sté I Tunes SARL), il était demandé, au Conseil d État, d annuler le décret du 29 décembre 2009 (décret n du 29 décembre 2009 «relatif à l organisation de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet»). La seconde procédure (objet de l arrêt n , Ass. French Data Netwok) contestait la légalité du décret du 5 mars 2010 (décret n du 5 mars 2010 «relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l article L du Code de la propriété intellectuelle dénommé Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet»). La troisième action (donnant lieu à l arrêt n , Ass. French Data Network) visait le décret du 26 juillet 2010 (décret n du 26 juillet 2010 «relatif à la procédure devant la Commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet») (3). Se prononçant sur des questions distinctes, objet des décrets contestés pour des raisons qui, pour une part au moins, semblent surtout tenir à la volonté de retarder sinon d empêcher l entrée en vigueur de certaines dispositions de la «loi Hadopi» dont ils assurent l application, les trois arrêts méritent d être évoqués successivement. I. DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 2009 Dans la procédure qui a abouti au premier arrêt (n ), les sociétés Apple Inc. et I Tunes SARL demandaient au Conseil d État d annuler le décret n du 29 décembre 2009, relatif à l organisation de la Hadopi, dont l essentiel des dispositions (compétences des différentes structures, personnel, financement et comptabilité ) a été codifié, dans la partie réglementaire du Code de la propriété intellectuelle, aux articles R et suivants. Différents motifs fondaient la contestation, au regard de prétendues exigences du droit interne (A), d une part, et du droit européen (B), d autre part. A. Droit interne Les éléments de contestation se prévalant de supposées violations du droit interne portaient sur la régularité de la consultation du Conseil d État (1 /) et sur la conformité aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle (2 /). 1 / Consultation du Conseil d État Considérant, contrairement au moyen avancé, que le décret contesté «ne contient aucune disposition différant ( ) de celles qui figuraient dans le projet soumis», par le Gouvernement, au Conseil d État, en son rôle de conseiller juridique au stade de l élaboration de semblables textes, le même Conseil d État, dans sa fonction juridictionnelle, conclut que «les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la consultation ( ) sur le décret attaqué aurait été entachée d irrégularité». 2 / Conformité au Code de la propriété intellectuelle L autre motif de contestation au regard du droit interne était relatif à une prétendue violation du Code de la propriété intellectuelle dans la délégation ainsi donnée au Gouvernement dont les compétences constitutionnelles n auraient pas ainsi été respectées. (1) Benabou V.-L., Glose de la loi Hadopi ou opération nécessaire de débroussaillage, RLDI 2009/51, n 1732, p ; Derieux E. et Granchet A., Lutte contre le téléchargement illégal. Lois DADVSI et Hadopi, Lamy, Coll. «Axe Droit», 2010 ; Mariez J.-S., «Hadopi» trois petits points de suspension, RLDI 2010/65, n 2129, p ; Robert J.-H., Commentaire de la loi n du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, Droit pénal, déc. 2009, p ; Loi «Création et internet», Dossier spécial, RLDI 2009/51, p (2) Trézéguet M., Présentation de la loi n du 28 octobre 2009 relative à la protection de la propriété littéraire et artistique sur internet (loi «Hadopi 2»), RLDI 2009/55, n 1840, p (3) Gaullier Fl., Pasacal-Heuze E., Vercken G., Les derniers décrets d application des lois «Hadopi», RLDI 2010/63, n 2061, p REVUE LAMY DROIT DE L IMMATÉRIEL DÉCEMBRE 2011 N 0 77 Informatique I Médias I Communication

7 L article litigieux portant sur la détermination de certaines des compétences du «collège» de la Hadopi, le Conseil d État n y voit aucune violation de l habilitation donnée, par la loi, au Gouvernement, pour intervenir sur une tout autre question concernant les compétences de ladite Haute Autorité à l égard des «mesures techniques de protection et d identification des œuvres et des objets protégés». Se référant, dans une certaine confusion, à différents articles de la loi, l arrêt écarte le moyen présenté. B. Droit européen Vis-à-vis du droit européen était soulevée la question de la conformité du décret en cause au regard du Traité sur le fonctionnement de l Union européenne (1 /) et de diverses directives communautaires (2 /). 1 / Traité sur le fonctionnement de l Union européenne Pour conclure que «les requérants ne sont pas fondés à demander l annulation du décret attaqué», le Conseil d État considère que les dispositions en cause, «relatives aux compétences d une autorité interne pour mettre en œuvre les dispositions assurant l exacte transposition d une directive, ne méconnaissent en rien les articles 34 et 56» dudit Traité sur le fonctionnement de l Union européenne (TFUE) qui, s il s agit des bonnes références, concernent pourtant respectivement l «interdiction des restrictions quantitatives à l importation» de produits ou marchandises et le principe de «libre prestation de services». 2 / Directives communautaires Était, par ailleurs, alléguée la violation de plusieurs directives communautaires relatives à divers aspects desdites «nouvelles technologies de l information et de la communication» (NTIC) ou, dans ce cadre-là et de manière tout aussi contestable, à la «société de l information» (4). Il était d abord fait état de la prétendue «méconnaissance de l obligation de transmission à la Commission prévue par la directive n 98-34» du 22 juin 1998 déterminant «une procédure d information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l information». En son article 8-1, ladite directive énonce pour principe que «les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règles techniques, sauf s il s agit d une simple transposition intégrale d une norme internationale ou européenne, auquel cas, une simple information quant à la norme concernée suffit». Considérant que l article 1 er de la même directive qualifie de «règle technique : une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s y appliquent», et de «projet de règle technique : le texte d une spécification technique ou d une autre exigence ou d une règle relative CRÉATIONS IMMATÉRIELLES aux services ( ) qui est élaboré dans le but de l établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique», le Conseil d État estime que «le décret contesté, qui se borne, d une part, à prescrire les dispositions relatives à l agrément des personnes habilitées à procéder à des constatations permettant de caractériser une infraction aux dispositions protégeant le droit d auteur et les droits voisins, et, d autre part, à fixer les règles relatives à l organisation» de la Hadopi «ne comporte aucune règle technique» et qu il «ne constitue pas par lui-même un projet de règle technique au sens de la directive». Il en conclut que «les dispositions de l article 8-1 n ont pas été méconnues». En conséquence, le fait que les lois du 1 er août 2006 («loi DADVSI») et du 12 juin 2009 («loi Hadopi») n aient «elles-mêmes pas fait l objet de la notification prévue» est jugé «sans incidence sur la légalité du décret attaqué». de la directive n 2001/29/CE du 22 mai 2001» sur «l harmonisation de certains aspects du droit d auteur et des droits voisins dans la société de l information» et de la «directive n 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d ordinateur». Considérant que «les dispositions attaquées n ayant ni pour objet ni pour effet d assurer la mise en œuvre des mesures adoptées par le législateur ( ) pour imposer l interopérabilité des mesures techniques de protection, mais seulement d attribuer, au collège de la Haute Autorité, compétence pour adopter des règles procédurales permettant l exercice des pouvoirs reconnus par le législateur en cas de désaccord entre les parties sur l interopérabilité des mesures techniques», le Conseil d État ne peut que conclure que le moyen avancé de la violation des deux directives en cause «est sans incidence sur la légalité du décret attaqué». De tout cela, il résulte que «les requérants ne sont pas fondés à demander l annulation du décret attaqué». Il en va de même des deux autres décrets contestés. II. DÉCRET DU 5 MARS 2010 Dans l arrêt n , le Conseil d État se prononce sur la requête de l association French Data Network lui demandant «d annuler pour excès de pouvoir le décret n du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l article L » du Code de la propriété intellectuelle. Par cet article est admise la création, par la Hadopi, «d un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l objet d une procédure» relative à des pratiques de téléchargement illégal supposées commises par elles. Il y est mentionné qu un «décret en Conseil d État, pris après avis de la Commission nationale de l informatique et des libertés, fixe les modalités d application» et qu il «précise notamment : les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ; les destinataires habilités à recevoir communication de ces données», et > ACTUALITÉS ÉCLAIRAGE (4) Voir, par exemple, l intitulé de la directive n 2001/29/CE du 22 mai 2001 du Parlement européen et du Conseil «sur l harmonisation de certains aspects du droit d auteur et des droits voisins dans la société de l information». Informatique I Médias I Communication N 0 77 DÉCEMBRE 2011 REVUE LAMY DROIT DE L IMMATÉRIEL 7

8 VALIDATION DES «DÉCRETS HADOPI» particulièrement les fournisseurs d accès. Ces derniers ne sont cependant tenus de procéder à la suspension de l accès à internet que sur décision de justice et non, comme il avait été initialement envisagé (avant que, dans sa décision n DC du 10 juin 2009, le Conseil constitutionnel ne déclare cette modalité de contrôle contraire à la Constitution) (5), par la Commission de protection des droits de la Hadopi elle-même. Par les requérants, reproche était fait au Gouvernement, de ne pas avoir consulté l Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) comme, estimaient-ils, l imposerait l article L du Code des postes et des communications électroniques (CPCE). Par ledit article, il est posé notamment que l Arcep «est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des communications électroniques». Pour le Conseil d État, cet article n imposait «pas au Gouvernement de consulter» cette Autorité «avant de prendre le décret attaqué relatif au traitement de données à caractère personnel qui ne concerne pas les communications électroniques au sens des dispositions de l article 36-5» du CPCE. Il en est conclu que «le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d irrégularité ( ) ne peut qu être rejeté». Validant le décret du 5 mars 2010, l arrêt rendu en cette affaire a une incidence sur la décision relative à la contestation du décret suivant. III. DÉCRET DU 26 JUILLET 2010 Présentée par les mêmes requérants (l association French Data Network), la troisième contestation visait le «décret n du 26 juillet 2010 relatif à la procédure devant la Commission de protection des droits» de la Hadopi dont les dispositions sont intégrées aux articles R et suivants du Code de la propriété intellectuelle. À cet égard également, le Conseil d État statue par référence à diverses dispositions de droit interne (A) et de droit européen (B). A. Droit interne S agissant de contestations de conformité au regard d éléments de droit interne, l arrêt rendu considère trois éléments distincts : la relation faite, par les requérants, avec le décret du 5 mars 2010 (1 /) ; l allégation de l atteinte à la présomption d innocence (2 /) ; et la prétendue violation du principe du contradictoire (3 /). S agissant de contestations de conformité au regard d éléments de droit interne, l arrêt rendu considère trois éléments distincts : la relation faite, par les requérants, avec le décret du 5 mars 2010 ; l allégation de l atteinte à la présomption d innocence et la prétendue violation du principe du contradictoire. 1 / Relation avec le décret du 5 mars 2010 S étant prononcé comme il l a fait au sujet du décret précédent qu il a validé, le Conseil d État ne peut évidemment que conclure que «le moyen tiré de ce que le décret du 26 juillet 2010 serait illégal par voie de conséquence de l annulation du décret du 5 mars 2010 ne peut, en tout état de cause, qu être écarté». 2 / Présomption d innocence Considérant que «les dispositions attaquées énoncent les règles applicables à la procédure et à l instruction des dossiers devant la Commission de protection des droits» de la Hadopi et que «l ensemble de ces prescriptions n emportent aucune automaticité entre les constats des manquements aux obligations prévues par la loi et le prononcé éventuel d une sanction pénale par l autorité judiciaire», l arrêt conclut que «le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le principe de la présomption d innocence garanti par l article 9 DDHC (6) ne peut qu être écarté». 3 / Principe du contradictoire Sur le troisième motif de contestation, le Conseil d État considère que, telles que déterminées par le décret en cause, les «recommandations» adressées, par la Commission de protection des droits, aux titulaires d accès à internet ayant servi à des pratiques de téléchargement illégal, «ne revêtent aucun caractère de sanction ni d accusation» ; qu elles n ont pas d autre effet «que de rendre légalement possible l engagement d une procédure judiciaire» ; qu elles ne constituent pas, «par elles-mêmes, des décisions individuelles» qui devraient «être motivées en application des articles 1 er et 2» de la loi n du 11 juillet 1979 «relative à la motivation des actes administratifs et à l amélioration des relations entre l Administration et le public», au sens de l article 24 de la loi n du 12 avril 2000 «relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l Administration». En conséquence, l arrêt conclut que «le moyen tiré de ce que l envoi de ces recommandations prévu par le décret attaqué méconnaîtrait le caractère contradictoire résultant de la loi précitée ne peut qu être écarté». B. Droit européen S agissant des exigences relatives à la conformité, au droit européen, du décret contesté, c est ici de la Convention (européenne) de sauvegarde des droits de l Homme et (5) Boubekeur I., De la «loi Hadopi» à la «loi Hadopi 2». Analyse de la décision du Conseil constitutionnel n DC et de ses conséquences, RLDI 2009/51, n 1700, p ; Bruguière J.-M., Loi «sur la protection de la création sur internet» : mais à quoi joue le Conseil constitutionnel, D 2009, n 26, p ; Gautron A., La «réponse graduée» (à nouveau) épinglée par le Conseil constitutionnel, RLDI 2009/51, n 1694, p ; Rousseau D., Hado-pirate la Constitution : le Conseil sanctionne, RLDI précitée, n 1699, p (6) «Tout homme étant présumé innocent jusqu à ce qu il ait été déclaré coupable» par les juges. 8 REVUE LAMY DROIT DE L IMMATÉRIEL DÉCEMBRE 2011 N 0 77 Informatique I Médias I Communication

9 des libertés fondamentales de novembre 1950 qu il s agit, et particulièrement de son article 6 qui énonce, tout à la fois, les principes du droit à un procès équitable et celui, précédemment évoqué en droit interne, de la présomption d innocence (7). Le Conseil d État considère que «les recommandations qu adresse la Commission de protection des droits de la Hadopi n ont ( ) aucun caractère de sanction ni d accusation» et que, «par suite, le moyen tiré de ce qu elles ne pourraient, à raison de leur nature, être prises» que dans le respect des «stipulations de l article 6 de la Convention ne peut qu être écarté». Il en conclut que l association French Data Network «n est pas fondée à demander l annulation du décret attaqué». CRÉATIONS IMMATÉRIELLES CONCLUSION Saisi de trois décrets d application des «lois Hadopi», le Conseil d État, dans sa fonction et formation contentieuse, en valide les dispositions. Pouvait-on s attendre qu il statue autrement puisque, dans son rôle de conseiller juridique du Gouvernement, il en avait déjà préalablement validé les termes? À ceux qui, par de telles actions, chercheraient notamment à empêcher ou à retarder l entrée en vigueur desdites lois dont ils contestent le bien-fondé et l utilité, il conviendrait de trouver d autres motifs et arguments et probablement d utiliser d autres voies que celles du droit ou, à tout le moins, des recours juridictionnels. ACTUALITÉS ÉCLAIRAGE (7) «Droit à un procès équitable. 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ( ) 2. Toute personne accusée d une infraction est présumée innocente jusqu à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ( ).» AGENDA Conférence organisée par l Institut de recherche en propriété intellectuelle (IRPI) «Actualité jurisprudentielle Droit des marques» 7 février 2012 (9h00-13h00) ESCP Europe, 79, avenue de la République, Paris (Amphi Gélis) 350 (non assujettis à la TVA) Contact : Sylvie Mostier ( ) Heures validées au titre de la formation des Avocats Pour plus de détails, voir Informatique I Médias I Communication N 0 77 DÉCEMBRE 2011 REVUE LAMY DROIT DE L IMMATÉRIEL 9

10 Par Benoît HUMBLOT Enseignant-chercheur à l EPF (École polytechnique féminine) Membre de l Ercim (UMR 5815 Université Montpellier-I) RLDI 2536 Protection de la marque en cas de double identité : regard sur la jurisprudence créative de la CJUE La jurisprudence récente de la CJUE sur les fonctions de la marque rend mieux compte de la variété des utilités d un tel signe. Cela ouvre favorablement la voie à une protection qui ne soit pas uniquement centrée sur la régulation/libération du jeu concurrentiel. À l occasion de l arrêt Interfl ora, la CJUE semble toutefois rendre des comptes au dogme de la «concurrence libre et non faussée» au service du «bien-être du consommateur» Laissez faire, laissez passer! CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-323/09, Interfl ora c/ Marks & Spencer, RLDI 2011/76, n L Avocat général dans ses conclusions relatives à l affaire C-323/09 (Interflora) se fait l écho, quelque peu inquiet, de la réception de la jurisprudence de la CJUE : «La Commission a critiqué certains aspects de la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne les fonctions de la marque autres que la fonction d indication de l origine, les considérant erronés et problématiques du point de vue de la sécurité juridique. ( ) Il ne saurait être nié que la Cour se trouve placée dans une situation délicate en ce qui concerne l acceptation de sa jurisprudence relative à l article 5 de la directive n 89/104, compte tenu aussi des critiques formulées par de nombreux auteurs de la doctrine ainsi que de juges nationaux faisant autorité en droit des marques» (conclusions de l Avocat général, points 7 et 8). C est dans ce contexte, que la Cour, ayant à se prononcer de nouveau sur la question de la protection de la marque en cas de double identité, poursuit la construction de sa jurisprudence sur l atteinte aux fonctions de la marque (I). L occasion lui est donnée par ailleurs de fournir un éclairage sur la protection spécifique des marques renommées (II). D une manière générale, il convient de souligner, dans cette affaire, l évident volontarisme de la Cour qui entend privilégier la mise en concurrence des produits et services sur l affirmation du droit de marque ; au risque d aller trop loin? I. DOUBLE IDENTITÉ : UNE PROTECTION SOUS CONDITION D ATTEINTE À L UNE DES FONCTIONS DE LA MARQUE 2. L arrêt Interflora confirme et affirme pour qui en doutait une évolution essentielle dans l accès à la protection en cas de double identité : désormais, l atteinte à la fonction essentielle (l indication d origine) ne s infère plus du simple constat de l identité des signes et des produits ou services désignés. L accès à la protection nécessite donc la démonstration dûment établie d une atteinte à la fonction essentielle ou à l une quelconque des autres fonctions de la marque (A). La Cour a dit pour droit dans l arrêt L Oréal que la protection privative est désormais acquise en cas d atteinte à l une quelconque des fonctions de la marque. Ce faisant, la Cour a affirmé la protection de la marque dans toutes ses dimensions et utilités et en cas de double identité n inféode plus la protection à la seule question d une atteinte à la fonction d indication d origine. À lire dans le détail certains points de l arrêt Interflora, on pourra se demander si pour la CJUE le tourment ne fait pas suite à l audace constructive (B). L atteinte à la fonction essentielle de la marque l indication d origine des produits ou des services ne se déduisant plus du simple constat de la double identité, il convient de démontrer le risque de confusion par le consommateur. Or, c est une lecture attentive qu impose la Cour, devant prendre en compte le contexte d emploi de la marque qui peut contenir des éléments d information de nature à écarter toute confusion (C). La fonction d investissement de la marque doit permettre à son titulaire de faire sanctionner les emplois seconds de son signe qui contrarient le développement de sa réputation, portent atteinte à son maintien ou en provoquent la dégradation. La Cour entend cependant laisser hors de la protection les atteintes non substantielles à cette fonction d investissement (D). L emploi non autorisé de la marque en tant qu instrument de promotion des ventes constitue une atteinte à la fonction de publicité. Toutefois, dans le cas particulier de l emploi d une marque comme mot clé pour déclencher l affichage d une publicité en ligne, la Cour relève, certes, des répercussions sur l emploi publicitaire, mais ne les qualifie pas d atteinte à la fonction de publicité (E). A. Revirement de jurisprudence : l atteinte à la fonction essentielle ne s infère plus de la double identité 3. À l occasion de l arrêt Interflora, la CJUE étend peu à peu les conséquences de sa jurisprudence initiée avec l arrêt L Oréal et relative aux fonctions de la marque. Le simple constat d une double identité suffisait anciennement à déclencher la protection, l atteinte à la fonction essentielle d indication d origine s inférant automatiquement de cette double identité. Au fond, la protection était possible alors même que la fonction essentielle n était peut-être pas atteinte et peu importait même le contenu de cette fonction dès lors que son atteinte était automatiquement supposée. La situation 10 REVUE LAMY DROIT DE L IMMATÉRIEL DÉCEMBRE 2011 N 0 77 Informatique I Médias I Communication

11 était simple et claire : en cas de double identité (et d usage de la marque dans la vie des affaires), la protection était due, sans exigence probatoire supplémentaire. Ainsi : «Il convient de constater que l article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive n exige pas la preuve d un tel risque (de confusion) pour accorder une protection absolue en cas d identité du signe et de la marque ainsi que des produits ou des services» (LTJ Diffusion, aff. C-291/00, 20 mars 2003, point 49). 4. Sans doute le point 88 de l arrêt Google n était-il pas suffisamment explicite ou du moins un tel revirement méritait-il confirmation puisque l Avocat général lui-même en reste dans l affaire Interflora a une lecture jusque-là orthodoxe : «la protection conférée par l article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive n 89/104 dans l hypothèse de signes et de produits ou services identiques, est absolue dans le sens où le titulaire de la marque n est pas tenu de démontrer l existence d un risque de confusion» (conclusions de l Avocat général, point 35). Et ce, donc, alors même que la Cour avait posé inversement dans l arrêt Google qu il «incombe à la juridiction nationale d apprécier, au cas par cas, si les faits du litige dont elle est saisie sont caractérisés par une atteinte, ou un risque d atteinte, à la fonction d indication d origine» (Google France et Google, aff. C-236/08 à C-238/08, 23 mars 2010, point 88). 5. Changement radical de perspective désormais puisque nous l enseigne de nouveau la CJUE la double identité ne dispense plus de caractériser le risque de confusion ; l atteinte à la fonction essentielle d indication de l origine doit donc être pleinement démontrée. C est là une incontestable complication probatoire de laquelle résultera fatalement un recul de la protection. Ainsi, bien que les signes soient identiques et que les produits désignés le soient aussi, «il incombe à la juridiction de renvoi d apprécier si les faits du litige au principal sont caractérisés par une atteinte, ou un risque d atteinte, à la fonction d indication d origine de la marque ( )» (point 46). Question de fait pour laquelle il conviendra au cas par cas aux juridictions du fond de déterminer si l emploi second permet au consommateur normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services proviennent du titulaire de la marque ou d une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d un tiers. 6. Nous avions souligné à l occasion de l affaire Ferrero que le consommateur n accorde le plus souvent que peu d importance à l origine marchande des produits et qu il est donc difficile d arbitrer la protection sur ce motif. Cette difficulté se retrouve dans l affaire Interflora lorsque est mise en débat la question de savoir si «l internaute normalement informé et raisonnablement attentif ayant introduit des termes de recherche contenant le mot interflora peut comprendre que le service de livraison de fleurs proposé ne provient pas d Interflora» (point 53). Si, au contraire, le consommateur internaute est amené à penser que «M&S fait partie du réseau commercial d Interflora ( ) il y aurait Changement radical de perspective désormais puisque nous l enseigne de nouveau la CJUE la double identité ne dispense plus de caractériser le risque de confusion ; l atteinte à la fonction essentielle d indication de l origine doit donc être pleinement démontrée. CRÉATIONS IMMATÉRIELLES dans ces conditions atteinte à la fonction d identification d origine de la marque Interflora» (point 49). Cela amène à de multiples suppositions sur ce que cette situation «risque de faire croire» (point 49), sur ce que l internaute «est censé savoir, sur la base des caractéristiques généralement connues du marché» (point 51), le tout afin «d évaluer» si l emploi de termes tels que «M&S flowers» «suffit ou non» pour que l internaute «puisse comprendre» que le service de livraison de fleurs ne provient pas d Interflora (point 53). On mesure la complexification de l accès à la protection qui en résulte et l incertitude qui pèse désormais sur le principe même de la protection dans les hypothèses de double identité. Assurément, le renoncement à une protection sinon a priori («absolue» nous dit têtu le texte légal) du moins fondée sur un constat simple et immédiat (la double identité) engage le droit des marques dans une casuistique sans fin, y compris en cas de double identité. B. La protection fondée sur l atteinte à l une quelconque des fonctions de la marque : la CJUE saisie par le doute? 7. L arrêt Interflora est l occasion pour la Cour de rappeler que, désormais, le titulaire de la marque peut «invoquer son droit exclusif en cas d atteinte ou de risque d atteinte à l une des fonctions de la marque, qu il s agisse de la fonction essentielle d indication d origine du produit ou du service couvert par la marque ou de l une des autres fonctions de celle-ci, telles que celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d investissement ou de publicité (arrêt L Oréal et a., points 63 et 65, ainsi que Google France et Google, points 77 et 79)» (point 38). Ainsi, la fonction essentielle est-elle complétée par d autres fonctions qui permettent elles aussi de fonder la protection. Force est donc d observer avec satisfaction que la fonction essentielle, autrement dénommée «fonction d indication d origine» devient une fonction comme les autres. La protection est désormais possible sur le fondement de l atteinte à l une quelconque des fonctions de la marque, et alors même que la fonction d indication d origine ne serait pas atteinte. C est dire alors que, d une certaine manière, toutes les fonctions sont essentielles 8. L arrêt L Oréal est d une parfaite clarté à ce sujet, la Cour ayant dit pour droit sans ambiguïté aucune que «l article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive n 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d une marque enregistrée est habilité à faire interdire l usage par un tiers ( ), d un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée, même lorsque cet usage n est pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est d indiquer la provenance des produits ou services, à condition que ledit usage porte atteinte ou soit susceptible de porter > ACTUALITÉS ÉCLAIRAGE Informatique I Médias I Communication N 0 77 DÉCEMBRE 2011 REVUE LAMY DROIT DE L IMMATÉRIEL 11

12 PROTECTION DE LA MARQUE EN CAS DE DOUBLE IDENTITÉ ( ) atteinte à l une des autres fonctions de la marque» (L Oréal et a., aff. C-487/07, 18 juin 2009). 9. Subrepticement pourtant (sous l effet des critiques dont l Avocat général se fait l écho?) cette possibilité d une protection de la marque alors même que la fonction d indication d origine (la fonction essentielle) n est pas atteinte, semble moins affirmée dans l arrêt Interflora. Il est vrai que la position dogmatique de la Commission est tranchée : «La Commission européenne, quant à elle, estime que le paragraphe 1, sous a) de l article 5 de la directive n 89/104 et 9 du règlement n 40/94 protège le titulaire de la marque uniquement contre des atteintes à la fonction d indication d origine de la marque» (point 35). On peut ainsi lire dans l arrêt Interflora qu une «( ) marque constitue souvent, outre une indication de la provenance des produits ou des services [souligné par nous], un instrument de stratégie commerciale employé, en particulier, à des fins publicitaires ou pour acquérir une réputation afin de fidéliser le consommateur» (point 39) ; mais encore, que «certes une marque est toujours censée remplir sa fonction d indication d origine [souligné par nous], tandis qu elle n assure ses autres fonctions que dans la mesure où son titulaire l exploite en ce sens, notamment à des fins de publicité ou d investissement» ; la Cour soulignant là une «différence entre la fonction essentielle de la marque et les autres fonctions» (point 40). Peut-être la Cour en forme de recul souhaite-t-elle installer l idée que l atteinte à la fonction essentielle est une condition toujours nécessaire de l accès à la protection laquelle protection pourra secondairement être en quelque sorte confirmée lorsque des atteintes aux autres fonctions seront constatées. Cela est suggéré, instillé sans doute, mais n est pas affirmé, tant ce qui a été dit pour droit dans l arrêt L Oréal est parfaitement explicite. Dans ce contexte, la Cour n a certainement pas la liberté d un revirement à court terme ; lequel aurait pour conséquence de rendre inutile, car superfétatoire, la recherche d une atteinte aux autres fonctions de la marque. Ce serait renoncer à une jurisprudence qui mérite pleinement l approbation en cela qu elle est fondée sur une meilleure compréhension de la marque et de ses utilités. C. L atteinte à la fonction d indication d origine s infère strictement du risque de confusion 10. La CJUE a énuméré une liste des fonctions de la marque méritant protection. Ces fonctions outre la fonction dite «essentielle» d indication d origine sont les fonctions de publicité, d investissement, de garantie de la qualité et de communication. Dans l affaire Interflora, la Cour est invitée à se prononcer sur la question de savoir si l affichage d une publicité pour des produits identiques à ceux désignés par la marque protégée déclenché par l usage d un mot clé identique à cette marque dans le cadre d un service de référencement sur internet est susceptible de porter atteinte à l une des fonctions de la marque. Dans une situation similaire, l arrêt Google avait posé que l usage second était un usage pour des produits identiques à ceux désignés par la marque : «le fait qu un signe identique à une marque est sélectionné en tant que mot clé par un concurrent du titulaire de la marque ( ) [vaut] usage dudit signe pour les produits ou les services dudit concurrent» (Google France et Google, aff. C-236/08, 23 mars 2010, point 69). Il est entendu aussi et sans difficulté qu un tel usage est un usage réalisé «dans la vie des affaires». Il demeure alors de savoir si l usage d un mot clé identique à la marque vaut usage de la marque et si cela étant il est susceptible de porter atteinte à sa fonction d origine. 11. L emploi d un mot clé par un consommateur peut très bien être fait en référence à un signe homonymique de la marque, et donc ne pas constituer un usage de la marque elle-même. L Avocat général relève très justement «qu un mot identique est souvent enregistré par d autres titulaires de marques pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires». Par ailleurs, «il existe aussi des marques qui sont composées de noms communs ou de termes descriptifs» ; dès lors, «il serait audacieux de présumer qu un internaute qui utilise le mot apple ou le mot diesel comme mot de recherche vise toujours un ordinateur ou un jean d une certaine marque, et non pas un fruit ou un carburant. Ou que le mot de recherche nokia serait toujours utilisé pour des recherches portant sur des téléphones mobiles, mais jamais pour des recherches relatives à une ville, un lac, un mouvement religieux ou une marque de pneus portant tous un nom similaire» (conclusion de l Avocat général, point 70). «Il serait tout autant audacieux de présumer, de manière générale, qu une entreprise qui achète des signes en tant que mot clé dans le cadre d un service de référencement payant sur internet vise toujours telle ou telle marque, en particulier s il existe plusieurs marques identiques enregistrées par différents titulaires dans différents pays. En conclusion, on peut présumer avec certitude que l identité entre un mot clé et une marque indique un lien entre eux en présence de marques véritablement uniques qui possèdent un caractère distinctif intrinsèquement fort. De même, on peut présumer qu une entreprise qui achète un mot clé ne vise une marque identique que si la marque a ces caractéristiques et que le mot clé est acheté par un concurrent, c est-à-dire par une entreprise qui vend des produits ou des services concurrents de ceux couverts par la marque. Selon moi, ces conditions apparaissent remplies dans le cas plutôt exceptionnel que constitue la marque Interflora» (conclusions de l Avocat général, points 71 et 72). Cette analyse souligne le rôle central de la signification véhiculée par la marque. À cet égard, la protection de la marque suppose que l occurrence d emploi litigieuse active bel et bien la signification de la marque protégée dans l esprit du public pertinent. C est très justement que l Avocat général conclut que l emploi du signe «Interflora» en tant que mot clé constitue inévitablement un emploi de cette marque, en cela que ce signe ne dispose pas d homonymes courants. 12. Pour autant, quand bien même il est constaté qu est en cause un usage de la marque à l identique et pour des produits ou services identiques et ce dans la vie des affaires la protection n est désormais plus automatique puisqu il demeure de prouver une atteinte à l une des fonctions de la marque. Dans l hypothèse en cours, la preuve d une atteinte à la fonction d indication d origine sera établie «lorsque l annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l annonce proviennent du titulaire de la marque ou d une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d un tiers (arrêt Google France 12 REVUE LAMY DROIT DE L IMMATÉRIEL DÉCEMBRE 2011 N 0 77 Informatique I Médias I Communication

13 et Google, points 83 et 84, ainsi que Portakabin, point 34). En effet, dans une telle situation, qui est au demeurant caractérisée par la circonstance que l annonce apparaît tout de suite après l introduction de la marque en tant que mot de recherche et est affichée à un moment où la marque est, dans sa qualité de mot de recherche, également indiquée sur l écran, l internaute peut se méprendre sur l origine des produits ou des services en cause (arrêt Google France et Google, point 85)» (point 44). La juridiction de renvoi devra donc, de manière très factuelle, déterminer si l internaute ayant introduit la marque «Interflora», comme mot de recherche, est en mesure «sur la base des caractéristiques généralement connues du marché» ou «par l emploi de termes tels que M&S Flowers dans une annonce» de «comprendre que le service de livraison proposé ne provient pas d Interflora» (point 53). 13. Porter atteinte à la fonction d identification d origine, c est empêcher le public pertinent de distinguer les entreprises de provenance des produits ou des services. C est dire a contrario que la fonction d identification d origine ne permet pas d interdire un emploi second de la marque même en cas de double identité lorsque cet emploi second est réalisé dans un contexte contenant des éléments d information de nature à indiquer au consommateur la provenance réelle et différenciée des produits ou des services. Cette lecture semble devoir légitimer (sous réserve de l atteinte à une autre fonction) tous les emplois de marque fondés sur le rapprochement, la comparaison, l alternative, etc., bien au-delà des hypothèses légalement régulées de publicité comparative ou d usage de la marque lorsqu elle est nécessaire pour indiquer la destination d un produit ou d un service, notamment en tant qu accessoires ou pièces détachées. Dans cette logique, il faudrait alors conclure à l absence de confusion sur l origine des produits ou services dès lors que la marque sera présentée avec l adjonction de mots tels que : «formule, façon, système, imitation, genre, méthode» 14. La lecture que propose la Cour de la fonction d indication d origine strictement centrée sur son utilité intrinsèque est rigoureuse et peut être approuvée, à condition toutefois que les autres utilités de la marque permettent d activer la protection dans des hypothèses où elle semble s imposer. D. L atteinte non substantielle à la fonction d investissement est légitime La lecture que propose la Cour de la fonction d indication d origine strictement centrée sur son utilité intrinsèque est rigoureuse et peut être approuvée, à condition toutefois que les autres utilités de la marque permettent d activer la protection dans des hypothèses où elle semble s imposer. CRÉATIONS IMMATÉRIELLES 15. La fonction d investissement correspond à une utilité de la marque centrée sur l acquisition ou le maintien d une réputation susceptible d attirer et de fidéliser les consommateurs (point 60). Il n est pas inutile que la Cour précise la distinction qu il convient de faire entre fonction d investissement et fonction de publicité : «Si cette fonction, dite d investissement, de la marque peut présenter un chevauchement avec la fonction de publicité, elle se distingue néanmoins de celle-ci. En effet, l emploi de la marque pour acquérir ou conserver une réputation s effectue non seulement au moyen de la publicité, mais également au moyen de diverses techniques commerciales» (point 61). La fonction d investissement participe donc à la construction et au maintien de la réputation de la marque, elle œuvre à l établissement et à la conservation de son contenu sémantique. La fonction de publicité telle que définie par la Cour est relative à l exploitation de ce contenu sémantique, de cette réputation. 16. La Cour en vient à distinguer deux hypothèses dans lesquelles la fonction d investissement est susceptible d être atteinte. La première vise l amélioration ou le maintien de la valeur sémantique de la marque : «lorsque l usage par un tiers ( ) gêne de manière substantielle l emploi, par ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d attirer et de fidéliser des consommateurs, il convient de considérer que cet usage porte atteinte à la fonction d investissement de la marque». La seconde hypothèse est relative à l affaiblissement de la valeur sémantique de la marque : «Dans une situation où la marque bénéficie déjà d une telle réputation, il est porté atteinte à la fonction d investissement lorsque l usage par le tiers ( ) affecte cette réputation et met en péril le maintien de celle-ci» (point 63). 17. Il est important de relever que dans la première hypothèse celle d une «gêne» en matière d acquisition ou de maintien de la réputation l atteinte n est caractérisée que si cette gêne est «substantielle». C est dire évidemment a contrario que l usage second de la marque qui contrarie de manière non substantielle l acquisition, ou la conservation de la réputation de la marque, ne constitue pas une atteinte à la fonction d investissement et donc n active pas la protection sur ce fondement, y compris donc en cas de double identité. Dans la seconde hypothèse celle d un affaiblissement de la réputation de la marque la protection de la fonction d investissement n est pas non plus sans limites et l atteinte sans conséquences significatives ne sera guère plus sanctionnée. Cela se déduit de l exposé général de la Cour donnant la mesure des agissements que le titulaire de la marque doit tolérer : «En revanche, il ne saurait être admis que le titulaire d une marque puisse s opposer à ce qu un concurrent fasse [usage de la marque], dans des conditions de concurrence loyale ( ) si cet usage a pour seule conséquence d obliger le titulaire de cette marque à adapter ses efforts pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d attirer et de fidéliser les consommateurs. De la même manière, la circonstance que ledit usage conduise certains consommateurs à se détourner des produits et services revêtus de ladite marque ne saurait être utilement invoqué par le titulaire de cette dernière» (point 64). En somme, nous dit la Cour, la protection est ici fonction du degré d inconvénient subi par le titulaire de la marque. Celui-ci se retrouve donc en situation difficile : il doit attendre de subir une atteinte consommée et significative et en apporter la preuve afin de faire valoir son droit. > ACTUALITÉS ÉCLAIRAGE Informatique I Médias I Communication N 0 77 DÉCEMBRE 2011 REVUE LAMY DROIT DE L IMMATÉRIEL 13

14 PROTECTION DE LA MARQUE EN CAS DE DOUBLE IDENTITÉ ( ) 18. La Cour entend donc faire prévaloir le jeu concurrentiel sur le droit des marques lorsque l atteinte à la fonction d investissement n est pas substantielle. Par ailleurs, l atteinte sera non substantielle lorsqu elle imposera simplement au titulaire de la marque de corriger les effets négatifs de l emploi second de son signe sur la construction ou le maintien de sa signification. Remarquons que la Cour rend possible l emploi second de la marque à l identique et pour de mêmes produits ou services lorsque même il en résulte une perte d affaires pour le titulaire de la marque enregistrée. Tout cela sous deux réserves importantes tout de même. La première est qu il ne soit pas porté atteinte à la fonction d indication de l origine (ni à une autre d ailleurs), c est-à-dire que les consommateurs puisse distinguer que l usage concurrent n est pas un usage du titulaire de la marque. La seconde est que l agissement concurrentiel soit «loyal», c est-à-dire pour l essentiel qu il ne se rapporte pas à des produits contrefaits. Pour autant, la limite demeure floue : à partir de quel degré d inconvénient la protection sera-t-elle acquise? On peut craindre que les juridictions du fond produisent des lectures très variables et qu il en résulte une réelle incertitude quant au principe même de la protection due au titulaire de la marque. E. Les répercussions sur l emploi publicitaire ne sont pas une atteinte à la fonction de publicité 19. La marque est un instrument utile afin d informer et de persuader les consommateurs, «dès lors, le titulaire de la marque est habilité à en interdire l usage ( ) (en cas de double identité) lorsque cet usage porte atteinte à l emploi de la marque, par son titulaire, en tant qu élément de promotion des ventes ou en tant qu instrument de stratégie commerciale» (Google France et Google, aff. C-236/08 à C-238/08, 23 mars 2010, point 92). Dans les cas d emploi d une marque comme mot clé par un concurrent afin de faire apparaître sa propre publicité lors d une recherche fondée sur ladite marque, la Cour admet que «ledit usage peut avoir des répercussions sur l emploi publicitaire d une marque verbale par son titulaire» (point 55), et ce concernant notamment le coût des publicités. Cela peut aussi contraindre «le titulaire de cette marque à intensifier ses efforts publicitaires pour maintenir ou augmenter sa visibilité auprès des consommateurs» (point 57). Étant ainsi constaté que l usage mis en débat a une incidence sur l emploi de la marque en tant qu élément de promotion, il est curieux que la Cour pose de manière à la fois péremptoire et quelque peu contradictoire «qu il n y a pas atteinte à la fonction de publicité de la marque» (point 57) (voir aussi Google France et Google, aff. C-236/08 à C-238/08, 23 mars 2010, points 95 à 98). 20. On comprend bien que la Cour souhaite faire primer le jeu concurrentiel sur le droit privatif. Cela est exprimé clairement : «Il importe de souligner ( ) que, si la marque constitue un élément essentiel du système de concurrence non faussé que le droit de l Union entend établir (voir notamment, arrêt du 23 avril 2009, Copad, aff. C-59/08, Rec. p. I-3421, point 22), elle n a cependant pas pour objet de protéger son titulaire contre des pratiques inhérentes au jeu de la concurrence» (point 57). Dans cette logique, la Cour ne manque pas d exposer les mérites de la publicité sur internet à partir de mots clés ; pratique qui permet «de proposer aux internautes des alternatives par rapport aux produits ou aux services des titulaires desdites marques (voir, à cet égard, arrêt Google France et Google, point 69)» (point 58). Cette pratique que la Cour juge inhérente au jeu de la concurrence «n a pas pour effet de priver le titulaire de cette marque de la possibilité d utiliser efficacement sa marque pour informer et persuader les consommateurs (voir, à cet égard, arrêt Google France et Google, points 96 et 97)» (point 59). Pour autant, est-ce à dire que l atteinte à la fonction de publicité ne peut être admise qu en cas d impossibilité d utiliser la marque à cette fin? On mesure mal la frontière entre l agissement qui aura des répercussions sur la fonction de publicité et celui qui lui portera atteinte Mais encore : en quoi l usage d une marque comme mot clé dans des conditions de double identité relève-t-il de pratiques concurrentielles loyales et non faussées? Sur tous ces points essentiels l exposé de la Cour est quelque peu lacunaire et lapidaire. 21. La question de l appréciation de l atteinte à la fonction de publicité dans le cadre de l affaire Interflora amène la Cour à dire pour droit qu un tel usage «ne porte pas atteinte, dans le cadre d un service de référencement ayant les caractéristiques de celui en cause au principal, à la fonction de publicité de la marque». Ce faisant, la Cour nous semble dévier d une trajectoire imposée et il est à craindre que s agissant de la question particulière de l atteinte à la fonction de publicité la réponse en droit ait cédé la place au jugement de fond. L objectif qu avait justement identifié l Avocat général dans l affaire L Oréal, n a sans doute pas sur le point examiné été atteint : «la difficulté principale réside pour la Cour dans la double pondération qu elle est appelée à opérer. Non seulement la Cour est appelée par la juridiction nationale à dégager une interprétation des dispositions du droit de l Union européenne dans un contexte difficile, mais elle devrait, dans le même temps garantir que l interprétation des actes en question restera applicable dans des situations présentant des paramètres différents» (L Oréal et a., aff. C-324/09, conclusions de l Avocat général, point 5). II. MARQUE RENOMMÉE : UNE PROTECTION SOUS CONDITION DE PARASITISME, DE DILUTION OU DE TERNISSEMENT 22. Lorsque la marque est renommée et en cas de double identité sa protection peut être recherchée sur le fondement de l atteinte à l une quelconque de ses fonctions, mais aussi sur celui du parasitisme ou du préjudice porté à son caractère distinctif ou à sa renommée. Ces protections sont différenciées et non exclusives les unes des autres (A). Le préjudice porté au caractère distinctif de la marque autrement dénommé «dilution» résulte d emplois seconds de cette marque de nature à en disperser l identité. Il était entendu qu une telle atteinte était possible, y compris lorsque les consommateurs sont en mesure de distinguer l origine des produits ou des services ; donc en l absence de risque de confusion. La jurisprudence de la Cour semble ne plus être en ce sens lorsqu elle pose qu une telle atteinte est possible uniquement lorsque les consommateurs sont dans l incapacité de distinguer l origine des produits ou des services (B) Le profit tiré indûment du caractère distinctif ou de la renommée de la marque autrement dénommé «parasitisme» mérite sanction. Cette sanction peut toutefois être écartée en présence d un «juste motif». Pour la Cour, l emploi d un mot 14 REVUE LAMY DROIT DE L IMMATÉRIEL DÉCEMBRE 2011 N 0 77 Informatique I Médias I Communication

15 clé comme marque relève d une concurrence saine et loyale de nature à constituer un «juste motif» (C). A. Enjeux et cadre d application de la protection de la marque renommée La protection contre les atteintes à une fonction de la marque étant autonome de la protection spécifique des marques renommées, l absence éventuelle de protection privative sur le premier fondement n écarte évidemment pas la possibilité d une protection sur le second. CRÉATIONS IMMATÉRIELLES 23. L Avocat général expose la conviction qui l anime : «L avantage d internet est précisément qu il amplifie considérablement les possibilités pour les consommateurs de faire des choix éclairés entre des produits et services» (conclusions de l Avocat général, point 45). Il conviendrait donc d encourager cet accès à une information variée et d éviter que le droit des marques ne soit un frein à cet égard : «Il peut être utile de rappeler que le droit de marque constitue en effet un élément essentiel du système de concurrence non faussée que le traité entend établir et maintenir (arrêt de la Cour du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, aff. C-206/01, Rec p. I-10273, point 47). Selon moi, la finalité de la concurrence économique est d améliorer le bien-être du consommateur en instaurant de meilleurs substituts aux produits existants (en termes de qualité, de caractéristiques ou de prix), pour promouvoir ainsi l efficacité et les innovations, et parvenir ainsi à une allocation plus rationnelle des facteurs de production» (conclusions de l Avocat général, note 34). On comprend que l emploi d une marque en tant que mot clé permettant l affichage de publicités concurrentes contribue à enrichir l information du consommateur, qui, recherchant à accéder au site internet et aux produits de la société Interflora, se voit proposer ceux aussi d autres sociétés. Dès lors la marque «Interflora» étant renommée le «bien-être du consommateur» nécessitera d écarter l application de l article 5, paragraphe La Cour est donc invitée à se prononcer sur l applicabilité de l article 5, paragraphe 2, de la directive n 89/104 relatif à la protection spécifique des marques renommées. Inlassablement, la Cour rappelle le champ d application de ce texte tel qu issu de sa jurisprudence Davidoff : «Il est de jurisprudence constante que, même si les dispositions ne se réfèrent expressément qu à l hypothèse où il est fait usage d un signe identique ou similaire à une marque renommée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, la protection y énoncée vaut, à plus forte raison, également par rapport à l usage d un signe identique ou similaire à une marque renommée pour des produits ou des services qui sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée» (point 68). Ainsi, l article 5, paragraphe 2, s applique-t-il aux hypothèses de double identité, tout comme il s applique à celles de simple identité, y compris lorsque les produits ou les services ne sont pas similaires. Dans l affaire Interflora, la renommée de la marque et la double identité ne font aucun doute : «La marque Interflora étant renommée et l usage par M&S du signe identique à cette marque en tant que mot clé ayant été fait ( ) pour un service identique à celui pour lequel ladite marque a été enregistrée, les articles 5, paragraphe 2, de la directive n 89/104 et 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n 40/94 ont vocation à s appliquer dans l affaire au principal» (point 70). 25. L hypothèse de l arrêt Interflora est celle d une double identité. En tel cas, la protection est possible en raison d une atteinte à l une quelconque des fonctions de la marque, sur le fondement de l article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive n 89/104. La marque «Interflora» étant renommée, son titulaire peut aussi rechercher la protection offerte par l article 5, paragraphe 2. La protection contre les atteintes à une fonction de la marque étant autonome de la protection spécifique des marques renommées, l absence éventuelle de protection privative sur le premier fondement n écarte évidemment pas la possibilité d une protection sur le second. C est dans ce contexte qu est envisagée l application de la protection spécifique des marques renommées à la marque «Interflora». 26. La protection spécifique des marques renommées passe par la démonstration que la marque en cause est victime de l une ou de plusieurs des trois atteintes prévues par le législateur : «Les atteintes contre lesquelles les articles 5, paragraphe 2, de la directive n 89/104 et 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n 49/94 assurent la protection sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque, une seule de ces atteintes étant suffisante pour que la règle énoncée auxdites dispositions s applique (voir arrêt du 18 juin 2009, L Oréal et a., points 38 et 42)» (point 72). Les atteintes examinées dans le cadre de l arrêt Interflora sont l atteinte au caractère distinctif de la marque renommée la dilution et le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, c est-à-dire le parasitisme. Le préjudice porté à la renommée de la marque autrement dénommé «ternissement» n est pas examiné dans la présente affaire mais il n est cependant pas inutile d en rappeler les enjeux : «En ce qui concerne le préjudice porté à la renommée de la marque, également désigné sous les termes de ternissement ou de dégradation, ce préjudice intervient lorsque les produits ou les services pour lesquels le signe identique ou similaire est utilisé par le tiers peuvent être ressentis par le public d une manière telle que la force d attraction de la marque en est diminuée. Le risque d un tel préjudice peut résulter notamment du fait que les produits ou les services offerts par le tiers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptible d exercer une influence négative sur l image de la marque» (L Oréal et a., aff. C-487/07, 18 juin 2009, point 40). B. L atteinte au caractère distinctif subordonnée à un risque de confusion? 27. L Avocat général rappelle très justement que «la Cour a défini la dilution par brouillage dans les termes suivants : > ACTUALITÉS ÉCLAIRAGE Informatique I Médias I Communication N 0 77 DÉCEMBRE 2011 REVUE LAMY DROIT DE L IMMATÉRIEL 15

16 PROTECTION DE LA MARQUE EN CAS DE DOUBLE IDENTITÉ ( ) s agissant plus particulièrement du préjudice porté au caractère distinctif de la marque, également désigné sous les termes de dilution, de grignotage ou de brouillage, ce préjudice est constitué dès lors que se trouve affaiblie l aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque, l usage de la marque postérieure entraînant une dispersion de l identité de la marque antérieure et de son emprise sur l esprit du public. Tel est notamment le cas lorsque la marque antérieure, qui suscitait une association immédiate avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, n est plus en mesure de le faire (voir les arrêts Intel Corporation, point 29, et L Oréal et a., point 39)» (point 79). Ce qui est en jeu, c est la capacité de la marque à singulariser certains produits ou services. Il est possible en effet que la marque évolue dans l esprit des consommateurs et tende à devenir voire devienne un terme générique à même de désigner une catégorie entière de produits ou de services. C est toute la question du glissement sémantique de la marque qui, délaissant sa condition de nom propre, évoluera vers celle de nom commun. Ainsi : «Le brouillage ou la dilution en ce sens signifient essentiellement que le caractère distinctif de la marque se trouve affaibli ( watered down, en anglais, Verwässerung en allemand) dans la mesure où la marque devient banale. Un signe utilisé comme marque qui fait référence à différents produits et services provenant d origines commerciales différentes n est plus capable d identifier les produits et services couverts par la marque avec une source unique» (point 81). 28. La Cour forme le constat qu en cas de double identité, l usage second de la marque est de nature à entamer son caractère distinctif et à provoquer la dilution de sa signification : «Il est vrai que l usage, par un tiers et dans la vie des affaires, d un signe identique ou similaire à une marque renommée réduit la capacité distinctive de celle-ci et porte donc préjudice au caractère distinctif de cette marque au sens de l article 5, paragraphe 2, de la directive n 89/104 ou, en cas de marque communautaire, au sens de l article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n 40/94, lorsqu il contribue à la dénaturation de ladite marque en terme générique» (point 79). Ce constat général est évidemment sujet à appréciation particulière selon les faits en cause. La démonstration du risque de dilution doit être établie et elle ne saurait se postuler. Dès lors il convient d observer dans l affaire Interflora si l usage de la marque en tant que mot clé pour susciter la présentation publicitaire de produits ou de services concurrents est de nature à en provoquer la dilution. 29. Il semble important de souligner que l atteinte à l indication d origine la confusion des produits ou services n est pas un prérequis pour admettre un éventuel préjudice porté au caractère distinctif de la marque. L article 5, paragraphe 2, qui prévoit la protection spécifique des marques renommées, propose justement une protection y compris lorsque celle-ci n est pas acquise sur les fondements différents du paragraphe 1. Citons la jurisprudence de la Cour : «Les atteintes visées à l article 5, paragraphe 2, de la directive n 89/104, lorsqu elles se produisent, sont la conséquence d un certain degré de similitude entre la marque et le signe, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et la marque, c est-à-dire établit un lien entre ceux-ci, alors même qu il ne les confond pas. Il n est donc pas exigé que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe utilisé par le tiers soit tel qu il existe, dans l esprit du public concerné, un risque de confusion» (arrêts Adidas-Salomon et Adidas Benelux, points 29 et 31, ainsi que L Oréal et a., aff. C-487/07, 18 juin 2009, point 36). Ainsi, l atteinte visée au paragraphe 2 peut-elle être reconnue sans devoir prouver un risque de confusion sur l origine des produits ou services, dès lors que l établissement d un lien entre les signes suffit. 30. À cet égard, les développements de la Cour dans l arrêt Interflora posent problème puisqu ils postulent inversement que le constat d un risque de confusion est un préalable à la possibilité d une protection : «Si, en revanche, ladite juridiction devait conclure que la publicité déclenchée par ledit usage du signe identique à la marque Interflora n a pas permis à l internaute normalement informé et raisonnablement attentif de comprendre que le service promu par M&S est indépendant de celui d Interflora, ( ) il incomberait à ladite juridiction d apprécier, sur la base de tous les indices qui lui sont soumis, si la sélection de signes correspondant à la marque Interflora en tant que mots clés sur internet a eu un impact tel sur le marché des services de livraison de fleurs que le terme Interflora a évolué pour désigner, dans l esprit du consommateur, tout service de livraison de fleurs» (point 83). Force est de constater que l atteinte à la fonction d origine de la marque est mise en débat. En l absence de confusion sur l origine des produits ou des services, il ne saurait y avoir de réduction de la capacité distinctive et donc de préjudice pour dilution : «Si la juridiction de renvoi devait conclure que la publicité déclenchée en raison de l usage, par M&S, du signe identique à la marque Interflora a permis à l internaute normalement informé et raisonnablement attentif de comprendre que le service promu par M&S est indépendant de celui d Interflora, cette dernière entreprise ne saurait utilement faire valoir, en se prévalant des règles énoncées aux articles 5, paragraphe 2, de la directive n 89/104 et 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n 40/94, que cet usage a contribué à une dénaturation de ladite marque en terme générique» (point 82). 31. Une autre contradiction semble devoir être relevée, moins sévère toutefois. La Cour l affirme : si la perte consommée de la distinctivité est l issue ultime de la dilution, il convient cependant de porter attention et remède au processus lui-même, sans attendre son résultat fatal : «Pour que le titulaire de la marque renommée soit protégé efficacement contre ce type d atteinte, il convient d interpréter les articles 5, paragraphe 2, de la directive n 89/104 et 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n 40/94 en ce sens que ce titulaire est habilité à interdire tout usage d un signe identique ou similaire à cette marque réduisant la capacité distinctive de ladite marque, sans qu il doive attendre l issue du processus de dilution, à savoir la perte complète du caractère distinctif de la marque» (Interflora, point 77). Comment dès lors exiger, pour reconnaître la protection, que la juridiction de renvoi caractérise «( ) que le terme Interflora a évolué pour désigner, dans l esprit du consommateur, tout service de livraison de fleurs» (point 83)? Au demeurant, de manière plus ouverte, la Cour dit pour droit qu une «publicité à partir d un mot clé 16 REVUE LAMY DROIT DE L IMMATÉRIEL DÉCEMBRE 2011 N 0 77 Informatique I Médias I Communication

17 porte préjudice au caractère distinctif de la marque renommée (dilution), notamment, si elle contribue à une dénaturation de cette marque en terme générique». Assurément, ce sont les conditions initiant un processus de dilution qui doivent être sanctionnées, et cela sans attendre la dégénérescence aboutie et le plus souvent irréversible de la marque. 32. Au plan pratique mais c est l appréciation des faits qui va importer il nous semble que la généralisation de l emploi des marques renommées en tant que mot clé par les concurrents aura pour effet que les consommateurs utiliseront volontairement ces marques afin de faire apparaître les offres de produits ou de services de l ensemble des acteurs d un marché. Cela aura pour effet de favoriser l accès à l information pour les consommateurs ; la Cour n a pas manqué de l observer et entend le privilégier. Cependant, de telles pratiques seront inévitablement de nature à contribuer à la dilution de la marque, à l affaiblissement de sa distinctivité, dès lors qu elle sera employée en tant que signe permettant l accès à tous les produits de la catégorie et non plus seulement à ceux de son titulaire. C. Un comportement parasitaire peut-il relever d une concurrence saine et loyale? 33. La protection offerte aux marques renommées par l article 5, paragraphe 2, peut se fonder sur l un quelconque des trois motifs qu il contient : «Un seul de ces trois types d atteintes suffit pour que l article 5, paragraphe 2, de la directive n 89/104 soit applicable» (L Oréal et a., aff. C-487/07, 18 juin 2009, point 42, voir aussi en ce sens, arrêt Intel Corporation, point 28). Le parasitisme est l un de ces motifs : la protection spécifique des marques renommées doit être admise lorsque l usage second du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque. La Cour donne la définition suivante du parasitisme : «La notion de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, également désignée sous les termes de parasitisme et de free-riding, ( ) s attache non pas au préjudice subi par la marque, mais à l avantage tiré par le tiers de l usage du signe identique ou similaire. Elle englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée» (L Oréal et a., aff. C-487/07, 18 juin 2009, point 41). Ce qui importe donc, ce n est pas le préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif de la marque (questions de la dilution et du ternissement) mais l exploitation indue de cette renommée ou de ce caractère distinctif par le concurrent. Il est bien certain cependant que l exploitation de la renommée ou du caractère distinctif sont certainement de nature à leur porter atteinte, mais ce n est toutefois pas la caractérisation de cette atteinte qui fonde le parasitisme. Au plan pratique mais c est l appréciation des faits qui va importer il nous semble que la généralisation de l emploi des marques renommées en tant que mot clé par les concurrents aura pour effet que les consommateurs utiliseront volontairement ces marques afin de faire apparaître les offres de produits ou de services de l ensemble des acteurs d un marché. CRÉATIONS IMMATÉRIELLES 34. Cette possibilité d admettre le parasitisme sans avoir à justifier d un préjudice propre, mais en démontrant simplement le bénéfice retiré par le concurrent, ne satisfait pas l Avocat général. Ainsi : «La Cour a considéré dans l arrêt L Oréal et autres que l existence d un profit indûment tiré ne présuppose pas que l usage de la marque porte préjudice à son titulaire. J estime que cela pose un grave problème du point de vue de la concurrence parce que la Cour affirme en réalité que le titulaire de la marque est fondé à exercer son droit d interdire l usage d un signe dans des circonstances où cela aboutirait à s écarter d une situation d optimum de Pareto. La situation du titulaire de la marque ne s améliorerait pas étant donné que, par définition, il ne souffrirait aucun préjudice du fait de l usage, alors que celle de son concurrent se dégraderait parce qu il perdrait une partie de son activité. De même cela aurait un effet négatif sur la situation des consommateurs qui n avaient pas été induits en erreur par l annonce mais qui, sciemment, avaient préféré acheter les produits du concurrent» (point 94). En somme, nous dit l Avocat général, l octroi d une protection n apporterait rien de bénéfique au titulaire de la marque puisqu il ne subit pas de préjudice, alors que bien évidemment la situation de son concurrent serait atteinte en cela qu il perdrait l avantage que lui conférait son action parasitaire. Quel que soit l intérêt des théories de Vilfredo Pareto ( ), on ne manquera pas de lui trouver des confrères qui concluent différemment sur la manière de faire la prospérité des nations La Cour semble cependant ne pas être insensible à un tel regard. 35. Dans l affaire Interflora, il est entendu que l emploi de la marque en tant que mot clé constitue un usage de la marque dans la vie des affaires. Ces conditions étant remplies, il convient de savoir si Marks & Spencer tire profit de la renommée ou du caractère distinctif de la marque Interflora. À cet égard, «il ne saurait être contesté que, lorsque le concurrent du titulaire d une marque renommée sélectionne cette marque en tant que mot clé dans le cadre d un service de référencement sur internet, cet usage a pour objet de tirer avantage du caractère distinctif et de la renommée de ladite marque. En effet, ladite sélection est susceptible de faire naître une situation où les consommateurs, probablement nombreux, procédant à une recherche sur internet de produits ou de services de la marque renommée à l aide de ce mot clé, verront afficher sur leur écran l annonce de ce concurrent. Par ailleurs, il ne saurait être contesté que, lorsque des internautes achètent, après avoir pris connaissance de l annonce dudit concurrent, le produit ou le service offert par ce dernier au lieu de celui du titulaire de la marque sur laquelle portait initialement leur recherche, ce concurrent tire un réel avantage du caractère distinctif et de la renommée de cette marque» (points 86 et 87). La Cour en vient à constater qu il «( ) résulte de ces caractéristiques de la sélection de signes correspondant à des marques renommées > ACTUALITÉS ÉCLAIRAGE Informatique I Médias I Communication N 0 77 DÉCEMBRE 2011 REVUE LAMY DROIT DE L IMMATÉRIEL 17

18 PROTECTION DE LA MARQUE EN CAS DE DOUBLE IDENTITÉ ( ) d autrui en tant que mots clés sur internet qu une telle sélection peut ( ) s analyser comme un usage par lequel l annonceur se place dans le sillage d une marque renommée afin de bénéficier de son pouvoir d attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que d exploiter, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, l effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l image de cette marque. S il en va ainsi, le profit ainsi réalisé par le tiers doit être considéré comme étant indu» (point 89). L analyse est on ne peut plus claire : l usage d une marque renommée en tant que mot clé est un acte de parasitisme caractérisé. La conclusion s impose : en tel cas, le concurrent tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque. 36. Pour autant, la protection ne sera pas accordée si l agissement parasitaire peut être «racheté» par un juste motif. En considérant les faits l emploi d une marque comme mot clé qui nous occupent, la Cour en vient à distinguer deux hypothèses. Dans la première, le bénéfice est indu et ne peut se prévaloir d un juste motif car «les annonceurs sur internet offrent à la vente, moyennant la sélection de mots clés correspondant à des marques renommées, des produits qui sont des imitations des produits du titulaire desdites marques (arrêt Google France et Google, précité, points 102 et 103)» (point 90). La seconde hypothèse c est le cas de l affaire Interflora est celle d annonces portant sur des produits qui ne sont pas des «imitations» de ceux proposés par la marque parasitée : «Lorsque la publicité affichée sur internet à partir d un mot clé correspondant à une marque renommée propose, sans offrir une simple imitation des produits ou des services du titulaire de cette marque ( ) une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de la marque renommée, il convient de conclure qu un tel usage relève, en principe, d une concurrence saine et loyale dans le secteur des produits ou des services en cause et a donc lieu pour un juste motif au sens des articles 5, paragraphe 2, de la directive n 89/104 et 9, paragraphe 1 sous c) du règlement n 40/94» (point 91). Dans un tel cas, la protection doit être écartée car nous dit la Cour l agissement parasitaire est «racheté» par un juste motif. Il demeurera possible bien évidemment que la protection soit accordée sur un autre fondement, l usage litigieux pouvant par ailleurs «causer une dilution ou un ternissement ( ) et porter atteinte aux fonctions de ladite marque» (point 91). 37. La Cour l affirme, l emploi d une marque en tant que mot clé pour déclencher une publicité concurrente est un acte de parasitisme, mais cet agissement parasitaire n active pas la protection car il est couvert par un «juste motif» qui tient au fait qu il s opère dans un contexte de «concurrence saine et loyale» (point 91). Selon la Cour, le contexte sain et loyal de la concurrence se déduit du fait que les produits désignés ne sont pas des imitations. Il convient de mesurer la portée de cette lecture jurisprudentielle. Tout d abord, on pourra s interroger sur la notion «d imitation» qui semble renvoyer sans le dire à une situation de contrefaçon en matière de droit d auteur ou de droit des dessins et modèles. Ensuite et surtout la question se pose de savoir dans quelle mesure ce «rachat» du parasitisme est lié aux faits rencontrés dans l affaire Interflora ou les dépasse. À cet égard, la Cour dit pour droit que «le titulaire d une marque renommée n est pas habilité à interdire, notamment, des publicités affichées par des concurrents à partir de mots clés correspondant à cette marque et proposant ( ) une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de celle-ci». Cela donne à penser en raison de l emploi du mot «notamment» que l enseignement vaut bien au-delà de l anecdote des mots clés. Si tel est le cas, la position de la Cour est audacieuse car il faut le comprendre ainsi elle rend légitime l essentiel des agissements parasitaires et réduit considérablement le champ de ceux qui peuvent être sanctionnés. Certes, la protection pourra être recherchée pour d autres motifs, mais on pourra trouver ce choix peu opportun, sinon risqué. 38. Qu elle soit opportune ou non, la décision de la Cour pourra sembler fragile au plan de la construction logique. Les faits de l affaire Interflora sont des faits de parasitisme ; cela est reconnu par la Cour et si l on débat d un «juste motif» c est bien parce que le parasitisme est attesté. Or, le juste motif tient selon la Cour au fait que l usage litigieux «relève, en principe, d une concurrence saine et loyale» (point 91). On pourra trouver curieux d admettre ainsi qu un agissement parasitaire puisse relever d une concurrence saine et loyale l un étant tout de même quelque peu antinomique de l autre. À cet égard, le raisonnement de la Cour n est guère satisfaisant, l exception à un principe ne pouvant se fonder que sur des motifs extérieurs à ce principe. Peut-être aurait-il été plus adapté de mettre en avant la liberté d informer mais cela aurait imposé d avoir foi en d autres valeurs que celles de la concurrence. CONCLUSION 39. L interprétation constructive de la CJUE dans l arrêt Interflora est sous-tendue par l idée que le déploiement de la concurrence est favorable à tous les acteurs du jeu économique. À cependant pousser trop loin une idée, à l ériger en dogme, elle finit par produire des effets inverses de ceux escomptés. La limite semble avoir été franchie au-delà de laquelle il ne reste que des perdants : les consommateurs finalement trompés par un parasitisme ordinaire désormais libéré ; les industriels investissant dans l économie de l immatériel qui devront tolérer des atteintes «non substantielles» innombrables à leur patrimoine et une complexification de sa défense ; notre économie dans son ensemble. 18 REVUE LAMY DROIT DE L IMMATÉRIEL DÉCEMBRE 2011 N 0 77 Informatique I Médias I Communication

19 Par Brad SPITZ Docteur en droit Avocat associé YS Avocats Chargé d enseignement à l Institut d études politiques de Paris et à l Université de Versailles RLDI 2537 CRÉATIONS IMMATÉRIELLES Originalité d une adaptation et d une mise en scène théâtrales La Cour d appel de Paris devait dans ce contentieux trancher la délicate la question de l originalité de l adaptation, de la scénographie et de la mise en scène théâtrales ; question qui implique plus largement que soient recherchés les critères généraux à retenir pour apprécier l originalité d une œuvre. M e Brad Spitz nous livre son analyse. CA Paris, pôle 5, ch. 2, 9 sept. 2011, n 10/04678, inédit (1) ACTUALITÉS ÉCLAIRAGE A gnès Arnau a adapté, mis en scène et créé la scénographie du spectacle intitulé Lettres de délation sous l occupation puis simplement Lettres de délation, à partir de lettres recueillies par André Halimi (2) et de textes spécialement commandés au philosophe Alain Guyard. Son spectacle a été produit et donné plusieurs fois entre 2004 et Le spectacle a par la suite été repris dans une version nouvelle produite par une autre société et mise en scène par d autres auteurs. À l exception de quelques modifications, Agnès Arnau estimait que ce spectacle reprenait l essentiel de son travail d adaptation, de mise en scène et de scénographie. Elle a donc assigné le producteur et les coauteurs de cette nouvelle version afin de voir juger qu elle était l auteur de l adaptation et de la mise en scène théâtrales et de les faire condamner pour contrefaçon de ses droits patrimoniaux et de son droit moral (droits à la paternité et à l intégrité de l œuvre), et, indépendamment des faits de contrefaçon, au titre du parasitisme. En l absence de fixation de son spectacle d origine, la demanderesse a versé aux débats un certain nombre de pièces démontrant la forme et le contenu de son travail d adaptation et de mise en scène, parmi lesquelles : de nombreux articles de presse ayant rendu compte du spectacle, un dossier de presse décrivant la pièce (Agnès Arnau étant mentionnée dans ce dossier comme auteur de la mise en scène et de la scénographie) et le texte de l adaptation dont le contenu n a pas été contredit par une preuve contraire (3). Le Tribunal de grande instance de Paris (4) a déclaré Agnès Arnau irrecevable à agir au titre du droit d auteur, au motif d une absence d originalité de son travail, en jugeant qu elle n établissait «pas précisément sa qualité d auteur de l adaptation théâtrale, de la scénographie et de la mise en scène du spectacle» au vu des éléments apportés (5). Pour conclure à l absence d originalité, le Tribunal a énuméré quelques choix opérés par l auteur, lesquels étaient, selon le Tribunal, «banals» (l acteur portait des gants blancs et avait le visage grimé, la pièce de théâtre était subdivisée pour évoquer deux espaces distincts permettant le passage d une situation à une autre, des extraits radiophoniques d époque étaient diffusés, etc.) ou dictés par le contenu des lettres issues de l ouvrage d André Halimi (par exemple la nécessité pour un acteur unique d endosser plusieurs personnages). Le Tribunal de grande instance a également débouté Agnès Arnau de ses demandes fondées sur le parasitisme. Par un arrêt du 9 septembre 2011, la Cour (6) a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, estimant notamment que le travail d adaptation d Agnès Arnau, qui a sélectionné les textes pour la pièce, était original. S agissant de la mise en scène et de la scénographie, la Cour a estimé que l originalité résidait dans la combinaison des choix de l auteur, et non dans chaque caractéristique prise individuellement (comme le recours à une voix off, l utilisation d un acteur unique empruntant les habits des délateurs, le recours à un cintre auquel sont suspendus des objets, etc.). Ainsi, selon la Cour d appel, la combinaison des choix «rend compte de l approche et du propos d Agnès Arnau et porte son empreinte personnelle». L arrêt de la Cour d appel s inscrit ainsi dans le fil d une «approche plus large et plus objective» (7) de la notion d originalité, consacrée par l affaire Infopaq (8) et certains arrêts récents de la Cour de cassation (9). Le spectacle litigieux ayant repris, en dépit de quelques variations, les mêmes construction et structure caractérisant l œuvre d Agnès Arnau, la Cour a condamné les intimés au titre de la contrefaçon de ses droits d adaptateur, de metteur en scène et de scénographe. Le présent commentaire s attachera uniquement à la question de l originalité de l adaptation, de la scénographie et de > (1) L auteur remercie M e Jean-Louis Langlois pour lui avoir transmis la décision et fait part de ses commentaires. (2) La Délation sous l occupation, éd. L Harmattan, (3) Et ce même si la force probante de la pièce a été contestée en défense. (4) TGI Paris, 3 e ch., 1 re sect., 2 fév. 2010, n 06/ (5) Il est précisé que les défendeurs arguaient qu aucun enregistrement de la pièce de théâtre n était produit, ce qui ne permettrait donc pas d identifi er suffi samment l œuvre. Sur ce point, la Cour d appel de Paris (pôle 5, ch. 2, 9 sept. 2011, n 10/04678, voir ci-après) a constaté au contraire que la pièce a été divulguée sous le nom de l auteur dans divers articles et documents de presse, et notamment dans un dossier de presse pour un festival, où elle était présentée comme auteur de la «mise en scène et scénographie». La Cour a en outre relevé que l auteur avait conclu des contrats avec la première compagnie ayant dirigé la pièce, qui lui reconnaissaient la qualité d auteur de l adaptation. (6) CA Paris, pôle 5, ch. 2, 9 sept. 2011, n 10/ (7) Gaullier F., La preuve de l originalité, une charge complexe La preuve de l originalité : mission impossible?, RLDI 2011/70, n 2334, p (8) CJUE, 16 juill. 2009, aff. C-5/08, Infopaq/Danske Dagblades, < ; JCP 2009, n 39, p. 272, note Marinon L. ; obs. Benabou V.-L., Propr. intell. 2009, n 33, p. 378 ; RIDA 2010, n 226, obs. Sirinelli P., p (9) Par ex. Cass. 1 re civ., 12 mai 2011, n , Comm. com. électr. 2011, n 9, comm. 84, note Caron Ch. ; RLDI 2011/74, n 2448, obs. Costes L. et aff. Paradis, Cass. 1 re civ., 3 nov. 2008, n , Caron Ch., L Art conceptuel au paradis de la Cour suprême, Comm. com. électr. 2009, n 1, p ; Daleau J., La consécration de l art conceptuel, D. 2008, p ; Edelman B., La création dans l art contemporain, D. 2009, p Sur ces affaires, voir infra. Informatique I Médias I Communication N 0 77 DÉCEMBRE 2011 REVUE LAMY DROIT DE L IMMATÉRIEL 19

20 ORIGINALITÉ D UNE ADAPTATION ET D UNE MISE EN SCÈNE THÉÂTRALES la mise en scène théâtrales (II), en se concentrant en premier lieu sur les critères généraux qu il convient de retenir pour juger de l originalité d une œuvre (I). La question est d importance car, depuis plusieurs années, les juges du fond interprètent souvent trop restrictivement l originalité, et ce au détriment des titulaires de droits et de la sécurité juridique, alors même que le législateur français souhaite conforter, notamment grâce à la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle, la «réputation d excellence et l attractivité juridique de notre pays» (10). I. ORIGINALITÉ : APPRÉCIATION OBJECTIVE DE L ENSEMBLE DES CHOIX ARBITRAIRES ET DE LEUR COMBINAISON Des décisions récentes de la Cour de justice de l Union européenne et de la Cour de cassation permettent de penser que les juges du fond devront désormais revenir à une interprétation plus large et objective des critères de l originalité. Dans l arrêt Infopaq, la Cour de justice, dans une décision contraignante pour les juridictions des États membres, a jugé que l originalité est une notion communautaire et a donné les critères d appréciation de la condition de l originalité (11). Rendue à propos de la reproduction d un très court extrait d un texte financier, l arrêt précise que «les différentes parties d une œuvre bénéficient ( ) d une protection au titre de [l article 2, A, de la directive n 2001/29 (12)] à condition qu elles contiennent certains des éléments qui sont l expression de la création intellectuelle propre à l auteur de cette œuvre» (13) et que «compte tenu de l exigence d une interprétation large de la portée de la protection conférée par l article 2 de la directive n , il ne saurait être exclu que certaines phrases isolées, ou même certains membres de phrases du texte concerné, soient aptes à transmettre au lecteur l originalité d une publication telle qu un article de presse, en lui communiquant un élément qui est, en soi, l expression de la création intellectuelle propre à l auteur de cet article» (14). La Cour de justice souligne en outre que si les mots ne sont pas, isolément, protégeables, «à travers le choix, la disposition et la combinaison de ces mots ( ) il est permis à l auteur d exprimer son esprit créateur de manière originale et d aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle» (15). Le critère décisif de l originalité est ainsi, comme en droit français (16), l existence de choix arbitraires mis en œuvre dans la réalisation d une création. Peu importe que les choix soient contraints ou dictés par la technique ou l existence d une œuvre préexistante objet d un travail d adaptation, dès lors que le travail, dans son ensemble, est le résultat de choix arbitraires. Cet arbitraire est relatif et en aucun cas absolu. C est ainsi la consécration au plan communautaire du principe de l originalité relative, connu dans certains États membres et notamment en France (17), et qui permet de protéger les œuvres dérivées telles que les adaptations et les œuvres à caractère scientifique ou technique, dès lors que la création considérée a impliqué des choix arbitraires révélateurs de la personnalité de son auteur. L approche est en ce sens subjective, mais le juge doit analyser de manière large et objective les choix mis en œuvre. Par conséquent, le juge doit étudier l ensemble du travail créatif de celui qui revendique la protection du droit d auteur, en prenant en compte les choix qu il a opérés, même si ceux-ci peuvent apparaître, pris individuellement, comme des choix banals et/ou dictés par des contraintes (qu il s agisse de contraintes techniques ou de contraintes liées à une commande). À cet égard, les choix ne doivent pas nécessairement relever d un arbitraire total et peuvent constituer des choix simples dès lors qu ils sont personnels (18). Dans l affaire Paradis, la Cour de cassation a, avec cette même approche qui est classique en droit français, relevé que «l œuvre litigieuse ne consiste pas en une simple reproduction du terme Paradis, mais en l apposition de ce mot en lettres dorées avec effet de patine et dans un graphisme particulier, sur une porte vétuste, à la serrure en forme de croix, encastrée dans un mur décrépi dont la peinture s écaille, que cette combinaison implique des choix esthétiques traduisant la personnalité de l auteur», ce qui caractérisait la recherche conceptuelle de l artiste qui avait décidé de détourner un mot de son sens commun dans une réalisation matérielle originale (19). Dans une affaire récente portant sur l originalité d un site internet (20), la Cour de cassation a censuré un arrêt de la Cour d appel de Paris (21) qui, pour conclure que les éléments revendiqués au titre du droit d auteur n étaient pas de nature à caractériser l originalité, avait énuméré les choix qui étaient, selon elle, imposés par des contraintes techniques ou qui relevaient d un savoir-faire, ainsi que les éléments n ayant pas des caractéristiques esthétiques séparables de leur fonction (22). La Cour d appel avait ainsi, comme le Tribunal de grande instance de Paris dans l affaire commentée (23), motivé sa décision en retenant une série d exemples «négatifs» destinés à justifier l absence d originalité, alors que l énumération révélait que la création du (10) Lutte contre la contrefaçon : premier bilan de la loi du 29 octobre 2007, Rapport d information n 296 ( ) de MM. Béteille L. et Yung R., fait au nom de la Commission des lois, déposé le 9 février 2011, < Sur ces affaires, voir infra. (11) CJUE, 16 juill. 2009, précitée, note 8. (12) Directive n o 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l harmonisation de certains aspects du droit d auteur et des droits voisins dans la société de l information (JOCE 22 juin 2001, n o L 167, p. 10). (13) CJUE, 16 juill. 2009, précitée, note 8, n 39. (14) CJUE, 16 juill. 2009, précitée, note 8, n 47. (15) CJUE, 16 juill. 2009, précitée, note 8, n 45. (16) Caron Ch., Droit d auteur et droits voisins, Litec, 2 e éd., 2009, n 94. (17) Michaux B., L originalité en question L originalité en droit communautaire après l arrêt Infopaq, RLDI 2011/70, n (18) Précité. (19) Cass. 1 re civ., 3 nov. 2008, n ; Caron Ch., L art conceptuel au paradis de la Cour suprême, Comm. com. électr. 2009, n 1, p ; Daleau J., La consécration de l art conceptuel, D. 2008, p ; Edelman B., La création dans l art contemporain, D. 2009, p (20) Cass. 1 re civ., 12 mai 2011, n , Comm. com. électr., oct. 2011, comm. 84, note Caron Ch. ; RLDI 2011/74, n 2448, obs. Costes L. (21) CA Paris, pôle 5, ch. 1, 17 mars 2010, Juris-Data, n (22) La Cour d appel a relevé : «que la présence d une fenêtre blanche permettant au client de s identifi er ainsi que le choix et la dénomination des rubriques étaient des éléments commandés par des impératifs utilitaires ou fonctionnels et qu ils ne présentaient, en l espèce, aucune forme singulière de nature à traduire un quelconque effort créatif, que la bande-annonce animée ne revêt pas des caractéristiques esthétiques ( ) séparables de tout caractère fonctionnel, que la mise en place d un espace de dialogue interactif, au moyen d un blog, atteste tout au plus d un savoir-faire commercial, que le choix de dominantes de couleurs rose et noir n était pas perceptible d emblée, ni de nature à conférer au site en cause une physionomie particulière qui le distingue des autres sites du même secteur d activité et en défi nitive, qu ils soient pris séparément ou combinés dans leur ensemble, les éléments invoqués sont dénués de pertinence au regard du critère d originalité requis en la cause faute de porter la marque d un effort personnel de création». (23) Voir infra, II. 20 REVUE LAMY DROIT DE L IMMATÉRIEL DÉCEMBRE 2011 N 0 77 Informatique I Médias I Communication