LES RECOURS DOUANIERS Le projet de loi C-8 : La fin de «Canada sans frontières» en propriété intellectuelle

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1 LES RECOURS DOUANIERS Le projet de loi C-8 : La fin de «Canada sans frontières» en propriété intellectuelle Par Alain Y. Dussault Avocat, Goudreau Gage Dubuc et Bardia Afzali Stagiaire, Goudreau Gage Dubuc

2 LES RECOURS DOUANIERS Le projet de loi C-8 : La fin de "Canada sans frontières" en propriété intellectuelle Par Alain Y. Dussault, Avocat, Goudreau Gage Dubuc et Bardia Afzali, Stagiaire, Goudreau Gage Dubuc I. Introduction... 3 A. Présentation... 3 a. Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après «ADPIC»)... 4 b. Bureau du représentant américain au Commerce : Rapport spécial 301 de 2012 et II. Loi sur le droit d auteur... 5 A. Actuelles dispositions législatives de la lutte anti-contrefaçon au Canada... 5 a. Violation du droit d auteur : règle générale (27 L.D.A.)... 5 b. Importation (44.1 L.D.A.)... 5 B. Lutte Anti-contrefaçon : Les mesures apportées à la L.D.A. par le Projet de loi... 6 a. Ajout de l interdiction d exportation... 6 b. Interdiction d importation et d exportation... 6 c. Mécanisme de la demande d aide par le titulaire du droit d auteur... 7 d. Rétention de marchandises par un agent des douanes suite à une demande d aide et mesures applicables... 9 e. Les pouvoirs du tribunal relativement aux exemplaires retenus par l agent des douanes f. Cas d immunité de la Couronne et des agents des douanes g. Exceptions i. Les biens personnels des voyageurs ii. Les biens en transit III. Loi sur les marques de commerce A. Actuelles dispositions législatives de la lutte anti-contrefaçon au Canada a. Présomption de violation (20 (1) L.M.C.) b. Rétention provisoire de marchandises faisant l objet de contraventions (53 (1) L.M.C.) c. Ordonnance visant le ministre (53.1 L.M.C.) B. Lutte Anti-contrefaçon : Les mesures apportées à la L.M.C. par le Projet de loi. 15 a. Présomption de violation du droit du propriétaire d une marque de commerce 15 b. Interdiction d importation et d exportation

3 c. Mécanisme de la demande d aide par le propriétaire d une marque de commerce d. Rétention de marchandises par un agent des douanes suite à une demande d aide et mesures applicables e. Les pouvoirs du tribunal relativement aux produits retenus par l agent des douanes f. Cas d immunité de la Couronne et des agents des douanes g. Exceptions i. Marché gris ii. Vente ou distribution non prohibée par la L.M.C iii. Les biens personnels de voyageur iv. Les biens en transit IV. Infractions et recours criminelles A. L.D.A b. Les mesures apportées à la L.D.A. par le Projet de loi B. L.M.C a. Dispositions actuelles b. Les nouvelles infractions criminelles à la L.M.C. introduites par le Projet de loi 23 2) Conclusion

4 I. Introduction A. Présentation Le projet de loi C-8 : Loi modifiant la Loi sur le droit d auteur, la Loi sur les marques de commerce et d autres lois en conséquence 1 (ci-après le «Projet de loi») déposé par le gouvernement fédéral en octobre 2013, crée de nouvelles causes d actions dont des pouvoirs de saisie des contrefaçons aux frontières, des infractions criminelles et d autres interdictions visant à aider les titulaires de droits d auteur et de marques de commerce à empêcher la circulation de produits contrefaits. Ce projet vise ainsi à modifier la Loi sur le droit d auteur 2 et la Loi sur les marques de commerce 3 afin d ajouter des dispositions visant à combattre plus efficacement la contrefaçon. Ce projet vise plus précisément à: Créer de nouvelles causes d action visant les activités qui favorisent le commerce d exemplaires produits en violation du droit d auteur et de produits de marques contrefaits; Créer de nouvelles infractions criminelles relatives à la contrefaçon des marques de commerce qui sont analogues aux infractions déjà prévues à la Loi sur le droit d auteur 4 ; Créer de nouvelles infractions criminelles interdisant la possession et l exportation d exemplaires produits en violation du droit d auteur d une part, et de produits de marques, d emballages et d étiquettes contrefaits, d autre part; Instaurer de nouvelles mesures frontalières d exécution de la loi qui permettent à la fois aux agents des douanes de retenir tout produit dont ils soupçonnent qu il viole les droits d auteur ou les droits relatifs à une marque de commerce, et le partage de renseignements relatifs aux produits entre les agents des douanes et les titulaires de droits qui ont présenté une demande d aide, en vue de donner l occasion à ces derniers d exercer des recours devant les tribunaux; Prévoir que les mesures frontalières ne s appliquent pas à l importation ni à l exportation d exemplaires ou de produits par des particuliers pour leur usage personnel 5 ; Le Projet de loi a été présenté en première lecture le 28 octobre 2013 à la Chambre des communes. Le Projet de loi avait été présenté sous l appellation projet de loi C-56 lors d une 1 re session de la 41 e législature mais est mort au feuilleton lorsque le Parlement fut prorogé le 13 septembre Suite à une deuxième lecture, le projet de loi C-8 a été renvoyé au Comité permanent de l industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes (ci-après «Comité»). Dans son rapport, le Comité a proposé certains amendements et une présentation en a été faite à la Chambre des communes le 5 décembre Le 31 janvier 2014, la Chambre des communes a adopté le rapport du Comité. Au moment d écrire ces lignes, la Chambre des 1 Projet de loi C-8 : Loi modifiant la Loi sur le droit d auteur, la Loi sur les marques de commerce et d autres lois en conséquence, 2 e session, 41 e législature (version adoptée en 1 re lecture, 28 octobre 2013), Sommaire [ci-après «Loi visant à combattre la contrefaçon de produits»]. 2 L.R.C ch. C-42 [ci-après L.D.A.]. 3 L.R.C. 1985, ch. T-13 [ci-après L.M.C.]. 4 Supra, note 2. 5 Supra, note 1. 3

5 communes avait tenu sa dernière séance le 19 juin 2014 et en était à l étape de la troisième lecture du Projet de loi. On peut donc espérer que celui-ci soit adopté d ici la fin de l année. Cependant, il faudra sans doute attendre encore plusieurs mois, voire même un an ou deux, avant que le service de contrôle frontalier ait pu intégrer dans ses opérations ces nouvelles mesures. Comme nous le verrons ci-dessous le Projet de loi est adopté à la suite de représentation de divers pays de l Organisation Mondiale du Commerce (ci-après «OMC») à l effet que le Canada ne respecte pas certains engagements pris dans le cadre d accord internationaux. a. Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après «ADPIC») L ADPIC est un accord international adopté en 1994 lors des Accords du Cycle d Uruguay afin de créer des normes concernant les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et pour l'élaboration de moyens efficaces visant à faire respecter ces droits 6. L une des raisons d être de cet accord était la nécessité d établir un cadre multilatéral de principes, règles et disciplines relatifs au commerce international des marchandises de contrefaçon 7. Entre autres, l ADPIC prévoit des prescriptions spéciales concernant les mesures applicables par les autorités douanières des États membres de l OMC pour un contrôle à leur frontière 8. De plus, selon l ADPIC, il ne sera pas obligatoire pour ces États membres d appliquer les procédures de contrôle et d interdiction aux importations de marchandises mises sur le marché d un autre pays par le détenteur du droit ou avec son consentement (marché gris), ni aux marchandises en transit 9. Soulignons enfin que tous les États membres sont tenus de respecter cet accord, et le Canada étant un membre à part entière de l OMC, il va de soi qu il est tenu de se conformer aux dispositions instaurées par l ADPIC. b. Bureau du représentant américain au Commerce 10 : Rapport spécial 301 de 2012 et 2013 En 2012, le Canada était dans la catégorie «Priority Watch List» avec d autres pays comme la Chine, la Russie, l Algérie, le Pakistan etc. du rapport spécial du représentant américain au Commerce. Le rapport indiquait: «The United States also continues to urge Canada to strengthen its border enforcement efforts, including by providing customs officials with ex officio authority to take action against the importation, exportation, and transshipment of pirated or counterfeit goods 11». Avec la présentation à la Chambre des communes du Projet de loi en , le représentant américain a placé le Canada dans la catégorie «Watch List» dans son rapport spécial de Supra, note 6, Partie III. 7 Supra, note 6, Préambule. 8 Supra, note 6, Partie III, section 4. 9 Supra, note 6, Partie III, section 4, note Office of the United States Trade Representative (USTR) 11 Rapport Spécial 301 de 2012 du Bureau du représentant américain au Commerce à la p. 25 et Le Projet de loi C-56 Ancêtre du Projet de loi. 4

6 Il faut savoir que les dispositions relatives au contrôle douanier des contrefaçons, adoptées par le Canada, en 1988 et actuellement en vigueur, se sont prouvées extrêmement inefficace. Bien peu de titulaires de droits s en sont prévalus, d où les commentaires du représentant américain. Le Canada a toujours prétendu que les dispositions de la LDA et de la L.M.C. actuellement en vigueurs étaient conformes à l ADPIC. Le Projet de loi est sans aucun doute adopté en réponse aux pressions internationales. II. Loi sur le droit d auteur A. Actuelles dispositions législatives de la lutte anti-contrefaçon au Canada Pour faire respecter ses droits, le titulaire du droit d auteur possède à l heure actuelle divers recours énumérés ci-dessous. a. Violation du droit d auteur : règle générale (27 L.D.A.) La L.D.A. prévoit que seul le titulaire du droit d auteur peut effectuer certains actes en lien avec l œuvre, ou autoriser un tiers à les faires (production, reproduction, représentation public de l œuvre etc.) 13. De plus, certains actes énumérés à la L.D.A. constituent également une violation du droit d auteur lorsque la personne qui les accomplit sait ou devrait savoir qu ils constituent une violation du droit d auteur: a) la vente ou la location; b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d auteur; c) la mise en circulation, la mise ou l offre en vente ou en location, ou l exposition en public, dans un but commercial; d) la possession en vue de l un ou l autre des actes visés aux alinéas a) à c); e) l importation au Canada en vue de l un ou l autre des actes visés aux alinéas a) à c) [nos soulignés] 14 b. Importation (44.1 L.D.A.) La loi accorde au tribunal le pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance lorsqu il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies : a) des exemplaires de l oeuvre sont importés au Canada ou sur le point de l être sans être dédouanés; b) leur production s est faite soit sans le consentement du titulaire du droit d auteur dans le pays de production, soit ailleurs que dans un pays visé par la présente loi; c) l importateur sait ou aurait dû savoir que la production de ces exemplaires aurait violé le droit d auteur s il l avait faite au Canada [nos soulignés] 15. Notons à ce stade que le titulaire doit prouver que l importateur sait ou aurait dû savoir que l exemplaire est contrefait. Prouver la connaissance que l importation est illégal n est pas en général une preuve aisée. L ordonnance en question est prévue à l article 44.1(3) L.D.A. et le tribunal peut dans un tel cas : 13 Art 27(1) et Art 3 L.D.A. 14 Art 27(2) L.D.A. 15 Art 44.1 (2) L.D.A. 5

7 a) ordonner au ministre : (i) de prendre, sur la foi de renseignements que le ministre a valablement exigés du demandeur, toutes mesures raisonnables pour détenir l oeuvre, (ii) de notifier sans délai la détention, et les motifs de celle-ci, tant au demandeur qu à l importateur; b) prévoir, dans l ordonnance, toute autre mesure qu il juge indiquée [nos soulignés] 16. Cette ordonnance peut être présentée par le titulaire du droit d auteur d une œuvre au Canada ou par le titulaire d une licence exclusive au Canada s y rapportant 17. Notons que le tribunal peut, avant de rendre une ordonnance, contraindre le demandeur à fournir une caution afin de couvrir certains frais et autres dommages que peut subir le propriétaire, l importateur ou le consignataire de l œuvre suivant son octroi 18. Nous verrons plus loin et plus en détail les importantes lacunes du système actuel, tant en matière de droits d auteur que des marques de commerce. A ce stade soulignons seulement que c est au titulaire du droit de fournir aux agents des douanes les informations nécessaire pour identifier l importation illégale et non au service des douanes d aviser le titulaire des droits d une importation jugée douteuse. Ce sont ces lacunes que le Projet de loi vient tenter de rectifier. C est donc dans ce contexte, et sous la pression de plusieurs membres de l OMC que le Canada a finalement décidé de modifier la L.D.A. afin de prévoir des pouvoirs de contrôle de la contrefaçon aux douanes et l échange de certaines informations avec le titulaire du droit d auteur. Les nouveaux recours choisis par le législateur sont décrits à la prochaine section. B. Lutte Anti-contrefaçon : Les mesures apportées à la L.D.A. par le Projet de loi a. Ajout de l interdiction d exportation Le Projet de loi ajoute le cas d interdiction à l exportation en plus de l interdiction à l importation qui était déjà existant. En effet, désormais, l exportation ou la tentative d exportation d un exemplaire visé par le droit d auteur lorsque cette personne sait ou devrait savoir que cet exemplaire a été produit sans le consentement du titulaire du droit d auteur dans le pays où il a été produit constitue une nouvelle violation créée par la loi 19. L exportation ou la tentative d exportation doit être dans le but de vendre, mettre en circulation, louer l œuvre. 20 b. Interdiction d importation et d exportation Nous verrons dans la prochaine sous-section que les douanes auront désormais des pouvoirs de rétentions dans les cas d importation ou d exportation de biens soupçonnés d être des contrefaçons et pourront, selon qu un titulaire a fait ou non une demande d aide, partager différentes informations avec ce dernier. 16 Art 44.1(2) L.D.A. 17 Art 44.1 (2.1) L.D.A. 18 Art 44.1(5) L.D.A. 19 Art 27 (2.11) L.D.A. 20 Art 27 (2) a) à c) L.D.A. 6

8 À cette fin, le législateur ajoute de nouvelles stipulations visant à interdire l importation et l exportation d exemplaires ou de tout objet protégé par le droit d auteur lorsqu ils ont été produits sans le consentement du titulaire du droit dans le pays de production et qu ils violent le droit d auteur 21. L interdiction vise l exemplaire et interdit son importation ou son exportation au Canada sans pour autant créer une responsabilité pour l importateur ou l exportateur (contrairement aux articles 27(2) et 27 (2.11) de la L.D.A. qui vise la personne et non le bien). En effet, l article se lit comme suit : Sont interdits d importation et d exportation les exemplaires d une oeuvre ou d un autre objet du droit d auteur protégés si : a) d une part, ils ont été produits sans le consentement du titulaire du droit d auteur dans le pays de production; b) d autre part, ils violent le droit d auteur ou, s agissant d exemplaires qui n ont pas été produits au Canada, ils le violeraient s ils y avaient été produits par la personne qui les a produits [Nos soulignés] 22. Le nouvel article de la L.D.A. ne traite pas de la connaissance par l importateur qu il s agit de contrefaçons 23. En effet, la loi se limite à poser comme seconde condition que l exemplaire viole le droit d auteur 24. Ainsi, le législateur semble avoir préféré ne pas utiliser la notion de «connaissance» par l importateur pour que le titulaire puisse exercer un recours judiciaire dans un cas d interdiction d importation ou d exportation 25. Selon cette interprétation, le titulaire pourrait faire une demande au tribunal pour saisir et/ou détruire les exemplaires contrefaits uniquement 26. Par contre, en l absence de preuve que l importateur avait connaissance qu il s agissait de contrefaçons, ce dernier n aurait pas enfreint la L.D.A. et ne pourrait être condamné à payer au titulaire des dommages ou autres réparations prévues à la L.D.A. 27. Cette interprétation semble logique compte tenu du droit du titulaire de revendiquer le bien contrefacteur en vertu de la L.D.A 28. En revanche, cette interprétation pourrait être contesté au vu de l article de la L.D.A. qui limite le pouvoir du tribunal de rendre une ordonnance de rétention visant le ministre (les douanes) aux seuls cas où l importateur savait ou aurait dû savoir qu il s agit de contrefaçons. 29. Ainsi, si les douanes ont initié le processus judiciaire par une rétention des marchandises le tribunal aurait des pouvoirs différents que dans le cas où c est le titulaire qui réclame telle rétention de la part des douanes. Question intéressante pour nos tribunaux! c. Mécanisme de la demande d aide par le titulaire du droit d auteur Le Projet de loi introduit une nouvelle procédure en faveur du titulaire du droit d auteur sur une œuvre ou un autre objet de ce droit 30. Le titulaire du droit d auteur pourra désormais présenter une demande d aide au ministre, selon les modalités que celui-ci précise, afin de faciliter l exercice de ses recours. En effet, le titulaire du droit d auteur peut faire une demande 21 Art L.D.A. 22 Art (1) L.D.A. 23 Art (1) b) L.D.A. 24 Ibid. 25 Art (3) L.D.A. 26 Art 38(2) L.D.A. 27 Art 27(2), art 27(2.11) et 34(1) incluant les frais d entreposage et de destruction Art 44.1 (2) L.D.A. 28 Art 38 L.D.A 29 Voir Art 44.12(1)c) L.D.A 30 Art (1) L.D.A 7

9 d aide afin de faciliter l application de l interdiction d importation et d exportation dont nous avons traité plus haut. Cette demande permettra aux agents des douanes de fournir certains renseignements au titulaire en question 31. L objectif est donc de permettre aux autorités douanières de fournir certains renseignements au titulaire pour que celui-ci puisse prendre les recours appropriés contre l importateur ou l exportateur et de bloquer ainsi, les biens aux douanes 32. En effet, il faut bien comprendre que même sans une demande d aide présentée par le titulaire du droit d auteur, un agent des douanes peut tout de même lui fournir des échantillons des produits et tout renseignement à leur sujet 33. Cependant, les autorités douanières ne donnent pas dans ce cas des informations cruciales pour le titulaire (ex : nom et adresse du propriétaire des produits, de l importateur, de l exportateur etc ) 34. N ayant pas ces informations, l on voit mal comment le titulaire du droit d auteur pourrait intenter le recours approprié contre la personne violant ses droits. En revanche, même en l absence d une demande d aide, les douanes peuvent saisir ou retenir les biens puisqu ils sont interdits d importation conformément à la Loi sur les Douanes 35. En pratique, nous croyons qu en l absence d une demande d aide, les douanes ne saisiront que rarement les contrefaçons puisque dans ce cas, elles devront supporter tous les coûts judiciaires et les frais d entreposage. Ainsi, le titulaire aura tout avantage à faire une demande d aide afin d obtenir des autorités douanières des renseignements très utiles (ex : nom de l importateur, exportateur etc ) qui peuvent l aider à préparer et à engager les procédures judiciaires en ciblant les personnes ayant violé ses droits. Suite à la demande d aide présenté par le titulaire du droit d auteur, l agent des douanes peut, s il a des motifs raisonnables de soupçonner un cas d interdiction d importation ou d exportation, lui fournir certains renseignements et échantillons qui pourrait l aider dans toutes procédures ultérieurs engagées pour faire respecter ses droits 36. Les renseignements fournis par les douanes pourraient comprendre : a) leur description et celle de leurs caractéristiques; b) les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et consignataire ainsi que de la personne qui les a produits; c) leur nombre; d) les pays où ils ont été produits et ceux par lesquels ils ont transité; e) la date de leur importation, le cas échéant 37. Précisons toutefois que cette liste est non limitative et que d autres renseignements pourraient dès lors être transmis par un agent des douanes au titulaire. La demande d aide doit contenir les noms et adresse au Canada du titulaire du droit d auteur, ainsi que tout autre renseignement qui pourrait être exigé par le ministre 38. La période de validité d une telle demande est de deux ans à compter du jour de son acceptation par le ministre 39.De plus, cette période peut être, sur demande, prolongée de deux ans et peut être 31 Art (1) et (1) et (2) L.D.A. 32 Supra, note Art L.D.A. 34 Art infine L.D.A. 35 Art 44.01, L.D.A et art 101 Loi sur les douanes. 36 Art (1) L.D.A. 37 Supra, note (2) L.D.A (3) L.D.A. 8

10 présentée plus d une fois 40. Le ministre pourra également exiger qu une sureté soit fournie par le titulaire du droit d auteur comme condition d acceptation de la demande d aide ou de la demande d une prolongation de la période de validité 41. Cette sureté permet de garantir l exécution des obligations du titulaire conformément à la loi 42. Nous reviendrons sur cette dernière disposition lorsque nous aborderons les mesures relatives aux exemplaires retenus par les agents des douanes à la prochaine sous-section. Précisions également que le titulaire du droit d auteur devra informer le ministre par écrit de tout changement concernant l existence et la titularité du droit d auteur visé par la demande 43. Dans la forme actuelle du projet de Loi, nous pourrions prétendre que seul un titulaire ayant une adresse au Canada peut se prévaloir d une demande d aide, ce qui serait surprenant. Il est plus probable que les douanes veulent pouvoir échanger des informations et des échantillons uniquement avec un correspondent situé au Canada. Il est donc probable que le titulaire étranger doivent nommer un mandataire au Canada pour le représenter (avocat, enquêteur, etc.). La demande d aide ne devra sans doute viser qu un seul titulaire (qui pourrait avoir plusieurs droits d auteur). Il nous faudra voir lorsque les dispositions seront implantées, mais les douanes demanderont vraisemblablement une liste de droits à surveiller. Sachant que le registre des droits d auteur actuel ne donne que très peu d information sur les droits ainsi protégés, il sera certainement nécessaire de dénoncer (avec copie électronique de l œuvre) les droits d auteur à surveiller afin que les agents des douanes puissent faire leur travail correctement. d. Rétention de marchandises par un agent des douanes suite à une demande d aide et mesures applicables Comme nous l avons mentionné précédemment, le Projet de loi vise notamment à donner aux agents des douanes canadiennes un rôle beaucoup plus important dans la mise en œuvre de la protection des droits d auteur mais aussi, dans la mise en œuvre de la protection des droits des titulaires de marques de commerces déposées. Tel que nous l avons déjà mentionné, le Projet de loi ajoute nommément aux agents des douanes un pouvoir de rétention 44. Ainsi, un agent des douanes peut désormais retenir les exemplaires d une œuvre ou d un autre objet du droit d auteur pendant une période ne dépassant pas 10 jours ouvrables après la date où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements ont été envoyés au titulaire du droit d auteur ayant fait une demande d aide 45. Ce délai ne peut toutefois dépasser, quant à des exemplaires périssables, une période de 5 jours 46. De plus, l agent des douanes peut accorder, suite à une demande du titulaire présentée avant la fin de la période de rétention, une seule période de rétention de 10 jours ouvrables supplémentaire 47. Après cette étape de rétention initiale, une demande en justice devra être introduite par le titulaire pour que la rétention perdure jusqu à ce que le tribunal se prononce sur la question en litige 48. Sur la foi des renseignements obtenus par le biais de la demande d aide, le titulaire pourra entreprendra un recours judiciaire contre la personne violant ses droits. Si un tel recours est entrepris et communiqué aux services frontaliers avant la fin de la rétention initiale, l agent des douanes 40 Ibid (4) L.D.A. 42 Ibid et art L.D.A 43 Art (5) L.D.A. 44 Art L.D.A. 45 Art et (2) L.D.A. 46 Ibid. 47 Art (2) L.D.A. 48 Art (3) L.D.A. 9

11 retiendra les exemplaires en question jusqu à ce que le ministre soit informé par écrit, selon le cas : a) du prononcé de la décision finale sur le recours, du règlement ou de l abandon de celui-ci; b) de la décision d un tribunal ordonnant la fin de la rétention des exemplaires pour l exercice du recours; c) du consentement du titulaire à ce qu il soit mis fin à cette rétention 49. La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis en vue de l exercice de ses recours au titre de la L.D.A 50 ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu à cette fin 51. Précisons toutefois que rien n interdit la communication de renseignements au sujet des exemplaires qui est faite de manière confidentielle en vue d un règlement à l amiable 52. Nous croyons cependant que cette obligation de confidentialité cesse dès lors qu un recours judiciaire est introduit (qui rend ces informations publiques). En revanche nous pouvons nous demander si le titulaire peut utiliser ces informations dans le cadre de recours à l étranger ou dans le cadre d enquêtes afin de débusquer d autres contrefacteurs au Canada ou à l étranger. On peut toutefois penser, qu en l absence d un recours qui rendrait cette information publique, le titulaire ne pourrait utiliser ces informations à ces fins. Ainsi, le titulaire d un droit pourrait avoir intérêt à prendre un recours contre un importateur uniquement pour pouvoir utiliser certaines informations dans le cadre d un autre recours. Le titulaire du droit d auteur qui a reçu des échantillons ou des renseignements et qui exerce un recours en vertu de l article 44.04(3) L.D.A., est tenu de payer aux douanes certains frais (tel que les frais d entreposage, de manutention et, le cas échéant, de destruction des produits retenus) 53. La période de cette obligation commence le jour suivant celui où, des échantillons ou renseignements lui sont envoyés ou sont mis à sa disposition pour la première fois et se termine le jour où l une où l autre des conditions suivantes est remplie : a) les exemplaires ne sont plus retenus dans le cadre de l application de l article ou, si le paragraphe (3) s applique, pour l exercice du recours visé à ce paragraphe; (sauf exception d application 54 ) b) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite portant que l importation ou l exportation des exemplaires n est pas contraire, relativement à ses droits d auteur, à l article 44.01; c) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite l informant qu il n entreprendra pas de recours au titre de la présente loi à l égard de ces exemplaires pendant qu ils sont retenus dans le cadre de l application de l article (sauf exception d application 55 ) 56.. Ainsi, si le titulaire décide de s abstenir de prendre un recours, sur la foi des renseignements fournis, il n aura pas à payer ces frais aux douanes Ibid. 50 Art 44.04(3) L.D.A. 51 Art 44.05(2) L.D.A. 52 Art 44.05(3) L.D.A. 53 Art 44.07(1) L.D.A. 54 Art 44.07(2) L.D.A. 55 Art 44.07(3) L.D.A. 56 Supra, note

12 En somme, tel que rédigé, le Projet de loi comporte un processus entièrement judiciaire relativement à la retenue et à la destruction de marchandises saisies aux douanes. Plusieurs organismes, dont le Canadian Bar Association, ont suggéré d ajouter un processus administratif avant d entamer le processus judiciaire 58. Un processus purement judiciaire tel actuellement prévu au Projet de loi rendra vraisemblablement le processus plus long et très couteux pour le titulaire de droits. Il aurait été souhaitable d ajouter un processus administratif («processus simplifié» 59 ) ce qui aurait permis aux agents des douanes d avoir le pouvoir de saisir et de détruire, dans des cas spécifiques 60, des marchandises violant le droit d auteur. Un tel processus aurait eu le double avantage de permettre, d une part, la saisie et la destruction de marchandises illégales importées en plus petites quantités 61 et d autre part, d éviter d impliquer l appareil judiciaire avec les coûts que cela implique tant pour l État que pour le titulaire, dans les cas non contestés. e. Les pouvoirs du tribunal relativement aux exemplaires retenus par l agent des douanes Lorsque le titulaire entame un recours judiciaire 62 suite à un cas de prohibition d importation ou d exportation 63, le tribunal peut, sur demande du ministre ou d une partie : a) assortir de conditions la rétention ou l entreposage des exemplaires visés; b) ordonner qu il soit mis fin, aux conditions qu il peut préciser, à leur rétention pour l exercice du recours, si une sûreté, dont il fixe le montant, est fournie par leur propriétaire, importateur, exportateur ou consignataire 64. Lorsque le titulaire entame une telle procédure judiciaire, le tribunal peut obliger le titulaire à fournir une sûreté 65 pour couvrir les droits, les frais de manutention et d entreposage et d autres charges éventuellement applicables. Cette sûreté peut aussi comprendre les dommages que pourrait subir, du fait de la rétention par les agents des douanes, le propriétaire, l importateur, l exportateur ou le consignataire des exemplaires 66. Une demande devra être préalablement faite par le ministre ou une partie et le montant de la sûreté imposée est déterminé par le tribunal 67. De plus, le tribunal peut accorder un droit à des dommages-intérêts à l encontre du titulaire du droit d auteur, en cas de désistement ou de rejet de son recours judiciaire 68. Ces dommages-intérêts sont versés au propriétaire, à l importateur, à l exportateur ou au consignataire des exemplaires visés faisant parti du recours 69. Ils incluent les frais engagés ou les pertes ou le préjudice subis en raison de la rétention des exemplaires par les agents des douanes 70. Enfin, les dommages-intérêts qui ont été accordé, en vertu de la loi, au titulaire du droit d auteur qui a entrepris le recours 57 Art 44.07(5) L.D.A. 58 Bill C-8, «Combating Counterfeit Products Act», Canadian Bar Association, December Ibid. 60 En l absence de contestation par l importateur dans un délai fixé par exemple. 61 Il est fort probable que vu les coûts certains titulaires décideront de ne pas agir dans le cas de petite quantité de marchandises. 62 Art 44.04(3) L.D.A 63 Art 44.01(1) L.D.A. 64 Art (1) L.D.A. 65 Art (5) L.D.A. 66 Ibid. 67 Supra, note Art 44.1 (1) et (3) L.D.A. 69 Art 44.1 (1) L.D.A. 70 Ibid. 11

13 judiciaire, comprennent notamment les frais d entreposage, de manutention et le cas échéant, de destruction qu il a engagé en raison de la rétention des exemplaires 71. Notons également que selon cet article l importateur pourrait demander au tribunal de mettre fin à la rétention à certaines conditions et moyennant une caution. On pourrait imaginer le cas de la rétention d un bien d une grande valeur par exemple de la machinerie industrielle, parce qu un logo protégé par le droit d auteur y est apposé. Dans ce cas l importateur pourrait demander au tribunal de mettre fin à la rétention moyennant le dépôt d une caution et l émission d une ordonnance enjoignant à l importateur de retirer le logo sur la machinerie. f. Cas d immunité de la Couronne et des agents des douanes Le Projet de loi accorde désormais l immunité aux agents des douanes suite à l application ou au contrôle d application de la loi dans certaines circonstances 72. En effet, un agent des douanes ne peut être tenu responsable des dommages ou des pertes lorsque, selon le cas, ces préjudices découlent : a) de la rétention d exemplaires d une œuvre ou de tout autre objet du droit d auteur, sauf si elle est contraire au paragraphe 44.04(2); b) de l omission de retenir des exemplaires; c) du dédouanement ou de la fin de la rétention d exemplaires, sauf si l un ou l autre est contraire au paragraphe 44.04(3) [nos soulignés] 73. Ainsi, nous pourrions prétendre que si un agent des douanes dépasse le délai de rétention de 5 ou 10 jours selon le cas, cette immunité ne peut s appliquer 74 En revanche l article (4) de la L.D.A. stipule que les douanes peuvent continuer à retenir un exemplaire en vertu de la Loi sur les douanes dans un but étranger au recours. Nous croyons cependant que si une demande en justice a été entreprise par le titulaire selon la loi 75 et que l agent des douanes, qui a l obligation de retenir les exemplaires en cause, les libère avant que le tribunal ne se prononce sur la question, son immunité n est pas applicable et il peut être tenu responsable de tout dommage ou préjudice subi par le titulaire 76. Nous verrons que dans certains cas d exceptions, le législateur a décidé de ne pas appliquer les interdictions d importation ou d exportation conformément à la loi 77. g. Exceptions i. Les biens personnels des voyageurs La nouvelle interdiction d importation ou d exportation ne s applique pas aux exemplaires qu une personne physique a en sa possession ou dans ses bagages si les 71 Art 44.1 (2), 34(1) et (3) L.D.A. 72 Art 44.08, à L.D.A. et L.D.A. 73 Art L.D.A. 74 Art 44.08a) et 44.04(2) L.D.A. 75 Art 44.04(3) et 44.01(1) L.D.A. 76 Art 44.08c) L.D.A. 77 Art 44.01(2) L.D.A. 12

14 circonstances, notamment le nombre des exemplaires, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu à son usage personnel 78. Ainsi contrairement à d autres pays comme la France, les canadiens pourront sans crainte prendre l avion et rentrer au Canada avec leurs faux articles de mode ii. Les biens en transit L interdiction ne s applique pas non plus aux exemplaires qui, pendant leur expédition à partir d un endroit à l étranger vers un autre, sont en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance 79. III. Loi sur les marques de commerce A. Actuelles dispositions législatives de la lutte anti-contrefaçon au Canada a. Présomption de violation (20 (1) L.M.C.) La Loi sur les marques de commerce (ci-après «L.M.C.») contient une présomption à l effet que le droit du propriétaire d une marque de commerce déposée est violé lorsqu une personne non admise à l employer selon la loi, vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion avec une marque déposée 80. b. Rétention provisoire de marchandises faisant l objet de contraventions (53 (1) L.M.C.) Nous savons que la L.M.C. permet tribunal de rendre une ordonnance de rétention provisoire des marchandises en attendant un prononcé final sur la légalité de leur importation ou distribution 81. Cette ordonnance peut être demandée par toute personne intéressée 82. L action visant à se prononcer sur la légalité de telle importation se fera dans un délai prescrit par l ordonnance à être rendue. Le tribunal peut rendre une telle ordonnance lorsqu il est convaincu qu une marque de commerce déposée ou un nom commercial a été appliqué à des marchandises importées au Canada ou qui sont sur le point d être distribuées au Canada de telle façon que cette distribution serait contraire à la L.M.C 83. La L.M.C prévoit également que le tribunal peut exiger de tout demandeur une caution avant l octroi d une ordonnance de saisie 84. Le tribunal peut exiger qu une telle caution soit fournie afin de répondre à tous dommages que le propriétaire, l importateur ou le consignataire des marchandises pourrait subir en raison de l octroi d une telle ordonnance 85. Cette caution couvre également tout montant susceptible de devenir imputable aux marchandises pendant qu elles demeurent sous rétention conformément à l ordonnance rendue 78 Art 44.01(2)a) L.D.A. 79 Art 44.01(2)b) L.D.A. 80 Art 20(1) L.M.C.. 81 Art 53 (1) L.M.C.. 82 Ibid. 83 Supra, note Art 53(2) L.M.C.. 85 Ibid. 13

15 par le tribunal 86. La demande faite pour une ordonnance de rétention provisoire peut être faite dans une action ou autrement, et soit sur avis, soit ex parte 87. Le recours prévu pour la rétention provisoire de marchandises faisant l objet d une contravention à la loi peut viser toute personne et non pas uniquement le ministre (ou plus précisément les douanes), comme par exemple le transporteur des marchandises importées au Canada 88. Par contre, le législateur précise que l on ne peut intenter une action pour obtenir une rétention provisoire par le ministre 89 s il est possible de prendre un recours en vertu de 53.1 L.M.C 90. c. Ordonnance visant le ministre (53.1 L.M.C.) Cet article permet au tribunal de rendre une ordonnance visant le ministre lorsqu il est convaincu que des marchandises auxquelles a été appliquée une marque de commerce sont sur le point d être importée au Canada ou ont été importé au Canada sans être dédouanées et que la distribution de telle marchandise serait contraire à la L.M.C 91. Le propriétaire d une marque de commerce doit faire une demande au tribunal pour obtenir une telle ordonnance et le tribunal peut dès lors : a) ordonner au ministre de prendre, sur la foi de renseignements que celui-ci a valablement exigés du demandeur, toutes mesures raisonnables pour détenir les marchandises; b) ordonner au ministre d aviser sans délai le demandeur et le propriétaire ou l importateur des marchandises de leur détention en mentionnant ses motifs; c) prévoir, dans l ordonnance, toute autre mesure qu il juge indiquée. [Nos soulignés] 92. La demande du propriétaire de la marque de commerce peut être faite dans une action ou toute autre procédure, sur avis adressé au ministre et, pour toute autre personne, soit sur avis, soit ex parte 93. En pratique, les dispositions de la L.M.C. pour obtenir la rétention de marchandises aux douanes sont largement inefficaces puisque le titulaire doit fournir aux douanes, une série d informations permettant l identification de chaque cas d importation illégale (par exemple : la date, l heure, le nom de l importateur, le numéro de train/bateau/avion, le lieu de l importation, le numéro du conteneur, etc.). Or, à moins d avoir accès à des ressources illimitées d enquête, il est extrêmement rare de connaître à l avance et en temps opportun ce genre d informations. Pourtant, en pratique, bien que les agents des douanes ont régulièrement eu connaissance de cas d importations douteuses, ils ont généralement refusé de transmettre ces informations aux titulaires de droits faute de disposition habilitante. Il pouvait parfois arriver qu un titulaire de droit reçoive un appel de la GRC relativement à l importation de marchandises contrefaites. Mais dans de tels cas, des enquêtes criminelles devaient être enclenchées et celles-ci n aboutissaient souvent pas, faute de ressources. Afin d atténuer les pressions internationale, le Canada a également décidé de modifier la L.M.C. Nous verrons que le Projet de loi prévoit, comme pour la L.D.A., des pouvoirs de contrôle de la contrefaçon aux douanes et certains échanges d informations avec le propriétaire de la marque de commerce déposée. 86 Supra, note Art 53(5) L.M.C. 88 Art 53(1) L.M.C. ne fait pas la mention que l ordonnance vise uniquement le ministre. 89 Supra, note Art 53(6) L.M.C. 91 Art 53.1 L.M.C. 92 Ibid. 93 Art 53.1 (1) et 53.1(2) L.M.C. 14

16 B. Lutte Anti-contrefaçon : Les mesures apportées à la L.M.C. par le Projet de loi a. Présomption de violation du droit du propriétaire d une marque de commerce Comme mentionné précédemment, une présomption de violation du droit d un propriétaire d une marque de commerce déposée (donc inscrite au registre) existe déjà à l article 20 (1) de la L.M.C. lorsque la personne non admise à l employer selon la loi, vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce créant de la confusion 94. Le Projet de loi modifie l article 20 (1) L.M.C. en ajoutant d autres situations où la présomption pourrait s appliquait. Cet article se lirait désormais de la manière suivante : Le droit du propriétaire d une marque de commerce déposée à l emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne qui est non admise à l employer selon la présente loi et qui: a) soit vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion; b) soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d exporter des produits, en vue de leur vente ou de leur distribution et en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion; c) soit vend, offre en vente ou distribue des étiquettes ou des emballages, quelle qu en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial alors que : i. d une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux du propriétaire de la marque de commerce déposée, ii. d autre part, la vente, la distribution ou l annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages constituerait une vente, une distribution ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion; d) soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d exporter des étiquettes ou des emballages, quelle qu en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial, en vue de leur vente ou de leur distribution ou en vue de la vente, de la distribution ou de l annonce de produits ou services en liaison avec ceux-ci, alors que : i. d une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux du propriétaire de la marque de commerce déposée, ii. d autre part, la vente, la distribution ou l annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages constituerait une vente, une distribution ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion [nos soulignés] 95. Ainsi, en vertu du Projet de loi le simple fait de fabriquer, d exporter ou d importer un bien contrefacteur en vue de sa vente ou de sa distribution serait désormais illégal. Il s agit d un changement majeur à la L.M.C. À titre d exemple, il n est pas rare qu une même marque de commerce soit détenue par plusieurs sociétés concurrentes un peu partout dans le monde, comme c est le cas pour la marque Marlboro (qui appartient à Imperial tobacco au Canada mais à Philip Morris ailleurs dans le monde) ou pour la marque Budweiser. Selon le Projet de loi, la société qui 94 Supra, note Art 20(1) L.M.C. (modification apporté par le Projet de loi). 15

17 détient une marque déposée au Canada pourra empêcher son concurrent de fabriquer ou faire fabriquer le bien au Canada même si ce bien est destiné à un marché dans lequel c est le concurrent qui détient les droits sur la marque. b. Interdiction d importation et d exportation Le Projet de loi ajoute l interdiction d importation et d exportation de produit qui porte, sans le consentement du propriétaire d une marque de commerce déposée (inscrite au registre 96 ), une marque de commerce qui est identique ou impossible à distinguer d une marque de commerce déposée dans ses aspects essentiels 97. La même règle s applique dans le cas des étiquettes et des emballages sur un tel produit 98. Le législateur a fait certains choix quant à l application du Projet de loi : les marques de Common Law (non enregistrées) ne sont pas couvertes par l interdiction, et en conséquence, les recours dont nous traiterons ci-dessous ne s y appliquent pas. Ensuite, le législateur impose que la marque de commerce soit identique ou impossible à distinguer de la marque de commerce déposée 99. Le test est donc plus élevé que le simple test de confusion applicable à la présomption de violation 100. Soulignons toutefois que la simple contravention à l article (1) L.M.C. (l interdiction d importation ou d exportation) ne donne pas la possibilité d un recours en dommages formé sous l article 53.2 L.M.C (pouvoir du tribunal d accorder une réparation) 101. Afin de comprendre la logique et la portée de cette exception, il faut savoir que l article 20 (1) de la L.M.C. (qui, lui, donne ouverture à un recours en dommage) interdit à une personne d importer et d exporter des contrefaçons en vue de leur vente ou de leur distribution. Ainsi, une personne qui importe ou exporte une contrefaçon pour un but autre que la vente (par exemple, dans le cas de médicaments pour faire des tests cliniques) ne saura être passible d une condamnation en dommages intérêts. En revanche, le bien demeure interdit d importation ou d exportation. Nous allons aborder dans la prochaine sous-section le principe de la demande d aide que peut présenter le propriétaire d une marque de commerce déposée et ses avantages. c. Mécanisme de la demande d aide par le propriétaire d une marque de commerce Le Projet de loi introduit, comme pour le droit d auteur, un mécanisme de demande d aide 102. En effet, le propriétaire d une marque de commerce déposée peut présenter une demande d aide en vue de faciliter l exercice de ses recours judiciaires à l égard des produits importés ou exportés en contravention de l article L.M.C 103. Cette demande donnera la possibilité au service des douanes de fournir certains renseignements au titulaire de la marque déposée. L objectif est donc de permettre aux autorités douanières de fournir certains renseignements au titulaire pour que celui-ci puisse prendre les recours appropriés. 96 Art 2 L.M.C.. 97 Art 51.03(1) L.M.C.. 98 Ibid. 99 Supra, note Supra, note Art (3) L.M.C. 102 Art (1) L.M.C. 103 Ibid. 16

18 Comme dans le cas de la L.D.A., un agent des douanes peut fournir au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause 104 des échantillons des produits et tout renseignement à leur sujet 105 même en l absence d une demande d aide. Dans ce dernier cas cependant, les autorités douanières ne peuvent donner des informations qui pourraient identifier l importateur, l exportateur ou le propriétaire des biens 106. Nos commentaires formulés dans la section relative à la L.D.A. sur les limitations pratiques de recours directement par les douanes en l absence de demandes d aide s appliquent également dans le cas de la L.M.C. (voir p. 7 paragraphe b du présent article). Ainsi, le propriétaire de marques de commerce déposées aura intérêt à faire une demande d aide afin obtenir des autorités douanières des renseignements très utiles (ex : nom de l importateur, exportateur etc ) qui lui permettrons d engager les procédures judiciaires appropriées contre la personne qui viole ses droits 107. Cette demande est présentée au ministre qui précise les modalités applicables à celle-ci 108. Elle précise les nom et adresse au Canada du propriétaire de la marque de commerce, ainsi que tout autre renseignement exigé par le ministre 109. Ces renseignements peuvent notamment avoir trait à la marque de commerce et aux produits à l égard desquels cette demande a été déposée 110. La validité d une demande d aide est de deux ans à compter du jour de son acceptation par le ministre et ce dernier peut prolonger de deux ans cette période de validité, sur demande du propriétaire de la marque de commerce 111. Avant d accepter la demande d aide ou la prolongation de la période de validité, le ministre peut, comme dans le cas de la L.D.A., exiger une sureté du propriétaire de la marque de commerce, afin de garantir l exécution de ses obligations 112. Finalement, le propriétaire de la marque de commerce doit informer les Douanes, par écrit, et dans les plus brefs délais, de tout changement se rapportant : a) à la validité de la marque de commerce déposée qui fait l objet de la demande d aide; b) à la propriété de cette marque de commerce; c) aux produits à l égard desquels celle-ci a été déposée 113. Les avocats qui pratiquent en matière de fusion et acquisition d entreprises devront donc s assurer que les avis de changements nécessaires sont effectués dans les cas de vente d actifs (incluant des marques de commerce) afin d éviter toute responsabilité à leurs clients et surtout pour que les marchandises légitimes continuent à passer les frontières sans problème. Le Projet de loi prévoit également la possibilité pour les autorités douanières de prendre certaines mesures quant aux produits retenus suite à une situation contrevenant à la loi, tel que discuté ci-dessous. 104 Art L.M.C. «marque de commerce déposée en cause» est une marque de commerce déposée à l égard de produits, qui est identique à la marque de commerce apposée sur de tels produits retenus par l agent des douanes, ou sur l étiquette ou l emballage de ceux-ci, ou qui est impossible à distinguer d une telle marque dans ses aspects essentiels. 105 Art L.M.C Art infine L.M.C Art 51.06(1) L.M.C Supra, note Art (2) L.M.C. 110 Ibid. 111 Art (3) L.M.C. 112 Art (4) et L.M.C. 113 Art (5) L.M.C. 17

19 d. Rétention de marchandises par un agent des douanes suite à une demande d aide et mesures applicables Comme pour la L.D.A., le Projet de loi a également mis en place des mesures relatives aux produits retenus et accorde un nouveau pouvoir de rétention aux agents des douanes en matière de marques de commerce. En effet, les douaniers peuvent, dans le cas d une interdiction d importation ou d exportation, retenir les produits pendant une durée maximum de dix jours ouvrables après la date où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause 114 ou mis à sa disposition 115. Dans le cas d un produit périssable, le délai maximum de rétention par l agent des douanes est de cinq jours suivant la date mentionnée précédemment 116. De la même manière, sur demande du propriétaire de la marque de commerce, la période de rétention pour les produits non-périssables peut, compte tenu des circonstances, être prolongée pour une seule période d un maximum de dix jours ouvrables, si cette demande est présentée avant la fin de la rétention des produits 117. Si, avant la fin de la période de rétention, le propriétaire de la marque de commerce déposée en cause entreprend un recours judiciaire, il doit communiquer au ministre une copie de l acte introductif d instance déposé devant un tribunal pour que les autorités douanières puissent continuer d exercer sans interruption leur rétention 118. Le recours formé selon la L.M.C vise les produits détenus par l agent des douanes et celui-ci devra les retenir jusqu à ce que le ministre soit informé par écrit, selon le cas : a) du prononcé de la décision finale sur le recours, du règlement ou de l abandon de celui-ci; b) de la décision d un tribunal ordonnant la fin de la rétention des produits pour l exercice du recours; c) du consentement du propriétaire de la marque à ce qu il soit mis fin à cette rétention 119. La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis en vue de l exercice de ses recours au titre de la L.M.C 120 ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu à cette fin 121. Précisons toutefois que rien n interdit la communication de renseignements au sujet des produits qui est faite de manière confidentielle en vue d un règlement à l amiable 122. Nous vous prions de vous référer à la Page 10 paragraphes d pour nos commentaires relatifs à des dispositions similaires dans la L.D.A. et qui s appliquent aussi aux dispositions de la L.M.C. Comme dans les cas de la L.D.A., le propriétaire de la marque de commerce déposée en cause 123 qui a reçu des échantillons ou des renseignements en vue de l exercice de son recours (et qui a intenté un recours), est tenu de payer aux douanes certains frais, tels que les frais d entreposage, de manutention et, le cas échéant, de destruction des produits retenus 124. La période 114 Supra, note Art (2) et (1) L.M.C Art (2) L.M.C Ibid, infine. 118 Art 51.06(3) L.M.C Art (3) L.M.C. 120 Supra, note Art 51.07(2) L.M.C Art 51.07(3) L.M.C Supra, note Art (1) L.M.C.. 18

20 de cette obligation commence le jour suivant celui où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements lui sont envoyés ou sont mis à sa disposition et se termine dès le jour ou l une ou l autre des conditions suivantes est remplie : a) les produits ne sont plus retenus dans le cadre de l application de l article ou, si le paragraphe (3) s applique, pour l exercice du recours visé à ce paragraphe; (sauf exception d application 125 ) b) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite portant que l importation ou l exportation des produits n est pas contraire, relativement à sa marque de commerce déposée en cause, à l article 51.03; c) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite l informant qu il n entreprendra pas de recours au titre de la présente loi à l égard de ces produits pendant qu ils sont retenus dans le cadre de l application de l article (sauf exception d application 126 ) 127. Il aurait été souhaitable que le législateur introduise un processus purement administratif qui aurait permis au service des douanes de saisir et détruire des biens violant les droits du titulaire d une marque de commerce déposé et en l absence de contestation. Voir nos commentaires à la page 10 paragraphes d relativement à la L.D.A. e. Les pouvoirs du tribunal relativement aux produits retenus par l agent des douanes Lorsque le propriétaire de la marque de commerce déposée communique, selon l article (3) L.M.C., une copie d un acte introductif d instance, le tribunal peut, selon l article (1) L.M.C., à la demande du ministre ou d une partie : a) assortir de conditions la rétention ou l entreposage des produits visés; b) ordonner qu il soit mis fin, aux conditions qu il peut préciser, à leur rétention pour l exercice du recours, si une sûreté, dont il fixe le montant, est fournie par leur propriétaire, importateur, exportateur ou consignataire. Précisons toutefois que malgré une ordonnance rendue en vertu de l article (1) b) L.M.C., rien n empêche l agent des douanes de continuer à retenir les marchandises en vertu de la Loi sur les Douanes dans un autre but 128. De plus, sur demande des douanes ou de l importateur, le tribunal peut obliger le propriétaire de la marque de commerce déposée à fournir une sureté, d un montant fixé par le tribunal, en vue de couvrir les droits, et les frais de manutention et d entreposage et d autres charges éventuellement applicables ainsi que tout dommage que pourrait subir le propriétaire, l importateur, l exportateur ou le consignataire des produits suite à la rétention 129. Le tribunal peut également, en cas de désistement ou de rejet du recours, condamner le titulaire de la marque à payer des dommages-intérêts au propriétaire, à l importateur, à l exportateur ou au consignataire des produits s il est une partie au recours 130. Ces frais comprennent ceux engagés par ces personnes ou pour les pertes ou le préjudice subis en raison de la rétention des produits. 125 Art 51.09(2) L.M.C Art 51.09(3) L.M.C Supra note Art (4) L.M.C Art (5) L.M.C Art L.M.C.. 19