Note sur la propriété intellectuelle des RTRA

R é p u b l i q u e f r a n ç a i s e Ministère de l Education nationale, de l Enseignement supérieur et de la Recherche Direction générale de la Recherche et de l Innovation Réf :MH/NM Michèle HANNOYER Conseiller juridique Paris le 28 décembre 2006 Note sur la propriété intellectuelle des RTRA Le régime de la propriété intellectuelle applicable aux résultats des recherches menées au sein des unités impliquées dans les RTRA avec un financement de ceux-ci pourra être décrit dans ses principes dans le règlement intérieur des fondations de coopération scientifique et sera précisé dans les conventions pluriannuelles passées entre ces fondations et les établissements publics fondateurs. Il convient d évoquer deux questions: - les résultats obtenus notamment au sein des unités de recherche et écoles doctorales associées grâce à des financements de la fondation; - les résultats obtenus par les salariés de la fondation qui sont susceptibles de faire l objet d une protection par un titre de propriété industrielle ainsi que les droits sur les logiciels. En effet, le Code de la propriété intellectuelle prévoit que les inventions faites par un salarié [ ] appartiennent à l employeur. La règle est identique pour les logiciels La présente note a pour objet d apporter quelques éléments sur ces questions pour aider à rédiger ces documents. 1- Les inconvénients de la détention d un portefeuille de propriété intellectuelle par les fondations de coopération scientifique

Outre le fait que la fondation ferait concurrence aux SAIC, aux filiales de valorisation ou aux dispositifs mutualisés de valorisation mis en place par les établissements fondateurs sans pouvoir a priori justifier d une compétence supérieure, la détention par les FCS d un portefeuille de propriété intellectuelle présente un certain nombre d inconvénients : le principal inconvénient : l impossibilité d attribuer le portefeuille aux fondateurs en cas de dissolution En cas de dissolution, les biens de la fondation ne sont pas automatiquement dévolus à un ou plusieurs établissements publics ou reconnus d utilité publique non fondateurs. L article 15 des statuts-types des fondations de coopération scientifique n interdit pas que l actif de la fondation soit dévolu à un établissement public fondateur. Mais il est possible que le liquidateur prenne en compte le principe de désintéressement qui s applique aux fondations et interdit tout retour au fondateur, à la différence des règles applicables aux sociétés par exemple. En application de ce principe, à la dissolution le portefeuille de propriété intellectuelle est dévolu à un tiers, sans possibilité pour les fondateurs de se le voir attribuer. Le morcellement de la propriété Le morcellement de la propriété sur les brevets et les logiciels entre les établissements fondateurs et la fondation serait un frein à leur valorisation, les multipropriétés étant toujours difficiles à établir et à gérer. La complexité des relations entre la fondation et une entreprise fondatrice si celle-ci souhaite signer un contrat de concession de licence avec la fondation (cf point 4 ci-dessous)cette complexité n existe pas si la fondation a abandonné la propriété du brevet aux établissements publics dont relève l équipe associée car le contrat de concession de licence est signé avec les établissements publics et non avec la fondation. 2- L absence de revendication sur la PI est compatible avec une activité de valorisation de la fondation Sans être titulaire de titre de protection, la fondation pourrait assurer une activité de valorisation. Ces activités ne pourraient toutefois être mises en oeuvre qu avec l accord des fondateurs en raison de la concurrence qui serait faite dans ce cas par la fondation aux SAIC et filiales de valorisation des établissements fondateurs ainsi qu aux dispositifs mutualisés de valorisation. La fondation pourrait, sous réserve de cette non concurrence par exemple : - -jouer un rôle en matière de propriété intellectuelle sans revendiquer cette propriété -assurer la gestion de certains contrats pour le compte des partenaires du contrat, et en particulier de contrats européens. 1, rue Descartes 75005 PARIS 2

Dans ces hypothèses, la fondation pourrait apporter un avantage de lisibilité et de coordination, et la souplesse de gestion du droit privé. Il convient cependant de rappeler à cet égard que les fondations de coopération scientifique,qui sont financées en majorité sur fonds publics, sont soumises de ce fait à une directive du parlement européen et du conseil du 31 mars 2004 relative aux principes communautaires de liberté d accès à la commande publique, d égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. En outre la fondation pourrait tirer certaines ressources propres de ces activités. Compte tenu de ces éléments, il n est pas préconisé que les FCS détiennent un portefeuille de PI. 3- Les règles à mettre en œuvre dans les conventions pluriannuelles s agissant des travaux réalisés par les unités des établissements fondateurs et financés par la fondation Concernant les travaux réalisés par les unités des établissements fondateurs et financés par la fondation, ces établissements doivent être titulaires des titres de propriété intellectuelle correspondants dans des conditions qu ils sont libres de définir entre eux et avec leurs contractants. Les accords cadres existants entre les fondateurs, les contrats quadriennaux, voire les conventions d UMR pourront donc, le cas échéant, s appliquer aux résultats de ces travaux. Il s agit là d un modèle habituellement appliqué pour les programmes institutionnels financés par des agences de programme (type ANR, GIP INCA ). S agissant des résultats obtenus par les salariés de la fondation Concernant les résultats obtenus par les salariés de la fondation et susceptibles de faire l objet d une protection par un titre de propriété intellectuelle, la fondation doit céder, dans des conditions à définir, les droits qu elle détient sur ces résultats, aux établissements dont relèvent les unités de recherche où ces salariés sont accueillis.(cf point suivant) Autres questions incidentes à traiter - Le régime de la rémunération complémentaire des inventeurs salariés de la fondation. Le code de la propriété intellectuelle 1 prévoit que les salariés inventeurs bénéficient d une rémunération complémentaire dans des conditions déterminées dans les conventions collectives, accord d entreprises ou contrat de travail individuel. 1 Article L611-7 1 du CPI 1, rue Descartes 75005 PARIS 3

La fondation devra adopter un régime de rémunération complémentaire. Différents modèles existent : - rémunération forfaitaire - rémunération proportionnelle aux produits tirés de l exploitation comme pour les fonctionnaires ou agents publics - ou combinaison des deux comme au CEA. - Les conditions de cession aux établissements, des droits sur les inventions des salariés de la fondation. Une cession à titre gratuit pourrait être envisagée, la PI éventuellement créée par les salariés de la fondation étant elle-même dérivée de la PI et du savoir-faire des établissements publics fondateurs. Néanmoins, une cession à titre onéreux devrait être privilégiée notamment dans le cas d une exploitation de l invention générant des redevances ;elle se traduirait par exemple par le reversement d un pourcentage, à déterminer, des revenus issus de la PI à la fondation, dont l action fédératrice serait ainsi reconnue et pérennisée. En cas de dissolution de la fondation, les établissements fondateurs deviendraient seuls bénéficiaires de ces revenus. Lorsque des salariés de la fondation ont participé aux travaux scientifiques préalables au dépôt de brevet, par exemple, ce reversement est d autant plus justifié qu il devrait permettre à cette dernière de rémunérer ses salariés en qualité d inventeurs, en application des règles dont s est dotée la fondation. -La copropriété de la PI entre établissements fondateurs Comme indiqué au pont 1 ci-dessus, il est vivement recommandé d éviter les copropriétés entre établissements publics fondateurs, peu aisées à valoriser. - Les modalités d information de la fondation des résultats obtenus et les règles de publication Il est bien évidemment tout à fait légitime que la fondation soit informée des résultats obtenus avec son soutien, ainsi que des modalités de protection, de valorisation et d exploitation retenues par les copropriétaires. En outre, la fondation doit être informée des publications réalisées dans le cadre de projets qu elle finance et le soutien apporté par la fondation mentionné sur les publications. 4 Les relations de la fondation avec ses fondateurs / donateurs privés 1, rue Descartes 75005 PARIS 4

En application du principe d absence de contrepartie et du respect des règles de concurrence, les entreprises fondatrices ou donatrices ne doivent tirer aucun avantage particulier du fait de leur participation à la fondation. Ces entreprises ne peuvent bénéficier d aucun droit de PI en contrepartie de leurs dons ni d aucune priorité sur l exploitation des résultats de la recherche qu elles financeraient Ceci pourrait remettre en cause le statut de la fondation elle-même et le caractère de libéralité des apports et donations faits à la fondation et donc les avantages fiscaux qui y sont attachés En ce qui concerne les entreprises donatrices,la question ne se pose que si ces entreprises sont membres du conseil d administration au titre du collège des partenaires du monde économique. La question est plus complexe pour les entreprises fondatrices car leur participation de droit au conseil d administration peut leur permettre d obtenir un avantage par rapport aux entreprises non fondatrices Le risque serait majeur en cas de concession de licence et c est une des raisons pour lesquelles il est préconisé que les FCS ne détiennent pas de PI Ceci n implique cependant pas que les entreprises fondatrices ne soient pas autorisées à avoir des relations contractuelles avec la fondation (relations de fournisseurs ou éventuellement de bénéficiaires de financements de la part des FCS, si leurs unités sont impliquées dans le réseau ).ou à bénéficier de la PI des travaux menés en partie dans leurs unités de recherche Il s agira cependant d être particulièrement vigilant sur le respect de critères d appels d offres objectifs et de s assurer de l absence de conflits d intérêt lors des opérations de sélection (comité ad hoc qui ne comprend pas les entreprises qui candidatent, décisions du conseil d administration en l absence de l entreprise fondatrice bénéficiaire ). 1, rue Descartes 75005 PARIS 5