Modifications proposées à la Loi sur les brevets et à la Loi sur les dessins industriels

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1 Modifications proposées à la Loi sur les brevets et à la Loi sur les dessins industriels par les articles 102 à 142 de la partie 4 du Projet de loi C-43 (Loi no 2 sur le plan d action économique de 2014) Mémoire présenté au Comité sénatorial permanent des finances nationales Le 14 novembre 2014

2 Introduction L IPIC est l association professionnelle des agents de brevets, des agents de marques de commerce et des avocats en propriété intellectuelle. Comptant plus de membres, notre association réunit des praticiens issus de cabinets d avocats et d'organismes de toutes tailles, des praticiens indépendants, des professionnels de la propriété intellectuelle œuvrant dans des services internes d entreprises et d administrations publiques ainsi que des universitaires. Les clients de nos membres comprennent presque toutes les entreprises et universités de même que les autres établissements du pays ayant un intérêt en propriété intellectuelle au Canada ou ailleurs ainsi que des entreprises étrangères titulaires de droits de propriété intellectuelle au Canada. L IPIC est ravi de d apporter sa contribution à l analyse des modifications proposées à la Loi sur les brevets et à la Loi sur les dessins industriels par les articles 102 à 142 de la partie 4 du Projet de loi C-43 (Loi no 2 sur le plan d action économique de 2014). Il est important, pour les entreprises canadiennes, les universités and autres institutions, que notre système de propriété intellectuelle (PI) reste compétitif par rapport à ceux d autres juridictions. L'intérêt du gouvernement dans la modernisation et l amélioration du cadre de la PI est donc à la fois notable et apprécié. Des recherches conduites par l Office de la propriété intellectuelle du Canada ont démontrés que la prise de conscience des PME quant à l importance de la PI est trop faible. Ces dernières manquent l occasion de tirer bénéfice de leur PI ou s exposent à d autres problèmes et coûts par leur méconnaissance de la PI possédée par les autres. De plus, la méconnaissance en matière de protection de dessins industriels est encore plus élevée que pour les brevets et pour les marques de commerce. C est pourtant une forme de PI à même de fournir une protection unique et utile. Un certain degré de sensibilisation commence tout doucement à s installer avec la couverture de certains cas de poursuites judiciaires très médiatisées impliquant des producteurs de téléphones intelligents et de tablettes. Toutefois, afin de mieux servir les innovateurs canadiens, notre Loi sur les dessins industriels aurait besoin d être modernisée. L'adhésion du Canada à l Acte de Genève (1999) de l Arrangement de La Haye concernant l enregistrement international des dessins et modèles industriels et les modifications relatives à la Loi sur les dessins industriels sont un pas dans la bonne direction et sont accueillis favorablement par l IPIC. En ce qui concerne les brevets, l'ipic a plaidé en faveur d'une solution à la perte accidentelle de droits. Des droits de brevet ont été perdus en raison de cas de force majeure comme la panne électrique de 2003 en Ontario ou parce qu'un brevet a été considéré comme abandonné suite à une erreur administrative mineure et que le propriétaire l a appris alors qu il était déjà trop tard pour remédier à la situation. L IPIC est donc heureux de constater que les modifications apportées à la Loi sur les brevets aideront à atténuer ces problèmes. Nous fournissons ci-dessous des commentaires additionnels sur ces changements 1

3 Loi sur les brevets Les articles 114 à 142 du projet de loi C-43 modifient la Loi sur les brevets pour faciliter la mise en œuvre du Traité sur les droits des brevets (TDB). Entre autres, le TDB normalise et simplifie les conditions minimales à remplir pour l obtention d une date de dépôt pour une demande de brevet, en plus de préciser les procédures permettant d'éviter la perte accidentelle de droits matériels en cas d'inobservation de conditions de forme ou de délais. En outre, si le demandeur omet de payer certains frais, il y aura dorénavant une obligation d'envoyer un avis au demandeur avant que la demande ne soit réputée abandonnée. L IPIC accueille favorablement ces améliorations au droit du brevet au Canada. Plusieurs aspects critiques de la mise en œuvre du TDB dépendent des éventuelles modifications qui seront apportées aux Règles sur les brevets. Avant la publication des amendements proposés, il sera impossible de formuler des commentaires détaillés sur les mesures adoptées par le projet de loi C-43. Par conséquent, le présent mémoire se limite à la formulation de commentaires sur les modifications globales au droit des brevets au Canada résultant du projet de loi C-43. Réintégration Un élément important du projet de loi C-43 traite de la procédure à suivre lorsqu un délai n est pas respecté dans le cadre de la poursuite d une demande de brevet ou pendant la durée de vie d un brevet, ainsi que des conséquences afférentes. Par exemple, un délai de poursuite comprend, entre autres, tout délai de réponse au rapport d un examinateur (aussi appelé «action administrative») ou de versement de tous les frais exigés. Suite à la délivrance du brevet, les délais permanents concernent en grande partie le paiement des frais annuels de maintien. Aux termes de la loi en vigueur, une demande est réputée abandonnée lorsqu un délai pour la demande en cours n est pas respecté. Le demandeur peut rétablir sa demande dans les 12 prochains mois en demandant un rétablissement, en payant des frais de 200 $ et en exécutant la mesure omise (p. ex., en répondant à une action administrative). Le droit de rétablissement du demandeur est clair et non ambigu. Le rétablissement, permis à titre de droit, requiert uniquement la demande opportune du rétablissement, le versement des frais de rétablissement et l exécution de la mesure omise. Le projet de loi C-43 modifie la procédure de rétablissement de façon très substantielle. Dans certaines circonstances, le rétablissement n est permis que suite à la détermination, par l OPIC, que l omission d exécuter la mesure par le demandeur «a été commise bien que la diligence requise en l espèce ait été exercée». La détermination de diligence requise de l OPIC est sujette à un examen ultérieur par la Cour fédérale (projet de loi C-43, article 137). 2

4 La norme de diligence requise n est pas imposée par le TDB. Elle est intrinsèquement incertaine et subjective. L évaluation de la diligence requise consommera des ressources de l OPIC. De plus, aucune finalité n existe, étant donné qu une détermination positive de diligence requise pourrait ultérieurement être renversée par la Cour fédérale. Selon l IPIC, les circonstances dans lesquelles une norme de diligence requise s applique seraient idéalement limitées le plus possible; l IPIC recommande que les Règles sur les brevets amendées devraient prévoir une possibilité acceptable de rétablissement avant toute exigence minimale en matière de respect d une norme de diligence requise. Les droits d une autre personne La Loi sur les brevets en vigueur ne prévoit aucun répit pour ceux qui se sont fiés, à leur détriment, sur l abandon de la demande, notamment en fabriquant, en employant ou en vendant l invention revendiquée au cours de la période d abandon en croyant qu aucun brevet ne serait délivré. Ces «droits d une autre personne» ne sont pas requis, car les conditions actuelles pour le rétablissement sont claires et non ambiguës, tel que précisé plus haut dans le texte. Même si le TDB n impose aucun droit d une autre personne, le projet de loi C-43 l introduit pour la première fois dans le droit des brevets au Canada. Il s agit d une importante modification pour la portée de la protection prévue par un brevet canadien. L IPIC considère que les droits d une autre personne sont intrinsèquement incertains pour toutes les parties concernées. Par exemple, ils sont mentionnés dans le projet de loi C-43 en rapport avec les actes de violation commis «de bonne foi» ou s il y a eu «des préparatifs effectifs et sérieux en vue de commettre [ce type] d acte» (article 136 du projet de loi C-43). Cette terminologie devra faire l objet d une interprétation juridique et les circonstances dépendront en grande partie des faits. De plus, les conséquences peuvent durer longtemps, bien au-delà de la période au cours de laquelle la demande de brevet a été abandonnée. Par exemple, le droit de continuer autrement l activité de violation est élargi aux acheteurs subséquents d une entreprise. L IPIC ne comprend pas la nécessité d introduire, par le biais du projet de loi C-43, les droits d une autre personne dans le droit des brevets au Canada. Il est vrai que les conditions d un rétablissement deviennent moins absolues, exigeant dans certaines circonstances la conformité à une norme de diligence requise, tel que précisé plus haut dans le texte. En outre, dans certaines situations, la perte provisionnelle des droits est déclenchée uniquement par un avis, ce qui constitue une importante modification par rapport aux dispositions de la loi en vigueur, en vertu de laquelle une demande peut être abandonnée sans avis préalable de l OPIC relativement à un délai non respecté. 3

5 L IPIC ne s objecte pas en principe aux droits d une autre personne, pourvu que des possibilités raisonnables soient prévues pour rétablir en bonne et due forme une demande ou un brevet avant que survienne la possibilité de droits d une autre personne. Cela comprendrait une période suffisante pour prendre les mesures nécessaires suite à un avis de délai non respecté, en plus d une possibilité absolue de droit de rétablissement, sans être tenu de démontrer que le nonrespect du délai était accidentel ou malgré l exercice d une diligence requise. Par exemple, sauf si un répit est prévu aux termes des modifications prévues aux Règles sur les brevets, il semble que, selon le projet de loi C-43, les droits d une autre personne pourraient survenir immédiatement après toute omission de répondre au rapport d un examinateur, en plus du fait que le rétablissement nécessiterait l établissement d une diligence requise. Selon les normes en vigueur, cette mesure de rétablissement serait draconienne, empirée uniquement par la complication d éventuels droits d une autre personne. L IPIC espère que les Règles des brevets amendées préciseront clairement les conditions minimales de rétablissement et les circonstances de possibilité de droits d une autre personne. Autrement dit, l IPIC est d avis que les droits d une autre personne ne devraient pas survenir s ils n existent pas dans la loi en vigueur (p. ex., la période actuelle de 12 mois pour rétablir en bonne et due forme une demande abandonnée ou au cours du délai de grâce de 12 mois pour le paiement des frais de maintien pour un brevet). Agir autrement équivaut à diminuer la portée existante de la protection prévue par un brevet canadien. 4

6 Loi sur les dessins industriels L IPIC est encouragé par l intérêt du gouvernement envers la modernisation et l amélioration du régime de la PI, tel que démontré dans les révisions proposées pour la Loi sur les dessins industriels qui sont présentées dans les articles 102 à 112 du projet de loi C-43. Plus particulièrement, l IPIC accueille favorablement les mesures prises par le gouvernement pour adhérer à l Acte de Genève (1999) de l Arrangement de La Haye concernant l enregistrement international des dessins et modèles industriels et pour moderniser le libellé de la Loi sur les dessins industriels. Les deux problèmes suivants devraient être pris en compte dans le contexte du projet de loi : la perte possible des droits de priorité en rapport avec les demandes canadiennes de brevet pour des dessins semblables ou liés qui sont présentés en succession rapide et l omission possible de pays/d états avec lesquels les Canadiens jouissent d un droit de priorité. À titre de contexte, le Canada est membre de la Convention de l Union de Paris (1883). La Convention prévoit un droit de priorité pour la première demande pour un dessin industriel déposée dans tout pays membre. Par conséquent, un demandeur peut, dans les six mois suivant le dépôt de la première demande, tenter d obtenir une protection dans tout autre pays membre et revendiquer une priorité pour la première demande présentée. Toute demande subséquente du genre sera considérée comme ayant été déposée le même jour que la première demande. Autrement dit, toute demande subséquente aura priorité (d où l expression «droit de priorité») sur toute autre demande de brevet pour le même dessin industriel qui serait déposée par d autres personnes au cours de cette période de six mois. De plus, ces demandes subséquentes, selon la première demande, ne seront pas influencées par tout événement dans l intervalle, par exemple une publication du dessin. Un des plus importants avantages pratiques de cette disposition est la suivante : le demandeur qui recherche une protection dans plusieurs pays jouit d une période de six mois pour décider dans quels pays il souhaite obtenir une protection et pour prendre les mesures nécessaires pour garantir cette protection. Perte des droits de priorité L article 105 du projet de loi remplace l article 8 (abrogé) de la Loi sur les dessins industriels par un nouvel article qui comprend l alinéa 8.2(1)c) qui précise ce qui suit : «Le dessin visé par une demande d enregistrement [la demande à l étape d examen] est nouveau si le même dessin,... (c) sous réserve des règlements, n a pas été divulgué dans une demande d enregistrement d un dessin dont la date de priorité est antérieure [la demande antérieure] à cette date de priorité, déposée au Canada [de la demande faisant l objet d un examen]». 5

7 Prenons l exemple d un requérant avec deux applications, la première pour la forme générale d un nouveau produit, par exemple un téléphone intelligent, où les dessins comprennent le corps du téléphone intelligent, ainsi que le clavier et l écran d affichage, et la deuxième demande juste pour le clavier du téléphone intelligent. Il n y a pas un problème, si la date de priorité est la même pour les deux demandes. Cependant, si la date de priorité pour la première demande illustrant la forme générale n est même qu une journée avant, la première demande détruira alors le caractère nouveau de la deuxième demande. Le dessin pour le clavier seulement ne peut pas être enregistré. Le Bureau des dessins industriels du Canada a habituellement associé les demandes de dessins connexes, par exemple les demandes concernant les téléphones intelligents et leurs claviers, pour faire en sorte que les deux dessins soient enregistrés le même jour. Cette pratique a effectivement empêché que la demande antérieure détruise le caractère nouveau de la demande ultérieure (aussi appelé «auto-collision»). L Office agit ainsi à titre de courtoisie. L alinéa proposé 8.2(1)c) ne permet pas à l Office d adopter ce genre de pratique. Une solution possible serait de préciser que l alinéa 8.2(1)c) s applique uniquement pour les demandes de dessin déposées par différents demandeurs. Autrement, nous remarquons que l alinéa 8.2(1)c) précise qu il est applicable «sous réserve du règlement». Nous n avons pas étudié la question à savoir si le règlement pouvait être rédigé de façon à éviter toute auto-collision. Omission possible de pays/d états En plus du droit de priorité conféré aux membres signataires de la Convention, les Canadiens jouissent actuellement des droits de priorité prévus en vertu d autres traités, notamment ceux de l Organisation mondiale du commerce (OMC). L article 112 du projet de loi C-43 supprime les dispositions de priorité précisées à l article 29 de la Loi sur les dessins industriels et l article 102 du projet de loi ajoute de nouvelles dispositions de priorité à l article 2 de la Loi sur les dessins industriels. Actuellement, l article 29 définit comme suit l expression «pays de priorité» : (a) «s entend d un pays qui, par traité, convention ou loi, accorde aux citoyens du Canada un privilège semblable quant à la date de dépôt applicable à une demande d enregistrement d un dessin industriel» et (b) «notamment, d un membre de l OMC». Par conséquent, l article 29 actuel respecte toutes les obligations du Canada concernant la priorité, aux termes du traité. L article 2 proposé définit comme suit l expression «pays de l Union» : «(a) tout pays qui est membre de l Union pour la protection de la propriété industrielle, constituée en vertu de la Convention ou (b) tout membre de l Organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l Accord sur l Organisation mondiale du commerce». Par conséquent, l article 2 proposé exclut tout pays non signataire de la Convention ou qui n est pas membre de l OMC. 6

8 La section du document Dessins industriels - Pratiques administratives de l Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) précise que les demandes de dessin déposées dans l Union économique du Benelux peuvent servir de fondement pour une priorité. L IPIC s interroge sur la question à savoir si le Benelux (et tout autre pays/état/union avec lequel le Canada a signé un traité bilatéral) ne serait plus considéré comme un «pays de l Union» aux termes de l article 2 proposé. Autres mesures Merci de nous avoir donné l'occasion de formuler des commentaires sur les aspects liés à la PI du projet de loi C-43. Nous souhaitons travailler de concert avec le gouvernement sur les modifications aux Règles sur les brevets au Règlement sur les dessins industriels nécessaires à ces changements. Nous recommandons que les parties prenantes participent dès le début, et tout au long du processus d'élaboration de la réglementation. Nous encourageons également le gouvernement à poursuivre son travail d amélioration du système de la propriété intellectuelle du Canada. Nous appuyons un système de PI robuste, une dynamique culture de l innovation et une profession de la PI hautement qualifiée et compétitive. L IPIC a formulé des propositions détaillées pour contribuer à l amélioration du système canadien de PI sur des sujets comme la protection des communications confidentielles entre les agents de brevets et de marques de commerce et leurs clients, et la mise en place d amendements à la Loi sur les brevets pour aborder la loi du double brevet. En ce qui concerne les dessins industriels, la poursuite du processus de modernisation est nécessaire pour assurer la protection des types de conceptions non prévues lorsque la loi a été rédigée, tels que les icônes électroniques animés et les interfaces utilisateur graphiques. Il y a d'autres domaines de protection possible, tels que les dessins et la protection de la couleur non enregistrés. Il faudrait aussi envisager d'autoriser les demandeurs à modifier les applications afin de changer la portée de la protection demandée, comparable à la portée des brevet d'utilité ou à la pratique en matière de brevets de conception américaine. Nous aimerions avoir l'occasion de coopérer sur ces sujets et sur toutes autres questions se rapportant à la PI. Contact : Michel Gérin, directeur général, Institut de la propriété intellectuelle du Canada 60 rue Queen, Ottawa, ON, K1P 5Y7, , mgerin@ipic.ca 7