DU DEPARTEMENT PROPRIETE INTELLECTUELLE ET TECHNOLOGIES DE L INFORMATION

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1 LETTRE DU DEPARTEMENT PROPRIETE INTELLECTUELLE ET TECHNOLOGIES DE L INFORMATION JUIN 2010 P 2 Le dernier épisode du feuilleton de l épuisement des droits de propriété par la CJUE : Arrêt Coty Prestige Lancaster / Simex Trading P 4 Arrêt CJUE 23 mars GOOGLE : contrefacteur ou hébergeur avec son système Awords? P 7 BREVES Actualités CNIL La nouvelle extension.co CJUE 3 juin 2010 : enregistrement abusif d'un nom de domaine PARIS LYON LA REUNION BRUXELLES BARCELONE MILAN DUSSELDORF TUNIS BUENOS AIRES SHANGHAI PEKIN CANTON HANOI HO CHI MINH VILLE SINGAPOUR 1

2 Le dernier épisode du feuilleton de l épuisement des droits de propriété intellectuelle par la CJUE : Arrêt Coty Prestige Lancaster / Simex Trading Le feuilleton de l épuisement des droits de propriété intellectuelle se poursuit à la Cour de Justice avec un nouvel arrêt rendu le 3 juin 2010 qui enrichit une nouvelle fois la notion de mise dans le commerce des produits revêtus d une marque et du consentement du titulaire des droits à cette mise dans le commerce, conditions de mise en œuvre de la règle de l épuisement des droits. La CJUE vient ainsi de rendre une nouvelle décision relative à la règle de l épuisement des droits sur la marque dans une affaire opposant la société COTY PRESTIGE à la société SIMEX TRADING. La société COTY PRESTIGE fabrique et distribue des produits de parfumerie sous ses propres marques telles que Lancaster ainsi que sous des marques de tiers (Calvin Klein, Lagerfeld, J.Lo/ Jennifer Lopez etc ). COTY PRESTIGE commercialise ses produits dans le monde entier par un système de distribution sélective. Elle fournit à ses dépositaires du matériel publicitaire tel que «testeurs de parfum» devant être exclusivement utilisés à des fins promotionnelles. La société COTY PRESTIGE a constaté que la société SIMEX TRADING, qui ne fait pas partie de son réseau de distribution, a obtenu des testeurs de parfum auprès d un distributeur agréé par COTY PRESTIGE (appelé dépositaire) établi à Singapour et qu elle les commercialise dans des magasins de parfumerie en Allemagne. La société COTY PRESTIGE a dès lors introduit une action en contrefaçon devant les juridictions allemandes contre la société SIMEX TRADING en alléguant que cette dernière a violé ses droits de marque en commercialisant ses testeurs en parfumerie en Allemagne. La société SIMEX TRADING a répliqué que les droits de la société COTY PRESTIGE sur ses testeurs étaient épuisés car ils ont été mis dans le commerce dans l Espace Economique Européen (EEE) avec le consentement du titulaire de la marque. En effet, la règle de l épuisement des droits permet d empêcher le titulaire d un droit de propriété intellectuelle protégeant un produit de s opposer à la circulation de ce produit à l intérieur de l EEE dès lors qu il a été mis dans le commerce par le titulaire du droit ou avec son consentement. En première instance, les juges allemands (tribunal régional de Nuremberg-Fürth) ont rejeté la demande de la société COTY PRESTIGE aux motifs que le principe de l épuisement des droits ne saurait être «restreint contractuellement» et considérant que la violation par un dépositaire du contrat conclu avec la société COTY PRESTIGE ne concerne que les relations contractuelles entre les parties concernées. En appel, l Oberlandesgericht RIGUEUR 2

3 Nürnberg pose à la CJUE la question préjudicielle suivante : "La notion de mise dans le commerce au sens de l article 13, paragraphe 1, du règlement n 40/94 et de l article 7 de la directive 89/104 englobe-t-elle la remise sans transfert de propriété et avec interdiction de vente de testeurs à parfum à des intermédiaires liés par contrat pour que leurs clients potentiels puissent en essayer le contenu, alors que l interdiction de vente est signalée sur la marchandise, que le fabricant/ titulaire de la marque peut à tout moment rappeler cette marchandise en vertu du contrat et que la présentation de celle-ci se distingue clairement, par une plus grande simplicité, de celle de la marchandise habituellement mise dans le commerce par le fabricant/titulaire de la marque? " 1. Tout d abord, la CJUE se prononce sur l existence d une première mise dans le commerce dans l EEE des testeurs de parfum appartenant à la société COTY PRESTIGE. La Cour considère que ni la fourniture initiale par COTY PRESTIGE des testeurs à son dépositaire établi à Singapour ni la fourniture à ses dépositaires établis dans l EEE d autres exemplaires de testeurs ne peuvent être considérées comme une mise dans le commerce des produits en cause au sens de l article 7 paragraphe 1 de la directive 89/ Ensuite, la Cour rappelle que l élément déterminant susceptible d engendrer l épuisement du droit est le consentement du titulaire, exprimé de manière expresse ou implicite, à une mise dans le commerce dans l EEE par un tiers des produits en cause. La Cour a déjà eu l occasion de se prononcer sur la notion de IMAGINATION consentement permettant au titulaire du droit de marque de s opposer à la règle de l épuisement des droits de marque dans l affaire DAVIDOFF le 20 novembre 2001 (CJCE, 20 novembre 2001). Dans cette affaire, la CJCE avait indiqué que «le consentement doit être exprimé d une manière qui traduise de façon certaine une volonté de renoncer au droit de contrôler la première mise dans le commerce dans l EEE des produits revêtus de la marque». Le consentement doit être exprimé positivement et résulte normalement d une formulation expresse. Toutefois, la Cour avait ajouté qu il ne saurait être exclu «que dans certains cas il puisse résulter d une manière implicite d éléments et circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce en dehors de l EEE, qui, appréciés par le juge national, traduisent également, de façon certaine une renonciation du titulaire du droit». La CJCE avait également jugé dans l affaire COPAD/ Christian DIOR le 23 avril 2009 que «la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par un licencié doit être considéré en principe comme effectuée avec le consentement du titulaire de la marque au sens de 3

4 l article 7 paragraphe 1 de la directive». Mais elle avait également ajouté que le contrat de licence n équivaut pas à un consentement absolu et inconditionné du titulaire de la marque à la mise dans le commerce par le licencié des produits revêtus de cette marque. Le 3 juin 2010, la CJUE, en application de sa jurisprudence antérieure, procède à une analyse des éléments et circonstances permettant d établir s il existe ou non un consentement, même implicite, de la part du titulaire de la marque. En effet, la Cour rappelle que les testeurs en cause comportent la mention «démonstration» mais également «vente interdite». Ainsi, la Cour conclut qu une «telle indication, dès lors qu elle traduit clairement la volonté du titulaire de la marque concernée que les produits revêtus de celle-ci ne fassent l objet d aucune vente, ni à l extérieur de l EEE ni à l intérieur de cette zone, constitue en soi, et en l absence d éléments probants en sens contraire, un élément décisif s opposant à ce qu il soit conclu à l existence d un consentement du titulaire à une mise dans le commerce dans l EEE au sens de l article 7 paragraphe 1 de la directive 89/104». Cette décision confirme que l existence d un contrat de licence ou de distribution concédé par le titulaire de la marque n emporte pas DISPONIBILITE 4 consentement sans condition du titulaire de la marque à la mise dans le commerce des produits revêtus de la marque et à l épuisement de son droit de marque. Arrêt CJUE 23 mars GOOGLE : contrefacteur ou hébergeur avec son système Awords? Interrogée le 20 mai 2008 par la Cour de cassation dans le cadre de questions préjudicielles, la Cour de Justice de l Union Européenne a récemment rendu sa décision concernant le service de référencement «Adwords» de GOOGLE. Google propose en effet un service de référencement payant dénommé «Adwords» permettant aux annonceurs de sélectionner un ou plusieurs mots clés leur permettant d apparaître dans la section «liens promotionnels» en page des résultats du moteur de recherche. Certains annonceurs sélectionnent des mots-clés identiques ou similaires à des marques enregistrées sans l autorisation des titulaires de ces marques, la saisie de ces mots-clés par les internautes faisant apparaître dans la rubrique «liens commerciaux» des liens vers des sites concurrents, voire des sites proposant des imitations des produits des titulaires de marques. Devant les juridictions françaises, Google a été jugé coupable de contrefaçon de marques pour avoir proposé un tel service (affaires Louis Vuitton, Viaticum et CNRRH). C est dans ce contexte que la Cour de Cassation a, par trois arrêts du 20 mai 2008, saisi la CJUE de plusieurs questions préjudicielles relatives au fonctionnement du système Adwords tendant à déterminer l étendue des droits des titulaires de marque, et

5 délimiter la responsabilité du prestataire du service de référencement. Etendue des droits des titulaires de marque : La CJUE s est ainsi prononcée sur la possibilité pour un titulaire de marque d interdire à un annonceur ou à un prestataire de référencement d afficher ou de faire afficher, à partir d un mot clé identique ou similaire à cette marque, une annonce pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. La CJUE retient tout d abord que la sélection et l utilisation d une marque à titre de mot-clé par un annonceur constituent un usage de la marque «dans la vie des affaires», et «pour des produits et services». En effet, la CJUE rappelle que l usage d un signe identique à la marque a lieu dans la vie des affaires dès lors qu il se situe dans le contexte d une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé. En l espèce, l annonceur fait un usage de la marque dans le contexte de ses activités commerciales et non dans le domaine privé. En revanche, le prestataire d un service de référencement ne faisant pas usage du signe protégé dans le cadre de sa propre communication commerciale, la Cour considère qu il ne s agit pas là d un usage dans la vie des affaires au sens des textes communautaires. Dès lors ce prestataire ne peut pas être incriminé de ce seul fait sur le fondement de la contrefaçon de marque et ce, même si le signe revendiqué constitue une marque renommée. De plus, malgré la reconnaissance d un usage de la marque dans la vie des affaires, et pour des produits et services, la CJUE précise que le titulaire de la marque ne peut interdire aux annonceurs un usage de sa marque à titre de mots clés qu à certaines conditions. En effet, la CJUE indique que «le titulaire d une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits et des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l annonce proviennent du titulaire de la marque ou d une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d un tiers». La Cour justifie son raisonnement par le fait que ce n est que dans une telle hypothèse qu il y a bien atteinte à la fonction essentielle de la marque à savoir sa garantie d origine des produits ou services visés. Responsabilité du prestataire de référencement : La CJUE était également interrogée sur l application au prestataire de service de référencement, qui permet l emploi de mots clés correspondant à des marques IMAGINATION 5

6 d autrui du régime de responsabilité limitée reconnue aux hébergeurs prévue par la Directive 2000/31. Les juridictions françaises, tant de première instance, que d appel, ont considéré Google coupable de contrefaçon l excluant du régime de responsabilité limitée des hébergeurs. Par exemple, le 28 juin 2006 dans l affaire Louis Vuitton, la Cour d appel de Paris a jugé que Google avait commis des actes de contrefaçon au motif qu en proposant aux annonceurs son service Adwords, elle avait agi en tant que régie publicitaire et ne peut donc pas bénéficier du statut de responsabilité limitée des hébergeurs. Afin de vérifier le degré de responsabilité de Google, la CJUE précise qu il convient d examiner le rôle exercé par ce prestataire afin de déterminer s il est «neutre en ce que son comportement est purement technique, automatique et passif, impliquant l absence de connaissance ou de contrôle des données qu il stocke». La Cour précise que si le prestataire n a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées, il ne peut être tenu responsable pour les données qu il a stockées à la demande d un annonceur à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d activités de cet annonceur, il n ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données. Selon la Cour, le fait que le service de référencement soit payant ne saurait à lui seul exclure Google des dérogations en matière de responsabilité. En revanche, le rôle joué par Google dans la rédaction des messages commerciaux accompagnant les liens promotionnels ou dans l établissement ou la sélection de 6 mots clés est un critère pertinent. La Cour apporte ainsi des précisions sur les critères d application du régime d hébergeur à des prestataires de référencement mais laisse aux juridictions nationales le soin d apprécier le rôle joué par Google afin de déterminer sa responsabilité dans les trois affaires de contrefaçon de marques. Ainsi, aux termes de l arrêt rendu par la CJUE, Google n est pas a priori exclu ou admis du bénéfice du régime de responsabilité limitée des hébergeurs, tout dépendra de l appréciation que feront les juridictions nationales de son rôle dans la réservation des mots clés. Il faudra donc encore attendre sur cette question les prochaines décisions des juridictions françaises lesquelles prenaient, jusqu'à cet arrêt de la CJUE, des décisions contradictoires lorsqu'elles devaient apprécier le rôle joué par GOOGLE dans la mise en place de son système Adwords. DISPONIBILITE

7 BREVES Actualités CNIL Afin de faciliter les déclarations de fichiers, la CNIL a mis en place un nouveau service destiné aux professionnels : dans la rubrique «déclarer», elle propose un nouvel outil de déclaration en ligne des fichiers, mais également des modèles de mentions obligatoires afin d aider les professionnels à mieux répondre aux exigences imposées par la loi Informatique et Libertés. De plus, avant la fin du premier semestre 2011, la CNIL devrait délivrer des labels à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes dans le cadre des traitements de données à caractère personnel. Cette possibilité avait été introduite en 2004, lors de la modification de la loi Informatique et Libertés et a été mise en œuvre par la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit. Ainsi, les sociétés de services et les cabinets d avocats qui proposent des services d audits informatique et libertés devront obtenir le label de la CNIL sur ce type de services, selon des référentiels et des règles précises de labellisation qui seront définis dans les prochains mois. La CNIL deviendra alors un véritable IMAGINATION 7 régulateur économique offrant aux personnes une meilleure protection de leurs données personnelles. La nouvelle extension.co Depuis le 26 avril 2010, une nouvelle extension «.co» (Colombie) peut être réservée. Jusqu au 10 juin 2010 les titulaires de marques enregistrées avant le 30 juillet 2008 bénéficiaient d une période d enregistrement prioritaire permettant de réserver le nom de domaine en «.co». Depuis cette date, la réservation des noms de domaine en «.co» est ouverte au public. Il est fortement conseillé aux titulaires de marques de procéder rapidement aux enregistrements de noms de domaine en «.co», car cette extension étant très proche de l extension «.com», les noms de domaines pourraient faire l objet de cybersquatting. En effet, des tiers mal intentionnés pourraient enregistrer dès le 10 juin 2010 des noms de domaine en «.co» similaires aux noms de domaine officiels en «.com» réservés par les titulaires de marque, et ce dans le but de les monnayer par la suite. CJUE 3 juin 2010: enregistrement abusif d'un nom de domaine La CJUE vient de rendre une décision intéressante sur l enregistrement abusif de nom de domaine. La société autrichienne Internetportal und Marketing Gmbh a déposé une marque verbale «&R&E&I&F&E&N&» et a ensuite réservé le nom de domaine « sur la base de cette marque.

8 Le titulaire de la marque antérieure «REIFEN» s est opposé à l enregistrement du nom de domaine « au motif que cette réservation avait été effectuée de mauvaise foi. C est dans ces circonstances, que l Oberster Gerichtshof (Cour suprême autrichienne) a saisi la CJUE afin de savoir, notamment, si les circonstances permettant de fonder la mauvaise foi sont exhaustivement énumérées à l article 21, paragraphe 3, sous a) et e) du Règlement n 874/2004. Plus précisément cette juridiction a demandé à la CJUE si l on peut considérer que la mauvaise foi doit être constatée dans l hypothèse où un nom de domaine a été réservé lors de la période dite de «sunrise» sur la base d une marque correspondant à une dénomination générique, que le réservataire du nom de domaine a déposée dans le seul but de pouvoir demander l enregistrement du nom de domaine. La CJUE, dans cet arrêt du 3 juin 2010, répond tout d abord que l article 21, paragraphe 3 du règlement n 87/2004 doit être interprété en ce sens que la mauvaise foi peut être démontrée par des circonstances autres que celles énumérées par cette disposition. Ensuite, elle précise que la mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d espèce et notamment des conditions d enregistrement de la marque et de celles dans lesquelles le nom de domaine a été enregistré. En l espèce, elle énonce que la juridiction nationale doit notamment prendre en compte l intention de ne pas utiliser la marque, la présentation de la marque et le fait d avoir enregistré la marque peu de temps avant le début de la réservation. Sont également disponibles sur notre site: La lettre du droit des affaires en Chine. La Lettre des départements Droit Public des Affaires, Droit de l Immobilier et Droit de la Construction. La lettre du département droit social La lettre du département droit des sociétés des fusions acquisitions et des entreprises en difficulté. La lettre du département fiscal La lettre du département droit économique et échanges internationaux Vous pouvez les recevoir de façon régulière sur simple demande à: astorg@dsavocats.com RIGUEUR 8