Jean-Philippe Mikus, associé Montréal Fasken, Martineau DuMoulin, S.E.N.C.R.L., s.r.l.

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1 Choisir le nom de son produit pharmaceutique ou produit de santé naturel : mieux naviguer entre la Loi sur les marques de commerce et la Loi sur les aliments et drogues Jean-Philippe Mikus, associé Montréal Fasken, Martineau DuMoulin, S.E.N.C.R.L., s.r.l.

2 UN sujet : la marque d un produit pharmaceutique ou de santé naturel DEUX régimes réglementaires DEUX objectifs bien différents

3 Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985) c. T-13 La marque sert à connaître l origine du produit. Sa protection vise à protéger : d abord le consommateur puis, la réputation commerciale du fabriquant Voir : Mattel, Inc. c Canada Inc., 2006 CSC 22

4 Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985) c. F-27 Lignes directrices : Examen de médicaments : Noms des produits de santé à présentation et consonance semblable ( ) feront l objet d une révision en Objectif : Éviter des erreurs occasionnant un risque pour la santé lors de la prescription de la

5 Dans les deux cas le résultat peut être le même La nécessité de changer de marque En vertu de la Loi sur les marques de commerce toutefois peut y avoir condamnation aux : dommages ou profits dommages punitifs honoraires d avocat et/ou honoraires judiciaires.

6 Santé Canada / Office de propriété intellectuelle du Canada Des différences pratiques existent: les bases de données et les logiciels employés ne sont pas les mêmes

7 Registraire des marques de commerce Registre des marques de commerce (public) Le logiciel est accessible au public (Onscope) Décisions sont publiques

8 Santé Canada Bases de données des produits pharmaceutiques/produits de santé naturels (public) Bases de données du système de suivi des demandes (non public) Logiciel employé provient de la FDA et n est pas accessible au public. Décisions sont généralement privées.

9 Dans les deux cas : Aucune exigence formelle de fournir un rapport de recherche. Mais si on omet de le faire c est à ses risques et périls!

10 Les conflits qui peuvent survenir ont une portée différente : Loi sur les marques de commerce : conflits peuvent survenir même avec des produits/services de catégorie différente. Voir p. ex : Chanel S. de R.L. c. Marcon, 2010 COMC 98 Produits de santé naturels vs. cosmétiques

11 Sous le régime de Santé Canada : Un conflit peut survenir avec ses propres produits : Patiente traitée avec épinéphrine réaction allergique BENADRYL ALLERGIES (diphenhydramine) vs. BENADRYL - TOTAL (pseudoéphédrine et acétominophène) Voir aussi : exemple de MAALOX MULTI ACTION (subsalicylate de bismuth - AAS)

12 En vertu de la Loi sur les marques de commerce : L extension d une marque, ne crée pas de conflit en vertu de la Loi sur les marques de commerce. Au contraire c est bien vu : notion de famille de marques de commerce

13 Qui a priorité en cas de conflit entre deux entreprises? Registraire des marques : première personne à employer ; ou première personne à déposer une demande. Santé Canada : Première personne à produire sa présentation à Santé Canada

14 Qu arrive-t-il si l ordre de priorité de chaque régime donne un résultat différent? SUFFIX Demande d enregistrement : 1er mars 2007 SIFUX Présentation à Santé Canada : 1er juin 2007 Demande d enregistrement : 1er juin 2006 Présentation à Santé Canada : 15 juillet 2008

15 Les bases de comparaison pour déterminer s il y a conflit sont très différentes : Énoncés dans les demandes d enregistrement de marques sont plus vagues p.ex : Sanofi-Aventis c. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., 2010 COMC 2010 PACIRIX : «vaccins pour usage humain» - injection

16 Entrées dans les registres de Santé Canada concernant nature des produits sont très précises. Mais ces énoncés plus précis peuvent en soi, soutenir une objection Similarités dans : concentration (*) forme et intervalle posologique (*) mode d administration (*) emballage et étiquetage cliniques de distribution (*) conditions d utilisation et de commercialisation instructions (*) B t lti é ifi l ti d l i té

17 Devant le Registraire des marques : Dosage, mode d administration, emballage, couleur du médicament, autres marques nominatives employées Peu ou pas d incidence dans un débat concernant le nom du produit. p.ex. Cyto-Matrix inc. c. Mannatech, Inc., 2011 TMOB 144 PHYTOMATRIX (supplément nutritifs)

18 La réputation et le caractère distinctif de la marque ont un poids différent : Registraire des marques : facteur important Mais en matière de produits de santé, parfois difficile de monter une preuve très élaborée. Il vaut la peine d aller au-delà des ventes

19 À l inverse, une marque dérivée d un ingrédient actif diminue le risque de confusion devant le Registraire : P.ex : Novartis Pharmaceuticals Canada inc. c. Graceway Pharmaceuticals, LLC, 2010 COMC 158 ESTRASORB c. ESTRACOMB Mais ceci ne se limite pas aux ingrédients, peut aussi s étendre aux concepts : P.ex : CEMON SRL Inc. c. Dynamise Botanicals, 2011 COMC 174 DYNAMISE (breuvages aux herbes, etc.) c DYNAMIS (préparations

20 Auprès de Santé Canada, le nom dérivé d un ingrédient actif a l effet inverse! Facteur qui peut accroître le risque d erreur. Lignes directrices découragent cette pratique

21 Quel est l impact du fait qu un produit soit en vente libre ou pas en droit des marques de commerce? Pierre Fabre Médicament c. SmithKline Beecham Corp C.F. 811 IXEL c. PAXIL «[ ] il s agit d un patient avisé puisque les professionnels de la santé interviennent avant qu il n ait mis la main sur le médicament qu il désire» «[ ] la vraisemblance de confusion, dans le domaine des médicaments délivrés sous prescription n est pas facile à prouver» NPS Pharmaceuticals, Inc. c. Biofarma, S.A.S., 2009 CF 172 PREOS c. PROTEOS

22 Vers une plus grande importance des similarités entre les marques : Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., 2011 CSC 27 par. 49 : «il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d avoir le plus d importance dans l analyse relative à la confusion» par. 72 : «[ ] cela ne veut pas dire que le consommateur de biens onéreux ne peut bénéficier de la protection du régime des marques de commerce parce qu il fait preuve de prudence et de méfiance. Ce qui compte, c est la confusion qui naît dans son esprit lorsqu il voit les marques de commerce. Il ne faut pas déduire de la dissipation ultérieure de la confusion au terme de recherches approfondies qu elle n a jamais existé [ ]

23 Impact de l arrêt Masterpiece dans le cadre de procedures devant le Registraire des marques: Zotos International, Inc. c. Biopharmapro inc., 2011 COMC 142 Para. 23 : «Ayant conclu que les marques des parties sont essentiellement identiques, je dois maintenant examiner les autres circonstances de l espèce pertinentes pour déterminer si ces autres facteurs sont suffisamment importants pour faire basculer la prépondérance de

24 Quel est l impact devant le Registraire des indications visées par les produits pharmaceutiques / produits de santé naturels en cause? Trans Canaderm inc. c. Bio Actif inc., 2010 COMC 60 PREFIX (crème cosmétique pour la peau à base de squalane marin) c. PREVEX (crèmes protectrices pour protéger les mains contre l érythème

25 Sanofi-Aventis c. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., 2010 COMC 200 PACIRIX (vaccins pour usage humain) c. PLAVIX (produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles cardiovasculaires) «Bien qu en l espèce les marchandises ne soient pas identiques, j estime qu elles sont similaires parce qu il s agit dans les deux cas de produits pharmaceutiques pour usage humain. Je conviens avec l Opposante qu aucune restriction n est établie à l égard des maladies pouvant être visées par les vaccins de la

26 Conclusion : conseils pratiques Identifier plusieurs noms alternatifs pour les produits significatifs, et soumettre des alternatives à Santé Canada Consulter les règles de base de la directive (p.ex. éviter marques semblable aux noms génériques d ingrédients actifs). Vérifier disponibilité en consultant registres de Santé Canada et de l Office de propriété intellectuelle Si les budgets le permettent, déposer demandes d enregistrement pour les noms alternatifs Voir : NPS Pharmaceuticals, Inc. c. Biofarma, S.A.S., 2009 CF 172

27 Conclusion : conseils pratiques Bien réfléchir, à la viabilité d une extension de marque compte à la lumière des ingrédients actifs. L approbation de Santé Canada n apporte aucune garantie de l approbation de l Office de propriété intellectuelle du Canada, et vice versa.