Protéger sa marque. Construire sa marque, la protéger et la valoriser Les petits déjeuners des PME et des start-up Genève, le 25 avril 2008

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1 Protéger sa marque Construire sa marque, la protéger et la valoriser Les petits déjeuners des PME et des start-up Genève, le 25 avril 2008 Eric Rojas Chef de section - examen des marques Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

2 Contenu 1. Importance de la protection à titre de marque 2. Enregistrement et protection d une marque 3. Motifs d exclusion de la protection 4. Stratégie de protection 2

3 1. Importance de la protection à titre de marque 3

4 Marque? Guide le consommateur dans son choix d un produit (abondance de l offre sur le marché) Distingue les produits d une entreprise selon leur provenance (garantie origine identique) Véhicule une valeur, une promesse, représente une garantie (Brand) 4

5 Une marque est susceptible de constituer le capital le plus important d une entreprise. 5

6 2. Enregistrement et protection d une marque 6

7 Avantage d un enregistrement auprès de l Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle? 7

8 Fonction défensive Fonction offensive Si vous ne déposez pas d une marque, vous prenez le risque que des signes identiques soient utilisés ou que vous deviez modifier votre marque. En tant que titulaire d une marque antérieure, vous pouvez vous opposer avec succès (et plus de facilité) à des signes qui présentent un risque de confusion avec votre marque. 8

9 Le facteur «temps» est décisif! Principe de la priorité du dépôt: Premier arrivé, premier servi. 9

10 Art. 13 LPM : Droit absolu 1 Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d en disposer. 10

11 2 Le titulaire peut interdire à des tiers l usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l art. 3, al. 1. Il peut en particulier interdire à des tiers: a. d apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages; b. de l utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin; c. de l utiliser pour offrir ou fournir des services; d. de l utiliser pour importer ou exporter des produits; e. de l apposer sur des papiers d affaires, de l utiliser à des fins publicitaires ou d en faire usage de quelqu autre manière dans les affaires. 11

12 Pas de protection à titre de marque (LPM) lorsque le tiers n utilise pas le signe pour distinguer les produits ou les services enregistrés (usage décoratif, privé, descriptif) le droit à la marque est épuisé (la marchandise a été mise en circulation par le titulaire de la marque ou avec son consentement / importations parallèles) l enregistrement de la marque ne fonde pas un droit antérieur le signe tiers était déjà utilisé avant l enregistrement de la marque (art. 14 LPM) 12

13 ou lorsque la marque n a pas été utilisée pendant 5 ans les deux signes ne sont pas identiques / similaires ou les produits et services ne sont pas identiques / similaires (exception: marque de haute renommée), de sorte qu il n existe pas de risque de confusion l enregistrement de la marque est nul (nullité peut être invoquée par voie reconventionnelle ou par exception dans le cadre d une procédure civile) 13

14 Art. 1 de la loi sur la protection des marques (LPM/RS ) «La marque est un signe propre à distinguer des produits ou services d une entreprise de ceux d autres entreprise» Fonction de distinction et d indication d origine (garantie provenance identique) 14

15 Protection par rapport à des prestations spécifiques! Marques de produits (34 classes) Marques de services (11 classes) 15

16 Marques verbales Marques entreprises Slogans Nescafé, adidas Crédit Suisse Katzen würden Whiskas kaufen Marques figuratives Combinaisons Marques collectives Marques de garantie 16

17 3. Motifs d exclusion / de nullité 17

18 Motifs absolus d exclusion (art. 2 LPM) Motifs relatifs d exclusion (art. 3 LPM) Violation de droits antérieurs (droit au nom, design, raison de commerce) 18

19 Motifs absolus d exclusion (art. 2 LPM) Signes du domaine public (let. a) Formes qui constituent la nature même du produit et les formes de produit ou de l emballage techniquement nécessaires (let. b) Signes propres à induire en erreur (let. c) Signes contraires à l ordre public, aux bonnes mœurs et au droit en vigueur (let. d) 19

20 Signes du domaine public? Pas de monopolisation du signe comme marque lorsque: le signe n est pas apte à exercer la fonction d une marque (absence de caractère distinctif); Le signe doit rester à la libre disposition des concurrents. 20

21 Exemples Désignations génériques et descriptives Signes banals APPLE, COTTON, SUPER Lettres, chiffres, couleurs, etc. Impression d ensemble Marque imposée 21

22 Marques refusées BahnCard (services financiers et de transport) Micropor (filtres pour aspirateurs) ROYAL (produits chimiques pour la photographie) Swisspartners (services financiers) Swissôtel (services réservation hôtels, etc.) Titan (sacs voyage, etc.) Green label (whiskey) Enjoy (véhicules) 22

23 Autres obstacles Signes trompeurs LIGHT, BIO, PHARM SWISS, VAUD Signes contraires à la législation, à l ordre public et aux bonnes moeurs MOHAMMED MICHELINE CALMY-REY 23

24 Motifs relatifs d exclusion Souliers Signe doit être disponible (pas de marques antérieures) Pantalons VETEMENTS Similarité des produits et services: Chemises Principe de la spécialité => champ de protection limité! Accessoires Similitudes des marques: Impression d ensemble / Souvenir / Caractère distinctif => Risque de confusion 24

25 NANNINI (fig.) = nanni cinture (fig.) Classe 18: Sacs, sacs à mains [ ] Classe 25: Ceintures, chaussures, articles d habillement, aussi en peau Classe 25: Ceintures en cuir, ceintures en tissu Les signes concordent s agissant de radical «nanni», qui jouit d un caractère distinctif normal pour produits en cause Risque de confusion 25

26 chic (fig.) / LIP CHIC Classe 3: Savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices Classe 3: Cosmétiques, cosmétiques décoratifs Les marques concordent uniquement s agissant d un élément descriptif Pas de risque de confusion LIP CHIC 26

27 feuille de chêne (fig.) = ACORN (fig.) Classe 36: Affaires bancaires, affaires financières, affaires monétaires [ ] Classe 36: Divers services bancaires et financières Risque de confusion 27

28 Autres motifs de nullité Violation de droits antérieurs: - Droit au nom, Droit d auteur - Droit de propriété industrielle: dessins et modèles, brevet - Raisons sociales (CO) Ne peuvent être revendiqués que devant un juge! 28

29 4. Stratégie de protection 29

30 Stratégie de dépôt o o o o o Choix d un signe fort! (protection plus large) Signe est-il disponible? (dépôt se fait à ses risques et périls!) (recherches / opposition) Étendue de la protection: marque, produits, services Avoir recours à un spécialiste! Protection nationale, internationale? 30

31 Territoire concerné? Dépôt national (IPI, USPTO, UKPTO, etc.) Dépôt régional (OHMI) Enregistrement international (75 pays) 31

32 Pièges à éviter Veiller à requérir à temps la prolongation de l enregistrement! Usage de la marque après 5 ans! Ne pas oublier de surveiller le marché et d intervenir à bon escient! (p.ex. oppositions) Suite à une lettre comminatoire, ne pas renoncer immédiatement mais consulter un spécialiste! 32

33 Pour d autres informations: Site de l Institut de la propriété intellectuel Registre disponible en ligne Directives en matière de marques au Newsletter mensuel de la division des marques Eric Rojas Tél / eric.rojas@ipi.ch 33