Rédaction et négociation des contrats de licences

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1 Rédaction et négociation des contrats de licences Partenariat Modèle contractuelle Clauses juridiques standard Principe d évaluation du brevet Département

2 De l idée au projet à sa mise sur le marché, les étapes clés De De l idée à la la preuve de de concept Déclaration d invention Dépôt de protection Partenariat licencing commercialisation Royalties Accompagnement interne Collaboration ou S/T Prototypage -pilote Validation du produit Démarrage des ventes Idée Projet Produit / procédé / service innovant Pré- Maturation (6-24 mois) Maturation (9-18 mois) Préindustrialiation (12-36 mois) Exploitation / Développement Go/Nogo Go/Nogo Go/Nogo Go/Nogo Étude de marché - faisabilité techno R&D - réglementation Test sur l offre Scale-up Homologation industrialisation Distribution

3 Partnering En cas de contact avec un industriel, Communication de résultats, savoir-faire : compromis entre divulgation raisonnable et accord de confidentialité Rapport d intérêt (plus-value du partenaire, VA créée, investissement consenti) Contractualisation : Accord de transfert de matériel (MTA) convention de recherche, de partenariat contrats de collaboration Contrat de prestation (consultance, concours scientifique) transfert des droits d exploitation (cession/concession de licence) Techniques de négociation : Objectifs scientifiques / livrables escomptés Termes de références (modes de réalisation, calendrier de travail, hypothèses et stratégie de repli) CdC Équilibre win-win : apport en moyens (valorisation de la PI), RH vs contrepartie financière Intéressement à l exploitation: estimation du marché, des volumes, du CA généré

4 Fiche descriptive de convention Collaboration de recherche avec un industriel Définition :Convention hors appel à projets pour la réalisation d'un projet scientifique commun dont les coûts et les résultats ont vocation à être partagés et valorisés conjointement. Finalité : répartir et encadrer les obligations scientifiques, financières et administratives entre des établissements participant à un projet commun de recherche et / ou de formation Intitulé courant : Contrat / convention de collaboration Contrat / convention spécifique de collaboration Contrat / convention de recherche Contrat / convention de partenariat pour le programme Caractéristiques : Les partenaires peuvent relever du secteur public ou privé Obligation de moyens : les résultats des travaux à réaliser ne sont pas connus à l avance Durée minimum : plusieurs mois Partage des coûts (additionnels mais aussi coûts d infrastructure) et des résultats des travaux entre les partenaires Copropriété des résultats du projet Mise en garde : copropriété des résultats issus des travaux de recherche communs et antérieurs

5 Fiche descriptive de convention Licence de titre de propriété industrielle et/ou communication de savoir-faire Définition : Convention par laquelle le titulaire d un titre de propriété industrielle (brevet, certificat d utilité, dessin et modèle déposé, marque, certificat d obtention végétale) concède, avec ou sans communication de savoir-faire, à un tiers, en tout ou en partie, la jouissance de son droit d exploitation, gratuitement ou moyennant le paiement d une redevance. Finalité : Accorder au licencié la jouissance de l objet protégé par le titre de propriété industrielle, et lui communiquer éventuellement le savoir-faire lié, pour lui permettre de l exploiter industriellement ou commercialement (fabrication, commercialisation, etc.). Intitulé courant : Convention de licence de brevet (invention brevetée) Caractéristiques : Louage de chose. Le concédant peut limiter ou s exonérer de garantie (à l exception de la garantie de son fait personnel). Caractère intuitu personae. Exploitation personnelle et effective par le licencié. Le licencié ne peut concéder une sous-licence sans le consentement préalable du titulaire du titre de propriété industrielle. Convention à titre onéreux et à caractère successif. Licence simple ou exclusive, totale ou partielle. Le licencié simple ne peut pas agir en contrefaçon.

6 désignation CONTRAT DE LICENCE DE BREVET ET SAVOIR-FAIRE Entre L Etablissement, ci-après dénommé «cédant (Propriétaire actuel de la licence)», [forme juridique, capital, n immatriculation au RCS, adresse du siège] représentée par [sexe, prénom, nom] agissant en qualité de [fonctions, voire titre pour agir] ; Et LA SOCIETE, ci-après dénommée «cessionnaire (Nouveau récipiendaire de licence)», [forme juridique, capital, n immatriculation au RCS, adresse du siège] représentée par [sexe, prénom, nom] agissant en qualité de [fonctions, voire titre pour agir] ; L Etablissement et la SOCIETE sont individuellement désignés par «la Partie» et ensemble désignés par «les Parties».

7 préambule IL EST TOUT D ABORD EXPOSE CE QUI SUIT : [l inventeur(s), établissement d appartenance] a (ont) mis au point une invention relative à [description succincte de l invention/appareil/produit/procédé] dont les caractéristiques sont décrites à l annexe n 1 au présent contrat. Cette invention a fait l objet de : [protection et état des procédures] Le cédant dispose en outre d un ensemble de matériels (échantillons, modèles, calibres, moules, d informations techniques, plans, résultats d essais, dessins, notes de calcul, etc ) et de spécifications techniques qui concourent à la mise en œuvre de cette invention qui sont désignés par «le Savoir- Faire du Contrat». Le cessionnaire est désireux de bénéficier du (des) Brevet(s) et du Savoir-Faire du Contrat pour fabriquer et vendre des appareils ou des produits - conformes à ceux décrits dans le(s) Brevet(s) du Contrat ou mettant en œuvre le(s) Brevet(s) et le Savoir-Faire» du Contrat. Afin de permettre au Licencié de contracter en connaissance de cause, le cédant a communiqué à ce dernier la totalité des documents en sa possession relatifs au(x) Brevet(s) du Contrat, en particulier le résultat du rapport de recherche d antériorité.

8 Objet EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : Article préliminaire Définitions Domaine du Contrat : La présente licence s étend à toutes les applications du (des) Brevet(s) et du Savoir-Faire du Contrat pour l exploitation de(s) l Appareil(s) /du(es) Produit(s) du Contrat. La présente licence est limitée à l application suivante ou applications suivantes du(des) Brevet(s) et du Savoir-faire du Contrat: - - Appareil(s)/Produit(s) du Contrat : -[aspect fonctionnel] -[aspect organique ou composition] Territoire du Contrat : Par Territoire du Contrat, on entend : [zone géographique]

9 Clauses juridiques Article 1- Nature et étendue de la licence 1. le cédant concède au Licencié, qui accepte: - La licence d exploitation du(des)brevet(s)du Contrat, dans le Territoire du Contrat, en vue de la fabrication, de l utilisation et de la vente de(s) l Appareil(s) / du (des) Produit(s) du Contrat, relevant du Domaine du Contrat. Ladite Licence est concédée avec la seule garantie de l existence matérielle du(des) Brevet(s) du Contrat - L autorisation d exploiter le Savoir-Faire du Contrat, [ ] sans que le Licencié puise appeler le cédant en garantie au cas où d éventuels titres de propriété industrielle seraient opposés par des tiers. 2.- La licence du (des) Brevet(s) du Contrat et celle du Savoir-Faire du Contrat sont concédées à titre (non) exclusif pour la fabrication, l utilisation et la vente dans le Territoire du Contrat des Appareils/Produits du Contrat, relevant du Domaine du Contrat.

10 Article 2 Sous-licences Le Licencié pourra concéder des sous-licences à ses filiales ou affiliées, ou à des tiers indépendants, sur accord préalable écrit du cédant sur la personne du sous-licencié et sur les termes du contrat de sous licence. Le Licencié s engage à inclure dans les contrats de sous licence, la clause selon laquelle le cédant pourra faire vérifier la comptabilité tenue par le sous-licencié à l occasion de son contrat. 2.2 Sur l exploitation par ses sous-licenciés, le Licencié devra au cédant : - s agissant des filiales et affiliées, les sommes de toute nature prévues à l article «Clauses financières». - s agissant des tiers indépendants,...% des sommes de toute nature perçues par le Licencié à l occasion de la concession de droits portant sur l objet de la présente licence 2.3 Toutefois, dans l hypothèse où la sous-licence aurait pour objet de confier au sous-licencié la totalité des droits du Licencié dans un territoire déterminé ou pour un domaine technique déterminé, le Licencié devra alors au cédant les redevances prévues à l article «Clauses financières» ainsi que la moitié des versements forfaitaires et des paiements de garantie encaissés par le Licencié.

11 Article 4 Clauses financières La présente licence est consentie aux conditions financières suivantes : Le Licencié effectuera un versement de [somme en lettres et en chiffres] euros hors taxes, dans les [nombre] jours suivant la date de signature du présent contrat Le Licencié versera aux cédant une redevance pour chaque : - Appareil du Contrat, y compris les éléments d Appareil ainsi que les pièces de rechange spécifiques ou pièces détachées de l Appareil, - Produit du Contrat [définition précise de l assiette], - Autre [assiette à préciser], La redevance s élèvera à [nombre - pour cent] du prix de vente de l Appareil ou du Produit du Contrat facturé départ usine, hors taxes, et déduction faite des frais de port et d emballage. Cette redevance sera payable sur tout Appareil ou Produit du Contrat, quel que soit le pays de destination A dater de la période commençant le [date], le Licencié à titre exclusif garantit au cédant des minima annuels de redevances (contrepartie de l exclusivité)

12 Article 5 Exploitation 5.1 Aucune modification majeure susceptible d altérer leurs performances ne sera apportée aux Appareils/ Produits du Contrat sans l accord préalable écrit de l IRD. 5.2 Le Licencié s engage à exploiter la présente licence. Il devra faire diligence pour trouver des débouchés, notamment au moyen d une sérieuse prospection commerciale et d un effort publicitaire raisonnable. Il s engage à satisfaire les commandes qui lui seraient faites dans les délais les plus courts (et à assurer un service après-vente). 5.3 Les Appareils/Produits du contrat commercialisés par le Licencié porteront la mention «Licence Cédant». La même mention, accompagnée du nom de l (des) inventeur(s), devra figurer sur tout document publicitaire, article ou notice d emploi sans que cette liste soit limitative. Le Licencié imposera les mêmes obligations à ses éventuels sous-licenciés. Article 6 Comptabilité Le Licencié tiendra une comptabilité spéciale sur laquelle figureront tous les éléments nécessaires à l évaluation précise des transactions commerciales effectuées dans le cadre du présent contrat.

13 Article 7 - Confidentialité Les Parties s engagent à conserver confidentielles toutes les informations relatives à l objet du présent contrat Article 8 Brevets Toute décision relative (au dépôt), à l obtention et au maintien en vigueur des Brevets du Contrat appartiendra exclusivement au cédant qui supportera seul les frais y afférents. 8.2 Si le cédant décidait de ne plus faire de frais pour l un des titres de propriété industrielle, il en avertirait en temps utile le Licencié, afin que celui-ci puisse se substituer s il le désire. Article 9 Perfectionnements Constituent des perfectionnements au sens du présent article toutes innovations ou améliorations, brevetables ou non, se rapportant à l Appareil/ Produit du Contrat Chaque Partie communiquera à l autre dans les plus brefs délais ces perfectionnements qui profiteront de plein droit aux deux Parties, dans le cadre du présent contrat Chaque Partie sera libre d effectuer ou non, le dépôt de demande(s) de titre(s) de propriété industrielle pour les perfectionnements qu elle aurait apportés à l Appareil/ Produit du Contrat.

14 Article 10 Nullité du contrat Article 11 - Contrefaçons Article 12 - Durée Article 14 Résiliation Fait en [nombre] exemplaires A, le Pour l Etablissement Pour la Société

15 Évaluation d'un brevet «Quelle est la valeur d'une invention brevetée?» : cela dépend de la personne à laquelle vous posez la question: l'inventeur et le titulaire du brevet, l'investisseur, et le consommateur La méthode des coûts : on considère ici que la valeur du brevet est égale aux dépenses de recherchedéveloppement engagées pour aboutir au brevet. Il existe plusieurs variantes de ce type d'approche; on peut notamment actualiser le montant des dépenses R&D en leur appliquant par exemple le taux d'inflation, ou considérer les coûts de remplacement de cette technologie par une autre. montant des dépenses très élevé donc valeur du brevet surestimée, et inversement La méthode des revenus : la valeur du brevet est égale au montant des futures recettes que l'exploitation du brevet va procurer à son titulaire = retour sur investissement il faut disposer d'un volume de données important pour prévoir de manière tant soit peu fiable les recettes futures sur toute la durée de vie du brevet il faut savoir exactement quelle part des recettes procurées par le produit est imputable au monopole conféré par un brevet donné (intrant dans un produit i.e. automobile ou produit unique) La méthode du marché : Elle indique à la fois ce que l'acheteur est disposé à payer en échange de l'actif en question et le prix que le vendeur veut en obtenir. L'idée générale est donc de trouver un brevet similaire dont le prix est connu parce qu'il a déjà fait l'objet d'une transaction. C'est par référence à des transactions passées que l'on établit la valeur ou le prix du brevet cons il faut rassembler des données sur des brevets ayant déjà un prix parce qu'ils ont fait l'objet d'une transaction; par ailleurs, chaque brevet est unique et rares sont ceux qui présentent au moins une petite similarité. Des clés d analyse : force du brevet, taille du marché, durée de validité des brevets, Quantité d'inventions du même type, type d innovation (rupture, incrémentale, de contournement ), technicité et productibilité