La maitrise de la marque dans les relations contractuelles

Transcription

1

2 La maitrise de la marque dans les relations contractuelles Panorama des évolutions jurisprudentielles récentes 29 mai 2015 Pierre MASSOT

3 Etat des lieux Revenus issus de la concession de licence sous forme de droits d auteur et de marques : 10,8 milliards d euros en 2013 Nombre de décisions rendues dans le cadre de litiges relatifs à des contrats de licence de marque en 2013 : Environ une trentaine de décisions sur un échantillon de 1168 décisions judiciaires françaises rendues en matière de marques en 2013

4 Enjeux économiques Exploitation de la valeur de la marque Pour le titulaire Pour le licencié Préservation de l image de marque Risques de dilution, ternissement, etc.

5 PLAN I. L exploitation de la marque II. La gestion des risques juridiques III. Le contrôle du licencié IV. Les contraintes du droit de la concurrence

6 I. L exploitation de la marque

7 1. L exploitation de la valeur de la marque au-delà de la spécialité Principe «en vertu du principe de la spécialité de la marque, la cour d appel a énoncé à bon droit que le titulaire de la marque SILHOUETTE ne pouvait valablement «consentir un contrat de licence» que pour des produits énumérés dans l acte de dépôt et non pour les produits similaires» Cass., Com., 24 octobre 1984, n

8 L affaire «TOP 50» CA Paris, 30 juin 2004 : condamnation d un éditeur pour utilisation de l expression «TOP 100 des cabinets d avocats d affaires» sur le fondement de L713-5 CPI au motif que ladite expression porterait atteinte à la renommée de la marque «TOP 50» 2 décembre 2004 : protocole d accord transactionnel accordant une licence d exploitation de la marque «TOP 100» pour l édition d une revue juridique 2012 : assignation pour paiement des redevances entraînant une demande reconventionnelle en nullité de la licence

9 L affaire «TOP 50» «le titulaire de la marque, c est-à-dire le concédant, autorise l exploitation de la marque «TOP 100» à la société X, licenciée, peu important que la licence soit accordée pour un service distinct de celui pour lequel la marque a été déposée, puisqu en effet la société TOP 50 était en droit de revendiquer la protection de sa marque même au regard de services non identiques ou similaires à ceux mentionnés au dépôt en application de l article L du code de la propriété intellectuelle, eu égard au caractère renommé de la marque». TGI Paris, 4 ème Ch., 2 ème Sect., 6 mars 2014, LAGARDERE

10 2. Le licencié peut-il réduire le montant des redevances en raison de l évolution des circonstances économiques? «La cause de l obligation constituant une condition de la formation du contrat, la cour d appel appréciant souverainement la volonté des parties, a considéré que celleci résidait dans la mise à disposition de la marque et non dans la rentabilité du contrat». Cass., Com., 18 mars 2014, n

11 II. La gestion des risques juridiques 1. Les risques liés à la nullité du titre 2. Les risques en cas de procédure collective

12 1. Les risques liés à la nullité du titre Principe La décision d annulation d un enregistrement de marque a un effet absolu et entraîne notamment la nullité des licences accordées sur la marque dont l enregistrement est annulé. Cass., Com, 1 er juin 1999, n

13 Illustrations récentes «Attendu qu en se fondant exclusivement sur la permanence du contrat de licence, et non sur des faits personnels de M. X..., alors que la décision d'annulation d'un enregistrement de marque a un effet absolu, et notamment entraîne la nullité des licences accordées sur la marque dont l'enregistrement est annulé, la cour d'appel a violé le texte susvisé» Cass., Com, 15 janvier 2008, n Comp. CA Douai, Ch.1, 2 ème section, 24 septembre 2014, n 13/02177

14 Sort des redevances en cas de nullité de la marque et, en conséquence, du contrat de licence La jurisprudence semble quasi-inexistante sur le sort des redevances ayant été versées au titre d une licence dont la marque est annulée Comp. CA Versailles, 12 ème ch., 9 décembre 1987, n 6976/86

15 Analogie: le droit des brevets La décision d annulation d un brevet a un effet absolu mais n entraîne pas nécessairement la restitution de l intégralité des redevances versées par le licencié au cours de l exécution du contrat de licence : «l'invalidité d'un contrat de licence résultant de la nullité du brevet sur lequel il porte, n'a pas, quelque soit le fondement de cette nullité, pour conséquence de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié en contrepartie des prérogatives dont il a effectivement joui» Cass., Com., 28 janvier 2003, n

16 Peut-on prévoir une clause autorisant le breveté à conserver les redevances encaissées en dépit de l annulation du contrat de licence? Admission jusqu à ce jour des clauses «aux risques et périls du licencié» CA Lyon, 1 ère Chambre, 12 janvier 1989

17 L affaire «SANOFI c/ GENENTECH» Cour d appel de Paris (Pôle 1 Chambre 1) Genentech Inc. / Hoechst Gmbh, Sanofi-Aventis Deutschand Gmbh 23 septembre 2014 n 12/21810 Question préjudicielle (CJUE Affaire C-567/14) «Les dispositions de l article 81 du Traité devenu l article 101 du Traité sur le fonctionnement de l Union européenne doivent-elles être interprétées comme faisant obstacle à ce qu il soit donné effet, en cas d annulation des brevets, à un contrat de licence qui met à la charge du licencié des redevances pour la seule utilisation des droits attachés aux brevets sous licence?»

18 2. Les risques en cas de procédure collective

19 Rappel: l absence d effet des clauses résolutoires L du Code de commerce: «Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire» La clause résolutoire, fondée sur l intuitu personae, au terme de laquelle le contrat sera résolu de plein droit en cas de redressement judiciaire est privée de tout effet CA Colmar, 1 ère Ch., 13 juin 1990, SIREIX c/ PACK IN CA Paris, 4 ème Ch., Sect. A, 24 mai 1994 CA Paris, 15 ème Ch., Sect. B, 23 mars 2006

20 Sort du contrat de licence en cas de redressement judiciaire [ ] La résiliation du contrat de concession de licence de marques mettrait en péril la société X [Licencié] sur le plan économique et social et préjudicierait aux intérêts de la procédure collective. C est à juste titre que le Tribunal de Commerce a retenu l existence d un péril imminent et a fait droit aux demandes de la société X [Licencié] et des organes de la procédure collective [ie. La poursuite de l exécution du contrat de licence]. CA. Aix-en-Provence, Ch.2, FAUCHON SAS c/ Me EZAVIN, 17 octobre 2013, n 2013/350

21 Sort du contrat de licence en cas de plan de cession Le jugement qui arrête le plan de cession peut imposer la cession à un tiers repreneur en dépit du caractère intuitu personae du contrat de licence CA Colmar, 1 ère Ch., 13 juin 1990, SIREIX c/ PACK IN CA Paris, 3 ème Ch., 5 avril 2007, CARTIER c/ Me CHRIQUI

22 Sort du contrat de licence en cas de plan de cession «[ ] Ce contrat de franchise subordonne la cession du contrat au seul agrément du franchiseur, l'accord du franchisé n'étant pas exigé ; que dans ces conditions, le [franchisé] ne peut s'opposer à la poursuite de la relation contractuelle avec le repreneur, motif pris qu'[il] n'a pas donné son agrément à la cession» [ ]. CA Lyon.,9 décembre 2014, n 13/09690

23 III. Le contrôle du licencié 1. L aménagement contractuel du contrôle du licencié 2. Les moyens d action

24 1. L aménagement contractuel du contrôle du licencié

25 Clauses de contrôle de la personne du licencié: la clause d intuitus personae «Mais attendu qu'ayant justement énoncé qu'en raison du principe d'autonomie de la personne morale cette dernière reste inchangée en cas de cession de la totalité des parts ou actions d'une société ou de changement de ses dirigeants et relevé l'absence de stipulation contractuelle autorisant la rupture avant échéance dans de telles hypothèses, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'il n'était pas établi que la convention de distribution exclusive ait été conclue en considération de la personne du dirigeant, en a déduit à bon droit, sans écarter le caractère intuitu personae du contrat, qu'en l'absence d'une stipulation particulière, la convention était maintenue en dépit des changements survenus» Cass., Com., 29 janvier 2013, pourvoi n

26 Clause de contrôle des conditions d exploitation «Or, les obligations de présentation d échantillons et de description des réseaux de distribution et de communication revêtaient pour la société AZZARO une importance fondamentale lui permettant de contrôler l image de ses marques, cette nécessité étant accru par le caractère gratuit et illimité de la licence concédée dans une intention libérale ce qui justifiait du fait de l inexécution des obligations contractuelles de la société LORIS pendant plus de cinq ans une résiliation immédiate et sans préavis de ce contrat à durée indéterminée» TGI Paris, 3 ème Ch., 3 ème Sect. 26 avril 2013, AZZARO c/ NATURE UP

27 2. Les moyens d action

28 L obtention judiciaire des comptes d exploitation «En vertu de l article 3 du contrat de licence de marques, la société KTK s'engageait à produire à Monsieur BERBERIAN un relevé de ventes et tous documents nécessaires à la justification du montant du chiffre d'affaires réalisé, ce dont elle s'est abstenue. II convient dans ces conditions de faire droit à la demande de production des comptes d'exploitation, en l absence de publication de ces éléments, ceux-ci étant nécessaires afin que Monsieur BERBERIAN puisse calculer le montant des redevances qui lui sont dues au titre de l'exploitation des marques» TGI Paris, ord. réf.,12 décembre 2013

29 L action en contrefaçon Article 8.2 Directive 2008/95/CE du 22/10/2008 Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l encontre d un licencié qui enfreint l une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne: a) sa durée; b) la forme couverte par l enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée; c) la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée; d) le territoire sur lequel la marque peut être apposée; ou e) la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié. Article L.714-1, alinéa 3, CPI

30 Affaire «Christian Dior Couture / Copad» Seule la violation de la part du licencié de l une des clauses visées à l article 8.2 fait obstacle à l épuisement du droit conféré par la marque à son titulaire, au sens de l article 7, 1, de la Directive La vente à des soldeurs de produits de prestige de lingerie peut porter «atteinte à l allure et à l image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe» et constituer ainsi une violation des clauses visées à l article 8.2 de la Directive CJUE, Christian Dior Couture c/ Copad, Aff. C-59/08, 23/04/2009

31 Affaire «Cerruti» CA Paris, 24 novembre 2010 : condamnation d un licencié pour contrefaçon de marque en raison de la vente de produits «Cerruti» à prix réduits à des revendeurs spécialisés. L arrêt est cassé au motif que : «en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par le licencié, en méconnaissance d une telle clause, avait pour effet, dans les circonstances de l espèce, de porter atteinte à l allure et à l image de prestige qui conféraient aux produits une sensation de luxe, affectant ainsi leur qualité, la Cour d appel a privé sa décision de base légale» Cass. Com., 9 octobre 2012, n 11/11094, 11/16137, 976

32 Affaire «Thierry Mugler» «Mais considérant que si le contrat précise que la cession des droits intervient simultanément à l'approbation par le propriétaire des marques des modèles et de la collection, et que les produits fabriqués devront être rigoureusement conformes aux prototypes approuvés, le formalisme instauré par l'article précité apparaît n'avoir été respecté par aucune des parties [ ] Considérant qu'il ressort de ces éléments que la pratique contractuelle qui s'était instaurée entre les parties ne relevait pas d'approbations formalisées [ ]» Rejet de la qualification de contrefaçon CA Paris, Pole 5 Chambre 1, 30 septembre 2014, RG n 12/23804, THIERRY MUGLER c/ M DIFFUSION

33 Affaire «Michel DERVYN» «La poursuite de l usage, par la société X [Franchisé], au-delà du terme du contrat de franchise, de l ensemble des produits susvisés porteurs de la marque Shampoo et/ou 'Shampoo by Michel DERVYN pour l exploitation de son salon de coiffure [ ] constitue un acte de contrefaçon de marque répréhensible en ce qu il était de nature à entretenir un risque de confusion chez la clientèle, peu important que dans le cadre du contrat de franchise la société x [Franchisé] ait payé les produits cités» CA. Douai, ch.1, section 2, 24 septembre 2014

34 IV. Les contraintes du droit de la concurrence

35 Illustrations Clause emportant une restriction de la liberté de vendre sur certains territoires TPICE, 3 avril 2003, aff. T-119/02 Clauses emportant une restriction de la liberté de vente du licencié Cass. Com., 9 octobre 2012, n 11/11094, 11/16137, 976

36 Merci pour votre attention!