Rédaction et négociation des contrats de licences

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1 Rédaction et négociation des contrats de licences Partenariat Modèle contractuelle Clauses juridiques standard Principe d évaluation du brevet Département

2 De l idée au projet à sa mise sur le marché, les étapes clés De De l idée à la la preuve de de concept Déclaration d invention Dépôt de protection Partenariat licencing commercialisation Royalties Accompagnement interne Collaboration ou S/T Prototypage -pilote Validation du produit Démarrage des ventes Idée Projet Produit / procédé / service innovant Pré- Maturation (6-24 mois) Maturation (9-18 mois) Préindustrialiation (12-36 mois) Exploitation / Développement Go/Nogo Go/Nogo Go/Nogo Go/Nogo Étude de marché - faisabilité techno R&D - réglementation Test sur l offre Scale-up Homologation industrialisation Distribution

3 Partnering En cas de contact avec un industriel, Communication de résultats, savoir-faire : compromis entre divulgation raisonnable et accord de confidentialité Rapport d intérêt (plus-value du partenaire, VA créée, investissement consenti) Contractualisation : Accord de transfert de matériel (MTA) convention de recherche, de partenariat contrats de collaboration Contrat de prestation (consultance, concours scientifique) transfert des droits d exploitation (cession/concession de licence) Techniques de négociation : Objectifs scientifiques / livrables escomptés Termes de références (modes de réalisation, calendrier de travail, hypothèses et stratégie de repli) CdC Équilibre win-win : apport en moyens (valorisation de la PI), RH vs contrepartie financière Intéressement à l exploitation: estimation du marché, des volumes, du CA généré

4 Fiche descriptive de convention Collaboration de recherche avec un industriel Définition :Convention hors appel à projets pour la réalisation d'un projet scientifique commun dont les coûts et les résultats ont vocation à être partagés et valorisés conjointement. Finalité : répartir et encadrer les obligations scientifiques, financières et administratives entre des établissements participant à un projet commun de recherche et / ou de formation Intitulé courant : Contrat / convention de collaboration Contrat / convention spécifique de collaboration Contrat / convention de recherche Contrat / convention de partenariat pour le programme Caractéristiques : Les partenaires peuvent relever du secteur public ou privé Obligation de moyens : les résultats des travaux à réaliser ne sont pas connus à l avance Durée minimum : plusieurs mois Partage des coûts (additionnels mais aussi coûts d infrastructure) et des résultats des travaux entre les partenaires Copropriété des résultats du projet Mise en garde : copropriété des résultats issus des travaux de recherche communs et antérieurs

5 Fiche descriptive de convention Licence de titre de propriété industrielle et/ou communication de savoir-faire Définition : Convention par laquelle le titulaire d un titre de propriété industrielle (brevet, certificat d utilité, dessin et modèle déposé, marque, certificat d obtention végétale) concède, avec ou sans communication de savoir-faire, à un tiers, en tout ou en partie, la jouissance de son droit d exploitation, gratuitement ou moyennant le paiement d une redevance. Finalité : Accorder au licencié la jouissance de l objet protégé par le titre de propriété industrielle, et lui communiquer éventuellement le savoir-faire lié, pour lui permettre de l exploiter industriellement ou commercialement (fabrication, commercialisation, etc.). Intitulé courant : Convention de licence de brevet (invention brevetée) Caractéristiques : Louage de chose. Le concédant peut limiter ou s exonérer de garantie (à l exception de la garantie de son fait personnel). Caractère intuitu personae. Exploitation personnelle et effective par le licencié. Le licencié ne peut concéder une sous-licence sans le consentement préalable du titulaire du titre de propriété industrielle. Convention à titre onéreux et à caractère successif. Licence simple ou exclusive, totale ou partielle. Le licencié simple ne peut pas agir en contrefaçon.

6 désignation CONTRAT DE LICENCE DE BREVET ET SAVOIR-FAIRE Entre L Etablissement, ci-après dénommé «cédant (Propriétaire actuel de la licence)», [forme juridique, capital, n immatriculation au RCS, adresse du siège] représentée par [sexe, prénom, nom] agissant en qualité de [fonctions, voire titre pour agir] ; Et LA SOCIETE, ci-après dénommée «cessionnaire (Nouveau récipiendaire de licence)», [forme juridique, capital, n immatriculation au RCS, adresse du siège] représentée par [sexe, prénom, nom] agissant en qualité de [fonctions, voire titre pour agir] ; L Etablissement et la SOCIETE sont individuellement désignés par «la Partie» et ensemble désignés par «les Parties».

7 préambule IL EST TOUT D ABORD EXPOSE CE QUI SUIT : [l inventeur(s), établissement d appartenance] a (ont) mis au point une invention relative à [description succincte de l invention/appareil/produit/procédé] dont les caractéristiques sont décrites à l annexe n 1 au présent contrat. Cette invention a fait l objet de : [protection et état des procédures] Le cédant dispose en outre d un ensemble de matériels (échantillons, modèles, calibres, moules, d informations techniques, plans, résultats d essais, dessins, notes de calcul, etc ) et de spécifications techniques qui concourent à la mise en œuvre de cette invention qui sont désignés par «le Savoir- Faire du Contrat». Le cessionnaire est désireux de bénéficier du (des) Brevet(s) et du Savoir-Faire du Contrat pour fabriquer et vendre des appareils ou des produits - conformes à ceux décrits dans le(s) Brevet(s) du Contrat ou mettant en œuvre le(s) Brevet(s) et le Savoir-Faire» du Contrat. Afin de permettre au Licencié de contracter en connaissance de cause, le cédant a communiqué à ce dernier la totalité des documents en sa possession relatifs au(x) Brevet(s) du Contrat, en particulier le résultat du rapport de recherche d antériorité.

8 Objet EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : Article préliminaire Définitions Domaine du Contrat : La présente licence s étend à toutes les applications du (des) Brevet(s) et du Savoir-Faire du Contrat pour l exploitation de(s) l Appareil(s) /du(es) Produit(s) du Contrat. La présente licence est limitée à l application suivante ou applications suivantes du(des) Brevet(s) et du Savoir-faire du Contrat: - - Appareil(s)/Produit(s) du Contrat : -[aspect fonctionnel] -[aspect organique ou composition] Territoire du Contrat : Par Territoire du Contrat, on entend : [zone géographique]

9 Clauses juridiques Article 1- Nature et étendue de la licence 1. le cédant concède au Licencié, qui accepte: - La licence d exploitation du(des)brevet(s)du Contrat, dans le Territoire du Contrat, en vue de la fabrication, de l utilisation et de la vente de(s) l Appareil(s) / du (des) Produit(s) du Contrat, relevant du Domaine du Contrat. Ladite Licence est concédée avec la seule garantie de l existence matérielle du(des) Brevet(s) du Contrat - L autorisation d exploiter le Savoir-Faire du Contrat, [ ] sans que le Licencié puise appeler le cédant en garantie au cas où d éventuels titres de propriété industrielle seraient opposés par des tiers. 2.- La licence du (des) Brevet(s) du Contrat et celle du Savoir-Faire du Contrat sont concédées à titre (non) exclusif pour la fabrication, l utilisation et la vente dans le Territoire du Contrat des Appareils/Produits du Contrat, relevant du Domaine du Contrat.

10 Article 2 Sous-licences Le Licencié pourra concéder des sous-licences à ses filiales ou affiliées, ou à des tiers indépendants, sur accord préalable écrit du cédant sur la personne du sous-licencié et sur les termes du contrat de sous licence. Le Licencié s engage à inclure dans les contrats de sous licence, la clause selon laquelle le cédant pourra faire vérifier la comptabilité tenue par le sous-licencié à l occasion de son contrat. 2.2 Sur l exploitation par ses sous-licenciés, le Licencié devra au cédant : - s agissant des filiales et affiliées, les sommes de toute nature prévues à l article «Clauses financières». - s agissant des tiers indépendants,...% des sommes de toute nature perçues par le Licencié à l occasion de la concession de droits portant sur l objet de la présente licence 2.3 Toutefois, dans l hypothèse où la sous-licence aurait pour objet de confier au sous-licencié la totalité des droits du Licencié dans un territoire déterminé ou pour un domaine technique déterminé, le Licencié devra alors au cédant les redevances prévues à l article «Clauses financières» ainsi que la moitié des versements forfaitaires et des paiements de garantie encaissés par le Licencié.

11 Article 4 Clauses financières La présente licence est consentie aux conditions financières suivantes : Le Licencié effectuera un versement de [somme en lettres et en chiffres] euros hors taxes, dans les [nombre] jours suivant la date de signature du présent contrat Le Licencié versera aux cédant une redevance pour chaque : - Appareil du Contrat, y compris les éléments d Appareil ainsi que les pièces de rechange spécifiques ou pièces détachées de l Appareil, - Produit du Contrat [définition précise de l assiette], - Autre [assiette à préciser], La redevance s élèvera à [nombre - pour cent] du prix de vente de l Appareil ou du Produit du Contrat facturé départ usine, hors taxes, et déduction faite des frais de port et d emballage. Cette redevance sera payable sur tout Appareil ou Produit du Contrat, quel que soit le pays de destination A dater de la période commençant le [date], le Licencié à titre exclusif garantit au cédant des minima annuels de redevances (contrepartie de l exclusivité)

12 Article 5 Exploitation 5.1 Aucune modification majeure susceptible d altérer leurs performances ne sera apportée aux Appareils/ Produits du Contrat sans l accord préalable écrit de l IRD. 5.2 Le Licencié s engage à exploiter la présente licence. Il devra faire diligence pour trouver des débouchés, notamment au moyen d une sérieuse prospection commerciale et d un effort publicitaire raisonnable. Il s engage à satisfaire les commandes qui lui seraient faites dans les délais les plus courts (et à assurer un service après-vente). 5.3 Les Appareils/Produits du contrat commercialisés par le Licencié porteront la mention «Licence Cédant». La même mention, accompagnée du nom de l (des) inventeur(s), devra figurer sur tout document publicitaire, article ou notice d emploi sans que cette liste soit limitative. Le Licencié imposera les mêmes obligations à ses éventuels sous-licenciés. Article 6 Comptabilité Le Licencié tiendra une comptabilité spéciale sur laquelle figureront tous les éléments nécessaires à l évaluation précise des transactions commerciales effectuées dans le cadre du présent contrat.

13 Article 7 - Confidentialité Les Parties s engagent à conserver confidentielles toutes les informations relatives à l objet du présent contrat Article 8 Brevets Toute décision relative (au dépôt), à l obtention et au maintien en vigueur des Brevets du Contrat appartiendra exclusivement au cédant qui supportera seul les frais y afférents. 8.2 Si le cédant décidait de ne plus faire de frais pour l un des titres de propriété industrielle, il en avertirait en temps utile le Licencié, afin que celui-ci puisse se substituer s il le désire. Article 9 Perfectionnements Constituent des perfectionnements au sens du présent article toutes innovations ou améliorations, brevetables ou non, se rapportant à l Appareil/ Produit du Contrat Chaque Partie communiquera à l autre dans les plus brefs délais ces perfectionnements qui profiteront de plein droit aux deux Parties, dans le cadre du présent contrat Chaque Partie sera libre d effectuer ou non, le dépôt de demande(s) de titre(s) de propriété industrielle pour les perfectionnements qu elle aurait apportés à l Appareil/ Produit du Contrat.

14 Article 10 Nullité du contrat Article 11 - Contrefaçons Article 12 - Durée Article 14 Résiliation Fait en [nombre] exemplaires A, le Pour l Etablissement Pour la Société